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BGH: Zur Unterscheidungskraft einer originär schutzunfähigen Unionsmarke bei Erlangung von Unterscheidungskraft infolge Benutzung - OXFORD ./. Oxford Club

BGH
Beschluss vom 09.11.2017
I ZB 45/16
OXFORD/Oxford Club
Verordnung (EG) Nr. 40/94 Art. 7 Abs. 3; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Leitsätze des BGH:


a) Eine originär schutzunfähige Unionsmarke, deren Eintragung im Register erfolgt ist, weil sie gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, verfügt im Inland grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wenn im Eintragungsverfahren der Nachweis geführt worden ist, dass das Schutzhindernis im Inland überwunden worden ist.

b) Ist ein solcher Nachweis im Eintragungsverfahren nicht erfolgt, muss der Widerspruchsmarke, auch wenn sie originär schutzunfähig ist, im Inland Schutz zugebilligt werden. Macht der Widersprechende geltend, die Widerspruchsmarke verfüge mindestens über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, muss er Umstände vortragen, die eine entsprechende Annahme
rechtfertigen.

BGH, Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 45/16 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

Volltext BGH liegt vor - Vorbenutzungsrecht nach§ 41 Abs. 1 GeschmMG bzw DesignG setzt Vorbereitungshandlungen im Inland voraus - IKEA MALM

BGH
Urteil vom 29.06.2017
I ZR 9/16
Bettgestell
DesignG § 2 Abs. 1, § 13 Abs. 2, §§ 15, 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 Satz 1, § 46 Abs. 1 und 3, § 72 Abs. 2


Wir hatten bereits in dem Beitrag BGH: Vorbenutzungsrecht nach§ 41 Abs. 1 GeschmMG bzw DesignG setzt Vorbereitungshandlungen im Inland voraus - IKEA MALM über die Entscheidung berichtet.

Leitsätze des BGH:

a) Als wirkliche und ernsthafte Anstalten, die ebenso wie die Benutzung eines Designs ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen können, sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen.

b) Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen.

BGH, Urteil vom 29. Juni 2017 - I ZR 9/16 - OLG Düsseldorf - LG Düsseldorf

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



BGH: Vorbenutzungsrecht nach§ 41 Abs. 1 GeschmMG bzw DesignG setzt Vorbereitungshandlungen im Inland voraus - IKEA MALM

BGH
Urteil vom 29.06.2017
I ZR 9/16


Der BGH hat entschieden, dass ein Vorbenutzungsrecht nach§ 41 Abs. 1 GeschmMG bzw DesignG Vorbereitungshandlungen im Inland voraussetzt.

Die Pressemitteilung des BGH:

Bundesgerichtshof zu den Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts im Designrecht

Der unter anderem für Designrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Annahme eines auf die Vornahme von Vorbereitungshandlungen gestützten Vorbenutzungsrechts gemäß § 41 Abs. 1 GeschmMG/DesignG voraussetzt, dass die Vorbereitungshandlungen im Inland stattgefunden haben.

Sachverhalt:

Die Klägerin ist Inhaberin eines eingetragenen Designs (Klagedesign), das ein Bettgestell zeigt. Das Klagedesign ist am 15. Juli 2002 angemeldet und am 25. November 2002 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden. Während des Berufungsverfahrens ist für das Klagedesign im Register die Priorität der Ausstellung auf der Internationalen Möbelmesse in Köln am 14. Januar 2002 veröffentlicht worden.

Die Beklagte gehört dem IKEA-Konzern an. Sie ist für die Organisation und Belieferung der IKEA-Filialen in Deutschland zuständig. Seit dem Jahr 2003 vertreibt sie unter der Bezeichnung "MALM" ein Bettgestell, das mit dem im Klagedesign gezeigten Bettgestell weitgehend übereinstimmt. Bereits im August 2002 hatte sie unter der Bezeichnung "BERGEN" ein Bettgestell mit einem geringfügig höheren Kopfteil beworben.

Die Klägerin sieht in dem Vertrieb des Bettgestells "MALM" eine Verletzung ihres Klagedesigns. Sie hat die Beklagte auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Ersatz von Abmahnkosten in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt.

Die Beklagte hat behauptet, die IKEA of Sweden AB habe von September bis Dezember 2001 das Bettgestell "BERGEN" für den weltweiten Vertrieb entwickelt und konstruiert. Es sei ab Ende März 2002 an die IKEA-Filialen in Deutschland ausgeliefert worden. Sie hat die Klägerin im Wege der Widerklage auf Ersatz von Rechtsanwaltskosten für die Abwehr der Abmahnung in Anspruch genommen.

Bisheriger Prozessverlauf:

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Das Oberlandesgericht hat angenommen, die Klägerin könne der Beklagten den Vertrieb des Bettgestells "MALM" nicht untersagen, selbst wenn dem Klagedesign eine Priorität vom 14. Januar 2002 zukomme. Die IKEA of Sweden AB habe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bereits vor dem 14. Januar 2002 Anstalten zum Vertrieb des Vorgängermodells "BERGEN" auch in Deutschland getroffen, ohne das Klagedesign gekannt zu haben. Dadurch habe sie ein Vorbenutzungsrecht nach § 41 Abs. 1 GeschmMG* (jetzt § 41 Abs. 1 DesignG**) erlangt, das sich auf den Vertrieb des Bettgestells "MALM" über die Beklagte erstrecke.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. Anders als das Oberlandesgericht hat der Bundesgerichtshof die von der IKEA of Sweden AB im Ausland vorgenommen Vorbereitungshandlungen zum Vertrieb des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland für die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts nach § 41 Abs. 1 GeschmMG/DesignG nicht ausreichen lassen. Erforderlich ist vielmehr, dass die vom Gesetz verlangten wirklichen und ernsthaften Anstalten zur Benutzung ebenso wie eine Benutzung selbst in Deutschland stattgefunden haben.

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf - Urteil vom 26. Juli 2013 - 34 O 121/12

OLG Düsseldorf - Urteil vom 15. Dezember 2015 - I-20 U 189/13 -

Karlsruhe, den 29. Juni 2017

§ 41 Abs. 1 GeschmMG lautet:

Rechte […] können gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Muster, das unabhängig von einem eingetragenen Geschmacksmuster entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden. Der Dritte ist berechtigt, das Muster zu verwerten. […]

§ 41 Abs. 1 DesignG lautet:

Rechte […] können gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Design, das unabhängig von einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden. Der Dritte ist berechtigt, das Design zu verwerten. […]

BGH: Keine rechtserhaltende Benutzung einer Marke bei reiner Durchfuhr einer im Ausland gekennzeichneten Ware

BGH
Urteil vom 27.11.2014
I ZR 91/13
STAYER
MarkenG § 14 Abs. 3 Nr. 4, § 26 Abs. 1 und 4, §§ 49, 55

Leitsätze des BGH:


a) Für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Inland reicht die reine Durchfuhr im Ausland gekennzeichneter Ware durch Deutschland nicht aus. Dies gilt auch für eine international registrierte Marke.

b) Die Kennzeichnung von Exportware im Inland kann für eine rechtserhaltende Benutzung genügen. Diese setzt nicht voraus, dass es sich bei dem im Ausland ansässigen Abnehmer um ein vom Markeninhaber unabhängiges Unternehmen handelt.

c) Wird eine Marke rechtserhaltend für Waren benutzt, die unter zwei Oberbegriffe des Warenverzeichnisses fallen, ist der umfassendere Oberbegriff zu löschen.

BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13 - OLG München - LG München I

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH: Keine Erstbegehungsgefahr für Inverkehrbringen im Inland durch Präsentation der Nachahmung von Keksstangen auf internationaler Fachmesse - Volltext liegt vor

BGH
Urteil vom 23.10.2014
I ZR 133/13
Keksstangen
UWG § 4 Nr. 9 Buchst. a, b, § 8 Abs. 1 Satz 2


Wir hatten bereits in dem Beitrag "BGH: Zur Zulässigkeit der Präsentation eines als Nachahmung beanstandeten Keksprodukts auf einer internationalen Süßwarenmesse vor Fachpublikum" über die Entscheidung berichtet.

Leitsätze des BGH:

a) Eine Erstbegehungsgefahr des Bewerbens, Anbietens, Vertreibens und Inverkehrbringens gegenüber inländischen Verbrauchern folgt nicht ohne weiteres aus der Präsentation des Produkts (hier: Keksstangen) auf einer internationalen,
ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Messe.

b) Die bei einem Fachpublikum vorhandenen Kenntnisse der am Markt vertretenen Produkte, ihrer Gestaltung und ihrer Herkunft stehen auch im Hinblick auf nahezu identische Nachahmungsprodukte regelmäßig der Annahme einer unmittelbaren Verwechslung mit dem Originalprodukt und der irrtümlichen Annahme von geschäftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen entgegen, wenn die Produkte in Packungen mit gegenüber dem Originalprodukt deutlich unterschiedlichen Herkunftshinweisen vertrieben werden.

BGH, Urteil vom 23. Oktober 2014 - I ZR 133/13 - OLG Köln - LG Köln

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH: Zur Zulässigkeit der Präsentation eines als Nachahmung beanstandeten Keksprodukts auf einer internationalen Süßwarenmesse vor Fachpublikum

BGH
Urteil vom 23.12.2014
I ZR 133/13
Keksstangen


Die Pressemitteilung des BGH:

"Zur Zulässigkeit der Präsentation eines als Nachahmung beanstandeten Keksprodukts auf einer Süßwarenmesse

Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat darüber entschieden, ob allein schon aus der Präsentation eines als Nachahmung beanstandeten Keksprodukts auf einer internationalen Süßwarenmesse folgt, dass das Produkt in der gleichen Aufmachung auch inländischen Verbrauchern angeboten wird.

Die Klägerin vertreibt in Deutschland seit 1982 dünne Keksstangen, die zu etwa vier Fünfteln ihrer Gesamtlänge mit Schokolade umhüllt sind. Die Beklagte stellt nahezu identisch gestaltete Keksstangen her und vertreibt diese in der Türkei und anderen Ländern. Die Parteien verwenden Verpackungen, auf denen die jeweiligen Keksprodukte abgebildet sind. Ansonsten unterscheiden sich die Produktverpackungen der Parteien unter anderem dadurch, dass sie deutlich unterschiedliche Produkt- und Herstellerkennzeichnungen aufweisen. Die Beklagte stellte ihr Keksprodukt im Januar 2010 auf der Internationalen Süßwarenmesse (ISM) in Köln aus. Dagegen wendet sich die Klägerin. Sie hält die Keksstangen der Beklagten für eine unzulässige Nachahmung ihres Originalprodukts. Die Klägerin hat geltend gemacht, infolge der nahezu identischen Nachahmung ihres Produkts durch die Beklagte bestehe die Gefahr von Verwechslungen. Die Beklagte nutze zudem die Wertschätzung ihres Originalprodukts aus.

Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung des Angebots, der Bewerbung, des Vertriebs oder des sonstigen Inverkehrbringens der Keksstangen in der konkreten Verpackung in Deutschland in Anspruch genommen. Das Oberlandesgericht hat der Beklagten den Vertrieb der Keksstangen in der beanstandeten Verpackung verboten. Es hat angenommen, die Beklagte habe das Produkt der Klägerin nahezu identisch nachgeahmt und wegen der Abbildung der Keksstangen auf den Packungen die Gefahr einer Täuschung der inländischen Verbraucher über die Herkunft des Produkts geschaffen. Durch die Ausstellung des Produkts auf der Messe in Köln habe die Beklagte ihre Produkte beworben und die Gefahr begründet, dass ihre Süßwaren künftig in Deutschland angeboten, vertrieben oder sonst in den Verkehr gebracht würden.

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Oberlandesgerichts auf die Revision der Beklagten aufgehoben und die Klage abgewiesen. Er hat angenommen, dass es an einer für die Bejahung eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs erforderlichen Begehungsgefahr für die im Verbotsantrag der Klägerin beschriebenen Handlungsformen des Bewerbens, Anbietens, Vertreibens und Inverkehrbringens gegenüber inländischen Verbrauchern fehlt. Entgegen der Ansicht des Oberlandesgerichts folgt eine solche Begehungsgefahr nicht bereits aus der Produktpräsentation auf der internationalen und ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Süßwarenmesse in Köln.

Urteil vom 23. Oktober 2014 - I ZR 133/13 - Keksstangen
LG Köln – Urteil vom 27. September 2012 – 31 O 356/10 - OLG Köln – Urteil vom 28. Juni 2013 – 6 U 183/12"







BGH: Keine Markenrechtsverletzung durch ungebrochene Durchfuhr von Waren durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland - Clinique happy

BGH
Urteil vom 25.04.2012
I ZR 235/10
BGB § 823 Abs. 1, Abs. 2; EGBGB Art. 40; MarkenG § 14 Abs. 2; MarkenRL Art. 5;
GMV Art. 9
Clinique happy

Leitsätze des BGH:


a) Die ungebrochene Durchfuhr von Waren, die im Ausland mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet worden sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt keine Verletzung der Marke dar. Dies gilt unabhängig davon, ob die durch Deutschland durchgeführten Waren für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen Drittstaat bestimmt sind und ob im Bestimmungsland Markenschutz besteht oder nicht (im Anschluss an BGH, GRUR 2007, 875 - Durchfuhr von Originalware und BGH, GRUR 2007, 876 - DIESEL II).

b) Ist die Marke, mit der die durch Deutschland durchgeführte Ware gekennzeichnet ist, im Bestimmungsland
geschützt, kann in der Durchfuhr kein im Inland begangener Teilakt einer das ausländische Schutzrecht beeinträchtigenden unerlaubten Handlung im Sinne des § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB gesehen werden. Dem steht der völkerrechtlich und unionsrechtlich anerkannte Grundsatz der Territorialität entgegen, wonach nationale Immaterialgüterrechte nur einen auf das staatliche Territorium begrenzten Schutz genießen (Aufgabe von BGH, GRUR 1957, 352, 353 - Taeschner/Pertussin II; GRUR 1958, 189, 197 Zeiß).

c) Besteht im Bestimmungsland Markenschutz, kommen gegen den mit der Durchfuhr durch Deutschland und der Einfuhr in das Bestimmungsland beauftragten Spediteur gerichtete Ansprüche auf Unterlassung der Einfuhr und des Inverkehrbringens von markenverletzend gekennzeichneten Waren in Betracht, die unmittelbar auf das Markenrecht des Bestimmungslandes gestützt sind. Dies setzt voraus, dass nach dem Recht des Bestimmungslandes gegen den Spediteur ein vorbeugender Unterlassungsanspruch auf Untersagung der Einfuhr und des Inverkehrbringens besteht.

BGH, Urteil vom 25. April 2012 - I ZR 235/10 - Kammergericht - LG Berlin

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



BGH: Auch das Ausstellen eines verpackten Produktes auf einer Messe ist markenrechtlich relevant

BGH
Urteil vom 22.04.2010
I ZR 17/05
Pralinenform II
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Leitsätze des BGH:

a) Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im geschäftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird.
b) Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begründet.

BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - OLG Köln
LG Köln

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier: