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BGH setzt Verfahren aus um EuGH nicht vorzugreifen - Ist Werbung mit dem markenrechtlich geschützten ÖKO-Test-Siegel ohne Zustimmung der Markeninhaberin zulässig ?

BGH
Beschlüsse vom 18. 01.2018
I ZR 173/16 und I ZR 174/16


Der BGH hat zwei Verfahren ausgesetzt um dem EuGH nicht vorzugreifen. Es geht um die Frage, ob die Werbung mit dem auch markenrechtlich geschützten ÖKO-Test-Siegel ohne Zustimmung der Markeninhaberin zulässig ist oder eine Markenrechtsverletzung darstellt. Insofern ist nach Vorlage durch das OLG Düsseldorf unter dem Aktzeichen C-690/17 ein Verfahren beim EuGH anhängig, in dem über entscheidungserhebliche Rechtsfragen entschieden wird.


Die Pressemitteilung des BGH:

Aussetzung des Verfahrens zur Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel

Der Bundesgerichtshof hat die beiden Verfahren, die die Frage betreffen, ob die Verwendung des ÖKO-TEST-Labels in der Werbung ohne Zustimmung der Markeninhaberin eine Markenverletzung darstellt, ausgesetzt.

Sachverhalt:

Die Klägerin gibt seit dem Jahr 1985 das Magazin "ÖKO-TEST" heraus, in dem Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden. Sie ist Inhaberin einer im Jahr 2012 registrierten Unionsmarke, die das ÖKO-TEST-Label wiedergibt und für die Dienstleistungen "Verbraucherberatung und Verbraucherinformation bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen" eingetragen ist. Die Klägerin gestattet den Herstellern und Vertreibern der von ihr getesteten Produkte die Werbung mit dem ÖKO-TEST-Label, wenn diese mit ihr einen entgeltlichen Lizenzvertrag schließen, in dem die Bedingungen für die Nutzung des Labels geregelt sind.

Die Beklagten sind Versandhändler. Sie haben mit der Klägerin keinen Lizenzvertrag geschlossen.

Die Beklagte in dem Verfahren I ZR 173/16 bot in ihrem Internetportal eine blaue Baby-Trinkflasche und einen grünen Baby-Beißring an, die von der Klägerin in einer anderen Farbgestaltung getestet worden waren. Neben den Produktpräsentationen fand sich jeweils eine Abbildung des ÖKO-TEST-Labels, das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "sehr gut" und der Fundstelle des Tests versehen war.

Die Beklagte in dem Verfahren I ZR 174/16 bot in ihrem Internetportal einen Lattenrost in verschiedenen Größen und Ausführungsformen sowie einen in Schwarz, Weiß und Rot gehaltenen Fahrradhelm an. Neben den Angeboten war das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "gut" bzw. "sehr gut" und der Fundstelle des Tests versehene ÖKO-TEST-Label abgebildet. Die Klägerin hatte den Lattenrost in einer bestimmten Größe mit verstellbarem Kopf- und Fußteil getestet. Den Fahrradhelm hatte sie in einer anderen Farbgestaltung als den von der Beklagten angebotenen Helm getestet.

Die Klägerin sieht in der Anbringung des ÖKO-TEST-Labels eine Verletzung ihrer Rechte an der Unionsmarke. Sie hat die Beklagten auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.

Bisheriger Prozessverlauf:

Das Landgericht hat der Klage in dem Verfahren I ZR 173/16 stattgegeben und die Klage in dem Verfahren I ZR 174/16 abgewiesen. In zweiter Instanz waren beide Klagen erfolgreich. Das Oberlandesgericht hat angenommen, bei der Unionsmarke der Klägerin handele es sich um eine bekannte Marke. Die Beklagten hätten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 1 und 2 Buchst. c UMV die Wertschätzung dieser Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt, indem sie ein ähnliches Zeichen in der Werbung benutzt hätten. Dadurch hätten sie signalisiert, die Klägerin habe diese Werbung mit ihrem Logo für die konkret angebotenen Produkte kontrolliert und für gerechtfertigt gehalten. Der Klägerin müsse aus Gründen des Markenrechts die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben, ob im konkreten Fall die beworbenen Produkte als von ihr getestet dargestellt werden dürfen.

Mit ihren vom Bundesgerichtshof zugelassenen Revisionen verfolgen die Beklagten ihre Klageabweisungsanträge weiter.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Der Bundesgerichtshof hat die Verfahren bis zu einer Entscheidung des EuGH im Verfahren C-690/17 ausgesetzt. In jenem Verfahren hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 30. November 2017 (Az. 20 U 152/16) Rechtsfragen zur rechtsverletzenden Benutzung einer bekannten Marke vorgelegt, die auch für die Entscheidung des Streitfalls erheblich sind. Der Bundesgerichtshof hat das bei ihm anhängige Verfahren deshalb wegen Vorgreiflichkeit des beim EuGH anhängigen Vorabentscheidungsverfahrens ausgesetzt.

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. c GMV:

Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Art. 9 Abs. 1 und 2 Buchst. c UMV:

Mit der Eintragung einer Unionsmarke erwirbt ihr Inhaber ein ausschließliches Recht an ihr. Der Inhaber einer Unionsmarke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Vorinstanzen:

I ZR 173/16

LG Berlin - Urteil vom 8. September 2015 - 102 O 13/15

KG Berlin - Urteil vom 21. Juni 2016 - 5 U 136/15

und

I ZR 174/16

LG Berlin - Urteil vom 28. Juli 2015 - 103 O 5/15

KG Berlin - Urteil vom 21. Juni 2016 - 5 U 108/16




LG Braunschweig: Keine Verwechslungsgefahr zwischen Marke OCHSENBROT und Bezeichnung Oxbrot für Brot und andere Backwaren

LG Braunschweig
Urteil vom 15.11.2017
9 O 869/17


Das LG Braunschweig hat enschieden, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke OCHSENBROT und der Bezeichnung Oxbrot für Brot und andere Backwaren besteht. Verbraucher sind - so das Gericht - daran gewöhnt, dass es eine Vielzahl von Brotsorten mit ähnlichen Bezeichnungen gibt.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens „Oxbrot“ für Brote und andere Backwaren aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3, 5 MarkenG.

Zwischen den Zeichen „OCHSENBROT“ und „Oxbrot“ besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Frage der Markenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der einander gegenüber stehenden Zeichen unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen (st. Rspr., u. a. BGH WRP 2002, 987 - Festspielhaus). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke in dem Sinne, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgewogen wird und umgekehrt (vgl. BGH, Urteil v. 05.04.2001 - I ZR 168/98 - Marlboro-Dach; BGH, Urteil v. 09.02.2012 - I ZR 100/10 - pjur/pure, Rn. 25 - zitiert nach juris).

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Ausgehend von diesen Grundsätzen gilt:

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1. Es liegt Warenidentität vor. Sowohl die Klagemarke „OCHSENBROT“ als auch die angegriffene Bezeichnung „Oxbrot“ dienen im Rahmen des Produktabsatzes der Unterscheidung von Brotsorten und anderer Backwaren.

2. Die Wortmarke Nr. 302009049741 „OCHSENBROT“ verfügt über eine allenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Unter Kennzeichnungskraft versteht man die Eignung eines Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart und seines ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Marke einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden (Ingerl/Rohnke, MarkenG3, § 14 Rn. 497).

Die Kennzeichnungskraft der Marke „OCHSENBROT“ ergibt sich nicht aus ihrer Bekanntheit, denn „OCHSENBROT“ ist keine geläufige Brotsorte. Die Klägerin trägt zum Umfang der Markennutzung nichts vor. Über den geographischen Verbreitungsgrad, Absatz- und Umsatzzahlen sowie die Werbeaufwendungen lassen sich anhand des Akteninhalts keine Aussagen treffen. Abzustellen ist deshalb allein auf die Wortschöpfung „Ochsenbrot“ als Zusammensetzung aus einem Tiernamen und der beschreibenden Endsilbe „brot“. Mangels eines originären Bezugs zwischen „Ochsen“ und „Brot“ eignet sich die Wortkombination generell zur Unterscheidung von anderen Broten. Die Klagemarke hat in der Gesamtheit keine beschreibenden Anklänge. Denn anders als bei vergleichbaren Wortverbindungen wie „Entenbrot“ oder „Schweinebrot“, die Brotreste bezeichnen, die an Tiere verfüttert werden, weiß ein durchschnittlicher Verbraucher, dass Brot kein (übliches) Futtermittel für Ochsen ist und Ochsenbrot deshalb nur ein zum Verzehr durch Menschen bestimmtes Lebensmittel sein kann. Andererseits handelt es sich um keinen besonders einleuchtenden Namen für ein Brot.

3. Zwischen der Klagemarke „OCHSENBROT“ und der angegriffenen Bezeichnung „Oxbrot“ besteht nur eine geringe Zeichenähnlichkeit. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen untereinander ist anhand ihres Klangs, Schriftbilds und Sinngehalts zu ermitteln (Ingerl/Rohnke, MarkenG3, § 14 Rn. 863 ff. m. zahlr. N.).

a) Eine klangliche Übereinstimmung zwischen den Wortanfängen „Ochsen“ und „Ox“ besteht nur dann, wenn man den Mittelteil der Klagemarke „en“ weglässt. Die in Süddeutschland gebräuchliche Kurzform „Ochs“ für Ochse wird genauso gesprochen wie „Ox“ als Vorsilbe des Wortes „Oxbrot“. Angesichts der zusammenhängenden Schreibweise von „Oxbrot“ gibt das Schriftbild keinen Anlass für eine andersartige Aussprache etwa als „O-X-Brot“ oder gar „O-Ten-Brot“ (abgeleitet von der römischen Ziffer X). Auf die phonetische Ähnlichkeit der Wortanfänge kommt es indes nicht entscheidend an. Denn als Wortmarke geschützt ist „OCHSENBROT“, nicht „OCHSBROT“. Das geschützte Wort hat eine Silbe mehr als „Ochs“. Durch das verlängernde „en“ in der Wortmitte der Klagemarke entsteht beim Sprechen ein abweichender Rhythmus, der auch nicht entfällt, wenn man den Mittelvokal weitgehend „verschluckt“.

Überdies prägt der Klang das Erinnerungsbild eines durchschnittlichen Brotkäufers nicht maßgeblich. Größeres Gewicht hat die Schreibweise, weil es in Bäckereien üblich ist, die Brotregale mit Schildern zu versehen, auf denen Name und Preis des jeweiligen Brotes deutlich ablesbar sind. Ein Kunde, der nicht ohnehin schon weiß, was er nehmen möchte, orientiert sich an dieser Beschilderung, um dem Verkaufspersonal sagen zu können, was er haben möchte.

b) Bei der Schreibweise besteht eine Übereinstimmung nur hinsichtlich des Anfangsbuchstabens „O“. Das identische Wortende „brot“ ist wegen seines rein beschreibenden Charakters nicht prägend.

c) Eine Bedeutungsähnlichkeit ist nicht hinreichend sicher daraus abzuleiten, dass „ox“ das englische Wort für Ochse ist. Denn diese Vokabel zählt nicht ohne weiteres zum Grundwortschatz der angesprochenen Verkehrskreise, wenn man davon ausgeht, dass Brot zu den Grundnahrungsmitteln gehört und von Menschen aller Bildungsschichten gekauft wird. Einem durchschnittlichen Verbraucher dürfte sich die Übersetzung zwar über die phonetische Ähnlichkeit zu „Ochs“ erschließen, in der Gegenüberstellung zu dem maßgeblichen Wort „Ochsen“ drängt sie sich hingegen nicht auf. Das gilt umso mehr, weil es im Deutschen eher unüblich ist, ein englisches und ein deutsches Wort zu einem neuen Begriff zusammenzuziehen (z. B. „Weltcup“).

Die Vorsilbe „Ox“ lässt anders als „Ochsen“ für den unbefangenen Kunden verschiedene Bedeutungsvarianten zu. Neben dem englischen Wort für Ochse könnte sich die Namensgebung genauso gut an die englische Universitätsstadt Oxford anlehnen. Bei „Oxford“ und „Oxbrot“ bestünde zugleich eine Zeichenähnlichkeit hinsichtlich des Wortteils „brot“. Eine andere Deutungsmöglichkeit ist der von der Beklagten in Anspruch genommene Hinweis auf den Oxidationsprozess bei der Mehlreifung. Insoweit ist zwar zu unterstellen, dass der durchschnittliche Kunde keine Vorstellung von den chemischen Prozessen bei der Brotherstellung hat. Indes liegt eine Verbindung der Vorsilbe „Ox“ zu chemischen Begriffen wie Oxid, Oxidation oder Oxygen nicht fern. Aus der Werbung ist der Begriff „Antioxidantien“ bekannt und positiv belegt. Mit Rücksicht auf die fehlende Bekanntheit der Klagemarke erscheint es jedenfalls nicht wahrscheinlicher, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei der Vorsilbe „Ox“ an einen Ochsen denken als dass sie anderweitige Bezüge herstellen.

4. In der Gesamtschau der gegeneinander abzuwägenden Merkmale ist der bei Warenidentität einzuhaltende erhebliche Abstand zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen gewahrt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es in Deutschland traditionell eine große Vielfalt an Brotsorten gibt. Das Brotregister des Deutschen Brotinstituts verzeichnet unstreitig über 3.200 Brotsorten (Stand März 2015). Der Verbraucher ist angesichts dieser Vielfalt daran gewöhnt, auf geringe Unterschiede im Namen zu achten. Nach dem Vorstehenden bestehen sowohl im Klang als auch im Schriftbild und im Sinngehalt klare Unterschiede.


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BPatG: Nespresso-Kaffekapsel verliert markenrechtlichen Schutz für Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeeersatz und künstliche Kaffeeextrakte

BPatG
Beschluss vom 17.11.2017
25 W(pat) 112/14

Das Bundespatengericht hat entschieden, dass die Nespresso-Kaffekapsel in Deutschland ihren markenrechtlichen Schutz für die Waren "Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeeersatz und künstliche Kaffeeextrakt" verliert. Die Nespressokapseln waren in Form einer dreidimensionalen Gestaltung als IR-Marke geschützt. Das Bundespatentgericht stützt die Entscheidung auf § 3 Nr. 2 MarkenG. Danach scheidet markenrechtlicher Schutz für Zeichen aus, die ausschließlich aus einer Form bestehen
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

Die Pressemitteilung des Bundespatentgerichts:

Nespresso-Kaffeekapsel“ verliert teilweise markenrechtlichen Schutz

Die als dreidimensionale Marke geschützte „Nespresso-Kaffeekapsel“ verliert nach der Entscheidung des 25. Senats des Bundespatentgerichts vom 17. November 2017 in Deutschland teilweise ihren markenrechtlichen Schutz insoweit, als die Waren „Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeeersatz und künstliche Kaffeeextrakte“ betroffen sind. Der Senat hat für diese Waren ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht und damit die entsprechende Schutzentziehungsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt.

Die mit einem Schutzentziehungsantrag angegriffene dreidimensionale Gestaltung, die als IR-Marke seit dem Jahr 2003 für verschiedene Waren der Klasse 30 auch in Deutschland Markenschutz genießt (IR 763 699), stimmt in ihren wesentlichen Merkmalen mit den äußeren Merkmalen des Patentgegenstands der deutschen Patentschrift DE 27 52 733 (Patenterteilungsbeschluss vom 4. September 1981; Bezeichnung: Gemahlenen Kaffee enthaltende Patrone für Getränkemaschinen) überein. Diese wesentlichen Merkmale erfüllen allesamt eine technische Funktion i.S.d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingehend, in einer Kaffeekapselmaschine in vorteilhafter Weise verwendet zu werden, was in der Patentschrift im Einzelnen beschrieben wird.

EuG: Keine Eintragung der Gemeinschaftsmarke "Mi Pad" in Klassen 9 und 31 - Verwechslungsgefahr mit Kennzeichenrechte "iPad" von Apple

EuG
Urteil vom 05.12.2017
T-893/16


Das EuG hat entschieden, dass eine Eintragung der Gemeinschaftsmarke "Mi Pad" in den Klassen 9 und 31 durch Xiami aufgrund der bestehenden Kennzeichenrechte von Apple an der Zeichenfolge "iPad" scheitert. Insofern besteht - so das Gericht - Verwechslungsgefahr.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH: Abrufbarkeit einer Internetseite in Deutschland reicht nicht - Für Internationale Zuständigkeit bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke im Internet kommt es auf Ort an wo Internetseite "in Gang

BGH
Urteil vom 09.11.2017
I ZR 164/16
Parfummarken
VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 97 Abs. 5


Der BGH hat entschieden, dass es für die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte bei der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke im Internet auf den Ort ankommt, wo die Internetseite mit dem Angebot, welches die Gemeinschaftsmarke verletzt, "in Gang gesetzt" wurde. Die Abrufbarkeit einer Internetseite in Deutschland reicht nicht, um die internationale Zuständigkeit und die Anwendung deutschen Rechts zu begründen.

Leitsätze des BGH:

a) Bei der Bestimmung des für die internationale Zuständigkeit nach Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 maßgeblichen schadensbegründenden Ereignisses in Fällen, in denen demselben Beklagten in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen in Form der "Benutzung" im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgeworfen werden, ist nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht.

b) Bietet ein Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite, die sich an Abnehmer in anderen Mitgliedstaaten richtet, unter Verletzung der Rechte aus einer Unionsmarke Waren zum Kauf an, die auf dem Bildschirm betrachtet und über die Internetseite bestellt werden können, ist der Ort des für die internationale Zuständigkeit maßgeblichen schadensbegründenden Ereignisses im Sinne von Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 der Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung des Angebots durch den Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite in Gang gesetzt worden ist, und nicht der Ort, an dem die Internetseite abgerufen werden kann. Kommt der Kontakt zu Abnehmern in anderen Mitgliedstaaten dadurch zustande, dass der Händler Produkt- und Preislisten per E-Mail versendet, ist der Ort des schadensbegründenden Ereignisses der Ort, an dem die Versendung der E-Mail veranlasst wird.

BGH, Urteil vom 9. November 2017 - I ZR 164/16 - OLG München - LG München I

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:


OLG Hamburg: Rechtsmissbrauch durch ausschließlichen Lizenznehmer zahlreicher Marken wenn dieser keine Nutzung der Marken beabsichtigt

OLG Hamburg
Urteil vom 22.06.2017
3 U 223/16


Das OLG Hamburg hat entschieden, dass eine rechtsmissbräuchliche Geltendmachung markenrechtlicher Unterlassungs - und Nebenansprüche vorliegt, wenn dies durch den ausschließlichen Lizenznehmer zahlreicher Marken erfolgt und dieser keine ernsthafte eigene Nutzung der Marken beabsichtigt (Markentroll).

Aus den Entscheidungsgründen:

"1. Die Antragstellerin hat keinen Anspruch gemäß Art. 102 Abs. 1, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV auf Unterlassung der Benutzung des in der konkreten Verletzungsform angegriffenen Kennzeichens durch die Antragsgegner. Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch die Antragstellerin ist rechtsmissbräuchlich. Insoweit ist auch im Rahmen des Unionsmarkenrechts nationales - hier also deutsches - Recht ergänzend anwendbar (Art. 101 Abs. 2 UMV).

Rechtsmissbrauch ist allerdings auch ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, der nicht nur im deutschen Recht (vgl. BGH, NJW 2013, 66, Rn. 9), sondern auch im europäischen Recht anerkannt ist. Die Feststellung eines Missbrauchs setzt grundsätzlich zum einen voraus, dass eine Gesamtwürdigung der objektiven Umstände ergibt, dass trotz formaler Einhaltung der gemeinschaftsrechtlichen Bedingungen das Ziel der Regelung nicht erreicht wurde. Zum anderen setzt sie ein subjektives Element voraus, nämlich die Absicht, sich einen gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen Vorteil dadurch zu verschaffen, dass die entsprechenden Voraussetzungen willkürlich geschaffen werden (vgl. EuGH, Urteil vom 14.12.2000, C-110/99, Rn. 52f – Emsland Stärke; EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Rn. 52 – Luceo).

Der Bundesgerichtshof hat die rechtsmissbräuchliche Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts weiter konkretisiert. Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung sei auszugehen, wenn ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (Vgl. BGH, GRUR 2001, 242, Rn. 35 – Classe E).

Die Ausführungen des Bundesgerichtshofs entsprechen im Wesentlichen der Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 b) UMV. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat hinsichtlich der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 b) UMV in der Entscheidung LUCEO ausgeführt, dass sich der Begriff der Bösgläubigkeit auf ein Verhalten bezieht, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht. Um zu beurteilen, ob ein Anmelder bösgläubig sei, sei insbesondere zu prüfen, ob er beabsichtige, die angemeldete Marke zu benutzen. Die Absicht, die Vermarktung einer Ware zu verhindern, könne unter bestimmten Umständen für die Bösgläubigkeit des Anmelders kennzeichnend sein. Dies sei unter anderem dann der Fall, wenn sich später herausstelle, dass er ein Zeichen, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen, allein deshalb als Unionsmarke hat eintragen lassen, um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern. Die Absicht des Anmelders zum maßgeblichen Zeitpunkt sei ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das anhand aller erheblichen Faktoren zu bewerten sei, die dem Einzelfall eigen seien und zum Zeitpunkt der Anmeldung eines Zeichens als Unionsmarke vorlägen. Diese Absicht lasse sich normalerweise anhand objektiver Kriterien feststellen, zu denen unter anderem die unternehmerische Logik gehöre, in die sich die Anmeldung einfüge (vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Leitsätze – Luceo).

Der Einwand einer rechtsmissbräuchliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist vorliegend bereits deshalb möglich, weil nicht der Markeninhaber, sondern der ausschließliche Lizenznehmer aus dem Markenrecht vorgeht. Gegenüber diesem kann der Einwand einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht direkt verfangen. Die Voraussetzungen einer rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs liegen auch vor.

a) Die Antragstellerin verfügt über eine Vielzahl von ausschließlichen Markenlizenzen. Die Antragstellerin ist nach ihrem eigenen Vortrag als Vertriebsgesellschaft Inhaberin der ausschließlichen Markenlizenzen der I. … GmbH für die EU. Die I. … GmbH war und ist unstreitig Alleininhaberin von 259 nationalen Schweizer Marken beziehungsweise Unionsmarken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen (Anlage AG 4). Die Antragstellerin verfügt damit über eine Vielzahl von Markenrechten, die die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen ermöglichen.

b) Es ist unstreitig, dass weder die Antragstellerin noch die Markeninhaberin der streitgegenständlichen Marke diese oder die weiteren Marken selbst im eigenen Geschäftsbetrieb zu nutzen beabsichtigt.

Die Antragstellerin hat aber auch nicht, wozu sie vorliegend aufgrund ihrer sekundären Darlegungslast verpflichtet gewesen wäre, ausreichend dargelegt, dass sie entsprechend der anerkannten Grundsätze ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel (vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Rn. 52 Leitsätze – Luceo) vorentwickelte Marken bzw. Markenrechte verwaltet und Unternehmen zum Kauf anbietet.

Die Antragsgegnerin behauptet, dass die I. … GmbH die streitgegenständliche Marke allein zu dem Zweck abgesichert habe, mit Hilfe einer zwischengeschalteten juristischen Personenhülle Dritte mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen. Die Antragstellerin beschreibe ihre Tätigkeit der Markenentwicklung nicht konkret sondern nur abstrakt. Sie entfalte keinerlei Geschäftstätigkeit. Dies zeige sich an dem Status als sogenannte „Dormant Company“, also einer Gesellschaft, die keine nennenswerte Tätigkeit ausübe.

Die Antragstellerin hat demgegenüber vorgetragen und durch ihren Geschäftsführer an Eides statt versichert (Anlage KPW 2), dass die Markeninhaberin, die I. … GmbH, ein Unternehmen sei, welches vorentwickelte Marken bzw. Markenrechte verwalte und Unternehmen zum Kauf anbiete. Die Tätigkeit der I. … GmbH sei ähnlich der einer Markennamen-, Namens-, Brand- oder Naming-Agentur. Die Antragstellerin sei eine eigenständige Vertriebsgesellschaft mit Sitz in der EU, welche die Marken der I. … GmbH Kunden in der EU zum Kauf oder zur Lizensierung anbiete und zu diesem Zweck Inhaberin der ausschließlichen Markenlizenz sei.

Mit diesem Vortrag hat die Antragstellerin nicht ausreichend dargelegt, dass sie eine Tätigkeit ausübt, die vorliegend die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs rechtfertigt. Zwar trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Indizien, die einen Rechtsmissbrauch begründen, die Antragsgegnerin. Vorliegend lag es jedoch an der Antragstellerin angesichts des unterschiedlichen Informationsstands nach Treu und Glauben im Wege der sekundären Darlegungslast zu den näheren Umständen ihres Geschäftsbetriebes vorzutragen (vgl. BGH, GRUR 2015, 685, Rn. 10 – STAYER). Dem ist die Antragstellerin nicht ausreichend nachgekommen. Sie hat in der Berufungsinstanz lediglich auf die Geschäftstätigkeit des Geschäftsführers der Antragstellerin und anderer Gesellschaften verwiesen. Nach ihrem Vortrag werbe der Geschäftsführer, Herr E., über die Internetseite Linkedin (Anlage KPW 28) und habe in der Vergangenheit erfolgreich Marken entwickelt und – auch über andere Gesellschaften - veräußert (z. B. E….., W. … und L. …). Er biete auch über eine seiner Gesellschaften Marken auf dem Handelsportal des Dänischen Patent- und Markenamtes an, z.B. die Marke E. … (Anlage KPW 32).

Dieser Vortrag genügt nicht den Anforderungen an die sekundäre Darlegungslast. Die Antragstellerin hat nicht ansatzweise ihre eigene Tätigkeit dargelegt, die immerhin 259 Marken der I. … GmbH als Vertriebsgesellschaft in der EU zum Kauf oder zur Lizensierung anzubieten. Es fehlt an einem konkreten Vortrag, die Marken im Rahmen eines stimmigen und seriösen Geschäftsmodells zu veräußern. Dies wäre aber vor dem Hintergrund des Hinweises der Antragsgegnerin auf den Status der Antragstellerin als Dormant Company erforderlich gewesen. Eine Dormant Company nimmt keine oder keine wesentlichen buchhalterisch zu erfassenden Transaktionen vor. Es wird lediglich eine einfache Bilanz als Jahresabschluss eingereicht. Im Hinblick darauf, dass seitens der Antragstellerin für das Jahr 2015, dem Jahr in dem die Abmahnung der Antragsgegnerin erfolgte, die Antragstellerin selbst mitgeteilt hat, keine wesentliche geschäftliche Tätigkeit auszuüben, hätte sie diesem Vortrag entgegentreten müssen. Vielmehr bestätigt der Vortrag der Antragstellerin, dass sich der Status der Antragstellerin im Geschäftsjahr 2016 ändern werde, dass die Antragstellerin im Jahr 2015 keinerlei Geschäftstätigkeit ausgeübt hat. In dieses Bild fügt sich ein, dass die Markeninhaberin, die I. … GmbH, die ausschließliche Lizenz unentgeltlich erteilt. Im Übrigen hat die Antragstellerin aber auch zur Tätigkeit des Geschäftsführers nicht ausreichend vorgetragen. Insbesondere fehlt es am Vortrag dazu, unter welchen exakten Umständen Herr E. die genannten Marken veräußert hat. Die Tatsache der Veräußerung der Marken alleine lässt keine Rückschlüsse über die Art und Weise zu. Im Ergebnis ist vorliegend deswegen zu Grunde zu legen, dass die Antragstellerin keine ausreichende Absicht hat, die angemeldete Marke in geschützter Weise zu benutzen.

c) Die Antragstellerin hortet die Markenlizenzen auf dieser Grundlage überwiegend wahrscheinlich auch allein, um daraus zu ihrem finanziellen Vorteil Ansprüche herzuleiten. Diese Absicht lässt sich anhand objektiver Kriterien feststellen, zu denen unter anderem die unternehmerische Logik gehört (vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Leitsätze – Luceo). Die Antragstellerin selbst entrichtet für die ausschließlichen Markenlizenzen, von denen nicht erkennbar ist, dass sie Grundlage einer weiteren, auf eine ernsthafte Benutzung der Marke gerichteten unternehmerischen Tätigkeit sind, kein Entgelt. Eine maßgebliche Tätigkeit im Rahmen einer Markennamen-, Namens-, Brand- oder Naming-Agentur hat die Antragstellerin, wozu sie, wie bereits ausgeführt, aufgrund ihrer sekundären Darlegungslast verpflichtet gewesen wäre, nicht dargelegt. Der unternehmerischen Logik folgend erzielt die Antragstellerin ihre Einkünfte daher überwiegend wahrscheinlich nur aus der Geltendmachung von Ansprüchen, die sie lediglich aus der Existenz von Markeneintragungen herleitet. Sie ist auch bezogen auf die streitgegenständliche Marke „ATHLET“ nicht auf die Antragsgegnerin beziehungsweise auf die H. … B.V zugegangen, um ihr die Marke zu veräußern oder diese zu lizenzieren. Vielmehr hat sie im Wege einer Abmahnung die Nutzung der Marke Athlete beanstandet und sowohl die H. … B.V. als auch ihre Abnehmerin, die Antragsgegnerin, zur Unterlassung aufgefordert. Die Folgen einer Schutzrechtsverwarnung wiegen schwer und üben auf den Unternehmer, dessen Vertrieb betroffen ist, einen erheblichen Druck aus, die betroffene Marke oder eine Lizenz zu erwerben. Die vorliegende Geltendmachung der Unterlassungsansprüche bestätigt im Ergebnis mangels anderweitiger Feststellungen, dass die der Antragstellerin eingeräumten Lizenz ebenfalls ausschließlich dazu dient, auf die abgemahnten Marktteilnehmer einzuwirken und so im Ergebnis finanzielle Vorteile zu erzielen. Sei es, um wirtschaftlichen Druck auszuüben und so eine Lizenzvereinbarung zu bewirken, sei es, um letztlich Lizenzzahlungen im Wege von Schadensersatzforderungen zu erzielen. Dass sie, wie sie vorträgt, bislang keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, steht dieser Sichtweise nicht entgegen. Die Voraussetzungen für die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts liegen damit im Ergebnis überwiegend wahrscheinlich vor."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH: Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke wenn diese mit Zusatz versehen wird

BGH
Beschluss vom 11.05.2017
I ZB 6/16
Dorzo
MarkenG § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1



Leitsätze des BGH:

a) Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

b) Erkennt der Verkehr das mit Zusätzen verwendete Markenwort (hier: DorzoVision®) nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen (hier: Dorzo), verändert die Abweichung grundsätzlich den kennzeichnenden Charakter der Marke, so dass von einer rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht ausgegangen werden kann.

c) Bei der Prüfung, ob eine von der Eintragung abweichende Verwendung der Marke deren kennzeichnenden Charakter verändert, kommt es nicht darauf an, ob die Marke innerhalb der konkreten Verwendungsform eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

BGH, Beschluss vom 11. Mai 2017 - I ZB 6/16 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Frankfurt: Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche durch Nichtbeachtung der Marktbeobachtungsobliegenheit

LG Frankfurt am Main
Urteil vom 20.04.2017
2-03 O 300/16


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass markenrechtliche Ansprüche verwirken können, wenn Markrenrechtsveretzungen durch Nichtbeachtung der Marktbeobachtungsobliegenheit über einige Jahre nicht verfolgt werden.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Dies kann im Ergebnis aber dahinstehen, da der Anspruch der Klägerin jedenfalls nach den §§ 21 MarkenG, 242 BGB verwirkt ist.

Für den Verwirkungseinwand kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Der Begriff der Duldung des Verletzten enthält ein Wissens- und ein Willenselement: Wer keine Kenntnis von der Verletzung hat, duldet nicht, er geht lediglich nicht gegen die Verletzung vor. Wer die Verletzung kennt, aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht vorgehen kann, duldet wider Willen. Für den Verletzer ist allerdings häufig nicht erkennbar, ob der Verletzte wissentlich duldet. Bei entsprechender Zeitdauer der Verletzung kann die Annahme naheliegen, dass der Rechtsinhaber wissentlich duldet (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 33). Positive Kenntnis ist allerdings nicht erforderlich, es genügt grundsätzlich auch ein Kennenmüssen (BGH GRUR 1989, 449 - Maritim; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 35). Welchen Umfang die Marktbeobachtungspflicht hat, bzw. welche Verletzungshandlungen dem Rechtsinhaber bekanntwerden müssen, ist eine Frage des Einzelfalles. Bei den einzubeziehenden Faktoren kommt der Branchennähe eine besondere Bedeutung zu (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 35).

Für die erforderliche Benutzungsdauer gibt es keine feste Grenze. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinanderstehen (BGH GRUR 2012, 534 Rn. 50 [BGH 28.09.2011 - I ZR 188/09] - Landhaus Borsig m.w.N.).

Für die tatsächlichen Voraussetzungen der Verwirkung ist der Anspruchsgegner darlegungs- und beweispflichtig (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 54), wobei bei jahrelanger ungestörter Benutzung ein gewisser Besitzstand naheliegen kann (BGH GRUR 1993, 913, 915 [BGH 24.06.1993 - I ZR 187/91] - KOWOG; BGH GRUR 1992, 45, 48 [BGH 26.09.1991 - I ZR 177/89] - Cranpool; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 54).

Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls geht die Kammer nach diesen Grundsätzen, die nach § 242 BGB auch den Zeitraum vor der Eintragung der klägerischen Marken umfasst, von einer Verwirkung des Anspruchs im Verhältnis der Klägerin zur Beklagten aus.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Klägerin zunächst von ihrem US-Lieferanten Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen erworben und diese in Deutschland vertrieben hat. Weiter ist unstreitig, dass die Klägerin mit ihrer ehemaligen Lieferantin Ende der 1990er/Anfang der 2000er einen Rechtsstreit über die Marke "F" geführt hat. Im Rahmen dieses Rechtsstreits ging es auch um den Messestand des US-Lieferanten, der seine bisherigen Produkte, von denen die Klägerin wusste, dass sie mit den streitgegenständlichen Zeichen versehen waren, anbot. Es ist weiter unstreitig, dass in diesem Verfahren eine eidesstattliche Versicherung des damaligen Inhabers der Beklagten vorgelegt wurde, aus der sich zur Überzeugung der Kammer ergibt, dass Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen angeboten wurden (Anlage B5, Bl. 147 ff.). Die Zeichen sind insbesondere auf der vorgelegten Entwurfsfassung in Anlage B5, Bl. 149 d.A., zu erkennen. Das Bestreiten der Klägerin insoweit war - auch wenn es hierauf im Ergebnis nicht ankam - auch unzulässig, da ihr diese Unterlagen in dem von ihr geführten Rechtsstreit zur Verfügung standen.

Weiter hat die Beklagte zur hinreichenden Überzeugung der Kammer dargelegt, dass sie mit dem ehemaligen US-Lieferanten der Klägerin wiederholt auf Messeständen mit Produkten mit den streitgegenständlichen Zeichen vertreten war und dass die Klägerin auf diesen Messen jeweils ebenfalls einen Stand hatte (Anlagen B9-B12, Bl. 154 ff. d.A.). Letztlich hat die Beklagte hinreichend dargelegt, dass sie Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen in ihren Katalog aufgenommen und - jedenfalls in den als Anlagen vorgelegten - Zeitschriften beworben hat (Anlagen B13 ff.).

Die Kammer geht insoweit von einem Kennenmüssen im Sinne von § 21 MarkenG auf Seiten der Klägerin aus. Die Kammer hat diesbezüglich berücksichtigt, dass die Klägerin von der Existenz der Beklagten jedenfalls seit Anfang der 2000er Jahre wusste. Weiter wusste die Klägerin, dass ihr ehemaliger US-Lieferant die Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen weiterhin auf Messen anbot und es daher auch aus Sicht der Klägerin nahe lag, dass diese Produkte - mit den streitgegenständlichen Zeichen - auch in Deutschland über Vertriebspartner des ehemaligen US-Lieferanten angeboten und vertrieben werden würden. Auch hat die Klägerin es jedenfalls seit diesem Zeitpunkt hingenommen, dass ihr US-Lieferant Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen auf Messen in Deutschland anbot, was im Rahmen der Verwirkung auch zu Gunsten der Abnehmer des US-Lieferanten einzustellen ist.

Der Klägerin oblag daher jedenfalls eine Marktbeobachtungsobliegenheit (vgl. BGH GRUR 1993, 913, 915 [BGH 24.06.1993 - I ZR 187/91] - KOWOG; BGH GRUR 1993, 151, 153 [BGH 23.09.1992 - I ZR 251/90] - Universitätsemblem; BGH GRUR 1985, 72, 73 - Consilia; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 35), die vorliegend zu einem Kennenmüssen seit deutlich mehr als fünf Jahren führte.

Die Klägerin blieb insoweit für einen mehrere Jahre andauernden Zeitraum untätig. Dass es ihr nicht möglich gewesen wäre, gegen die Beklagte rechtlich vorzugehen, ist weder dargetan noch ersichtlich."


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LG Düsseldorf: Ferrari muss in Löschung der Marke Testarossa zustimmen - Verfall mangels Benutzung

LG Düsseldorf
Entscheidung vom 02.08.2017
2a O 166/16


Wie Pressemeldungen zu entnehmen ist muss der Autohersteller Ferrari der Löschung seiner deutschen und internationalen Marken "Testarossa" zustimmen. Grund: Verfall mangels Nutzung. Geklagt hatte ein Spielwarenhersteller. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

OLG Frankfurt: Mangels Verwechslungsgefahr keine Markenrechtsverletzung - Keine Warenähnlichkeit zwischen Tennis- bzw. Squashschlägern und Billardqueues

OLG Frankfurt am Main
Beschluss vom 04.01.2017
6 W 122/16


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass zwischen Tennis- bzw. Squashschlägern und Billardqueues keine Warenähnlichkeit besteht. Das Gericht hat daher im entschiedenen Falle mangels Verwechslungsgefahr eine Markenrechtsverletzung abgelehnt.

Die Entscheidungsgründe:

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Wie das Landgericht mit Recht angenommen hat, fehlt es an der für die Verfügungsansprüche erforderlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 II Nr. 2 MarkenG, weil zwischen Tennis- und Squashschlägern auf der einen Seite und Billardqueues auf der anderen Seite keine Warenähnlichkeit besteht. Die sich gegenüberstehenden Sportgeräte weisen keine so engen Berührungspunkte auf, dass der angesprochene Verkehr der Meinung sein könnte, sie stammten - bei identischer oder ähnlicher Kennzeichnung - aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Der Antragsteller hat zunächst selbst keinen Hersteller benannt, der die fraglichen Sportgeräte unter derselben Marke anbietet.

Die genannten Berührungspunkte ergeben sich auch nicht aus der Beschaffenheit der Waren. Seine Behauptung, Billardqueues bestünden aus dem gleichen Material wie Tennis- und Squashschläger, hat der Antragsteller weder konkretisiert noch belegt. Nach Kenntnis des Senats werden Billardqueues in der Regel aus Holz und damit einem Material gefertigt, das für Tennis- und Squashschläger jedenfalls seit langem nicht mehr in nennenswertem Umfang Verwendung findet. Die sich gegenüberstehenden Sportgeräte weisen auch keine Ähnlichkeiten hinsichtlich der Formgebung oder ihrer Handhabung auf. Allein der Umstand, dass sie jeweils dazu dienen, runde Gegenstände zu bewegen, reicht nicht aus, um beim Verkehr die Erwartung der gemeinsamen betrieblichen Herkunft zu erwecken.

Ebenso wenig bestehen hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Sportarten, die sich in den Anforderungen an den Spieler erheblich unterscheiden. Seine Behauptung, einige Betreiber von Squashanlagen seien dazu übergegangen, in ihren Anlagen Billard als zusätzliches Angebot zu führen, hat der Antragsteller ebenfalls nicht näher substantiiert. Jedenfalls fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, dass diese angebliche Übung dem angesprochenen Verkehr bereits in dem erforderlichen Maß bekannt ist.

Unter diesen Umständen reicht auch die Tatsache, dass ein großer Sportfachhändler sowohl Tennis- und Squashschläger als auch Billardqueues vertreibt, für eine Bejahung der Warenähnlichkeit nicht aus. Denn der gemeinsame Vertriebsweg über dieselben Händler ruft für sich allein beim Publikum nicht die Annahme einer Ursprungsidentität hervor (vgl. hierzu BGH GRUR 2014, 488 [BGH 06.11.2013 - I ZB 63/12] - DESPERADOS/DESPERADO, juris-Tz. 17); andernfalls müsste eine Ähnlichkeit zwischen sämtlichen Waren bejaht werden, die von großen Handelsunternehmen angeboten werden.



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BGH: Sierpinski-Dreieck auf Bekleidungsstück ist dekoratives Element und kein markenrechtlich geschütztes Produktkennzeichen

BGH
Urteil vom 10.11.2016
I ZR 191/15
Sierpinski-Dreieck
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2


Der BGH hat entschieden, dass das Sierpinski-Dreieck auf einem Bekleidungsstück ein dekoratives Element und kein markenrechtlich geschütztes Produktkennzeichen darstellt.

Leitsatz des BGH:

Der Verkehr fasst die Aneinanderreihung einer geometrischen Grundform, die dem Verkehr nicht als Kennzeichen bekannt ist und die sich nach Art eines Stoffmusters über das gesamte Bekleidungsstück erstreckt, regelmäßig nur als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen auf (Fortführung von BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08 Rn. 20, juris).

BGH, Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15 - OLG Düsseldorf - LG Düsseldorf

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KG Berlin: Keine einstweilige Verfügung gegen Zusendung weiterer markenrechtlicher Abmahnungen - negative Feststellungsklage der richtige Weg

KG Berlin
Beschluss vom 18.10.2016
5 W 201/16


Das KG Berlin hat im Ergebnis wenig überraschend entschieden, dass es mangels Rechtsschutzbedürfnis regelmäßig nicht möglich ist, die Zusendung weiterer markenrechtlicher Abmahnungen per einstweiliger Verfügung zu untersagen. Vielmehr ist die Erhebung einer negativen Feststellungsklage mit der Feststellung, dass die in den Abmahnungen geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nicht bestehen.


LG Köln: Keine Markenrechtsverletzung wenn Marke auf einem Messe-Lageplan zur örtlichen Beschreibung eines Messestandes verwendet wird

LG Köln
Urteil vom 07.03.2017
33 O 116/16


Das LG Köln hat entschieden, dass keine markenmäßige Benutzung und damit keine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn eine Marke auf einem Messe-Lageplan zur örtlichen Beschreibung eines Messestandes verwendet wird.

Aus den Entscheidungsgründen:

"1. Es fehlt an einer berechtigten Abmahnung. Eine Markenverletzung lag nicht vor. Der mit der Abmahnung primär geltend gemachte Anspruch aus § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 5 MarkenG stand der Klägerin nicht zu.

Die Verwendung der klägerischen Marke auf einem Lageplan, zur örtlichen Beschreibung eines Messestandes, stellt mangels einer markenmäßigen Benutzung weder eine Markenverletzung, noch eine Rufausbeutung dar.

Die Verletzung einer Klagemarke setzt zunächst voraus, daß die angegriffene Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr als Marke benutzt wird, also im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 – Arsenal Football Club/Reed; BGH GRUR 2010, 835 – POWER BALL; BGH GRUR 2002, 809 – FRÜHSTÜCKS DRINK I). Bloße Markennennungen sind grundsätzlich zulässig, sofern keine besonderen Begleitumstände vorliegen, wie eine Irreführung, Ruf- oder Aufmerksamkeitsausbeutung oder Herabsetzung (vgl. BGH, Urt. v. 17.01.2002 – I ZR 215/99, GRUR 2002, 828; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 312). § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG muß dahin ausgelegt werden, daß der Tatbestand die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft, die mit denjenigen identisch sind, für welche die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urteil v. 25.01.2007, C-48/05 – Opel-Blitz, juris zu Art. 5 Abs. 1 lit. a MRL).

Die Beklagte hat die Marke der Klägerin ohne ihre Zustimmung in identischer Form auf einem Lageplan abgedruckt und damit im geschäftlichen Verkehr genutzt.

Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze ist die klägerische Marke von der Beklagten hier aber nicht markenmäßig benutzt worden. Die Marke der Klägerin ist insbesondere nicht zur Bezeichnung von eigenen Waren oder Dienstleistungen der Beklagten verwendet worden. Ein von der Klägerin vorgebrachter „direkter Bezug“ zu den geschützten Warengruppen, die im Rahmen der Messestände vermarktet wurden, liegt nicht vor. Der angesprochene Verkehrskreis wird die auf dem Lageplan abgedruckte Marke der Klägerin nicht auf die ggfs. am Messestand vorgestellten Waren der Beklagten übertragen.

Vielmehr macht gerade die Angabe der verschiedenen Marken auf dem Lageplan eine unterschiedliche betriebliche Herkunft deutlich. Ferner wird der angesprochene Verkehrskreis messetypisch gerade nicht annehmen, an dem einen Stand Waren und Dienstleistungen des anderen Unternehmens erhalten zu können. Die Zeichenverwendung dient der zum Zwecke der Orientierung dienenden Vermittlung, an welchem Stand welches Unternehmen zu erwarten ist.

Selbst wenn man den klägerischen Vortrag, daß die Beklagte den Lageplan zusammen mit einer Einladung bereits vor der Messe an ihre Kunden versendet habe, zugunsten der Klägerin als zutreffend unterstellt, läge deshalb keine markenmäßige Benutzung vor. Das Argument, es handle sich um ein Werbemittel, das auf den Vertrieb identischer Waren gerichtet sei und damit um eine markenmäßige Verwendung, verfängt nicht. Vielmehr ging es der Beklagten darum, es Besuchern zu erleichtern, sich zwischen den Ständen orientieren zu können. Die Verwendung des Namens eines Drittunternehmens in der Werbung zur ausschließlichen Beschreibung der örtlichen Lage des eigenen Geschäftsbetriebs stellt keine kennzeichenmäßige Benutzung dieses Namens dar (OLG Nürnberg Urt. v. 07.04.1998 – 3 U 4052/97, juris)."

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OLG Köln: Verletzung der Marke Vorwerk durch Nutzung der Domain keine-vorwerk-vertretung.de für Verkauf von Gebrauchtstaubsaugern und Zubehör

OLG Köln
Urteil vom 30.09.2016
6 U 131/15


Das OLG Köln hat entschieden, dass eine Verletzung der Marke Vorwerk vorliegt, wenn die Domain keine-vorwerk-vertretung.de für den Verkauf von Gebrauchtstaubsaugern und Zubehör genutzt wird.


Aus den Entscheidungsgründen:

"a) Soweit das Landgericht den Beklagten den Betrieb eines Onlineshop für Staubsauger und Staubsaugerzubehör unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ untersagt hat, hat die Berufung des Beklagten keinen Erfolg. Grundsätzlich steht der Klägerin wegen dieser Domain in der Form, wie sie der Beklagte derzeit benutzt, ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu.

aa) Die Marke DE 1019711 „VORWERK“ ist eine bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Nachdem dies erstinstanzlich seitens des Beklagten zunächst bestritten worden war, hat er sein Bestreiten in dem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 20. Juli 2015 (Bl. 247 d. A.) ausdrücklich aufgegeben und diesen Umstand unstreitig gestellt. Das Landgericht konnte dies noch nicht berücksichtigen, ist aber aufgrund des Parteivorbringens von einer bekannten Marke ausgegangen. Im Berufungsverfahren kann schon aufgrund des – nunmehr zu berücksichtigenden – Schriftsatzes vom 20. Juli 2015 ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich um eine bekannte Marke handelt. Unproblematisch ist ferner, dass der Beklagte das Zeichen für die Bewerbung von identischen Waren einsetzt, da § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG über seinen Wortlaut hinaus auch in dieser Konstellation anwendbar ist (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 1282 m. w. N.).

bb) In der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ liegt eine Benutzung der Wortbildmarke „Vorwerk“ der Klägerin. Grundsätzlich ist für die Benutzung eines Domainnamens anerkannt, dass in ihr eine kennzeichenmäßige Verwendung liegen kann, wenn der Verkehr darin keine bloße Adressbezeichnung, sondern den Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sieht. Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu (BGH, GRUR 2009, 1055 Tz. 49 – airdsl; GRUR 2013, 638 Tz. 27 – Völkl; Senat, GRUR 2015, 596, 599 – kinderstube; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, nach § 15 Rn. 117 m. w. N.).

Der Beklagte verteidigt sich in erster Linie damit, bei der Domain handele es sich um eine Abgrenzungsformulierung, nicht um eine Bestimmungsangabe im Sinn des § 23 MarkenG. Zutreffend ist, dass es nach zwei Entscheidungen des OLG Hamburg an einer markenmäßigen Benutzung fehlen soll, wenn ein Zeichen genutzt wird, um sich in einer Domain allein vom Zeicheninhaber abzugrenzen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 178 – Schufafreie Kredite; MMR 2004, 415 – awd-aussteiger.de). Die erste Entscheidung betraf unter anderem Domains mit Bezeichnungen wie „krediteschufafrei.de“, unter der Kredite angeboten wurden, deren Vergabe angeblich nicht von einer SCHUFA-Auskunft abhänge. Die zweite Entscheidung betraf eine Internetseite, unter der ein ehemaliger Mitarbeiter des Markeninhabers ein Forum betrieb, auf dem er sich kritisch mit dem Geschäftsmodell des Markeninhabers auseinandersetzte. Nur die erste der beiden Entscheidungen betraf eine bekannte Marke im Sinn des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Allgemein ist von einem markenmäßigen Gebrauch auszugehen, wenn das Zeichen in einer Weise verwendet wird, dass es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet. Für den Anwendungsbereich des Art. 5 Absatz 2 der Markenrechtsrichtlinie, auf dem § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, reicht es nach der Rechtsprechung des EuGH aber auch aus, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen wegen der hochgradigen Ähnlichkeit gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (EuGH, GRUR 2004, 58 Tz. 39 – Adidas/Fitnessworld). Selbst wenn der angesprochene Verkehr daher davon ausgeht, das mit dem beanstandeten Zeichen versehene Produkt stamme nicht aus dem Unternehmen des Zeicheninhabers, genügt es, wenn er aufgrund der Ausgestaltung dieses Produkts eine gedankliche Verbindung mit dem Zeicheninhaber herstellt (BGH, GRUR 2005, 583, 584 – Lila Postkarte). Ob eine solche gedankliche Verknüpfung gegeben ist, ist eine tatrichterlich zu beurteilende Frage, bei deren Entscheidung alle relevanten Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr (BGH, WRP 2015, 1477 = GRUR 2015, 1214 Tz. 32 – Goldbären, m. w. N.).

Die Berufung zeigt keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der Richtigkeit der Feststellung des Landgerichts gebieten, dass die angesprochenen Verkehrskreise zwischen der beanstandeten Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ und der Marke DE 1019711 „VORWERK“ eine gedankliche Verknüpfung herstellen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Der Beklagte benutzt das Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb der von ihm angebotenen Zubehörprodukte zu den Produkten der Klägerin. Es liegt daher Warenidentität vor, und in der Domain wird das Wortelement „Vorwerk“ identisch wiederholt. Die Zusätze „keine … Vertretung“ sind rein beschreibend, da der Verkehr ihnen allenfalls entnehmen kann, dass der Beklagte kein offizieller Vertreter der Klägerin ist. Sie besagen aber nicht – und sind vom Beklagten auch nicht so gemeint –, dass unter dieser Domain keine Waren angeboten werden, die mit denen, zugunsten derer die Marke Schutz genießt, identisch sind. Sie schließen nicht einmal aus, dass der Verkehr annimmt, die dort angebotenen Produkte seien Originalprodukte der Klägerin, die eben nur von einem freien Händler angeboten werden, so dass in diesem Sinn auch Verwechslungsgefahr besteht. Dies genügt, um eine gedankliche Verknüpfung herzustellen.

In anderem Zusammenhang beruft sich der Beklagte selber darauf, dass die Benutzung der beanstandeten Domain für ihn ein wertvoller Besitzstand sei. Damit räumt er im Ergebnis ein, dass er diese Domain gerade im Rahmen seiner kommerziellen Kommunikation zur Bewerbung seines mit dem Angebot der Klägerin konkurrierenden Produktangebots einsetzt (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Tz. 50 ff. – Google France). Unerheblich ist dabei die zwischen den Parteien streitige Frage, in welchem Umfang der Beklagte Originalprodukte der Klägerin vertreibt. Selbst wenn sein Sortiment, wie er erstmalig in der Berufungsinstanz behauptet hat, etwa zu einem Drittel Originalprodukte umfassen sollte, würde es immer noch zum weit überwiegenden Teil Produkte von konkurrierenden Herstellern umfassen, die lediglich mit denen der Klägerin kompatibel sind.

Die beiden Entscheidungen des OLG Hamburg, auf die sich der Beklagte stützt, betrafen dagegen anders gelagerte Sachverhalte. In beiden Fällen diente die Benutzung des Zeichens ausschließlich zur negativen Abgrenzung von dem Angebot des Zeicheninhabers; auf keiner der beanstandeten Seiten wurden Produkte oder Dienstleistungen angeboten, die in einem Konkurrenzverhältnis zu den Produkten oder Dienstleistungen des Zeicheninhabers standen, während hier der Beklagte unter der beanstandeten Domain gerade Konkurrenzprodukte zu denen der Klägerin vertreibt.

Auf der Grundlage der zitierten Rechtsprechung des OLG Hamburg, wonach es an einer zeichenmäßigen Verwendung des beanstandeten Zeichens fehle, wenn es allein zur Abgrenzung vom Zeicheninhaber genutzt würde, könnte allenfalls in Erwägung gezogen werden, dass die Benutzung der Domain für einen Internetauftritt zulässig wäre, auf dem ausschließlich Staubsauger von anderen Herstellern und ausschließlich Zubehör und Ersatzteile für diese Staubsauger, nicht jedoch für die der Klägerin, angeboten würden. Ein solcher Sachverhalt wird jedoch von dem Klageantrag zu I.1 in der Fassung, die ihm die Klägerin auf Anregung des Senats gegeben hat, nicht mehr erfasst. Hierbei handelte es sich um eine reine Klarstellung, da nach Aktenlage der Beklagte in seinem Shop ausschließlich Produkte anbietet, die auf die der Klägerin bezogen sind. Produkte für konkurrierende Staubsaugerhersteller werden dort nicht angeboten, wie der Beklagte ausdrücklich erklärt hat (S. 5 des Schr. v. 6. 2. 2014 = Bl. 116 d. A.). Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin dem Beklagten die Verwendung der Domain auch für einen Shop verbieten wollte, der nichts mit ihren Produkten zu tun hat. Eine inhaltliche Veränderung der Reichweite des Unterlassungstenors ist daher mit der Neufassung des Antrags nicht verbunden.

Die Frage, ob insbesondere die Entscheidung OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 178 – Schufafreie Kredite zur Benutzung eines mit einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens mit den nachfolgend ergangenen Entscheidungen des EuGH und des BGH vereinbar ist, bedarf somit an dieser Stelle keiner Entscheidung.

cc) Die Frage, ob die Benutzung der Marke der Klägerin in der beanstandeten Form berechtigt ist, ist daher nach § 23 Nr. 3 MarkenG zu beurteilen. Nach dieser Bestimmung darf die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil benutzt werden, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Grundsätzlich ist die Benutzung einer Marke notwendig, wenn eine Dienstleistung oder Zubehör allein für ein Produkt einer bestimmten Marke angeboten wird (BGH, GRUR 2011, 1135 Tz. 20 f. – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

Allerdings verstößt die konkrete Benutzung durch den Beklagten gegen die guten Sitten im Sinne des § 23 MarkenG. Dieses Merkmal entspricht inhaltlich dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL verwendeten Begriff der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel. Der Sache nach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln (EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Tz. 61 – BMW/Deenik). Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung beruft, muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden. Hierfür ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich. Der Dritte handelt unter anderem dann den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwider, wenn er die Wertschätzung einer bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Im Rahmen der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG kommt es dabei maßgeblich auf die Aufmachung an, in der die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung der eigenen Produkte verwendet wird. Die fremde Marke darf nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen (BGH, GRUR 2011, 1135 Tz. 23 f. – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE). Der Händler ist, wie Hacker es formuliert, auf das „unbedingt notwendige Minimum an Markenverwendung“ beschränkt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 24 Rn. 52).

Eine Verwendung als Teil der Domain geht über die notwendige Leistungsbestimmung deutlich hinaus. Es ist völlig ausreichend, wenn der Beklagte auf dem Text seiner Internetseite den entsprechenden Hinweis erteilt. Auch hier gilt wiederum, dass der Beklagte selber darauf verweist, die Domain stelle einen schutzwürdigen Besitzstand für ihn da, mit anderen Worten, sie entfaltet eine besondere Werbewirkung, die über die reine Verwendung der Marke der Klägerin auf der Seite hinausgeht. Dies ist auch nachvollziehbar, da beispielsweise in Suchergebnislisten regelmäßig der Name der Domain genannt wird und allein deshalb eine erhebliche Werbewirkung ausübt.

Daher ändert auch das Argument des Beklagten, mit jeder „Abgrenzungsformulierung“, wie sie die Klägerin regelmäßig von ihm verlange, begebe er sich in den Schutzbereich der bekannten Marke der Klägerin, nichts an diesem Ergebnis. Auch insoweit gilt, dass der Beklagte das Zeichen nur insoweit verwenden darf, wie es für die notwendige Abgrenzung erforderlich ist. Die Grenze ist ebenso zu ziehen wie bei der Verwendung des Zeichens als notwendige Inhaltsbestimmung."


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Frankfurt: Verwechslungsgefahr zwischen Marken Weinstein und WeinStein ums Eck hinsichtlich Dienstleistung Verpflegung von Gästen

OLG Franfurt
Urteil vom 23.02.2017
6 U 86/16


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass zwischen der Marke "Weinstein" und der Marke "WeinStein ums Eck" hinsichtlich der Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" Verwechslungsgefahr besteht.

Aus den Entscheidungsgründen:

"1. Die Wortmarke "Weinstein" hat von Haus aus für die Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das ist vom Landgericht bereits zutreffend herausgearbeitet worden und wird mit der Berufung nicht substantiiert angegriffen.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist nicht durch identische oder ähnliche Drittzeichen geschwächt worden.

Eine nachträgliche Schwächung der Kennzeichnungskraft kann grundsätzlich nur durch benutzte Drittmarken oder benutzte Geschäftsbezeichnungen eintreten. Die nachträgliche Schwächung stellt einen Ausnahmetatbestand dar und kann deshalb nur dann angenommen werden, wenn der Verkehr durch das Auftreten identischer oder ähnlicher Zeichen im Bereich der eigenen oder einer benachbarten Branche daran gewöhnt ist und sie deshalb nicht mehr einem bestimmten Unternehmen zuordnet (BGH GRUR 2001, 1161 [BGH 15.02.2001 - I ZR 232/98] - CompuNet/ComNet Tz. 34 bei juris; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn 651 ff. zu § 14 MarkenG). Maßgeblich ist die Auffassung der durch die Marke angesprochenen Verkehrskreise, hier also der bundesdeutsche Durchschnittsverbraucher.

Eine identische oder ähnliche Marke dritter Personen ist von der Beklagten nicht angeführt worden.

Die Beklagte hat vielmehr sechzehn Internet - Anzeigen von Weinlokalen und Weinhandlungen vorgelegt, die in Alleinstellung oder mit ortsbezogenem Zusatz das Zeichen "Weinstein" in ihrer Geschäftsbezeichnung führen (Anlagen H 3 und H 5). Daraus allein lässt sich aber nicht ableiten, dass der Verkehr in der Weise an das Zeichen "Weinstein" gewöhnt wäre, dass er es als gebräuchliche Bezeichnung für eine Weinhandlung oder ein Weinlokal auffassen würde. Dagegen spricht auch, dass die von der Beklagten vorgelegten Anzeigen von inhabergeführten Weinhandlungen, Weinlokalen oder -restaurants stammen, die ganz offensichtlich nur eine begrenzte lokale oder regionale Bedeutung haben. Bei derartigen Betrieben verbindet der Kunde mit der Geschäftsbezeichnung gerade eine konkrete Vorstellung über das dahinter stehende Unternehmen.

2. Es besteht teilweise Identität und teilweise hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit, da die im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Dienstleistungen einen Ausschnitt aus dem Oberbegriff "Bewirtung von Gästen" bilden oder - soweit es um die Unterhaltung von Gästen oder um die Durchführung von Weinproben geht - ihm hochgradig nahekommen.

3. Das Landgericht hat auch zutreffend Zeichenähnlichkeit angenommen, die der Senat als hochgradig (überdurchschnittlich) bewertet. Beim Zeichenvergleich stehen sich "Weinstein" und "WeinStein ums Eck" gegenüber. Der Zusatz "...ums Eck" wird vom Verkehr als beschreibend verstanden, weil er darunter einen in seiner Nähe liegenden Weinhandel oder Weinausschank vermutet.

Die unterschiedliche Schreibweise des prägenden Bestandteils "Weinstein" im angegriffenen Zeichen ist ebenfalls unerheblich. Für die Bejahung der Markenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der Wahrnehmungsbereiche (klanglich, schriftbildlich oder begrifflich) aus (BGH GRUR 2011, 824 [BGH 20.01.2011 - I ZR 31/09] - Kappa). Bei der klanglichen Wahrnehmung spielt die unterschiedliche Schreibweise keine Rolle.

Klageantrag zu I. 2) - Abmahnkosten

Der Kläger verlangt auch mit Recht die Erstattung seiner Kosten für das Abmahnschreiben vom 20.1.2015 (Anlage K 6). Der Anspruch ergibt sich aus § 14 VI MarkenG bzw. aus §§ 677, 670 BGB, jeweils in Verbindung mit § 14 II Nr. 2 MarkenG.

Die Abmahnung war berechtigt, weil die Beklagte durch den Betrieb ihres Geschäfts unter "Weinstein ums Eck" und durch die Markenanmeldung mindestens die o. g. Wortmarke "Weinstein" des Klägers verletzt hat (vgl. dazu BGH GRUR 2016, 1301, Tz. 67 - Kinderstube).

Die Beklagte hat die Bezeichnung "Weinstein" markenmäßig zur Kennzeichnung ihrer Einzelhandelsdienstleistungen genutzt. Es spielt keine Rolle, dass "WeinStein ums Eck" die Geschäftsbezeichnung der Beklagten ist. Für eine markenmäßige Nutzung ist es ausreichend, wenn der angesprochene Verkehr zu der Annahme veranlasst wird, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den Waren oder Dienstleistungen besteht, die der Dritte vertreibt (BGH GRUR 2009, 772 [BGH 18.12.2008 - I ZR 200/06] Tz. 48 - Augsburger Puppenkiste). Dies ist aufgrund der Aufmachung des Geschäftsbetriebs der Beklagten ohne weiteres gegeben.

Die Beklagte hat durch ihre Markenanmeldung auch eine Erstbegehungsgefahr für die Nutzung ihres Zeichens zur Kennzeichnung der im Tatbestand aufgeführten Dienstleistungen (Oberbegriff: Bewirtung von Gästen) geschaffen.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist durchschnittlich, die Zeichenähnlichkeit zwischen "Weinstein" und "Weinstein ums Eck" ist hoch. Dazu ist oben schon alles Entscheidende gesagt worden. Die mit der Klagemarke geschützte Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" hat gewisse Überschneidungen mit dem Vertrieb von Weinen und ist daher im Ähnlichkeitsbereich mit der von der Beklagten ausgeübten "Einzelhandelsdienstleistung mit Weinen" angesiedelt (BGH GRUR 2000, 883, 884 [BGH 20.01.2000 - I ZB 32/97] - Papagallo)."