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BGH: Dreidimensionale quadratische Formmarke für Dextro Energy Traubenzucker-Täfelchen muss nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gelöscht werden

BGH
Beschlüsse vom 18. Oktober 2017
I ZB 3/17 und I ZB 4/17
Dextro Energy


Der BGH hat entschieden, dass die dreidimensionale quadratische Formmarke für Dextro Energy Traubenzucker-Täfelchen nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gelöscht werden muss. Die Form wird weder von der Art der Ware vorgegeben noch weisen die wesentlichen Merkmale der Marke ausschließlich technische Funktionen auf.

Die Pressemitteilung des BGH:

Bundesgerichtshof zur Schutzfähigkeit von dreidimensionalen Formmarken für Traubenzucker

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute zwei Entscheidungen des Bundespatentgerichts aufgehoben, mit denen die Löschung von dreidimensionalen Formmarken für Traubenzucker angeordnet worden ist.

Für die Markeninhaberin sind dreidimensionale Formmarken als verkehrsdurchgesetzte Zeichen für die Ware "Traubenzucker" registriert. Die Marke, die Gegenstand des Verfahrens I ZB 3/17 ist, zeigt einen Stapel von acht quaderförmigen Täfelchen mit quadratischer Grundfläche, mittigen V-förmigen Einkerbungen und abgeschrägten und abgerundeten Ecken und Kanten. Die Marke, die Gegenstand des Verfahrens I ZB 4/17 ist, zeigt ein entsprechend gestaltetes Einzeltäfelchen aus unterschiedlicher Perspektive.

Der Löschungsantragsteller hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marken mit der Begründung beantragt, ihre Form sei nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marken angeordnet. Die Beschwerden der Markeninhaberin sind erfolglos geblieben. Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Bundesgerichtshof die angefochtenen Beschlüsse aufgehoben und die Verfahren an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG können dreidimensionale Gestaltungen Marken sein. Dies gilt grundsätzlich auch für dreidimensionale Zeichen, die die Form einer Ware darstellen. Die Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt solche Zeichen vom Markenschutz aus, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Der Bundesgerichtshof hat die Auffassung des Bundespatengerichts, alle wesentlichen Merkmale der in den Marken gezeigten Warenformen wiesen technische Funktionen auf, nicht gebilligt.

Die Quaderform der Täfelchen und deren V-förmigen Einkerbungen haben technische Funktionen. Die Quaderform der Täfelchen erleichtert das platzsparende Mitführen der Traubenzuckerstücke etwa bei sportlichen Aktivitäten. Die Vertiefungen gewährleisten als Sollbruchstellen die leichte und gleichmäßige Portionierung von Traubenzuckereinheiten. Soweit die besonders geformten Ecken und Kanten der Täfelchen den Verzehr angenehmer gestalten, liegt darin keine technische Funktion, sondern eine sensorische Wirkung beim Verbrauch. Eine Warenformmarke ist nur dann als Marke nicht schutzfähig, wenn alle ihre wesentlichen Merkmale technische Funktionen aufweisen. Da dies für die Gestaltung der Ränder der Täfelchen und die Stapelung der Einzeltäfelchen mit diesen Rändern nicht festgestellt werden kann, konnten die angegriffenen Entscheidungen des Bundespatentgerichts keinen Bestand haben.

Vorinstanzen:

I ZB 3/17

BPatG - Beschluss vom 27. Dezember 2016 - 25 W (pat) 60/14, juris

und

I ZB 4/17

BPatG - Beschluss vom 27. Dezember 2016 - 25 (W) pat 59/14, GRUR 2017, 525

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lautet:

Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

§ 3 Abs. 1 MarkenG lautet:

Als Marke können alle Zeichen, insbesondere [...] dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware [...], die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

OLG Hamburg: Rechtsmissbrauch durch ausschließlichen Lizenznehmer zahlreicher Marken wenn dieser keine Nutzung der Marken beabsichtigt

OLG Hamburg
Urteil vom 22.06.2017
3 U 223/16


Das OLG Hamburg hat entschieden, dass eine rechtsmissbräuchliche Geltendmachung markenrechtlicher Unterlassungs - und Nebenansprüche vorliegt, wenn dies durch den ausschließlichen Lizenznehmer zahlreicher Marken erfolgt und dieser keine ernsthafte eigene Nutzung der Marken beabsichtigt (Markentroll).

Aus den Entscheidungsgründen:

"1. Die Antragstellerin hat keinen Anspruch gemäß Art. 102 Abs. 1, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV auf Unterlassung der Benutzung des in der konkreten Verletzungsform angegriffenen Kennzeichens durch die Antragsgegner. Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch die Antragstellerin ist rechtsmissbräuchlich. Insoweit ist auch im Rahmen des Unionsmarkenrechts nationales - hier also deutsches - Recht ergänzend anwendbar (Art. 101 Abs. 2 UMV).

Rechtsmissbrauch ist allerdings auch ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, der nicht nur im deutschen Recht (vgl. BGH, NJW 2013, 66, Rn. 9), sondern auch im europäischen Recht anerkannt ist. Die Feststellung eines Missbrauchs setzt grundsätzlich zum einen voraus, dass eine Gesamtwürdigung der objektiven Umstände ergibt, dass trotz formaler Einhaltung der gemeinschaftsrechtlichen Bedingungen das Ziel der Regelung nicht erreicht wurde. Zum anderen setzt sie ein subjektives Element voraus, nämlich die Absicht, sich einen gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen Vorteil dadurch zu verschaffen, dass die entsprechenden Voraussetzungen willkürlich geschaffen werden (vgl. EuGH, Urteil vom 14.12.2000, C-110/99, Rn. 52f – Emsland Stärke; EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Rn. 52 – Luceo).

Der Bundesgerichtshof hat die rechtsmissbräuchliche Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts weiter konkretisiert. Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung sei auszugehen, wenn ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (Vgl. BGH, GRUR 2001, 242, Rn. 35 – Classe E).

Die Ausführungen des Bundesgerichtshofs entsprechen im Wesentlichen der Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 b) UMV. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat hinsichtlich der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 b) UMV in der Entscheidung LUCEO ausgeführt, dass sich der Begriff der Bösgläubigkeit auf ein Verhalten bezieht, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht. Um zu beurteilen, ob ein Anmelder bösgläubig sei, sei insbesondere zu prüfen, ob er beabsichtige, die angemeldete Marke zu benutzen. Die Absicht, die Vermarktung einer Ware zu verhindern, könne unter bestimmten Umständen für die Bösgläubigkeit des Anmelders kennzeichnend sein. Dies sei unter anderem dann der Fall, wenn sich später herausstelle, dass er ein Zeichen, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen, allein deshalb als Unionsmarke hat eintragen lassen, um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern. Die Absicht des Anmelders zum maßgeblichen Zeitpunkt sei ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das anhand aller erheblichen Faktoren zu bewerten sei, die dem Einzelfall eigen seien und zum Zeitpunkt der Anmeldung eines Zeichens als Unionsmarke vorlägen. Diese Absicht lasse sich normalerweise anhand objektiver Kriterien feststellen, zu denen unter anderem die unternehmerische Logik gehöre, in die sich die Anmeldung einfüge (vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Leitsätze – Luceo).

Der Einwand einer rechtsmissbräuchliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist vorliegend bereits deshalb möglich, weil nicht der Markeninhaber, sondern der ausschließliche Lizenznehmer aus dem Markenrecht vorgeht. Gegenüber diesem kann der Einwand einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht direkt verfangen. Die Voraussetzungen einer rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs liegen auch vor.

a) Die Antragstellerin verfügt über eine Vielzahl von ausschließlichen Markenlizenzen. Die Antragstellerin ist nach ihrem eigenen Vortrag als Vertriebsgesellschaft Inhaberin der ausschließlichen Markenlizenzen der I. … GmbH für die EU. Die I. … GmbH war und ist unstreitig Alleininhaberin von 259 nationalen Schweizer Marken beziehungsweise Unionsmarken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen (Anlage AG 4). Die Antragstellerin verfügt damit über eine Vielzahl von Markenrechten, die die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen ermöglichen.

b) Es ist unstreitig, dass weder die Antragstellerin noch die Markeninhaberin der streitgegenständlichen Marke diese oder die weiteren Marken selbst im eigenen Geschäftsbetrieb zu nutzen beabsichtigt.

Die Antragstellerin hat aber auch nicht, wozu sie vorliegend aufgrund ihrer sekundären Darlegungslast verpflichtet gewesen wäre, ausreichend dargelegt, dass sie entsprechend der anerkannten Grundsätze ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel (vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Rn. 52 Leitsätze – Luceo) vorentwickelte Marken bzw. Markenrechte verwaltet und Unternehmen zum Kauf anbietet.

Die Antragsgegnerin behauptet, dass die I. … GmbH die streitgegenständliche Marke allein zu dem Zweck abgesichert habe, mit Hilfe einer zwischengeschalteten juristischen Personenhülle Dritte mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen. Die Antragstellerin beschreibe ihre Tätigkeit der Markenentwicklung nicht konkret sondern nur abstrakt. Sie entfalte keinerlei Geschäftstätigkeit. Dies zeige sich an dem Status als sogenannte „Dormant Company“, also einer Gesellschaft, die keine nennenswerte Tätigkeit ausübe.

Die Antragstellerin hat demgegenüber vorgetragen und durch ihren Geschäftsführer an Eides statt versichert (Anlage KPW 2), dass die Markeninhaberin, die I. … GmbH, ein Unternehmen sei, welches vorentwickelte Marken bzw. Markenrechte verwalte und Unternehmen zum Kauf anbiete. Die Tätigkeit der I. … GmbH sei ähnlich der einer Markennamen-, Namens-, Brand- oder Naming-Agentur. Die Antragstellerin sei eine eigenständige Vertriebsgesellschaft mit Sitz in der EU, welche die Marken der I. … GmbH Kunden in der EU zum Kauf oder zur Lizensierung anbiete und zu diesem Zweck Inhaberin der ausschließlichen Markenlizenz sei.

Mit diesem Vortrag hat die Antragstellerin nicht ausreichend dargelegt, dass sie eine Tätigkeit ausübt, die vorliegend die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs rechtfertigt. Zwar trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Indizien, die einen Rechtsmissbrauch begründen, die Antragsgegnerin. Vorliegend lag es jedoch an der Antragstellerin angesichts des unterschiedlichen Informationsstands nach Treu und Glauben im Wege der sekundären Darlegungslast zu den näheren Umständen ihres Geschäftsbetriebes vorzutragen (vgl. BGH, GRUR 2015, 685, Rn. 10 – STAYER). Dem ist die Antragstellerin nicht ausreichend nachgekommen. Sie hat in der Berufungsinstanz lediglich auf die Geschäftstätigkeit des Geschäftsführers der Antragstellerin und anderer Gesellschaften verwiesen. Nach ihrem Vortrag werbe der Geschäftsführer, Herr E., über die Internetseite Linkedin (Anlage KPW 28) und habe in der Vergangenheit erfolgreich Marken entwickelt und – auch über andere Gesellschaften - veräußert (z. B. E….., W. … und L. …). Er biete auch über eine seiner Gesellschaften Marken auf dem Handelsportal des Dänischen Patent- und Markenamtes an, z.B. die Marke E. … (Anlage KPW 32).

Dieser Vortrag genügt nicht den Anforderungen an die sekundäre Darlegungslast. Die Antragstellerin hat nicht ansatzweise ihre eigene Tätigkeit dargelegt, die immerhin 259 Marken der I. … GmbH als Vertriebsgesellschaft in der EU zum Kauf oder zur Lizensierung anzubieten. Es fehlt an einem konkreten Vortrag, die Marken im Rahmen eines stimmigen und seriösen Geschäftsmodells zu veräußern. Dies wäre aber vor dem Hintergrund des Hinweises der Antragsgegnerin auf den Status der Antragstellerin als Dormant Company erforderlich gewesen. Eine Dormant Company nimmt keine oder keine wesentlichen buchhalterisch zu erfassenden Transaktionen vor. Es wird lediglich eine einfache Bilanz als Jahresabschluss eingereicht. Im Hinblick darauf, dass seitens der Antragstellerin für das Jahr 2015, dem Jahr in dem die Abmahnung der Antragsgegnerin erfolgte, die Antragstellerin selbst mitgeteilt hat, keine wesentliche geschäftliche Tätigkeit auszuüben, hätte sie diesem Vortrag entgegentreten müssen. Vielmehr bestätigt der Vortrag der Antragstellerin, dass sich der Status der Antragstellerin im Geschäftsjahr 2016 ändern werde, dass die Antragstellerin im Jahr 2015 keinerlei Geschäftstätigkeit ausgeübt hat. In dieses Bild fügt sich ein, dass die Markeninhaberin, die I. … GmbH, die ausschließliche Lizenz unentgeltlich erteilt. Im Übrigen hat die Antragstellerin aber auch zur Tätigkeit des Geschäftsführers nicht ausreichend vorgetragen. Insbesondere fehlt es am Vortrag dazu, unter welchen exakten Umständen Herr E. die genannten Marken veräußert hat. Die Tatsache der Veräußerung der Marken alleine lässt keine Rückschlüsse über die Art und Weise zu. Im Ergebnis ist vorliegend deswegen zu Grunde zu legen, dass die Antragstellerin keine ausreichende Absicht hat, die angemeldete Marke in geschützter Weise zu benutzen.

c) Die Antragstellerin hortet die Markenlizenzen auf dieser Grundlage überwiegend wahrscheinlich auch allein, um daraus zu ihrem finanziellen Vorteil Ansprüche herzuleiten. Diese Absicht lässt sich anhand objektiver Kriterien feststellen, zu denen unter anderem die unternehmerische Logik gehört (vgl. EuG, Urteil vom 7.7.2016, T-82/14, Leitsätze – Luceo). Die Antragstellerin selbst entrichtet für die ausschließlichen Markenlizenzen, von denen nicht erkennbar ist, dass sie Grundlage einer weiteren, auf eine ernsthafte Benutzung der Marke gerichteten unternehmerischen Tätigkeit sind, kein Entgelt. Eine maßgebliche Tätigkeit im Rahmen einer Markennamen-, Namens-, Brand- oder Naming-Agentur hat die Antragstellerin, wozu sie, wie bereits ausgeführt, aufgrund ihrer sekundären Darlegungslast verpflichtet gewesen wäre, nicht dargelegt. Der unternehmerischen Logik folgend erzielt die Antragstellerin ihre Einkünfte daher überwiegend wahrscheinlich nur aus der Geltendmachung von Ansprüchen, die sie lediglich aus der Existenz von Markeneintragungen herleitet. Sie ist auch bezogen auf die streitgegenständliche Marke „ATHLET“ nicht auf die Antragsgegnerin beziehungsweise auf die H. … B.V zugegangen, um ihr die Marke zu veräußern oder diese zu lizenzieren. Vielmehr hat sie im Wege einer Abmahnung die Nutzung der Marke Athlete beanstandet und sowohl die H. … B.V. als auch ihre Abnehmerin, die Antragsgegnerin, zur Unterlassung aufgefordert. Die Folgen einer Schutzrechtsverwarnung wiegen schwer und üben auf den Unternehmer, dessen Vertrieb betroffen ist, einen erheblichen Druck aus, die betroffene Marke oder eine Lizenz zu erwerben. Die vorliegende Geltendmachung der Unterlassungsansprüche bestätigt im Ergebnis mangels anderweitiger Feststellungen, dass die der Antragstellerin eingeräumten Lizenz ebenfalls ausschließlich dazu dient, auf die abgemahnten Marktteilnehmer einzuwirken und so im Ergebnis finanzielle Vorteile zu erzielen. Sei es, um wirtschaftlichen Druck auszuüben und so eine Lizenzvereinbarung zu bewirken, sei es, um letztlich Lizenzzahlungen im Wege von Schadensersatzforderungen zu erzielen. Dass sie, wie sie vorträgt, bislang keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, steht dieser Sichtweise nicht entgegen. Die Voraussetzungen für die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts liegen damit im Ergebnis überwiegend wahrscheinlich vor."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

LG München: Name "die Bayerische" für eine Versicherung nicht irreführend - keine Verwechslungsgefahr mit Versicherungskammer Bayern - VKB

LG München
Urteil
33 O 14425/16


Das LG München hat entschieden, dass der Name "die Bayerische" für eine Versicherung nicht irreführend ist und auch mangels Ähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr mit der Bezeichnung "Versicherungskammer Bayern´- VKB" besteht.



BGH: Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke wenn diese mit Zusatz versehen wird

BGH
Beschluss vom 11.05.2017
I ZB 6/16
Dorzo
MarkenG § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1



Leitsätze des BGH:

a) Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

b) Erkennt der Verkehr das mit Zusätzen verwendete Markenwort (hier: DorzoVision®) nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen (hier: Dorzo), verändert die Abweichung grundsätzlich den kennzeichnenden Charakter der Marke, so dass von einer rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht ausgegangen werden kann.

c) Bei der Prüfung, ob eine von der Eintragung abweichende Verwendung der Marke deren kennzeichnenden Charakter verändert, kommt es nicht darauf an, ob die Marke innerhalb der konkreten Verwendungsform eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

BGH, Beschluss vom 11. Mai 2017 - I ZB 6/16 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Frankfurt: Markenverletzungsverfahren ist auszusetzen wenn bei Klageerhebung bei EUIPO Löschungsantrag gegen Klagemarke anhängig ist - Ausnahme offensichtliche Aussichtslosigkeit

OLG Frankfurt
Beschluss vom 03.07.2017
6 W 54/17


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass ein Markenverletzungsverfahren auszusetzen ist, wenn bei Klageerhebung bei der EUIPO ein Löschungsantrag gegen die Klagemarke anhängig ist. Eine Ausnahme besteht dann, wenn der Löschungsantrag offensichtlich aussichtslos ist.

Die Entscheidung:

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Das Landgericht hat den Rechtsstreit mit Recht gemäß Art. 104 I UMV ausgesetzt, da bei Erhebung der vorliegenden Klage beim EUIPO bereits ein Löschungsantrag gegen die Klagemarke gestellt worden war und keine besonderen Gründe für die Fortsetzung des Rechtsstreits bestehen.

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, stellt bei Vorliegen der sonstigen Tatbestandvoraussetzungen des Art. 104 I UMV die Aussetzung nach dem klaren Wortlaut der Vorschrift den Regelfall dar, während eine Fortsetzung des Rechtsstreits nur in Betracht kommt, wenn besondere Gründe dies gebieten (vgl. auch OLG Düsseldorf WRP 2015, 905). Für eine Aussetzung ist es daher nicht erforderlich, dass das Verletzungsgericht - ähnlich wie bei einer Aussetzung des Klageverfahrens aus einer nationalen Marke bis zur Entscheidung über einen Löschungsantrag (§ 148 ZPO) - dem Löschungsantrag eine hinreichend hohe Erfolgsaussicht zubilligt. Umgekehrt kann ein besonderer Grund für die Fortsetzung des Verfahrens allenfalls darin gesehen werden, dass der Löschungsantrag offensichtlich aussichtslos erscheint. Dies ist jedoch aus den vom Landgericht dargestellten Gründen im vorliegenden Fall nicht anzunehmen.

2. Auch die hilfsweise beantragte Anordnung einstweiliger Maßnahmen gemäß Art. 104 III UMV kommt im vorliegenden Fall nicht in Betracht.

Zwar enthält Art. 104 III UMV eine eigenständige Regelung, die es dem Gericht - unabhängig von den Vorschriften des nationalen Prozessrechts über den vorläufigen Rechtsschutz (Art. 103 UMV) - ermöglicht, innerhalb des anhängigen Verletzungsverfahrens nicht näher bezeichnete Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen zu treffen, die im nationalen Prozessrecht nicht vorgesehen sein müssen (vgl. OLG Düsseldorf a.a.O.). Fraglich erscheint jedoch bereits, ob zu diesen Maßnahmen auch die gemäß § 890 ZPO vollstreckbare Anordnung der einstweiligen Untersagung des mit der Klage angegriffenen Verhaltens gehört. Die Frage bedarf hier jedoch keiner Entscheidung, da jedenfalls die Voraussetzungen für eine solche Anordnung nicht erfüllt sind.

Bei der Ausübung des durch Art. 104 III UMV eröffneten Ermessens können die sich aus den Regelungen des nationalen Rechts über den vorläufigen Rechtsschutz ergebenden Wertungen nicht unberücksichtigt bleiben. Wenn der Kläger in Kenntnis der beanstandeten Verletzungshandlung von einem Antrag auf Erlass einer Unterlassungsverfügung abgesehen und stattdessen Klage erhoben hat, besteht grundsätzlich kein Anlass, zusammen mit der Aussetzung des Hauptsacheverfahrens gemäß von Art. 104 III UMV unter Androhung der Ordnungsmittel des § 890 ZPO die einstweilige Unterlassung des angegriffenen Verhaltens anzuordnen. Denn durch eine solche dem Erlass einer Unterlassungsverfügung gleichkommende Maßnahme würde der Kläger, der infolge seines prozessualen Verhaltens den erforderlichen Verfügungsgrund für den Erlass einer einstweiligen Verfügung verloren hat, besser gestellt als durch ein nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbares Urteil in der Hauptsache.

Unter diesen Umständen käme auch im vorliegenden Fall eine Unterlassungsanordnung gemäß Art. 104 III UMV allenfalls dann in Betracht, wenn sich während des Klageverfahrens durch nachträglich eingetretene Umstände eine besondere Situation ergeben hätte, die - die erforderliche Erfolgsaussicht des Klagebegehrens unterstellt - ein sofortiges Verbot unabweisbar erscheinen lässt. Das ist nicht ersichtlich; insbesondere reicht die mit der Aussetzung verbundene Verzögerung des Verletzungsverfahrens allein dafür nicht aus.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 I ZPO.

OLG Frankfurt: Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche durch Nichtbeachtung der Marktbeobachtungsobliegenheit

LG Frankfurt am Main
Urteil vom 20.04.2017
2-03 O 300/16


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass markenrechtliche Ansprüche verwirken können, wenn Markrenrechtsveretzungen durch Nichtbeachtung der Marktbeobachtungsobliegenheit über einige Jahre nicht verfolgt werden.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Dies kann im Ergebnis aber dahinstehen, da der Anspruch der Klägerin jedenfalls nach den §§ 21 MarkenG, 242 BGB verwirkt ist.

Für den Verwirkungseinwand kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Der Begriff der Duldung des Verletzten enthält ein Wissens- und ein Willenselement: Wer keine Kenntnis von der Verletzung hat, duldet nicht, er geht lediglich nicht gegen die Verletzung vor. Wer die Verletzung kennt, aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht vorgehen kann, duldet wider Willen. Für den Verletzer ist allerdings häufig nicht erkennbar, ob der Verletzte wissentlich duldet. Bei entsprechender Zeitdauer der Verletzung kann die Annahme naheliegen, dass der Rechtsinhaber wissentlich duldet (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 33). Positive Kenntnis ist allerdings nicht erforderlich, es genügt grundsätzlich auch ein Kennenmüssen (BGH GRUR 1989, 449 - Maritim; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 35). Welchen Umfang die Marktbeobachtungspflicht hat, bzw. welche Verletzungshandlungen dem Rechtsinhaber bekanntwerden müssen, ist eine Frage des Einzelfalles. Bei den einzubeziehenden Faktoren kommt der Branchennähe eine besondere Bedeutung zu (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 35).

Für die erforderliche Benutzungsdauer gibt es keine feste Grenze. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinanderstehen (BGH GRUR 2012, 534 Rn. 50 [BGH 28.09.2011 - I ZR 188/09] - Landhaus Borsig m.w.N.).

Für die tatsächlichen Voraussetzungen der Verwirkung ist der Anspruchsgegner darlegungs- und beweispflichtig (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 54), wobei bei jahrelanger ungestörter Benutzung ein gewisser Besitzstand naheliegen kann (BGH GRUR 1993, 913, 915 [BGH 24.06.1993 - I ZR 187/91] - KOWOG; BGH GRUR 1992, 45, 48 [BGH 26.09.1991 - I ZR 177/89] - Cranpool; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 54).

Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls geht die Kammer nach diesen Grundsätzen, die nach § 242 BGB auch den Zeitraum vor der Eintragung der klägerischen Marken umfasst, von einer Verwirkung des Anspruchs im Verhältnis der Klägerin zur Beklagten aus.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Klägerin zunächst von ihrem US-Lieferanten Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen erworben und diese in Deutschland vertrieben hat. Weiter ist unstreitig, dass die Klägerin mit ihrer ehemaligen Lieferantin Ende der 1990er/Anfang der 2000er einen Rechtsstreit über die Marke "F" geführt hat. Im Rahmen dieses Rechtsstreits ging es auch um den Messestand des US-Lieferanten, der seine bisherigen Produkte, von denen die Klägerin wusste, dass sie mit den streitgegenständlichen Zeichen versehen waren, anbot. Es ist weiter unstreitig, dass in diesem Verfahren eine eidesstattliche Versicherung des damaligen Inhabers der Beklagten vorgelegt wurde, aus der sich zur Überzeugung der Kammer ergibt, dass Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen angeboten wurden (Anlage B5, Bl. 147 ff.). Die Zeichen sind insbesondere auf der vorgelegten Entwurfsfassung in Anlage B5, Bl. 149 d.A., zu erkennen. Das Bestreiten der Klägerin insoweit war - auch wenn es hierauf im Ergebnis nicht ankam - auch unzulässig, da ihr diese Unterlagen in dem von ihr geführten Rechtsstreit zur Verfügung standen.

Weiter hat die Beklagte zur hinreichenden Überzeugung der Kammer dargelegt, dass sie mit dem ehemaligen US-Lieferanten der Klägerin wiederholt auf Messeständen mit Produkten mit den streitgegenständlichen Zeichen vertreten war und dass die Klägerin auf diesen Messen jeweils ebenfalls einen Stand hatte (Anlagen B9-B12, Bl. 154 ff. d.A.). Letztlich hat die Beklagte hinreichend dargelegt, dass sie Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen in ihren Katalog aufgenommen und - jedenfalls in den als Anlagen vorgelegten - Zeitschriften beworben hat (Anlagen B13 ff.).

Die Kammer geht insoweit von einem Kennenmüssen im Sinne von § 21 MarkenG auf Seiten der Klägerin aus. Die Kammer hat diesbezüglich berücksichtigt, dass die Klägerin von der Existenz der Beklagten jedenfalls seit Anfang der 2000er Jahre wusste. Weiter wusste die Klägerin, dass ihr ehemaliger US-Lieferant die Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen weiterhin auf Messen anbot und es daher auch aus Sicht der Klägerin nahe lag, dass diese Produkte - mit den streitgegenständlichen Zeichen - auch in Deutschland über Vertriebspartner des ehemaligen US-Lieferanten angeboten und vertrieben werden würden. Auch hat die Klägerin es jedenfalls seit diesem Zeitpunkt hingenommen, dass ihr US-Lieferant Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen auf Messen in Deutschland anbot, was im Rahmen der Verwirkung auch zu Gunsten der Abnehmer des US-Lieferanten einzustellen ist.

Der Klägerin oblag daher jedenfalls eine Marktbeobachtungsobliegenheit (vgl. BGH GRUR 1993, 913, 915 [BGH 24.06.1993 - I ZR 187/91] - KOWOG; BGH GRUR 1993, 151, 153 [BGH 23.09.1992 - I ZR 251/90] - Universitätsemblem; BGH GRUR 1985, 72, 73 - Consilia; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 35), die vorliegend zu einem Kennenmüssen seit deutlich mehr als fünf Jahren führte.

Die Klägerin blieb insoweit für einen mehrere Jahre andauernden Zeitraum untätig. Dass es ihr nicht möglich gewesen wäre, gegen die Beklagte rechtlich vorzugehen, ist weder dargetan noch ersichtlich."


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Karsruhe: Gescheiterte Markenübertragung aufgrund in Vollmacht nicht ausgeschlossenes Verbots des Insichtgeschäfts

OLG Karlsruhe
Urteil vom 04.08.2017
6 U 142/15


Die Pressemitteilung des OLG Karlsruhe:

Oberlandesgericht Karlsruhe urteilt im Markenrechtsstreit um die Lebensmittelmarken BAKTAT und BAK

Der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe, der u.a. auch für Streitigkeiten auf dem Gebiet des Markenrechts zuständig ist, hat mit Urteil vom 4. August 2017 in einem Berufungsverfahren zwischen den Erben des im Jahr 1992 bei einem Autounfall verstorbenen Markenanmelders der Wortmarken BAKTAT und BAK als Kläger und einer Lebensmittelhandelsgesellschaft als Beklagter über die Inhaberschaft der genannten Marken und über Folgeansprüche der Kläger wegen der Benutzung verschiedener identischer oder verwechslungsfähiger Zeichen durch die Beklagte entschieden.

Die genannten Marken waren im Jahr 1994 von den Erben auf die Beklagte übertragen worden. Bei der Übertragung der Marken vertrat der Geschäftsführer der Beklagten nicht nur die Beklagte, sondern zugleich auch die Erben aufgrund einer von der Witwe des Markenanmelders vor einem Notar in der Türkei aufgesetzten Vollmacht.

Das Landgericht Mannheim hatte mit Urteil vom 30.7.2015 angenommen, die Übertragung der Marken auf die Beklagte sei wegen eines von der Vollmacht nicht umfassten sog. Insichgeschäftes unwirksam. Es hat deshalb festgestellt, dass die Kläger Inhaber der Marken sind und die Beklagte der entsprechenden Eintragung der Kläger als Inhaber gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt zustimmen müssen. Weitere Ansprüche der Kläger gegen die Beklagte hat das Landgericht als verwirkt angesehen und daher die weitergehende Klage abgewiesen. Beiden Seiten haben gegen das Urteil des Landgerichts Berufung eingelegt.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten im Wesentlichen zurückgewiesen und damit die Feststellung des Landgerichts, dass die Kläger Inhaber der Marken sind, bestätigt. Der Senat hat entschieden, dass für die Frage der Reichweite der Vollmacht deutsches Recht anwendbar ist und daher auch das Verbot des Insichgeschäfts nach § 181 BGB Anwendung findet. Auf die Berufung der Kläger hingegen hat der Senat das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Beklagte zur Unterlassung und Auskunft verurteilt und deren Pflicht zur Zahlung von Schadensersatz festgestellt. Anders als das Landgericht angenommen hatte, geht der Senat nicht von einer Verwirkung der Ansprüche der Kläger aus. Denn es ist nicht ersichtlich, dass die Kläger vor dem Jahr 2013 von ihren Ansprüchen Kenntnis hätten haben können, da es zuvor keine Anhaltspunkte für ein Insichgeschäft bei der Markenübertragung gegeben hatte. Soweit die Beklagte gegen die Ansprüche der Kläger eine fehlende rechtserhaltende Benutzung der Marken oder eigene Rechte eingewandt haben, hatten diese Einwendungen keinen Erfolg. Der Senat hat der Beklagten eine Aufbrauchfrist bis zum 31.12.2017 eingeräumt. Dies bedeutet, dass der Unterlassungsanspruch bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht vorläufig vollstreckt werden kann.

Die Revision hat der Senat nicht zugelassen. Gegen das Urteil des Oberlandesgerichts ist die Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof möglich.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 04.08.2017 Az. 6 U 142/15

Relevante Vorschrift:

§ 181 BGB

Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.



LG Düsseldorf: Ferrari muss in Löschung der Marke Testarossa zustimmen - Verfall mangels Benutzung

LG Düsseldorf
Entscheidung vom 02.08.2017
2a O 166/16


Wie Pressemeldungen zu entnehmen ist muss der Autohersteller Ferrari der Löschung seiner deutschen und internationalen Marken "Testarossa" zustimmen. Grund: Verfall mangels Nutzung. Geklagt hatte ein Spielwarenhersteller. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

OLG Düsseldorf: Unzulässige Werbung mit angeblich markenrechtlich geschütztem Wendeschlüsselprofil - rein funktionelle Formen nicht eintragungsfähig

OLG Düsseldorf
Urteil vom 11.05.2017
I-20 U 54/16


Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass eine unlautere Werbung vorliegt, wenn mit einem angeblich markenrechtlich geschütztem Wendeschlüsselprofil geworben wird. Rein funktionelle Formen sind - so das Gericht - per se nicht eintragungsfähig.

Aus den Entscheidungsgründen:

Das Unterlassungsbegehren der Klägerin ist gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 UWG begründet. Die beanstandete Werbeaussage ist unlauter, da sie eine unzutreffende Beschaffenheitsangabe enthält.

In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, welchen Schutzgegenstand die Verteidigungsmarken haben. Sie berechtigen die Beklagte zumindest, den in der eingeblendeten Werbung wiedergegebenen Querschnitt als Bild zu verwenden, also z.B. wie aus der Anlage K 2 ersichtlich in den Schlüsselkopf einzuprägen. Ob sie darüber hinaus einen Schlüsselhals mit einem Querschnitt wie in den Verteidigungsmarken abgebildet, schützen, wenn das entsprechende Profil nur im Bereich des Schlüsselhalses eingebracht ist, erscheint angesichts des Umstands, dass dieser Querschnitt (anders als der der Schlüsselspitze) jedenfalls nicht durch bloße Draufsicht erkennbar ist, zweifelhaft, kann im Ergebnis aber dahinstehen. Es bedarf daher keiner Beurteilung, ob es sich dann um eine Tastmarke handeln oder es für die herkunftshinweisende Funktion ausreichen würde, das Profil mit technischer Hilfe auszulesen, was beides von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung in den Raum gestellt wurde.

Unrichtig ist jedenfalls die mit der streitgegenständlichen Werbeaussage (siehe eingeblendete Werbung Einrahmung links oben) aufgestellte Behauptung, „das Wendeschlüsselprofil“ der Beklagten sei markengeschützt. Eine andere Bedeutung erhält die Aussage auch nicht durch die nachfolgenden Einblendungen profilierter Schlüssel. Zwar wird dort bei dem Schlüssel, der halb in einen Schließzylinder eingeführt gezeigt wird, der Bereich des Schlüsselbartes von dem des Schlüsselhalses unterschieden und nur der Schlüsselhals mit der Bezeichnung „Markenschutz“ versehen. Auch ist nur auf das Profil dieses Schlüssels im Schlüsselhalsbereich zur Verdeutlichung der separat eingeblendete Querschnitt in Rot aufgesetzt. Dieses Profil setzt sich jedoch über den gesamten Schlüsselbart fort, der in der Zeichnung mit der Bezeichnung „Profilvarianten“ versehen ist. Dies können sowohl der Fachmann – dabei handelt es sich um einen Fachmann in Schlüsselangelegenheiten, nicht einen solchen in Markenangelegenheiten – als auch der Verbraucher in der Gesamtschau nicht anders verstehen, als dass das allen Schlüsseln der Beklagten gemeine „Grundprofil“ auf Schlüsselbart und Schlüsselhals markengeschützt ist. Dieses wird entgegen der Behauptung der Beklagten auch nicht im Zuge der Individualisierung der Schlüssel zerstört. Dies zeigt schon der andere in der streitgegenständlichen Werbung abgebildete Schlüssel, der offensichtlich individualisiert ist. Er weist die Einkerbungen und Mulden auf, die den individualisierten Schließvorgang ermöglichen. Gleichwohl lässt er ohne Weiteres die Längsprofilierung erkennen. Dass die Längsprofilierung auch nach der Individualisierung des vorprofilierten Schlüsselrohlings vorhanden ist und vorhanden sein muss, ergibt sich im Übrigen aus dem eigenen Vorbringen der Beklagen, die in der Berufung selber vorgetragen hat, „der Verkehr gehe aus Erfahrung davon aus, dass das Profil des Schlüssels im Bereich des Bartes darauf ausgerichtet ist, in den Schließzylinder des Schließsystems zu passen, zu dem auch der Schlüssel gehört; er – der Verkehr – wisse aus Gewöhnung bzw. Erfahrung, dass ein solcher Einsteckschutz mittels Längskerbungen bewirkt wird, die dem Schlüsselprofil die Negativform zum Positiv der Innenkontur im Schließzylinder verleihen und so eine lineare Einschubbewegung zulassen.“

Dass das Schlüsselprofil keinem Schutz durch die Verteidigungsmarken unterliegt, hat das Landgericht zutreffend erkannt und wird in einer bislang von den Beteiligten und dem Landgericht nicht berücksichtigten Passage in allen zitierten patentgerichtlichen Entscheidungen (30 W (pat) 37/03, 30 W (pat) 38/03, 30 W (pat) 18/04) zu vergleichbaren Marken deutlich, die auch den Grund, weshalb das Profil eines Schlüssels nicht durch eine Marke geschützt werden kann, benennt. Dort heißt es nämlich übereinstimmend:

„… Insgesamt kann ihr … eine gewisse charakteristische Erscheinung nicht abgesprochen werden. Sie liegt allerdings nicht in der Form der Spitze, die im Querschnitt gelesen an … erinnern könnte/erinnert. Denn die Mitbewerber der Anmelderin dürfen in der Gestaltung von Schlüsseln bzw. Schließzylindern nicht eingeengt werden. Die Möglichkeiten zur Ausformung sind zwar auf den ersten Blick recht mannigfaltig, jedoch bezüglich der Grundrissgestaltung doch eher eingeschränkt, da hier nur die Anordnung der für die Führung des Schlüssels maßgebenden Merkmale und nicht die für den eigentlichen Schließvorgang/Einsteckvorgang maßgebenden Einkerbungen oder Aussparungen maßgebend sind. …“

Hintergrund ist, dass nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 7 I Buchst. e) ii) UMV (bis 22.03.2016: Art. 7 I Buchst. e) ii) GMV) für Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, ein – die Eintragung hindernder – Ausschlussgrund besteht, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Gestaltungs-elemente einer Ware, die durch den mit ihr verfolgten Zweck technisch bedingt und nicht willkürlich wählbar sind, sind mithin nicht markenfähig. Die Existenz von Ge-staltungsalternativen zur Erreichung der gleichen technischen Wirkung ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich unerheblich; die Formgebung ist also auch dann durch die technische Wirkung bedingt, wenn es andere Formen gibt, die die gleiche technische Wirkung erzielen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 – Philips, Tz. 81, 83; BGH GRUR 2010, 231 – Legostein, Tz. 34). Um ein solches technisches Merkmal handelt es sich bei der in den Verteidigungsmarken wiedergegebenen Profilgebung des Schlüssels. Die Profile dienen – wie von der Beklagten selber ausgeführt, s.o. – der Führung der Schlüssel. Die Eintragung einer Marke ist also ein ungeeignetes Mittel, das von der Beklagten angestrebte Ziel des Nachschlüsselschutzes zu erreichen. Dies ist vom Gesetzgeber auch so beabsichtigt. Beispielhaft sei der EuGH aus seiner Entscheidung Hauck/Stokke ua (GRUR 2014, 1097) zitiert, wo unter Rdnr. 19 folgendes ausgeführt wird:

„Das Verbot der Eintragung rein funktioneller Formen, das in Art. 3 I Buchst. e zweiter Gedankenstrich MarkenRL vorgesehen ist oder solcher, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen im Sinne des dritten Gedankenstrichs dieser Bestimmung, hat das unmittelbare Ziel zu verhindern, dass das ausschließlich und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte, zu verewigen (vgl. in diesem Sinne Urteil „Lego/HABM“, Rdnr. 45).“


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OLG Frankfurt: Mangels Verwechslungsgefahr keine Markenrechtsverletzung - Keine Warenähnlichkeit zwischen Tennis- bzw. Squashschlägern und Billardqueues

OLG Frankfurt am Main
Beschluss vom 04.01.2017
6 W 122/16


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass zwischen Tennis- bzw. Squashschlägern und Billardqueues keine Warenähnlichkeit besteht. Das Gericht hat daher im entschiedenen Falle mangels Verwechslungsgefahr eine Markenrechtsverletzung abgelehnt.

Die Entscheidungsgründe:

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Wie das Landgericht mit Recht angenommen hat, fehlt es an der für die Verfügungsansprüche erforderlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 II Nr. 2 MarkenG, weil zwischen Tennis- und Squashschlägern auf der einen Seite und Billardqueues auf der anderen Seite keine Warenähnlichkeit besteht. Die sich gegenüberstehenden Sportgeräte weisen keine so engen Berührungspunkte auf, dass der angesprochene Verkehr der Meinung sein könnte, sie stammten - bei identischer oder ähnlicher Kennzeichnung - aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Der Antragsteller hat zunächst selbst keinen Hersteller benannt, der die fraglichen Sportgeräte unter derselben Marke anbietet.

Die genannten Berührungspunkte ergeben sich auch nicht aus der Beschaffenheit der Waren. Seine Behauptung, Billardqueues bestünden aus dem gleichen Material wie Tennis- und Squashschläger, hat der Antragsteller weder konkretisiert noch belegt. Nach Kenntnis des Senats werden Billardqueues in der Regel aus Holz und damit einem Material gefertigt, das für Tennis- und Squashschläger jedenfalls seit langem nicht mehr in nennenswertem Umfang Verwendung findet. Die sich gegenüberstehenden Sportgeräte weisen auch keine Ähnlichkeiten hinsichtlich der Formgebung oder ihrer Handhabung auf. Allein der Umstand, dass sie jeweils dazu dienen, runde Gegenstände zu bewegen, reicht nicht aus, um beim Verkehr die Erwartung der gemeinsamen betrieblichen Herkunft zu erwecken.

Ebenso wenig bestehen hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Sportarten, die sich in den Anforderungen an den Spieler erheblich unterscheiden. Seine Behauptung, einige Betreiber von Squashanlagen seien dazu übergegangen, in ihren Anlagen Billard als zusätzliches Angebot zu führen, hat der Antragsteller ebenfalls nicht näher substantiiert. Jedenfalls fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, dass diese angebliche Übung dem angesprochenen Verkehr bereits in dem erforderlichen Maß bekannt ist.

Unter diesen Umständen reicht auch die Tatsache, dass ein großer Sportfachhändler sowohl Tennis- und Squashschläger als auch Billardqueues vertreibt, für eine Bejahung der Warenähnlichkeit nicht aus. Denn der gemeinsame Vertriebsweg über dieselben Händler ruft für sich allein beim Publikum nicht die Annahme einer Ursprungsidentität hervor (vgl. hierzu BGH GRUR 2014, 488 [BGH 06.11.2013 - I ZB 63/12] - DESPERADOS/DESPERADO, juris-Tz. 17); andernfalls müsste eine Ähnlichkeit zwischen sämtlichen Waren bejaht werden, die von großen Handelsunternehmen angeboten werden.



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BGH: Sierpinski-Dreieck auf Bekleidungsstück ist dekoratives Element und kein markenrechtlich geschütztes Produktkennzeichen

BGH
Urteil vom 10.11.2016
I ZR 191/15
Sierpinski-Dreieck
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2


Der BGH hat entschieden, dass das Sierpinski-Dreieck auf einem Bekleidungsstück ein dekoratives Element und kein markenrechtlich geschütztes Produktkennzeichen darstellt.

Leitsatz des BGH:

Der Verkehr fasst die Aneinanderreihung einer geometrischen Grundform, die dem Verkehr nicht als Kennzeichen bekannt ist und die sich nach Art eines Stoffmusters über das gesamte Bekleidungsstück erstreckt, regelmäßig nur als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen auf (Fortführung von BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08 Rn. 20, juris).

BGH, Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15 - OLG Düsseldorf - LG Düsseldorf

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OLG München: Supermarktkette darf keine Retro-Shirts der Fußballnationalmanschaft mit Adler-Logo verkaufen

OLG München
Urteil vom 18.05.2017
6 U 4058/15


Das OLG München hat entschieden, dass die Supermarktkette Real keine Retro-Shirts der Fußballnationalmannschaft mit Adlerlogo verkaufen darf. Geklagt hatte der DFB. Das Gericht sah in den von Real angebotenen Produkten eine wettbewerbswidrige Nachahmung der vom DFB vertriebenen Retro-Shirts. Über etwaige markenrechtliche Ansprüche wurde noch nicht entschieden.

KG Berlin: Keine einstweilige Verfügung gegen Zusendung weiterer markenrechtlicher Abmahnungen - negative Feststellungsklage der richtige Weg

KG Berlin
Beschluss vom 18.10.2016
5 W 201/16


Das KG Berlin hat im Ergebnis wenig überraschend entschieden, dass es mangels Rechtsschutzbedürfnis regelmäßig nicht möglich ist, die Zusendung weiterer markenrechtlicher Abmahnungen per einstweiliger Verfügung zu untersagen. Vielmehr ist die Erhebung einer negativen Feststellungsklage mit der Feststellung, dass die in den Abmahnungen geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nicht bestehen.


LG Köln: Keine Markenrechtsverletzung wenn Marke auf einem Messe-Lageplan zur örtlichen Beschreibung eines Messestandes verwendet wird

LG Köln
Urteil vom 07.03.2017
33 O 116/16


Das LG Köln hat entschieden, dass keine markenmäßige Benutzung und damit keine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn eine Marke auf einem Messe-Lageplan zur örtlichen Beschreibung eines Messestandes verwendet wird.

Aus den Entscheidungsgründen:

"1. Es fehlt an einer berechtigten Abmahnung. Eine Markenverletzung lag nicht vor. Der mit der Abmahnung primär geltend gemachte Anspruch aus § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 5 MarkenG stand der Klägerin nicht zu.

Die Verwendung der klägerischen Marke auf einem Lageplan, zur örtlichen Beschreibung eines Messestandes, stellt mangels einer markenmäßigen Benutzung weder eine Markenverletzung, noch eine Rufausbeutung dar.

Die Verletzung einer Klagemarke setzt zunächst voraus, daß die angegriffene Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr als Marke benutzt wird, also im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 – Arsenal Football Club/Reed; BGH GRUR 2010, 835 – POWER BALL; BGH GRUR 2002, 809 – FRÜHSTÜCKS DRINK I). Bloße Markennennungen sind grundsätzlich zulässig, sofern keine besonderen Begleitumstände vorliegen, wie eine Irreführung, Ruf- oder Aufmerksamkeitsausbeutung oder Herabsetzung (vgl. BGH, Urt. v. 17.01.2002 – I ZR 215/99, GRUR 2002, 828; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 312). § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG muß dahin ausgelegt werden, daß der Tatbestand die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft, die mit denjenigen identisch sind, für welche die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urteil v. 25.01.2007, C-48/05 – Opel-Blitz, juris zu Art. 5 Abs. 1 lit. a MRL).

Die Beklagte hat die Marke der Klägerin ohne ihre Zustimmung in identischer Form auf einem Lageplan abgedruckt und damit im geschäftlichen Verkehr genutzt.

Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze ist die klägerische Marke von der Beklagten hier aber nicht markenmäßig benutzt worden. Die Marke der Klägerin ist insbesondere nicht zur Bezeichnung von eigenen Waren oder Dienstleistungen der Beklagten verwendet worden. Ein von der Klägerin vorgebrachter „direkter Bezug“ zu den geschützten Warengruppen, die im Rahmen der Messestände vermarktet wurden, liegt nicht vor. Der angesprochene Verkehrskreis wird die auf dem Lageplan abgedruckte Marke der Klägerin nicht auf die ggfs. am Messestand vorgestellten Waren der Beklagten übertragen.

Vielmehr macht gerade die Angabe der verschiedenen Marken auf dem Lageplan eine unterschiedliche betriebliche Herkunft deutlich. Ferner wird der angesprochene Verkehrskreis messetypisch gerade nicht annehmen, an dem einen Stand Waren und Dienstleistungen des anderen Unternehmens erhalten zu können. Die Zeichenverwendung dient der zum Zwecke der Orientierung dienenden Vermittlung, an welchem Stand welches Unternehmen zu erwarten ist.

Selbst wenn man den klägerischen Vortrag, daß die Beklagte den Lageplan zusammen mit einer Einladung bereits vor der Messe an ihre Kunden versendet habe, zugunsten der Klägerin als zutreffend unterstellt, läge deshalb keine markenmäßige Benutzung vor. Das Argument, es handle sich um ein Werbemittel, das auf den Vertrieb identischer Waren gerichtet sei und damit um eine markenmäßige Verwendung, verfängt nicht. Vielmehr ging es der Beklagten darum, es Besuchern zu erleichtern, sich zwischen den Ständen orientieren zu können. Die Verwendung des Namens eines Drittunternehmens in der Werbung zur ausschließlichen Beschreibung der örtlichen Lage des eigenen Geschäftsbetriebs stellt keine kennzeichenmäßige Benutzung dieses Namens dar (OLG Nürnberg Urt. v. 07.04.1998 – 3 U 4052/97, juris)."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Köln: Verletzung der Marke Vorwerk durch Nutzung der Domain keine-vorwerk-vertretung.de für Verkauf von Gebrauchtstaubsaugern und Zubehör

OLG Köln
Urteil vom 30.09.2016
6 U 131/15


Das OLG Köln hat entschieden, dass eine Verletzung der Marke Vorwerk vorliegt, wenn die Domain keine-vorwerk-vertretung.de für den Verkauf von Gebrauchtstaubsaugern und Zubehör genutzt wird.


Aus den Entscheidungsgründen:

"a) Soweit das Landgericht den Beklagten den Betrieb eines Onlineshop für Staubsauger und Staubsaugerzubehör unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ untersagt hat, hat die Berufung des Beklagten keinen Erfolg. Grundsätzlich steht der Klägerin wegen dieser Domain in der Form, wie sie der Beklagte derzeit benutzt, ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu.

aa) Die Marke DE 1019711 „VORWERK“ ist eine bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Nachdem dies erstinstanzlich seitens des Beklagten zunächst bestritten worden war, hat er sein Bestreiten in dem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 20. Juli 2015 (Bl. 247 d. A.) ausdrücklich aufgegeben und diesen Umstand unstreitig gestellt. Das Landgericht konnte dies noch nicht berücksichtigen, ist aber aufgrund des Parteivorbringens von einer bekannten Marke ausgegangen. Im Berufungsverfahren kann schon aufgrund des – nunmehr zu berücksichtigenden – Schriftsatzes vom 20. Juli 2015 ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich um eine bekannte Marke handelt. Unproblematisch ist ferner, dass der Beklagte das Zeichen für die Bewerbung von identischen Waren einsetzt, da § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG über seinen Wortlaut hinaus auch in dieser Konstellation anwendbar ist (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 1282 m. w. N.).

bb) In der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ liegt eine Benutzung der Wortbildmarke „Vorwerk“ der Klägerin. Grundsätzlich ist für die Benutzung eines Domainnamens anerkannt, dass in ihr eine kennzeichenmäßige Verwendung liegen kann, wenn der Verkehr darin keine bloße Adressbezeichnung, sondern den Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sieht. Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu (BGH, GRUR 2009, 1055 Tz. 49 – airdsl; GRUR 2013, 638 Tz. 27 – Völkl; Senat, GRUR 2015, 596, 599 – kinderstube; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, nach § 15 Rn. 117 m. w. N.).

Der Beklagte verteidigt sich in erster Linie damit, bei der Domain handele es sich um eine Abgrenzungsformulierung, nicht um eine Bestimmungsangabe im Sinn des § 23 MarkenG. Zutreffend ist, dass es nach zwei Entscheidungen des OLG Hamburg an einer markenmäßigen Benutzung fehlen soll, wenn ein Zeichen genutzt wird, um sich in einer Domain allein vom Zeicheninhaber abzugrenzen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 178 – Schufafreie Kredite; MMR 2004, 415 – awd-aussteiger.de). Die erste Entscheidung betraf unter anderem Domains mit Bezeichnungen wie „krediteschufafrei.de“, unter der Kredite angeboten wurden, deren Vergabe angeblich nicht von einer SCHUFA-Auskunft abhänge. Die zweite Entscheidung betraf eine Internetseite, unter der ein ehemaliger Mitarbeiter des Markeninhabers ein Forum betrieb, auf dem er sich kritisch mit dem Geschäftsmodell des Markeninhabers auseinandersetzte. Nur die erste der beiden Entscheidungen betraf eine bekannte Marke im Sinn des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Allgemein ist von einem markenmäßigen Gebrauch auszugehen, wenn das Zeichen in einer Weise verwendet wird, dass es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet. Für den Anwendungsbereich des Art. 5 Absatz 2 der Markenrechtsrichtlinie, auf dem § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, reicht es nach der Rechtsprechung des EuGH aber auch aus, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen wegen der hochgradigen Ähnlichkeit gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (EuGH, GRUR 2004, 58 Tz. 39 – Adidas/Fitnessworld). Selbst wenn der angesprochene Verkehr daher davon ausgeht, das mit dem beanstandeten Zeichen versehene Produkt stamme nicht aus dem Unternehmen des Zeicheninhabers, genügt es, wenn er aufgrund der Ausgestaltung dieses Produkts eine gedankliche Verbindung mit dem Zeicheninhaber herstellt (BGH, GRUR 2005, 583, 584 – Lila Postkarte). Ob eine solche gedankliche Verknüpfung gegeben ist, ist eine tatrichterlich zu beurteilende Frage, bei deren Entscheidung alle relevanten Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr (BGH, WRP 2015, 1477 = GRUR 2015, 1214 Tz. 32 – Goldbären, m. w. N.).

Die Berufung zeigt keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der Richtigkeit der Feststellung des Landgerichts gebieten, dass die angesprochenen Verkehrskreise zwischen der beanstandeten Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ und der Marke DE 1019711 „VORWERK“ eine gedankliche Verknüpfung herstellen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Der Beklagte benutzt das Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb der von ihm angebotenen Zubehörprodukte zu den Produkten der Klägerin. Es liegt daher Warenidentität vor, und in der Domain wird das Wortelement „Vorwerk“ identisch wiederholt. Die Zusätze „keine … Vertretung“ sind rein beschreibend, da der Verkehr ihnen allenfalls entnehmen kann, dass der Beklagte kein offizieller Vertreter der Klägerin ist. Sie besagen aber nicht – und sind vom Beklagten auch nicht so gemeint –, dass unter dieser Domain keine Waren angeboten werden, die mit denen, zugunsten derer die Marke Schutz genießt, identisch sind. Sie schließen nicht einmal aus, dass der Verkehr annimmt, die dort angebotenen Produkte seien Originalprodukte der Klägerin, die eben nur von einem freien Händler angeboten werden, so dass in diesem Sinn auch Verwechslungsgefahr besteht. Dies genügt, um eine gedankliche Verknüpfung herzustellen.

In anderem Zusammenhang beruft sich der Beklagte selber darauf, dass die Benutzung der beanstandeten Domain für ihn ein wertvoller Besitzstand sei. Damit räumt er im Ergebnis ein, dass er diese Domain gerade im Rahmen seiner kommerziellen Kommunikation zur Bewerbung seines mit dem Angebot der Klägerin konkurrierenden Produktangebots einsetzt (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Tz. 50 ff. – Google France). Unerheblich ist dabei die zwischen den Parteien streitige Frage, in welchem Umfang der Beklagte Originalprodukte der Klägerin vertreibt. Selbst wenn sein Sortiment, wie er erstmalig in der Berufungsinstanz behauptet hat, etwa zu einem Drittel Originalprodukte umfassen sollte, würde es immer noch zum weit überwiegenden Teil Produkte von konkurrierenden Herstellern umfassen, die lediglich mit denen der Klägerin kompatibel sind.

Die beiden Entscheidungen des OLG Hamburg, auf die sich der Beklagte stützt, betrafen dagegen anders gelagerte Sachverhalte. In beiden Fällen diente die Benutzung des Zeichens ausschließlich zur negativen Abgrenzung von dem Angebot des Zeicheninhabers; auf keiner der beanstandeten Seiten wurden Produkte oder Dienstleistungen angeboten, die in einem Konkurrenzverhältnis zu den Produkten oder Dienstleistungen des Zeicheninhabers standen, während hier der Beklagte unter der beanstandeten Domain gerade Konkurrenzprodukte zu denen der Klägerin vertreibt.

Auf der Grundlage der zitierten Rechtsprechung des OLG Hamburg, wonach es an einer zeichenmäßigen Verwendung des beanstandeten Zeichens fehle, wenn es allein zur Abgrenzung vom Zeicheninhaber genutzt würde, könnte allenfalls in Erwägung gezogen werden, dass die Benutzung der Domain für einen Internetauftritt zulässig wäre, auf dem ausschließlich Staubsauger von anderen Herstellern und ausschließlich Zubehör und Ersatzteile für diese Staubsauger, nicht jedoch für die der Klägerin, angeboten würden. Ein solcher Sachverhalt wird jedoch von dem Klageantrag zu I.1 in der Fassung, die ihm die Klägerin auf Anregung des Senats gegeben hat, nicht mehr erfasst. Hierbei handelte es sich um eine reine Klarstellung, da nach Aktenlage der Beklagte in seinem Shop ausschließlich Produkte anbietet, die auf die der Klägerin bezogen sind. Produkte für konkurrierende Staubsaugerhersteller werden dort nicht angeboten, wie der Beklagte ausdrücklich erklärt hat (S. 5 des Schr. v. 6. 2. 2014 = Bl. 116 d. A.). Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin dem Beklagten die Verwendung der Domain auch für einen Shop verbieten wollte, der nichts mit ihren Produkten zu tun hat. Eine inhaltliche Veränderung der Reichweite des Unterlassungstenors ist daher mit der Neufassung des Antrags nicht verbunden.

Die Frage, ob insbesondere die Entscheidung OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 178 – Schufafreie Kredite zur Benutzung eines mit einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens mit den nachfolgend ergangenen Entscheidungen des EuGH und des BGH vereinbar ist, bedarf somit an dieser Stelle keiner Entscheidung.

cc) Die Frage, ob die Benutzung der Marke der Klägerin in der beanstandeten Form berechtigt ist, ist daher nach § 23 Nr. 3 MarkenG zu beurteilen. Nach dieser Bestimmung darf die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil benutzt werden, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Grundsätzlich ist die Benutzung einer Marke notwendig, wenn eine Dienstleistung oder Zubehör allein für ein Produkt einer bestimmten Marke angeboten wird (BGH, GRUR 2011, 1135 Tz. 20 f. – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

Allerdings verstößt die konkrete Benutzung durch den Beklagten gegen die guten Sitten im Sinne des § 23 MarkenG. Dieses Merkmal entspricht inhaltlich dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL verwendeten Begriff der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel. Der Sache nach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln (EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Tz. 61 – BMW/Deenik). Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung beruft, muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden. Hierfür ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich. Der Dritte handelt unter anderem dann den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwider, wenn er die Wertschätzung einer bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Im Rahmen der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG kommt es dabei maßgeblich auf die Aufmachung an, in der die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung der eigenen Produkte verwendet wird. Die fremde Marke darf nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen (BGH, GRUR 2011, 1135 Tz. 23 f. – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE). Der Händler ist, wie Hacker es formuliert, auf das „unbedingt notwendige Minimum an Markenverwendung“ beschränkt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 24 Rn. 52).

Eine Verwendung als Teil der Domain geht über die notwendige Leistungsbestimmung deutlich hinaus. Es ist völlig ausreichend, wenn der Beklagte auf dem Text seiner Internetseite den entsprechenden Hinweis erteilt. Auch hier gilt wiederum, dass der Beklagte selber darauf verweist, die Domain stelle einen schutzwürdigen Besitzstand für ihn da, mit anderen Worten, sie entfaltet eine besondere Werbewirkung, die über die reine Verwendung der Marke der Klägerin auf der Seite hinausgeht. Dies ist auch nachvollziehbar, da beispielsweise in Suchergebnislisten regelmäßig der Name der Domain genannt wird und allein deshalb eine erhebliche Werbewirkung ausübt.

Daher ändert auch das Argument des Beklagten, mit jeder „Abgrenzungsformulierung“, wie sie die Klägerin regelmäßig von ihm verlange, begebe er sich in den Schutzbereich der bekannten Marke der Klägerin, nichts an diesem Ergebnis. Auch insoweit gilt, dass der Beklagte das Zeichen nur insoweit verwenden darf, wie es für die notwendige Abgrenzung erforderlich ist. Die Grenze ist ebenso zu ziehen wie bei der Verwendung des Zeichens als notwendige Inhaltsbestimmung."


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