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OLG Frankfurt: Mangels Verwechslungsgefahr keine Markenrechtsverletzung - Keine Warenähnlichkeit zwischen Tennis- bzw. Squashschlägern und Billardqueues

OLG Frankfurt am Main
Beschluss vom 04.01.2017
6 W 122/16


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass zwischen Tennis- bzw. Squashschlägern und Billardqueues keine Warenähnlichkeit besteht. Das Gericht hat daher im entschiedenen Falle mangels Verwechslungsgefahr eine Markenrechtsverletzung abgelehnt.

Die Entscheidungsgründe:

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Wie das Landgericht mit Recht angenommen hat, fehlt es an der für die Verfügungsansprüche erforderlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 II Nr. 2 MarkenG, weil zwischen Tennis- und Squashschlägern auf der einen Seite und Billardqueues auf der anderen Seite keine Warenähnlichkeit besteht. Die sich gegenüberstehenden Sportgeräte weisen keine so engen Berührungspunkte auf, dass der angesprochene Verkehr der Meinung sein könnte, sie stammten - bei identischer oder ähnlicher Kennzeichnung - aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Der Antragsteller hat zunächst selbst keinen Hersteller benannt, der die fraglichen Sportgeräte unter derselben Marke anbietet.

Die genannten Berührungspunkte ergeben sich auch nicht aus der Beschaffenheit der Waren. Seine Behauptung, Billardqueues bestünden aus dem gleichen Material wie Tennis- und Squashschläger, hat der Antragsteller weder konkretisiert noch belegt. Nach Kenntnis des Senats werden Billardqueues in der Regel aus Holz und damit einem Material gefertigt, das für Tennis- und Squashschläger jedenfalls seit langem nicht mehr in nennenswertem Umfang Verwendung findet. Die sich gegenüberstehenden Sportgeräte weisen auch keine Ähnlichkeiten hinsichtlich der Formgebung oder ihrer Handhabung auf. Allein der Umstand, dass sie jeweils dazu dienen, runde Gegenstände zu bewegen, reicht nicht aus, um beim Verkehr die Erwartung der gemeinsamen betrieblichen Herkunft zu erwecken.

Ebenso wenig bestehen hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Sportarten, die sich in den Anforderungen an den Spieler erheblich unterscheiden. Seine Behauptung, einige Betreiber von Squashanlagen seien dazu übergegangen, in ihren Anlagen Billard als zusätzliches Angebot zu führen, hat der Antragsteller ebenfalls nicht näher substantiiert. Jedenfalls fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, dass diese angebliche Übung dem angesprochenen Verkehr bereits in dem erforderlichen Maß bekannt ist.

Unter diesen Umständen reicht auch die Tatsache, dass ein großer Sportfachhändler sowohl Tennis- und Squashschläger als auch Billardqueues vertreibt, für eine Bejahung der Warenähnlichkeit nicht aus. Denn der gemeinsame Vertriebsweg über dieselben Händler ruft für sich allein beim Publikum nicht die Annahme einer Ursprungsidentität hervor (vgl. hierzu BGH GRUR 2014, 488 [BGH 06.11.2013 - I ZB 63/12] - DESPERADOS/DESPERADO, juris-Tz. 17); andernfalls müsste eine Ähnlichkeit zwischen sämtlichen Waren bejaht werden, die von großen Handelsunternehmen angeboten werden.



Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH: Sierpinski-Dreieck auf Bekleidungsstück ist dekoratives Element und kein markenrechtlich geschütztes Produktkennzeichen

BGH
Urteil vom 10.11.2016
I ZR 191/15
Sierpinski-Dreieck
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2


Der BGH hat entschieden, dass das Sierpinski-Dreieck auf einem Bekleidungsstück ein dekoratives Element und kein markenrechtlich geschütztes Produktkennzeichen darstellt.

Leitsatz des BGH:

Der Verkehr fasst die Aneinanderreihung einer geometrischen Grundform, die dem Verkehr nicht als Kennzeichen bekannt ist und die sich nach Art eines Stoffmusters über das gesamte Bekleidungsstück erstreckt, regelmäßig nur als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen auf (Fortführung von BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08 Rn. 20, juris).

BGH, Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15 - OLG Düsseldorf - LG Düsseldorf

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OLG München: Supermarktkette darf keine Retro-Shirts der Fußballnationalmanschaft mit Adler-Logo verkaufen

OLG München
Urteil vom 18.05.2017
6 U 4058/15


Das OLG München hat entschieden, dass die Supermarktkette Real keine Retro-Shirts der Fußballnationalmannschaft mit Adlerlogo verkaufen darf. Geklagt hatte der DFB. Das Gericht sah in den von Real angebotenen Produkten eine wettbewerbswidrige Nachahmung der vom DFB vertriebenen Retro-Shirts. Über etwaige markenrechtliche Ansprüche wurde noch nicht entschieden.

KG Berlin: Keine einstweilige Verfügung gegen Zusendung weiterer markenrechtlicher Abmahnungen - negative Feststellungsklage der richtige Weg

KG Berlin
Beschluss vom 18.10.2016
5 W 201/16


Das KG Berlin hat im Ergebnis wenig überraschend entschieden, dass es mangels Rechtsschutzbedürfnis regelmäßig nicht möglich ist, die Zusendung weiterer markenrechtlicher Abmahnungen per einstweiliger Verfügung zu untersagen. Vielmehr ist die Erhebung einer negativen Feststellungsklage mit der Feststellung, dass die in den Abmahnungen geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nicht bestehen.


LG Köln: Keine Markenrechtsverletzung wenn Marke auf einem Messe-Lageplan zur örtlichen Beschreibung eines Messestandes verwendet wird

LG Köln
Urteil vom 07.03.2017
33 O 116/16


Das LG Köln hat entschieden, dass keine markenmäßige Benutzung und damit keine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn eine Marke auf einem Messe-Lageplan zur örtlichen Beschreibung eines Messestandes verwendet wird.

Aus den Entscheidungsgründen:

"1. Es fehlt an einer berechtigten Abmahnung. Eine Markenverletzung lag nicht vor. Der mit der Abmahnung primär geltend gemachte Anspruch aus § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 5 MarkenG stand der Klägerin nicht zu.

Die Verwendung der klägerischen Marke auf einem Lageplan, zur örtlichen Beschreibung eines Messestandes, stellt mangels einer markenmäßigen Benutzung weder eine Markenverletzung, noch eine Rufausbeutung dar.

Die Verletzung einer Klagemarke setzt zunächst voraus, daß die angegriffene Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr als Marke benutzt wird, also im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 – Arsenal Football Club/Reed; BGH GRUR 2010, 835 – POWER BALL; BGH GRUR 2002, 809 – FRÜHSTÜCKS DRINK I). Bloße Markennennungen sind grundsätzlich zulässig, sofern keine besonderen Begleitumstände vorliegen, wie eine Irreführung, Ruf- oder Aufmerksamkeitsausbeutung oder Herabsetzung (vgl. BGH, Urt. v. 17.01.2002 – I ZR 215/99, GRUR 2002, 828; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 312). § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG muß dahin ausgelegt werden, daß der Tatbestand die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft, die mit denjenigen identisch sind, für welche die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urteil v. 25.01.2007, C-48/05 – Opel-Blitz, juris zu Art. 5 Abs. 1 lit. a MRL).

Die Beklagte hat die Marke der Klägerin ohne ihre Zustimmung in identischer Form auf einem Lageplan abgedruckt und damit im geschäftlichen Verkehr genutzt.

Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze ist die klägerische Marke von der Beklagten hier aber nicht markenmäßig benutzt worden. Die Marke der Klägerin ist insbesondere nicht zur Bezeichnung von eigenen Waren oder Dienstleistungen der Beklagten verwendet worden. Ein von der Klägerin vorgebrachter „direkter Bezug“ zu den geschützten Warengruppen, die im Rahmen der Messestände vermarktet wurden, liegt nicht vor. Der angesprochene Verkehrskreis wird die auf dem Lageplan abgedruckte Marke der Klägerin nicht auf die ggfs. am Messestand vorgestellten Waren der Beklagten übertragen.

Vielmehr macht gerade die Angabe der verschiedenen Marken auf dem Lageplan eine unterschiedliche betriebliche Herkunft deutlich. Ferner wird der angesprochene Verkehrskreis messetypisch gerade nicht annehmen, an dem einen Stand Waren und Dienstleistungen des anderen Unternehmens erhalten zu können. Die Zeichenverwendung dient der zum Zwecke der Orientierung dienenden Vermittlung, an welchem Stand welches Unternehmen zu erwarten ist.

Selbst wenn man den klägerischen Vortrag, daß die Beklagte den Lageplan zusammen mit einer Einladung bereits vor der Messe an ihre Kunden versendet habe, zugunsten der Klägerin als zutreffend unterstellt, läge deshalb keine markenmäßige Benutzung vor. Das Argument, es handle sich um ein Werbemittel, das auf den Vertrieb identischer Waren gerichtet sei und damit um eine markenmäßige Verwendung, verfängt nicht. Vielmehr ging es der Beklagten darum, es Besuchern zu erleichtern, sich zwischen den Ständen orientieren zu können. Die Verwendung des Namens eines Drittunternehmens in der Werbung zur ausschließlichen Beschreibung der örtlichen Lage des eigenen Geschäftsbetriebs stellt keine kennzeichenmäßige Benutzung dieses Namens dar (OLG Nürnberg Urt. v. 07.04.1998 – 3 U 4052/97, juris)."

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OLG Köln: Verletzung der Marke Vorwerk durch Nutzung der Domain keine-vorwerk-vertretung.de für Verkauf von Gebrauchtstaubsaugern und Zubehör

OLG Köln
Urteil vom 30.09.2016
6 U 131/15


Das OLG Köln hat entschieden, dass eine Verletzung der Marke Vorwerk vorliegt, wenn die Domain keine-vorwerk-vertretung.de für den Verkauf von Gebrauchtstaubsaugern und Zubehör genutzt wird.


Aus den Entscheidungsgründen:

"a) Soweit das Landgericht den Beklagten den Betrieb eines Onlineshop für Staubsauger und Staubsaugerzubehör unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ untersagt hat, hat die Berufung des Beklagten keinen Erfolg. Grundsätzlich steht der Klägerin wegen dieser Domain in der Form, wie sie der Beklagte derzeit benutzt, ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu.

aa) Die Marke DE 1019711 „VORWERK“ ist eine bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Nachdem dies erstinstanzlich seitens des Beklagten zunächst bestritten worden war, hat er sein Bestreiten in dem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 20. Juli 2015 (Bl. 247 d. A.) ausdrücklich aufgegeben und diesen Umstand unstreitig gestellt. Das Landgericht konnte dies noch nicht berücksichtigen, ist aber aufgrund des Parteivorbringens von einer bekannten Marke ausgegangen. Im Berufungsverfahren kann schon aufgrund des – nunmehr zu berücksichtigenden – Schriftsatzes vom 20. Juli 2015 ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich um eine bekannte Marke handelt. Unproblematisch ist ferner, dass der Beklagte das Zeichen für die Bewerbung von identischen Waren einsetzt, da § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG über seinen Wortlaut hinaus auch in dieser Konstellation anwendbar ist (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 1282 m. w. N.).

bb) In der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ liegt eine Benutzung der Wortbildmarke „Vorwerk“ der Klägerin. Grundsätzlich ist für die Benutzung eines Domainnamens anerkannt, dass in ihr eine kennzeichenmäßige Verwendung liegen kann, wenn der Verkehr darin keine bloße Adressbezeichnung, sondern den Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sieht. Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu (BGH, GRUR 2009, 1055 Tz. 49 – airdsl; GRUR 2013, 638 Tz. 27 – Völkl; Senat, GRUR 2015, 596, 599 – kinderstube; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, nach § 15 Rn. 117 m. w. N.).

Der Beklagte verteidigt sich in erster Linie damit, bei der Domain handele es sich um eine Abgrenzungsformulierung, nicht um eine Bestimmungsangabe im Sinn des § 23 MarkenG. Zutreffend ist, dass es nach zwei Entscheidungen des OLG Hamburg an einer markenmäßigen Benutzung fehlen soll, wenn ein Zeichen genutzt wird, um sich in einer Domain allein vom Zeicheninhaber abzugrenzen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 178 – Schufafreie Kredite; MMR 2004, 415 – awd-aussteiger.de). Die erste Entscheidung betraf unter anderem Domains mit Bezeichnungen wie „krediteschufafrei.de“, unter der Kredite angeboten wurden, deren Vergabe angeblich nicht von einer SCHUFA-Auskunft abhänge. Die zweite Entscheidung betraf eine Internetseite, unter der ein ehemaliger Mitarbeiter des Markeninhabers ein Forum betrieb, auf dem er sich kritisch mit dem Geschäftsmodell des Markeninhabers auseinandersetzte. Nur die erste der beiden Entscheidungen betraf eine bekannte Marke im Sinn des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Allgemein ist von einem markenmäßigen Gebrauch auszugehen, wenn das Zeichen in einer Weise verwendet wird, dass es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet. Für den Anwendungsbereich des Art. 5 Absatz 2 der Markenrechtsrichtlinie, auf dem § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, reicht es nach der Rechtsprechung des EuGH aber auch aus, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen wegen der hochgradigen Ähnlichkeit gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (EuGH, GRUR 2004, 58 Tz. 39 – Adidas/Fitnessworld). Selbst wenn der angesprochene Verkehr daher davon ausgeht, das mit dem beanstandeten Zeichen versehene Produkt stamme nicht aus dem Unternehmen des Zeicheninhabers, genügt es, wenn er aufgrund der Ausgestaltung dieses Produkts eine gedankliche Verbindung mit dem Zeicheninhaber herstellt (BGH, GRUR 2005, 583, 584 – Lila Postkarte). Ob eine solche gedankliche Verknüpfung gegeben ist, ist eine tatrichterlich zu beurteilende Frage, bei deren Entscheidung alle relevanten Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr (BGH, WRP 2015, 1477 = GRUR 2015, 1214 Tz. 32 – Goldbären, m. w. N.).

Die Berufung zeigt keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der Richtigkeit der Feststellung des Landgerichts gebieten, dass die angesprochenen Verkehrskreise zwischen der beanstandeten Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ und der Marke DE 1019711 „VORWERK“ eine gedankliche Verknüpfung herstellen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Der Beklagte benutzt das Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb der von ihm angebotenen Zubehörprodukte zu den Produkten der Klägerin. Es liegt daher Warenidentität vor, und in der Domain wird das Wortelement „Vorwerk“ identisch wiederholt. Die Zusätze „keine … Vertretung“ sind rein beschreibend, da der Verkehr ihnen allenfalls entnehmen kann, dass der Beklagte kein offizieller Vertreter der Klägerin ist. Sie besagen aber nicht – und sind vom Beklagten auch nicht so gemeint –, dass unter dieser Domain keine Waren angeboten werden, die mit denen, zugunsten derer die Marke Schutz genießt, identisch sind. Sie schließen nicht einmal aus, dass der Verkehr annimmt, die dort angebotenen Produkte seien Originalprodukte der Klägerin, die eben nur von einem freien Händler angeboten werden, so dass in diesem Sinn auch Verwechslungsgefahr besteht. Dies genügt, um eine gedankliche Verknüpfung herzustellen.

In anderem Zusammenhang beruft sich der Beklagte selber darauf, dass die Benutzung der beanstandeten Domain für ihn ein wertvoller Besitzstand sei. Damit räumt er im Ergebnis ein, dass er diese Domain gerade im Rahmen seiner kommerziellen Kommunikation zur Bewerbung seines mit dem Angebot der Klägerin konkurrierenden Produktangebots einsetzt (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Tz. 50 ff. – Google France). Unerheblich ist dabei die zwischen den Parteien streitige Frage, in welchem Umfang der Beklagte Originalprodukte der Klägerin vertreibt. Selbst wenn sein Sortiment, wie er erstmalig in der Berufungsinstanz behauptet hat, etwa zu einem Drittel Originalprodukte umfassen sollte, würde es immer noch zum weit überwiegenden Teil Produkte von konkurrierenden Herstellern umfassen, die lediglich mit denen der Klägerin kompatibel sind.

Die beiden Entscheidungen des OLG Hamburg, auf die sich der Beklagte stützt, betrafen dagegen anders gelagerte Sachverhalte. In beiden Fällen diente die Benutzung des Zeichens ausschließlich zur negativen Abgrenzung von dem Angebot des Zeicheninhabers; auf keiner der beanstandeten Seiten wurden Produkte oder Dienstleistungen angeboten, die in einem Konkurrenzverhältnis zu den Produkten oder Dienstleistungen des Zeicheninhabers standen, während hier der Beklagte unter der beanstandeten Domain gerade Konkurrenzprodukte zu denen der Klägerin vertreibt.

Auf der Grundlage der zitierten Rechtsprechung des OLG Hamburg, wonach es an einer zeichenmäßigen Verwendung des beanstandeten Zeichens fehle, wenn es allein zur Abgrenzung vom Zeicheninhaber genutzt würde, könnte allenfalls in Erwägung gezogen werden, dass die Benutzung der Domain für einen Internetauftritt zulässig wäre, auf dem ausschließlich Staubsauger von anderen Herstellern und ausschließlich Zubehör und Ersatzteile für diese Staubsauger, nicht jedoch für die der Klägerin, angeboten würden. Ein solcher Sachverhalt wird jedoch von dem Klageantrag zu I.1 in der Fassung, die ihm die Klägerin auf Anregung des Senats gegeben hat, nicht mehr erfasst. Hierbei handelte es sich um eine reine Klarstellung, da nach Aktenlage der Beklagte in seinem Shop ausschließlich Produkte anbietet, die auf die der Klägerin bezogen sind. Produkte für konkurrierende Staubsaugerhersteller werden dort nicht angeboten, wie der Beklagte ausdrücklich erklärt hat (S. 5 des Schr. v. 6. 2. 2014 = Bl. 116 d. A.). Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin dem Beklagten die Verwendung der Domain auch für einen Shop verbieten wollte, der nichts mit ihren Produkten zu tun hat. Eine inhaltliche Veränderung der Reichweite des Unterlassungstenors ist daher mit der Neufassung des Antrags nicht verbunden.

Die Frage, ob insbesondere die Entscheidung OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 178 – Schufafreie Kredite zur Benutzung eines mit einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens mit den nachfolgend ergangenen Entscheidungen des EuGH und des BGH vereinbar ist, bedarf somit an dieser Stelle keiner Entscheidung.

cc) Die Frage, ob die Benutzung der Marke der Klägerin in der beanstandeten Form berechtigt ist, ist daher nach § 23 Nr. 3 MarkenG zu beurteilen. Nach dieser Bestimmung darf die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil benutzt werden, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Grundsätzlich ist die Benutzung einer Marke notwendig, wenn eine Dienstleistung oder Zubehör allein für ein Produkt einer bestimmten Marke angeboten wird (BGH, GRUR 2011, 1135 Tz. 20 f. – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

Allerdings verstößt die konkrete Benutzung durch den Beklagten gegen die guten Sitten im Sinne des § 23 MarkenG. Dieses Merkmal entspricht inhaltlich dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL verwendeten Begriff der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel. Der Sache nach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln (EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Tz. 61 – BMW/Deenik). Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung beruft, muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden. Hierfür ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich. Der Dritte handelt unter anderem dann den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwider, wenn er die Wertschätzung einer bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Im Rahmen der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG kommt es dabei maßgeblich auf die Aufmachung an, in der die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung der eigenen Produkte verwendet wird. Die fremde Marke darf nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen (BGH, GRUR 2011, 1135 Tz. 23 f. – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE). Der Händler ist, wie Hacker es formuliert, auf das „unbedingt notwendige Minimum an Markenverwendung“ beschränkt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 24 Rn. 52).

Eine Verwendung als Teil der Domain geht über die notwendige Leistungsbestimmung deutlich hinaus. Es ist völlig ausreichend, wenn der Beklagte auf dem Text seiner Internetseite den entsprechenden Hinweis erteilt. Auch hier gilt wiederum, dass der Beklagte selber darauf verweist, die Domain stelle einen schutzwürdigen Besitzstand für ihn da, mit anderen Worten, sie entfaltet eine besondere Werbewirkung, die über die reine Verwendung der Marke der Klägerin auf der Seite hinausgeht. Dies ist auch nachvollziehbar, da beispielsweise in Suchergebnislisten regelmäßig der Name der Domain genannt wird und allein deshalb eine erhebliche Werbewirkung ausübt.

Daher ändert auch das Argument des Beklagten, mit jeder „Abgrenzungsformulierung“, wie sie die Klägerin regelmäßig von ihm verlange, begebe er sich in den Schutzbereich der bekannten Marke der Klägerin, nichts an diesem Ergebnis. Auch insoweit gilt, dass der Beklagte das Zeichen nur insoweit verwenden darf, wie es für die notwendige Abgrenzung erforderlich ist. Die Grenze ist ebenso zu ziehen wie bei der Verwendung des Zeichens als notwendige Inhaltsbestimmung."


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BPatG: Schokoladen-Marke Merci der August Storck KG wird nicht gelöscht - keine "Raubmarke" die das Wort Merci der Allgemeinheit vorenthält

BPatG
30.03.2017
25 W (pat) 27/17


Das Bundespatentgericht hat entschieden, dass die Schokoladen-Marke Merci der August Storck KG nicht gelöscht wird. Es war ein Löschungsverfahren mit der Begründung eingeleitet worden, dass es sich um eine "Raubmarke" handelt, die das Wort Merci der Allgemeinheit vorenthält.

Die Entscheidung:

"In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 802 273 (hier: Löschungsverfahren 802 273 S 26/15 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Löschungsantragstellers wird zurückgewiesen.

2. Der Löschungsantragsteller trägt die Kosten des Verfahrens.


Gründe

I.

Die am 16. Mai 1964 angemeldete Wortmarke „Merci“ ist am 29. März 1965 unter dem Aktenzeichen 802 273 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden und genießt derzeit noch Schutz für die Waren der Klasse 30:

Kakao, Schokolade, Zuckerwaren.

Am 29. Januar 2015 hat der Löschungsantragsteller gestützt auf § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG die Löschung der streitgegenständlichen Marke beantragt und hierzu vorgetragen, dass die angegriffene Marke eine „Raubmarke“ sei. Die Markeninhaberin versuche, der Allgemeinheit den Begriff „Danke“ bzw. „Merci“ zu rauben. Die Markeninhaberin sei gegen Verwender des Begriffs „Merci“ vorgegangen, insbesondere die Betreiberin des „Café Merci“ in Bad Soden, und habe zu deren Lasten Rufmord begangen.

Mit Beschluss vom 19. Januar 2016 hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts den Löschungsantrag als unzulässig verworfen und dem Löschungsantragsteller die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Löschungsantrag nicht statthaft sei. Soweit Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG betroffen seien, könne der Löschungsantrag nur innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren seit der Eintragung der angegriffenen Marke gestellt werden. Soweit sich der Löschungsantragsteller auf das Schutzhindernis der bösgläubigen Markenanmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG berufe, sei eine Löschung nicht möglich, da im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ein der bösgläubigen Markenanmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entsprechendes Eintragungshindernis nicht bestanden habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Löschungsantragstellers. Er führt hierzu aus, dass einem seiner früheren Mandanten die Marke „Classe E“ als angebliche „Hinterhaltsmarke“ geraubt worden sei. Hieran hätten das deutsche Patent- und Markenamt sowie das Bundespatentgericht durch massive Fälschungen und durch Prozessverschleppung federführend mitgewirkt. Die Marke „Merci“ sei durch einen Markenraub unrechtmäßig erworben worden.


Mit Schriftsatz vom 4. März 2017 hat der Löschungsantragsteller alle Mitglieder des 25. Markenbeschwerdesenats wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt.
- 4 -
Der Löschungsantragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- uns Markenamts vom 19. Januar 2016 aufzuheben und die Marke 802 273 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.


Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4. sowie auf die Schriftsätze des Löschungsantragstellers, den Beschluss des 25. Markenbeschwerdesenats vom 20. März 2017, mit dem der Befangenheitsantrag zurückgewiesen worden ist, und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die Richter des 25. Markenbeschwerdesenats konnten trotz des Ablehnungsantrags des Löschungsantragstellers vom 4. März 2017 und der gesetzlichen Regelung gemäß § 72 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 47 Abs. 1 ZPO in der Sache entscheiden, weil dieser Ablehnungsantrag aufgrund des Beschlusses vom 20. März 2017, der am 23. März 2017 in Postauslauf gegangen ist und inzwischen zugestellt worden ist, bestandskräftig verworfen worden ist.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Wie das DPMA im Beschluss vom 19. Januar 2015 im Ergebnis zutreffend ausgeführt hat, besteht schon aus formalen Gründen kein Löschungsgrund.

Soweit Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG gegeben sein könnten, hat sich der Löschungsantragsteller in seinem Löschungsantrag hierauf nicht berufen (zur Frage des Streitgegenstandes im Löschungsverfahren vgl. BPatG GRUR 2017, 275, 277 – Quadratische Schokoladenverpackung). Darüber hinaus hat das DPMA zutreffend ausgeführt, dass in jedem Fall die Löschungsantragsfrist von 10 Jahren nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG abgelaufen gewesen wäre.


Eine Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist durch die Übergangsvorschrift des § 162 MarkenG ausgeschlossen. Soweit eine Marke, so wie die hier streitgegenständliche, vor dem 1. Januar 1995 eingetragen und der Löschungsantrag nach dem 1. Januar 1995 gestellt worden ist, besteht ein Löschungsgrund wegen absoluter Schutzhindernisse nur, wenn das Schutzhindernis sowohl nach dem Warenzeichengesetz bestand als auch nach dem Markengesetz besteht, § 162 Abs. 2 Satz 2 MarkenG. Da nach dem Warenzeichengesetz kein der bösgläubigen Markenanmeldung entsprechendes Schutzhindernis gegeben war, ist eine Löschung der vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen angegriffenen Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG grundsätzlich nicht möglich.


Die Auferlegung der Kosten des Verfahrens auf den Löschungsantragsteller und Beschwerdeführer entsprach nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Billigkeit. Die Beschwerde gegen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2016 war aus den oben dargelegten Gründen von vorneherein und für den Löschungsantragsteller ohne weiteres erkennbar ohne jede Aussicht auf Erfolg. "



Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:


OLG Frankfurt: Verwechslungsgefahr zwischen Marken Weinstein und WeinStein ums Eck hinsichtlich Dienstleistung Verpflegung von Gästen

OLG Franfurt
Urteil vom 23.02.2017
6 U 86/16


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass zwischen der Marke "Weinstein" und der Marke "WeinStein ums Eck" hinsichtlich der Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" Verwechslungsgefahr besteht.

Aus den Entscheidungsgründen:

"1. Die Wortmarke "Weinstein" hat von Haus aus für die Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das ist vom Landgericht bereits zutreffend herausgearbeitet worden und wird mit der Berufung nicht substantiiert angegriffen.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist nicht durch identische oder ähnliche Drittzeichen geschwächt worden.

Eine nachträgliche Schwächung der Kennzeichnungskraft kann grundsätzlich nur durch benutzte Drittmarken oder benutzte Geschäftsbezeichnungen eintreten. Die nachträgliche Schwächung stellt einen Ausnahmetatbestand dar und kann deshalb nur dann angenommen werden, wenn der Verkehr durch das Auftreten identischer oder ähnlicher Zeichen im Bereich der eigenen oder einer benachbarten Branche daran gewöhnt ist und sie deshalb nicht mehr einem bestimmten Unternehmen zuordnet (BGH GRUR 2001, 1161 [BGH 15.02.2001 - I ZR 232/98] - CompuNet/ComNet Tz. 34 bei juris; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn 651 ff. zu § 14 MarkenG). Maßgeblich ist die Auffassung der durch die Marke angesprochenen Verkehrskreise, hier also der bundesdeutsche Durchschnittsverbraucher.

Eine identische oder ähnliche Marke dritter Personen ist von der Beklagten nicht angeführt worden.

Die Beklagte hat vielmehr sechzehn Internet - Anzeigen von Weinlokalen und Weinhandlungen vorgelegt, die in Alleinstellung oder mit ortsbezogenem Zusatz das Zeichen "Weinstein" in ihrer Geschäftsbezeichnung führen (Anlagen H 3 und H 5). Daraus allein lässt sich aber nicht ableiten, dass der Verkehr in der Weise an das Zeichen "Weinstein" gewöhnt wäre, dass er es als gebräuchliche Bezeichnung für eine Weinhandlung oder ein Weinlokal auffassen würde. Dagegen spricht auch, dass die von der Beklagten vorgelegten Anzeigen von inhabergeführten Weinhandlungen, Weinlokalen oder -restaurants stammen, die ganz offensichtlich nur eine begrenzte lokale oder regionale Bedeutung haben. Bei derartigen Betrieben verbindet der Kunde mit der Geschäftsbezeichnung gerade eine konkrete Vorstellung über das dahinter stehende Unternehmen.

2. Es besteht teilweise Identität und teilweise hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit, da die im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Dienstleistungen einen Ausschnitt aus dem Oberbegriff "Bewirtung von Gästen" bilden oder - soweit es um die Unterhaltung von Gästen oder um die Durchführung von Weinproben geht - ihm hochgradig nahekommen.

3. Das Landgericht hat auch zutreffend Zeichenähnlichkeit angenommen, die der Senat als hochgradig (überdurchschnittlich) bewertet. Beim Zeichenvergleich stehen sich "Weinstein" und "WeinStein ums Eck" gegenüber. Der Zusatz "...ums Eck" wird vom Verkehr als beschreibend verstanden, weil er darunter einen in seiner Nähe liegenden Weinhandel oder Weinausschank vermutet.

Die unterschiedliche Schreibweise des prägenden Bestandteils "Weinstein" im angegriffenen Zeichen ist ebenfalls unerheblich. Für die Bejahung der Markenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der Wahrnehmungsbereiche (klanglich, schriftbildlich oder begrifflich) aus (BGH GRUR 2011, 824 [BGH 20.01.2011 - I ZR 31/09] - Kappa). Bei der klanglichen Wahrnehmung spielt die unterschiedliche Schreibweise keine Rolle.

Klageantrag zu I. 2) - Abmahnkosten

Der Kläger verlangt auch mit Recht die Erstattung seiner Kosten für das Abmahnschreiben vom 20.1.2015 (Anlage K 6). Der Anspruch ergibt sich aus § 14 VI MarkenG bzw. aus §§ 677, 670 BGB, jeweils in Verbindung mit § 14 II Nr. 2 MarkenG.

Die Abmahnung war berechtigt, weil die Beklagte durch den Betrieb ihres Geschäfts unter "Weinstein ums Eck" und durch die Markenanmeldung mindestens die o. g. Wortmarke "Weinstein" des Klägers verletzt hat (vgl. dazu BGH GRUR 2016, 1301, Tz. 67 - Kinderstube).

Die Beklagte hat die Bezeichnung "Weinstein" markenmäßig zur Kennzeichnung ihrer Einzelhandelsdienstleistungen genutzt. Es spielt keine Rolle, dass "WeinStein ums Eck" die Geschäftsbezeichnung der Beklagten ist. Für eine markenmäßige Nutzung ist es ausreichend, wenn der angesprochene Verkehr zu der Annahme veranlasst wird, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den Waren oder Dienstleistungen besteht, die der Dritte vertreibt (BGH GRUR 2009, 772 [BGH 18.12.2008 - I ZR 200/06] Tz. 48 - Augsburger Puppenkiste). Dies ist aufgrund der Aufmachung des Geschäftsbetriebs der Beklagten ohne weiteres gegeben.

Die Beklagte hat durch ihre Markenanmeldung auch eine Erstbegehungsgefahr für die Nutzung ihres Zeichens zur Kennzeichnung der im Tatbestand aufgeführten Dienstleistungen (Oberbegriff: Bewirtung von Gästen) geschaffen.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist durchschnittlich, die Zeichenähnlichkeit zwischen "Weinstein" und "Weinstein ums Eck" ist hoch. Dazu ist oben schon alles Entscheidende gesagt worden. Die mit der Klagemarke geschützte Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" hat gewisse Überschneidungen mit dem Vertrieb von Weinen und ist daher im Ähnlichkeitsbereich mit der von der Beklagten ausgeübten "Einzelhandelsdienstleistung mit Weinen" angesiedelt (BGH GRUR 2000, 883, 884 [BGH 20.01.2000 - I ZB 32/97] - Papagallo)."





BGH: Teilurteil im Markenverletzungsprozess bei Unterbrechung wegen Insolvenz gegen einen Beklagten zu Lasten anderer Beklagter möglich

BGH
Urteil vom 03.11.2016
I ZR 101/15
MICRO COTTON
UMV Art. 9 Abs. 2 Buchst. b, Art. 100, Art. 101, Art. 102 Abs. 1;
ZPO § 62 Abs. 1, § 240


Der BGH hat entschieden, dass in einem Markenverletzungsprozess bei Unterbrechung wegen Insolvenz gegen einen Beklagten ein Teilurteil zu Lasten anderer Beklagter möglich ist.

Leitsätze des BGH:

a) Werden mehrere Beklagte auf markenrechtlicher Grundlage auf Unterlassung, Auskunft, Vernichtung, Schadensersatz und Abmahnkosten in Anspruch genommen und tritt hinsichtlich eines der Beklagten die Unterbrechung des Prozesses gemäß § 240 ZPO ein, darf hinsichtlich der anderen Beklagten ein Teilurteil ergehen.

b) Über eine auf Nichtigerklärung der Klagemarke gerichtete Widerklage mehrerer Beklagter darf, wenn der Prozess gegen einen der Beklagten gemäß § 240 ZPO unterbrochen ist, hinsichtlich der anderen Beklagten durch Teilurteil entschieden werden.

c) Bei der Beurteilung, ob der Verkehr die Verwendung eines Zeichens nicht als markenmäßig wahrnimmt, weil er dem Zeichen infolge einer vor der beanstandeten Handlung erfolgten Gewöhnung nur eine rein beschreibende Bedeutung entnimmt, hat eine Zeichenverwendung außer Betracht zu bleiben, gegen die der Markeninhaber vorgegangen ist.

BGH, Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15 - OLG Hamburg - LG Hamburg

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Schleswig-Holstein: Haftung des Werbenden für Google-Adwords wenn fremde Unternehmensbezeichnung durch Google in Überschrift verwechslungsfähig verwendet wird

OLG Schleswig-Holstein
Urteil vom 22.03.2017
6 U 29/15


Das OLG Schleswig-Holtsein hat entschieden, dass der Werbende für Google-Adwords als Störer haftet, wenn eine fremde Unternehmensbezeichnung durch eine von Google in der Adwords-Anzeige formulierte Überschrift verwechslungsfähig verwendet wird.

Die Pressemitteilung des OLG Schleswig-Holstein:

Google-Adword-Kampagne: Weitreichende Haftung des Werbenden als "Störer"

Ist eine Google-Adword-Kampagne so eingerichtet, dass bei der Eingabe einer geschützten Unternehmensbezeichnung eine Werbeanzeige einer anderen Person (Werbender) erscheint, so steht dem Inhaber der geschützten Unternehmensbezeichnung auch dann ein Unterlassungsanspruch gegen den Werbenden zu, wenn dieser nicht für die Einblendung seiner Anzeige verantwortlich ist, hiervon aber wusste. Das hat der 6. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in der letzten Woche entschieden.

Zum Sachverhalt: Der Kläger nutzt die geschäftliche Bezeichnung "W… C… T…". Die Beklagten sind in derselben Branche tätig wie der Kläger. Durch eine Adword-Kampagne der Beklagten erschien bei der Eingabe des Suchbegriffs "W… C… T…" im Suchfeld der Suchmaschine Google eine Anzeige der Beklagten. Der Kläger nahm die Beklagten daraufhin gerichtlich auf Unterlassung in Anspruch. Das Landgericht Kiel hat der Unterlassungsklage des Klägers in der ersten Instanz stattgegeben. Diese Entscheidung hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts nun bestätigt.

Aus den Gründen: Dem Kläger steht gegen die Beklagten ein Unterlassungsanspruch aus §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG zu. Die Beklagten haben die geschäftliche Bezeichnung des Klägers "W… C…T… unbefugt in einer Weise benutzt, die zu Verwechslungen führen kann: Bei der Eingabe des Suchbegriffs "W… C… T…" im Suchfeld der Suchmaschine Google erschien nicht eine Anzeige des Klägers, sondern eine solche der Beklagten, die mit den Worten "Anzeige zu w…c…t…" überschrieben war. Nach dem Erscheinungsbild haben die Beklagten damit das Unternehmenskennzeichen des Klägers als Werbung für sich benutzt, denn für den durchschnittlichen Internetnutzer ist nicht erkennbar, ob eine - tatsächlich nicht bestehende - geschäftliche Verbindung zwischen den Beklagten und dem Kläger besteht. Vielmehr erweckt die Überschrift der Anzeige den Eindruck, dass die Anzeige eine solche des Klägers ist. Im Ergebnis unerheblich ist, ob die Überschrift von den Beklagten gewählt oder von Google erstellt wurde, da die Beklagten jedenfalls als Störer verantwortlich sind. Die Beklagten haben die geschäftliche Bezeichnung des Klägers nämlich in dem Moment kennzeichenmäßig verwendet, als sie in Kenntnis des Umstandes, dass bei Eingabe des Suchbegriffs "W… C… T…" ihre Anzeige erscheint, nicht eingeschritten sind. Ihre Verantwortlichkeit entfällt auch nicht deshalb, weil die Beklagten kein mit dem Unternehmenskennzeichen des Klägers identisches oder ähnliches Schlüsselwort verwendeten. Die Verletzung des § 15 Abs. 2 Markengesetz beruht maßgeblich auf der konkreten Ausgestaltung der Anzeige und nicht auf der Verwendung eines bestimmten Schlüsselwortes.

(Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 22. März 2017, Az. 6 U 29/15)


OLG Köln: Amazon-Händler muss Angebote bei Amazon einmal pro Werktag auf mögliche Rechtsverletzungen prüfen

OLG Köln
Beschluss vom 15.03.2017
6 W 31/17


Das OLG Köln hat im Rahmen eines Ordnungsmittel-Verfahrens entschieden, dass Amazon-Händler verpflichtet sind, ihre Angebote einmal pro Werktag auf Rechtswidrigkeit zu überprüfen.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Ein solches Organisationsverschulden kann dem Geschäftsführer der Schuldnerin nicht zur Last gelegt werden. Denn er hat hinreichende Maßnahmen ergriffen, um Verstöße gegen das der Schuldnerin auferlegte Verbot zu vermeiden.

[...]

Denn die Schuldnerin hat jeweils einmal pro Wochenarbeitstag (Montag bis Freitag) alle eingestellten Angebote kontrolliert und ein Angebot entfernt, soweit eine nicht überprüfbare oder falsche Unverbindliche Preisempfehlung eingestellt worden war. Zu einer weitergehenden Kontrolle war die Schuldnerin nicht verpflichtet, zumal es der Gläubigerin freisteht, entsprechende Verstöße auch durch ein Vorgehen gegen den Plattformbetreiber zu unterbinden.

Dabei musste insbesondere keine weitere Kontrolle nach Dienstschluss der Mitarbeiter der Firma Amazon durchgeführt werden, um zu verhindern, dass irreführenden Angebote nicht über das Wochenende eingestellt blieben. Insoweit hat die Schuldnerin schon nicht feststellen können, zu welchem Zeitpunkt am Freitagnachmittag keine Änderungen der Angebote durch Amazon mehr vorgenommen wurden. Es kommt hinzu, dass die Kontrolle außerhalb der üblichen Arbeitszeiten hätte erfolgen müssen. Dies ist der Schuldnerin nicht zuzumuten, so dass jedenfalls die Kontrolle einmal pro Arbeitstag an den Tagen von Montag bis Freitag ausreichend ist.“"

OLG Karlsruhe: Nur Aceto Balsamico di Modena nicht aber Balsamico in Alleinstellung als geografische Herkunftsangabe geschützt

OLG Karlsruhe
Urteil vom 09.11.2016
6 U 176/15


Das OLG Karlsruhe hat entschieden, dass nur die Wortfolge "Aceto Balsamico di Modena" nicht aber "Balsamico" in Alleinstellung als geografische Herkunftsangabe geschützt ist.

Aus den Entscheidungsgründen:

"b) Obwohl die von der Klägerin unter dem beanstandeten Kennzeichen vertriebenen Produkte nicht die Spezifikation der geschützten geografischen Angabe „Aceto Balsamico di Modena“ erfüllen (LU S. 9), ist die Verwendung „Balsamico“ für diese Produkte nach Art. 13 Abs. 1 lit. b der Grundverordnung nicht zu beanstanden.

Nach Art. 13 lit. b der Grundverordnung werden eingetragene Namen geschützt gegen jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn der tatsächliche Ursprung des Erzeugnisses angegeben ist oder wenn der geschützte Name in Übersetzung oder zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Verfahren“, Fasson“, „Nachahmung“ oder dergleichen verwendet wird, auch wenn dieses Erzeugnis als Zutat verwendet wird. Es kann dahinstehen, ob eine Anspielung in diesem Sinne bereits deshalb ausscheidet, weil lediglich ein Bestandteil der geschützten Bezeichnung verwendet wurde. Der EuGH hat bisher in Bezug auf die Anspielung soweit ersichtlich lediglich für eine g. U. entschieden, dass dieser Begriff auch eine Fallgestaltung erfasst, in der der zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendete Ausdruck einen Teil einer geschützten Bezeichnung in der Weise einschließt, dass der Verbraucher durch den Namen des Erzeugnisses veranlasst wird, gedanklich einen Bezug zu der Ware herzustellen, die die Bezeichnung trägt (EuGH, Slg. 1999, - I-1301 Rn. 25 - Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola; EuGH, GRUR 2008, 524, Rn. 44 - Parmesan). Denn jedenfalls findet Art. 13 lit. b der Grundverordnung deshalb keine Anwendung, weil sich aus der Verordnung (EG) Nr. 583/2009 (in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 11.08.2009, ABl. L 207 vom 11.08.2009, S. 15) ergibt, dass die Betroffenen für die einzelnen nichtgeografischen Begriffe der zusammengesetzten Bezeichnung, auch wenn diese zusammen verwendet werden, sowie ihre Übersetzung aus der Grundverordnung keine Rechte ableiten können. Dass sich Beschränkungen des Schutzumfangs bereits aus der jeweiligen Verordnung zur Eintragung einer Bezeichnung in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben ergeben können, ist in der Rechtsprechung des EuGH anerkannt (vgl. EuGH, Urt. v. 09.06.1998, - C-130/97, Slg. I- 3340, Rn. 26 -Chiciak und Fol; Beschl. v. 06.10.2015 - C-519/14 P, Rn. 21 - Gouda Holland; Urt. v. 06.10.2015 - C-517,14 P, Rn. 21 - Edam Holland).

Entgegen der Auffassung des Landgerichts (LU S. 9 ff.) lässt sich der Verordnung (EG) Nr. 583/2009 eine entsprechende Beschränkung des Schutzumfangs entnehmen. Dort wird in den auszugsweise wiedergegebenen Erwägungsgründen ausgeführt:

„(2) Deutschland, Griechenland und Frankreich haben gegen die Eintragung gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Einspruch erhoben. Dieser Einspruch wurde gemäß Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d als zulässig erachtet.

(3) Der von Deutschland eingelegte Einspruch konzentriert sich darauf, dass sich die Eintragung der geschützten geografischen Angabe „Aceto Balsamico di Modena“ nachteilig auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirkt, die sich bereits seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig unter der Handelsbezeichnung Balsamessig/Aceto balsamico in Verkehr befinden, sowie darauf, dass sich diese Bezeichnungen als Gattungsbezeichnungen darstellen. Deutschland hat außerdem darauf hingewiesen, dass die einzelnen Herstellungsphasen in dem Ursprungsgebiet klarer dargestellt werden müssen.
(…)

(5) Griechenland wiederum weist auf die Bedeutung der Erzeugung von Balsamessig auf seinem Staatsgebiet hin, der unter anderem unter den Bezeichnungen „balsamico“ oder „balsamon“ in Verkehr gebracht wird, und auf die nachteilige Auswirkung, die die Eintragung der Bezeichnung „Aceto Balsamico di Modena“ auf das Bestehen dieser Erzeugnisse haben würde, die sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig in Verkehr befinden. Griechenland schließt sich der Auffassung an, dass die Begriffe „aceto balsamico“, „balsamic“ usw. Gattungsbezeichnungen sind."

BGH legt EuGH Fragen zur nachträglichen Feststellung des Verfalls und rechtserhaltenden Benutzung einer nationalen Marke die Grundlage einer Unionsmarke ist vor

BGH
Beschluss vom 23.022017
I ZR 126/15
PUC

Tenor:


Richtlinie 2008/95/EG Art. 14; Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 34 Abs. 2 Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 299 vom 8. November 2008, S. 25) und des Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. Nr. L 78 vom 24. März 2009, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist es mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar, wenn die Ungültigkeit oder der Verfall einer nationalen Marke, die die Grundlage für die Beanspruchung des Zeitrangs einer Unionsmarke bildet und Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist, nachträglich nur dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit
oder den Verfall nicht nur zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens, sondern auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die Feststellung vorliegen?

2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist:
Hat die Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 die Wirkung, dass das nationale Markenrecht erlischt und nicht mehr rechtserhaltend benutzt werden kann, oder bleibt die nationale Marke auf der Grundlage des Unionsrechts aufrechterhalten, auch wenn sie im Register des betreffenden Mitgliedstaats nicht mehr existiert, mit der Folge, dass sie weiterhin rechtserhaltend benutzt werden kann und muss?

BGH, Beschluss vom 23. Februar 2017 - I ZR 126/15 - OLG Hamburg - LG Hamburg

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



LG München: Wort-Bildmarke des Online-Portals chefkoch.de ist eine bekannte Marke - unlauteres Ausnutzen durch andere Chefkoch-Marke für Küchenzubehör

LG München
Urteil vom 13.12.2016
33 O 7174/16


Das LG München hat entschieden, dass die Wort-Bildmarke des Online-Portals chefkoch.de eine bekannte Marke ist und ein unlauteres Ausnutzen der Marke durch eine andere Chefkoch-Marke für Küchenzubehör vorliegt.

Aus den Entscheidungsgründen:

Bei der Klagemarke 1 handelt es sich um eine bekannte Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

1. Von einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn diese einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH, GRUR Int. 2000, 73, Tz 26 f - Chevy), EuGH, GRUR 2009, 1158 Tz 25 - PAGO/Tirolmilch).

2. Die Klagemarke 1 erfüllt diese Voraussetzungen. Die Klägerin hat umfangreich dargelegt und nachgewiesen, dass ihr Portal über eine erhebliche Anzahl von Nutzern verfügt: Sie kann seit 2009 jährlich eine dreistellige Millionenzahl von Besuchen auf ihrer Webseite verzeichnen (vgl. Anlage K 12); andere Umfragewerte belegen eine seit 2008 monatlich kontinuierlich über 2,7 Mio. liegende Zahl an sog. Unique Usern. Die Klägerin ist unstreitig Marktführerin bei Internetseiten im kulinarischen Bereich; sie wird von Google unter den Top 10 aller Webseiten geführt, auf die am häufigsten und am besten platziert in der Trefferliste verwiesen wird. Des Weiteren hat die Klägerin für ihr Portal mehrere Preise, darunter auch Publikumspreise gewonnen. Die durch das Portal generierten Umsätze liegen bei 5,8 Mio. Euro (2011) bzw. 10,8 Mio. Euro (2015), was bei einem grundsätzlich kostenfrei zu nutzenden Portal eine erhebliche Verbreitung voraussetzt. Des Weiteren betreibt die Klägerin das Portal unter der Klagemarke bereits seit 1998. Es findet auch in den Medien immer wieder Erwähnung (vgl. Anlagenkonvolut K 23).

Die Bekanntheit des Portals ist mit der Bekanntheit der Klagemarke 1 gleichzusetzen, da diese blickfangmäßig auf der Webseite verwendet wird und somit jeder, der das Portal aufruft, zugleich die Marke wahrnimmt. Des Weiteren ist der Wortbestandteil der Klagemarke wesentlicher Bestandteil des Domainnamens, unter welchem das Portal aufgerufen werden kann. Zugleich wird „C.“ bzw. „ bei den Umfragen, den Preisen wie auch den Erwähnungen in den Medien stets als Bezeichnung für das Portal der Klägerin verwendet. Die Hinzufügung der Top-Level-Domain wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als technische Notwendigkeit verstanden, so dass keine Differenzierung zwischen Bekanntheit des Portals und der Marke vorgenommen werden muss.

III.
Zwischen den Waren, für welche die angegriffene Marke eingetragen wurde und den Dienstleistungen, für welche die Klagemarke 1 jedenfalls rechtserhaltend benutzt wurde, besteht (unstreitig) keine Ähnlichkeit, so dass der originäre Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eröffnet ist.

IV.
Die angesprochenen Verkehrskreise - zu denen auch die Mitglieder der erkennenden Kammer gehören - stellen zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Marke eine gedankliche Verknüpfung her.

1. Von einer gedanklichen Verknüpfung ist auszugehen, wenn die beteiligten Verkehrskreise aufgrund eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen den Marken einen Zusammenhang zwischen diesen sehen, ohne sie jedoch zu verwechseln (EuGH GRUR 2004, 58 Tz 29 - Adidas-Salomon und Adidas Benelux). Der Grad der Zeichenähnlichkeit ist dabei nicht allein entscheidend; vielmehr sind alle relevanten Umstände wie der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen sowie die betreffenden Verkehrskreise, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2009, 56, Tz 42-Intel).

2. Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken vornehmen werden.

a) Zwischen den beiden Marken besteht hochgradige Ähnlichkeit: Der Aufbau der Zeichen entspricht sich, da beide aus dem identischen Wortbestandteil sowie der Abbildung einer Kochmütze bestehen, die graphisch zentriert über dem Wortbestandteil angeordnet wurde. Der Verkehr nimmt bei beiden Zeichen jeweils auch nur eine Kochmütze wahr: Es ist fernliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Formen oder der unterschiedlichen Herkunft der Kochmützen vornehmen. Dies gilt umso mehr, als dem angesprochenen Verkehr die beiden Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig begegnen und er sich somit auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd, Tz. 26).

b) Zwar hat die Klagemarke 1 beschreibende Anklänge; da sie jedoch gerade kein Portal für Chefköche, sondern für Hobbyköche bezeichnet, verfügt sie über Unterscheidungskraft, welche durch die umfangreiche Benutzung und daraus folgende Bekanntheit des Portals erheblich gesteigert wurde.

c) Die Klägerin hat des Weiteren umfassend dazu vorgetragen, dass ihre Marke über einen erheblichen Bekanntheitsgrad bei den angesprochenen Verkehrskreisen verfügt, das Portal häufig und auch mit überdurchschnittlich langer Verweildauer (vgl. Anlage K 17) genutzt wird, so dass es im Gedächtnis der Nutzer entsprechend präsent ist. Bei Kontakt mit dem Zeichen der Beklagten wird somit die Klagemarke in Erinnerung gerufen; die fehlende Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit ändert daran nichts.

V.
Die Beklagte nutzt die Unterscheidungskraft der Klagemarke 1 darüber hinaus auch in unlauterer Weise aus.
1. Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist insbesondere auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (BGH GRUR 2014, 378, Tz 33 - Otto Cap).

Dies ist der Fall, da die Beklagte insbesondere durch die enge Anlehnung an die Klagemarke erreicht, dass die angesprochenen Verkehrskreise ihren Produkten ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit zukommen lassen und sich ggf. aufgrund des Wiedererkennungseffektes auch mit den entsprechend gekennzeichneten Waren intensiver beschäftigen werden, als dies bei einer anderen Kennzeichnung der Fall wäre.

Es ist nicht erforderlich, dass die Marke durch die Beklagte in der Absicht, die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke auszunutzen, eingetragen wurde: Ein Verhalten, das objektiv den Tatbestand erfüllt, reicht zu dessen Verwirklichung aus; ein subjektives Element ist gerade nicht erforderlich (zum gleichlautenden § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: BGH GRUR 2014, 378, Tz 43 - Otto Cap).

2. Da für die Fallgruppe der „Ausnutzung der Unterscheidungskraft“ gerade keine Rufübertragung erforderlich ist, ist es unschädlich, dass bei einzelnen Waren (z. B. Bartschneidemaschinen oder Dolche) eine erhebliche Entfernung zu den Dienstleistungen der Klägerin vorliegt: Entscheidend und ausreichend ist, dass beide Marken sich mit ihren Waren bzw. Dienstleistungen jeweils an die gleichen Verkehrskreise (nämlich jedermann) richten und somit der angegriffenen Marke bei diesen aufgrund der Bekanntheit der Klagemarke sowie der großen Nähe zu dieser erhöhte Aufmerksamkeit zukommen wird.

3. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft erfolgte schließlich auch in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund, weil kein legitimes Interesse der Beklagten zur Verwendung der Bezeichnung ersichtlich ist. Bei der identischen oder ähnlichen Benutzung einer bekannten Marke zu dem Zweck, die mit ihr verbundene Aufmerksamkeit oder Wertschätzung auszunutzen, ist ohnehin regelmäßig von einem die Unlauterkeit im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG begründenden Verhalten auszugehen (vgl. BGH, Urteil vom 17.08.2011, Az.: I ZR 108/09 - TÜV II m. w. N.)

4. Sofern man mit BGH, Urteil vom 23.09.2015, Az.: I ZR 78/14 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot es für den Schutz einer bekannten Marke für erforderlich hält, dass die Benutzung des beanstandeten Zeichens durch den Dritten die Funktion der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann, ist auch dies hier unproblematisch gegeben: Die Beklagte brachte durch die Markeneintragung zum Ausdruck, dass sie das angegriffene Zeichen zur Kennzeichnung der von ihr vertriebenen Waren nutzen möchte, so dass die Herkunftsfunktion der Klagemarke beeinträchtigt wird.

C.
Der Klägerin steht auch gem. § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu. Die Beklagte nutzt mit ihrem Zeichen die Unterscheidungskraft der bekannten Klagemarke unlauter aus; auf die obigen Ausführungen wird Bezug genommen.

Ob das Zeichen „C.“ bezüglich Waren oder Dienstleistungen mit kulinarischem Bezug auch beschreibend genutzt werden kann, ist für die hiesige Entscheidung ohne Bedeutung: Aufgrund der Eintragung des Zeichens als Marke besteht eine Erstbegehungsgefahr einer markenmäßigen und somit rechtsverletzenden Benutzung (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, vor § 14 Rn. 103).


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:




OLG Frankfurt: Registrierung einer verwechslungsfähigen Domain mit generischer Top-Level-Domain begründet nicht ohne Weiteres eine Erstbegehungsgefahr für eine Markenrechtsverletzung

OLG Frankfurt
Urteil vom 02.02.2017
6 U 151/16


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass die Registrierung einer Domain mit generischer Top-Level-Domain nicht ohne Weiteres eine Erstbegehungsgefahr für eine Markenrechtsverletzung begründet, auch wenn der Domainname mit einer IR-Marke verwechslungsfähig ist.

Aus den Entscheidungsgründen:

d) Der Antragstellerin steht gegen die Antragsgegnerin auch kein Unterlassungsanspruch zu. Ein solcher kann weder auf die IR-Marke noch auf die hilfsweise geltend gemachten Schutzrechte gestützt werden. Eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt und bezüglich der keine Schutzrechtsverweigerung mitgeteilt worden ist, hat nach Art. 151 Abs. 2 UMV dieselben Wirkungen wie die Eintragung einer Unionsmarke. Die Kennzeichenrechte der Klägerin sind mit der gTLD der Antragsgegnerin, soweit man diese für sich betrachtet und von einer Verwendung für Pharmaprodukte ausgeht, verwechslungsfähig. Der Zeichenbestandteil "X" ist mit den Klagemarken identisch. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein mit der Klagemarke übereinstimmender Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, ist eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens zu berücksichtigen (BGH GRUR 2009, 484 Rn. 34 [BGH 05.02.2009 - I ZR 167/06] - METROBUS). Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich - wie hier - um ein bekanntes Unternehmensschlagwort handelt. Es fehlt jedoch an der Begehungsgefahr.

aa) Die Annahme einer Erstbegehungsgefahr setzt ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür voraus, dass der Anspruchsgegner sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten wird. Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (BGH, Urt. v. 4.5.2016 - I ZR 58/14, Rn. 32 - Segmentstruktur, juris).

bb) Die Erstbegehungsgefahr muss sich auf eine kennzeichenverletzende Verwendung innerhalb der EU, dem Schutzgebiet der Klagemarken, beziehen. Eine gTLD ermöglicht grundsätzlich eine weltweite Bereitstellung von Internetinhalten. Die Anwendung des nationalen oder europäischen Kennzeichenrechts auf Kennzeichenbenutzungen im Internet darf nicht dazu führen, dass jedes im Inland abrufbare Angebot ausländischer Dienstleistungen bei Verwechslungsgefahr mit einem inländischen Kennzeichen kennzeichenrechtliche Ansprüche auslöst. Erforderlich ist deshalb, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug ("commercial effect") aufweist (BGH, GRUR 2005, 431, 433 [BGH 13.10.2004 - I ZR 163/02] - HOTEL MARITIME). Dabei ist eine Gesamtabwägung vorzunehmen, bei der auf der einen Seite zu berücksichtigen ist, wie groß die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Zeicheninhabers sind. Auf der anderen Seite ist maßgebend, ob und inwieweit die Rechtsverletzung sich als unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Sachverhalte darstellt, auf die der Inanspruchgenommene keinen Einfluss hat oder ob dieser zielgerichtet von der inländischen Erreichbarkeit profitiert und die Beeinträchtigung des Zeicheninhabers dadurch nicht nur unwesentlich ist (BGH GRUR 2012, 621 Rn. 36 [BGH 08.03.2012 - I ZR 75/10] - OSCAR).

(1) Es genügt also nicht, dass Internetadressen unter der gTLD ".xy" in der Europäischen Union einschließlich Deutschland abrufbar sein werden. Deshalb kommt es auch nicht darauf an, dass nach den Bewerbungsunterlagen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Antragsgegnerin im Wege des sog. Geotargeting die Nutzung der Internetseiten für Nutzer innerhalb EU sperren und nur für Nutzer aus den USA und Kanada ermöglichen wird, wo sie nach der Abgrenzungsvereinbarung zur Nutzung der Bezeichnung "X" berechtigt ist (Anlage Ast 21). Es muss vielmehr ein spezifischer Inlandsbezug positiv festgestellt werden. Anders als bei sog. country-codes (zB ".de", ".eu") ergibt sich dieser nicht schon aus der Top Level Domain selbst. Generische TLDs weisen nicht auf eine bestimmte territoriale Benutzung hin. Es kommt vielmehr auf den Inhalt der Seiten an.

(2) Die Bewerbungsunterlagen für die gTLD sind insoweit nicht hinreichend aussagekräftig. Die Ausführungen gegenüber der Domainvergabestelle dienen in erster Linie dazu, die Zuteilung zu erreichen. Es genügt daher nicht, dass sich die Antragsgegnerin in der Bewerbung als globales Unternehmen darstellt und keine Anhaltspunkte für territoriale Beschränkungen mitteilt. Es genügt auch nicht, dass der Service Provider der Antragsgegnerinnen die gTLD von mindestens acht Servern, davon zwei an Standorten in der EU, betreiben soll und dass der Provider "EU Safe Harbour zertifiziert" ist (Anlage Ast 22, Ziff. 23.1.1 und 26.1.1b). Dies bedeutet nicht, dass das Einstellen von Inhalten, die bestimmungsgemäß innerhalb der EU abrufbar sein sollen, unmittelbar bevorsteht.

(3) Die Erstbegehungsgefahr muss sich außerdem auf Handlungen beziehen, die eine markenmäßige bzw. unternehmenskennzeichenmäßige Verwendung der gTLD darstellen. Hierfür können allein aus den Bewerbungsunterlagen keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte abgeleitet werden. Entgegen der Ansicht des Landgerichts kann nicht angenommen werden, dass jegliche Bereitstellung von Inhalten unter der TLD ".xy" ohne weiteres eine kennzeichenmäßige Benutzung sein wird. Der Umstand, dass gesponserte generische TLDs den Zweck haben, die Zugehörigkeit einer Domain zu einer bestimmten Gruppe zu verdeutlichen (so Fezer, MarkenG, 4. Aufl., Einl. G Rn. 7), trägt diese Annahme nicht. Mit zu berücksichtigen sind vielmehr die Second Level Domains (SLD) und die Inhalte der Internetseiten, die unter der gTLD geschaltet werden. Bei SLDs ist anerkannt, dass allein mit der Registrierung eines Domainnamens weder eine Benutzung dieser Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr noch eine kennzeichenmäßige Benutzung verbunden ist. Dies gilt auch dann, wenn der Anmelder Unternehmer ist und wenn die Registrierung unter der generischen Top-Level-Domain ".com" erfolgt, die eigentlich für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Rn. 19 [BGH 13.03.2008 - I ZR 151/05] - Metrosex; GRUR 2016, 810 Rn. 24 [BGH 28.04.2016 - I ZR 82/14] - profitbricks.es). Es ist zum Beispiel denkbar, unter der Domain zunächst nur eine sog. "landing page" zu betrieben, auf der Seitenbesucher über die gemeinsame Geschichte der Parteien aufgeklärt werden und ihnen, abhängig von ihrem Aufenthaltsort, weiterführende Links angeboten werden (vgl. Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 25.8.2016). Diese Seiten könnten so gestaltet werden, dass jedenfalls Verwechslungen ausgeschlossen werden. Der erhebliche Aufwand, der mit der Domainregistrierung einhergeht, steht einem solchen Vorgehen nicht zwingend entgegen. Denkbar ist auch, dass die Antragsgegnerin auf eine künftige Änderung der Schutzrechtslage oder das Aushandeln einer günstigeren Abgrenzungsvereinbarung hofft und vorher keine konkreten Benutzungsabsichten hegt.

cc) Es gibt schließlich auch keine Anhaltspunkte für eine Berühmung. Die Verteidigung der eigenen Rechtsansicht kann erst dann eine Erstbegehungsgefahr begründen, wenn nicht nur der eigene Standpunkt vertreten wird, um sich die Möglichkeit eines entsprechenden Verhaltens für die Zukunft offenzuhalten, sondern den Erklärungen bei Würdigung der Umstände des konkreten Falls auch die Bereitschaft zu entnehmen ist, sich unmittelbar oder in naher Zukunft in dieser Weise zu verhalten (BGH, Urteil vom 04. Mai 2016 - I ZR 58/14, Rn. 36 - Segmentstruktur, m.w.N. - juris). Solche Anhaltspunkte bestehen im Streitfall nicht. Ein Verfügungsanspruch ist nach alledem nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Die einstweilige Verfügung war daher aufzuheben und der Eilantrag zurückzuweisen.


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