BECKMANN UND NORDA - Rechtsanwälte Bielefeld

OLG Frankfurt
Urteil vom 08.08.2019
6 U 40/19

Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass eine wettbewerbswidrige Irreführung vorliegt, wenn ein Unternehmen damit wirbt, Inhaber Inhaber einer Marke zu sein. Dies gilt auch dann, wenn Werbende über eine Lizenz verfügt und mit dem Markeninhaber gesellschaftsrechtlich verbunden ist

Aus den Entscheidungsgründen:

"Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Antragstellerin stehen die geltend gemachten Unterlassungsansprüche aus §§ 3 I, 5, 5a II, 8 III Nr. 1 UWG zu. Zur Begründung wird auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil Bezug genommen. Auch das Vorbringen der Antragsgegnerin in der Berufung rechtfertigt keine abweichende Begründung.

1. Ohne Erfolg beruft sich die Antragsgegnerin darauf, die Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche sei rechtsmissbräuchlich (§ 8 IV UWG). Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, kann allein der Umstand, dass eine Abmahnung als Reaktion auf eine Abmahnung des Gegners erfolgt („Gegenschlag“), den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs nicht begründen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch unbedenklich, dass die Antragstellerin in ihrer Abmahnung die Aufrechnung mit dem Kostenerstattungsanspruch aus dieser Abmahnung gegenüber dem Kostenerstattungsanspruch der Antragsgegnerin aus der ersten Abmahnung erklärt hat. Es ist nicht ersichtlich, warum die Geltendmachung des gesetzlich vorgesehenen (§ 12 I 2 UWG) Kostenerstattungsanspruchs allein deswegen ein Indiz für Rechtsmissbrauch sein soll, weil an Stelle eines Zahlungsverlangens die Forderung zur Aufrechnung verwendet wird.

2. Das beanstandete Angebot gemäß Anlagen AST 2 und 3 (Tenor zu 1. der Beschlussverfügung vom 14.8.2018) ist unlauter im Sinne von §§ 5a II, 312f BGB, weil nach dem Sach- und Streitstand davon auszugehen ist, dass dieses Angebot nicht die erforderliche Angabe über die akzeptierten Zahlungsmittel enthielt.

Die Antragsgegnerin hat ihre Behauptung, sie sei ihrer Verpflichtung zum Hinweis auf das Zahlungsmittel tatsächlich nachgekommen, nicht hinreichend substantiiert. Die Antragstellerin hat zumindest maßgebliche Teile des Bestellvorgangs vorgelegt, in denen sich ein solcher Hinweis gerade nicht finden lässt (AST 2 und 3). Unter diesen Umständen trifft - worauf das Landgericht mit Recht hingewiesen hat - die Antragsgegnerin eine sekundäre Darlegungslast dafür, wo der Hinweis denn stattdessen erfolgt sein soll. Hierzu hat sie auch in der Senatsverhandlung konkret nichts vortragen können.

Die Vorenthaltung der nach § 312f BGB gebotenen Informationen ist unlauter im Sinne von § 5a II UWG. Da die Informationspflicht ihre Grundlage im Unionsrecht hat, gilt sie gemäß § 5 IV UWG als wesentlich. Gründe dafür, warum die Vorenthaltung der Informationen für die geschäftliche Entscheidung ausnahmsweise ohne Bedeutung sein soll (vgl. hierzu BGH GRUR 2017, 922 - Komplettküchen; Senat WRP 2018, 241; juris-Rn. 26), hat die Antragsgegnerin nicht dargetan.

3. Die mit den Anträgen zu 2. und 3. beanstandeten Aussagen („… ist eine Marke der A.com GmbH“) hat das Landgericht mit Recht als irreführend (§ 5 UWG) angesehen.

Die Aussagen können nur so verstanden werden, dass die Antragsgegnerin selbst Inhaberin der eingetragenen Marken „B“ und „A“ sei. Dies trifft unstreitig nicht zu. Die dadurch hervorgerufene Fehlvorstellung führt auch zu einer relevanten Irreführung im Sinne von § 5 UWG, da sie den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlassen kann, die er ansonsten nicht getroffen hätte. Die Behauptung eines Unternehmens, Inhaber einer Marke zu sein, kann dazu führen, dass der Verkehr diesem Unternehmen eine gewisse, durch die Markeninhaberschaft dokumentierte wirtschaftliche Bedeutung beimisst; dies kann auch auf die Kaufentscheidung ausstrahlen (allgemein zur Relevanz einer unzutreffenden Markenberühmung vgl. BGH GRUR 2009, 888 - Thermoroll). Etwas anderes ergibt sich hier nicht daraus, dass die Antragsgegnerin jedenfalls Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an den Marken ist und mit dem Markeninhaber und Lizenzgeber gesellschaftsrechtlich verbunden ist. Auch dann ist nicht ausgeschlossen, dass der Werbeadressat der Antragsgegnerin wegen des Umstandes, dass gerade deren Unternehmen - vermeintlich - Inhaber eingetragener Marken ist, eine erhöhte Wertschätzung entgegenbringt."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

LG Frankfurt am Main
Urteil vom 20.04.2017
2-03 O 300/16

Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass markenrechtliche Ansprüche verwirken können, wenn Markrenrechtsveretzungen durch Nichtbeachtung der Marktbeobachtungsobliegenheit über einige Jahre nicht verfolgt werden.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Dies kann im Ergebnis aber dahinstehen, da der Anspruch der Klägerin jedenfalls nach den §§ 21 MarkenG, 242 BGB verwirkt ist.

Für den Verwirkungseinwand kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Der Begriff der Duldung des Verletzten enthält ein Wissens- und ein Willenselement: Wer keine Kenntnis von der Verletzung hat, duldet nicht, er geht lediglich nicht gegen die Verletzung vor. Wer die Verletzung kennt, aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht vorgehen kann, duldet wider Willen. Für den Verletzer ist allerdings häufig nicht erkennbar, ob der Verletzte wissentlich duldet. Bei entsprechender Zeitdauer der Verletzung kann die Annahme naheliegen, dass der Rechtsinhaber wissentlich duldet (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 33). Positive Kenntnis ist allerdings nicht erforderlich, es genügt grundsätzlich auch ein Kennenmüssen (BGH GRUR 1989, 449 - Maritim; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 35). Welchen Umfang die Marktbeobachtungspflicht hat, bzw. welche Verletzungshandlungen dem Rechtsinhaber bekanntwerden müssen, ist eine Frage des Einzelfalles. Bei den einzubeziehenden Faktoren kommt der Branchennähe eine besondere Bedeutung zu (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 35).

Für die erforderliche Benutzungsdauer gibt es keine feste Grenze. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinanderstehen (BGH GRUR 2012, 534 Rn. 50 [BGH 28.09.2011 - I ZR 188/09] - Landhaus Borsig m.w.N.).

Für die tatsächlichen Voraussetzungen der Verwirkung ist der Anspruchsgegner darlegungs- und beweispflichtig (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 54), wobei bei jahrelanger ungestörter Benutzung ein gewisser Besitzstand naheliegen kann (BGH GRUR 1993, 913, 915 [BGH 24.06.1993 - I ZR 187/91] - KOWOG; BGH GRUR 1992, 45, 48 [BGH 26.09.1991 - I ZR 177/89] - Cranpool; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 54).

Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls geht die Kammer nach diesen Grundsätzen, die nach § 242 BGB auch den Zeitraum vor der Eintragung der klägerischen Marken umfasst, von einer Verwirkung des Anspruchs im Verhältnis der Klägerin zur Beklagten aus.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Klägerin zunächst von ihrem US-Lieferanten Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen erworben und diese in Deutschland vertrieben hat. Weiter ist unstreitig, dass die Klägerin mit ihrer ehemaligen Lieferantin Ende der 1990er/Anfang der 2000er einen Rechtsstreit über die Marke "F" geführt hat. Im Rahmen dieses Rechtsstreits ging es auch um den Messestand des US-Lieferanten, der seine bisherigen Produkte, von denen die Klägerin wusste, dass sie mit den streitgegenständlichen Zeichen versehen waren, anbot. Es ist weiter unstreitig, dass in diesem Verfahren eine eidesstattliche Versicherung des damaligen Inhabers der Beklagten vorgelegt wurde, aus der sich zur Überzeugung der Kammer ergibt, dass Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen angeboten wurden (Anlage B5, Bl. 147 ff.). Die Zeichen sind insbesondere auf der vorgelegten Entwurfsfassung in Anlage B5, Bl. 149 d.A., zu erkennen. Das Bestreiten der Klägerin insoweit war - auch wenn es hierauf im Ergebnis nicht ankam - auch unzulässig, da ihr diese Unterlagen in dem von ihr geführten Rechtsstreit zur Verfügung standen.

Weiter hat die Beklagte zur hinreichenden Überzeugung der Kammer dargelegt, dass sie mit dem ehemaligen US-Lieferanten der Klägerin wiederholt auf Messeständen mit Produkten mit den streitgegenständlichen Zeichen vertreten war und dass die Klägerin auf diesen Messen jeweils ebenfalls einen Stand hatte (Anlagen B9-B12, Bl. 154 ff. d.A.). Letztlich hat die Beklagte hinreichend dargelegt, dass sie Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen in ihren Katalog aufgenommen und - jedenfalls in den als Anlagen vorgelegten - Zeitschriften beworben hat (Anlagen B13 ff.).

Die Kammer geht insoweit von einem Kennenmüssen im Sinne von § 21 MarkenG auf Seiten der Klägerin aus. Die Kammer hat diesbezüglich berücksichtigt, dass die Klägerin von der Existenz der Beklagten jedenfalls seit Anfang der 2000er Jahre wusste. Weiter wusste die Klägerin, dass ihr ehemaliger US-Lieferant die Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen weiterhin auf Messen anbot und es daher auch aus Sicht der Klägerin nahe lag, dass diese Produkte - mit den streitgegenständlichen Zeichen - auch in Deutschland über Vertriebspartner des ehemaligen US-Lieferanten angeboten und vertrieben werden würden. Auch hat die Klägerin es jedenfalls seit diesem Zeitpunkt hingenommen, dass ihr US-Lieferant Produkte mit den streitgegenständlichen Zeichen auf Messen in Deutschland anbot, was im Rahmen der Verwirkung auch zu Gunsten der Abnehmer des US-Lieferanten einzustellen ist.

Der Klägerin oblag daher jedenfalls eine Marktbeobachtungsobliegenheit (vgl. BGH GRUR 1993, 913, 915 [BGH 24.06.1993 - I ZR 187/91] - KOWOG; BGH GRUR 1993, 151, 153 [BGH 23.09.1992 - I ZR 251/90] - Universitätsemblem; BGH GRUR 1985, 72, 73 - Consilia; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 21 Rn. 35), die vorliegend zu einem Kennenmüssen seit deutlich mehr als fünf Jahren führte.

Die Klägerin blieb insoweit für einen mehrere Jahre andauernden Zeitraum untätig. Dass es ihr nicht möglich gewesen wäre, gegen die Beklagte rechtlich vorzugehen, ist weder dargetan noch ersichtlich."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier: