BECKMANN UND NORDA - Rechtsanwälte Bielefeld

LG Berlin II
Urteil vom 01.06.2026
52 O 62/26

Das LG Berlin II hat entschieden, dass Google Marken in KI-generierten Übersichts- und Antworttexten nicht im Sinne des Art. 9 UMV selbst benutzt, weil es lediglich die technischen Voraussetzungen für die Präsentation von Inhalten Dritter schafft und keinen bestimmenden Einfluss auf den Inhalt der Suchergebnisse ausübt. Vorliegend hatte ein Parfumhersteller Google wegen der Zusammenfassung von Vergleichen zwischen seinen Markenparfums und günstigeren Dupes in KI-Suchergebnissen auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Gericht verneinte zudem ein Wettbewerbsverhältnis zwischen einem Parfumhersteller und einem Suchmaschinenbetreiber, so dass auch keine wettbewerbsrechtlichen Ansprüche bestehen.

Aus den Entscheidungsgründen:
Der Antragstellerin steht der geltend gemachte Verfügungsanspruch nicht zu.

1. Der Unterlassungsanspruch folgt nicht aus Art. 9 Abs. 2 lit. a), lit. b) oder lit. c), Abs. 3 e) UMV.

Diese Anspruchsgrundlagen setzen voraus, dass die Marken im Sinn der UMV benutzt werden. Hieran fehlt es. Zwar fasst die Antragsgegnerin in den Übersichts- und Antworttexten den Inhalt von Webseiten zusammen, in denen die streitgegenständlichen Parfummarken werbewirksam mit sogenannten Dupes verglichen werden. Sie lenkt aber weder den Inhalt des Übersichts- bzw. Antworttextes, noch erweckt sie den Eindruck, dass dieser Teil ihrer eigenen kommerziellen Kommunikation sei. Sie schafft lediglich die technischen Voraussetzungen dafür, dass die Inhalte Dritter im jeweiligen Text präsentiert werden.

a) Nach der Rechtsprechung des EuGH setzt eine Benutzung im Sinne von Art. 9 UMV ein aktives Verhalten und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft über den Benutzungsvorgang voraus. Denn der in Art. 9 UMV normierte Unterlassungsanspruch kann sich nur gegen einen Dritten richten, der überhaupt in. der Lage ist, die Benutzungshandlung zu beenden und sich an das Verbot zu halten. Er muss mithin in der Lage sein, den Einsatz des Zeichens zu lenken. Weiter muss der Dritte das Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzen, um die Voraussetzung zu erfüllen, dass das Zeichen von ihm im geschäftlichen Verkehr benutzt wird. Lässt etwa der Betreiber eines Online-Marktplatzes es nur zu, dass seine Kunden Zeichen benutzen, die mit markenrechtlich geschützten Zeichen identisch oder ihnen ähnlich sind, liegt darin keine Benutzung durch diese Person selbst. Der bloße Umstand, dass die technischen Voraussetzungen für die Benutzung eines Zeichens geschaffen werden und diese Dienstleistung vergütet wird, birgt noch kein Indiz dafür, dass dieser Diensteanbieter das Zeichen selbst benutzt, selbst wenn er im eigenen wirtschaftlichen Interesse handelt (EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2022 – C-148/21 und C-184/21 – Louboutin, Rn. 27 ff., juris; EuGH, Urteil vom 2. April 2020 – C-567/18 – …, Rn. 38 ff. juris).

Ein Unternehmen nutzt ein Zeichen in der eigenen kommerziellen Kommunikation, wenn das Zeichen aus Sicht Dritter als fester Bestandteil der Kommunikation und damit als zur Tätigkeit des Unternehmens gehörig erscheint. Die an Dritte gerichtete Kommunikation muss darauf abzielen, die Tätigkeit, die Waren oder die Dienstleistungen des kommunizierenden Unternehmens anzupreisen oder auf die Ausübung einer solchen Tätigkeit aufmerksam zu machen. Hierbei ist etwa im Falle eines Online-Marktplatzes zu ermitteln, ob ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer dieser Plattform eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen dieses Betreibers und dem betreffenden Zeichen herstellt, weil er glauben könnte, dass der Betreiber der Online-Plattform derjenige ist, der die Ware, für die das fragliche Zeichen benutzt wird, im eigenen Namen und für eigene Rechnung vertreibt. Im Rahmen der gebotenen umfassenden Würdigung der Umstände des Einzelfalls kommt insbesondere der Art und Weise, in der die Anzeigen sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit auf der fraglichen Plattform präsentiert werden, sowie der Art und dem Umfang der von ihrem Betreiber erbrachten Dienstleistungen besondere Bedeutung zu (EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2022 – C-148/21 und C-184/21 – Louboutin, Rn. 39 ff. 48 ff., juris). Der Betreiber einer Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz benutzt Markenzeichen deshalb auch, wenn Drittanbieter auf seiner Plattform mit diesem Zeichen versehene Waren zum Verkauf anbieten, sofern ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer dieser Plattform eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen dieses Betreibers und dem fraglichen Zeichen herstellt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Plattformbetreiber die auf seiner Plattform veröffentlichten Angebote einheitlich präsentiert, indem er die Anzeigen für die im eigenen Namen und für eigene Rechnung verkauften Waren zusammen mit den Anzeigen für die von Drittanbietern auf dem betreffenden Marktplatz angebotenen Waren einblendet, er bei all diesen Anzeigen sein eigenes Logo als renommierter Vertreiber erscheinen lässt und er Drittanbietern im Rahmen des Vertriebs der mit dem fraglichen Zeichen versehenen Waren zusätzliche Dienstleistungen anbietet, die u.a. darin bestehen, diese Waren zu lagern und zu versenden (EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2022 – C-148/21 und C-184/21 – Louboutin, Rn. 51-54, juris).

Der EuGH hat auch entschieden, dass die Antragsgegnerin Marken nicht selbst benutzt, wenn sie es Werbekunden ermöglicht, diese als Keywords für die Suchergebnisliste zu buchen. Denn sie lässt hierdurch eine kommerzielle Nutzung ihrer Werbekunden zwar zu, da sie ihnen ermöglicht, die entsprechenden Zeichen als Schlüsselwörter auszusuchen, diese speichert und anhand dieser Zeichen Werbeanzeigen einblendet. Insoweit schafft sie jedoch nur die technischen Voraussetzungen für diese Nutzung ihrer Werbekunden und nutzt sie nicht selbst im Rahmen ihrer kommerziellen Kommunikation, auch wenn sie von diesen hierfür eine Vergütung erhält (EuGH, Urteil vom 23. März 2010 – C-236/08 bis C-238/08 – … France, Rn. 56 ff., 120 juris).

b) Nach diesem Maßstab nutzt die Antragsgegnerin die Marken nicht selbst, indem sie von einer KI generierte Übersichts- und Antworttexte zur Verfügung stellt, die die verfahrensgegenständlichen Zeichen enthalten. Sie schafft keine Grundlage für den Eindruck, ihr Angebot einer KI-unterstützten Suchmaschine stehe in einer Verbindung zu in den Suchergebnissen genannten Produkten.

(1.) Die Antragsgegnerin präsentiert die Antwort- und Übersichtstexte nicht als eigene Inhalte, sie macht sich die Inhalte nicht zu eigen und übernimmt auch nicht nach außen erkennbar die Verantwortung für den Drittinhalt.

Ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer erkennt, dass die Antragsgegnerin mit ihren KI-Funktionen lediglich ein neues Suchergebnisformat geschaffen hat, indem sie Suchergebnisse durch die KI auf Grundlage von Berechnungen zusammenfasst, ohne dass es hierfür einer Distanzierung der Antragsgegnerin bedarf. Dies würde auch dann gelten, wenn die KI auf den referenzierten Quelltext nicht ausdrücklich in Bezug nähme. Denn der Nutzer erwartet nicht, dass die Antragsgegnerin eigenen Inhalte erstellt. Er versteht, dass die KI relevante Inhalte der Suchergebnisse zusammenfasst. Dies folgt aus den zahlreichen Verlinkungen im Text, Snippets und Vorschaubildern und hinsichtlich der Übersicht mit KI-Funktion auch daraus, dass die KI-Übersicht den Suchergebnissen vorgeschaltet ist.

(2.) Die Antragsgegnerin nutzt die im Suchergebnis genannten Zeichen auch nicht selbst, weil sie mit der von ihr eingesetzten künstlichen Intelligenz keinen bestimmenden Einfluss auf das inhaltliche Ergebnis der Suchanfrage ausübt und dessen Inhalt nicht selbst lenkt. Ausschlaggebend für den Inhalt des Suchergebnisses ist vielmehr, welche von Dritten veröffentlichten Informationen nach den von ihr erkannten Mustern und Strukturen zu den Nutzeranfragen passen. Die Antragsgegnerin nimmt keinen Einfluss auf die Auswahl der für die Antwort herangezogenen Quellen. Nichts deutet etwa nach dem Vortrag der Antragstellerin darauf hin, dass vorzugsweise Webseiten von Werbekunden der Antragstellerin in Bezug genommen würden. Anders als in der dem Urteil des BGH vom 15.02.2018 – I ZR 138/16 – Ortlieb I – zugrundeliegenden Konstellation, in der die Benutzereigenschaft desjenigen, der eine Internetseite technisch betreibt und für die dort vorgehaltene seiteninterne Suchmaschine verantwortlich ist, daran festgemacht wurde, dass er Marken als Schlüsselworte im Rahmen der eigenen kommerziellen Kommunikation einsetzte und die Auswahl der in der Trefferliste angezeigten Suchergebnisse aufgrund einer automatisierten Auswertung des Kundenverhaltens selbst veranlasste, während die Anbieter der in den Ergebnislisten angezeigten Waren auf den Inhalt der Trefferlisten keinen Einfluss nehmen konnten, fehlt es hier an einer entsprechenden Einflussnahme der Antragsgegnerin auf das mithilfe von KI generierte Suchergebnis. Dieses hängt vielmehr ausschließlich davon ab, welche von Dritten veröffentlichten Informationen nach den von ihr erkannten Mustern und Strukturen zu den jeweiligen Nutzeranfragen passen.

(3.) Die Antragsgegnerin benutzt die streitgegenständlichen Marken auch dann nicht im geschäftlichen Verkehr, wenn das Suchergebnis Werbebotschaften für Waren oder Dienstleistungen beinhaltet.

Nach Maßgabe des vorzitierten Urteils des EuGH vom 22.12.2022 – C-148/21, C-184/21 – Louboutin – kann davon ausgegangen werden, dass der Betreiber einer Online-Verkaufsplattform, die neben den eigenen Verkaufsangeboten dieses Betreibers einen Online-Marktplatz umfasst, ein Zeichen, das mit einer fremden Unionsmarke identisch ist, für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die diese Marke eingetragen ist, selbst benutzt, wenn Drittanbieter ohne die Zustimmung des Inhabers dieser Marke solche mit diesem Zeichen versehenen Waren auf dem betreffenden Marktplatz zum Verkauf anbieten, sofern ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer dieser Plattform eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen dieses Betreibers und dem fraglichen Zeichen herstellt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn ein solcher Nutzer dieser Plattform in Anbetracht aller Umstände des Einzelfalls den Eindruck haben könnte, dass dieser Betreiber derjenige ist, der die mit diesem Zeichen versehenen Waren im eigenen Namen und für eigene Rechnung selbst vertreibt. Um die Zeichennutzung als Beitrag der eigenen kommerziellen Kommunikation desjenigen bewerten zu können, der es einsetzt und um damit von einer Benutzung im Sinne des Art. 9 UMV sprechen zu können, kommt es also entscheidend darauf an, ob das Zeichen aus Sicht Dritter als fester Bestandteil der Kommunikation und damit als zur Tätigkeit des Unternehmens gehörig erscheint (EuGH, a.a.O., Rn. 39).

Eine solche Verbindung zwischen der von der Antragsgegnerin angebotenen Suchfunktion und den in den präsentierten Ergebnissen möglicherweise genannten Waren und Dienstleistungen erscheint aus dem Blickwinkel eines normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzers der Suchmaschine aber fernliegend. Sinn und Zweck einer Suchmaschine liegen gerade darin, möglichst viele im Internet veröffentlichten Beiträge in die Suche einzubeziehen und nicht gezielt nach konkreten Beiträgen suchen zu müssen. Diese Erwartung würde enttäuscht, wenn die Suchmaschine der Antragsgegnerin die Auswahl ihrer Quellen für die mittels künstlicher Intelligenz erzeugten Antworttexte auf solche Beiträge beschränken oder sie jedenfalls priorisieren würde, die mit ihr in geschäftlichem Kontakt stehen.

(4.) Die Antragsgegnerin benutzt die streitgegenständlichen Marken auch dann nicht im geschäftlichen Verkehr, wenn im Fall der Suchanfrage nach konkreten Duftnachahmungen über die Funktion Übersicht mit KI oberhalb des Übersichtstextes unter der Überschrift „Gesponsorte Produkte“ … zu konkreten Dupes der Marke eingeblendet werden.

Nach dem vorzitierten Urteil des EuGH vom 23.03.2010 – C-236/08 bis C-238/08 – … – kann der Eindruck, dass ein Internetreferenzierungsdienst ein mit einer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt, nicht darauf gestützt werden, dass der Anbieter der „Suchmaschine“ für die Benutzung der genannten Zeichen durch seine Kunden eine Vergütung erhält (EuGH, a.a.O., Rn. 57). Nichts anderes kann danach gelten, wenn sich dies dadurch offenbart, dass im Kontext des generierten Suchergebnisses Werbung der Kunden eingeblendet wird. Mit den KI-Tools schafft die Antragsgegnerin – wie bereits bisher mit der … lediglich die technischen Voraussetzungen für die Auffindbarkeit bestimmter Webseiten und verbessert das Nutzererlebnis im Vergleich zur ….

2. Der Anspruch folgt auch nicht aus § 8 Abs. 1, Abs. 3, Nr. 1, §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 4, Nr. 6 UWG.

Die Antragstellerin ist nicht aktivlegitimiert, da die Parteien weder unmittelbare noch mittelbare Mitbewerber sind.

a) Nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UWG ist Mitbewerber jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht.

Da im Interesse eines wirksamen lauterkeitsrechtlichen Individualschutzes grundsätzlich keine hohen Anforderungen an das Vorliegen eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses zu stellen sind, reicht es hierfür aus, dass sich der Verletzer durch seine Verletzungshandlung im konkreten Fall in irgendeiner Weise in Wettbewerb zu dem Betroffenen stellt. Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis liegt daher auch vor, wenn zwischen den Vorteilen, die eine Partei durch eine Maßnahme für ihr Unternehmen oder das Unternehmen eines Dritten zu erreichen sucht, und den Nachteilen, die die andere Partei dadurch erleidet, eine Wechselwirkung in dem Sinne besteht, dass der eigene Wettbewerb gefördert und der fremde Wettbewerb beeinträchtigt werden kann und die von den Parteien angebotenen Waren oder Dienstleistungen einen wettbewerblichen Bezug zueinander aufweisen. Nicht ausreichend ist es allerdings, wenn die Maßnahme den anderen nur irgendwie in seinem Marktstreben betrifft und es an jeglichem Konkurrenzmoment im Angebots- oder Nachfragewettbewerb fehlt. Für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses ist vielmehr erforderlich, dass die von den Parteien angebotenen Waren oder Dienstleistungen einen wettbewerblichen Bezug zueinander aufweisen (BGH, Urteil vom 21. November 2024 – I ZR 107/23 -. DFL Supercup, Rn. 28 m.w.N., juris).

Nach diesem Maßstab sind die Parteien keine Mitbewerber. Sie bieten keine gleichartigen Waren oder Dienstleistungen an. Die Antragstellerin vertreibt Parfumwaren und die Antragsgegnerin betreibt eine Suchmaschine. Darüber hinaus besteht auch keine Wechselwirkung zwischen den Vorteilen, die die Antragsgegnerin durch die Übersichts- und Antworttexte erhält und den wettbewerblichen Nachteilen der Antragstellerin. Der von der Antragstellerin dargelegte Vorteil der KI-Funktionen – die Attraktivitätssteigerung gegenüber anderen Suchmaschinen und Internetplattformen – weist keinen wettbewerblichen Bezug zu den von der Antragstellerin angebotenen Parfumprodukten auf. Der verfahrensgegenständliche Fall unterscheidet sich auch von dem dem Urteil des BGH vom 19. März 2015 – I ZR 94/13 – Hotelbewertungsportal, zugrundeliegenden Geschehen, weil der dortige Portalbetreiber durch die Verknüpfung von Hotelbewertungen mit eigenen Buchungsangeboten unmittelbar wirtschaftlich von der Absatzförderung profitierte und in direkter Konkurrenz zu den bewerteten Hotels um Buchungen warb. Diese Konstellation ist mit der vorliegenden nicht vergleichbar: Die Antragsgegnerin erzielt aus den beanstandeten Übersichts- und Antworttexte keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil, da die in den enthaltenen Texten enthaltenen Links zu Internetseiten Dritter unvergütet sind.

b) Ein mittelbares Wettbewerbsverhältnis wirkt unter dem Gesichtspunkt der Förderung fremden Wettbewerbs anspruchsbegründend, wenn der Anspruchsgegner den Wettbewerb eines Unternehmens fördert, das mit dem Anspruchsteller in unmittelbarem Wettbewerb steht. Dieser kann gegen den Fördernden vorgehen, sofern er durch die Förderung des dritten Unternehmens in eigenen wettbewerbsrechtlich geschützten Interessen berührt ist (BGH, Urteil vom 21. November 2024 – I ZR 107/23 – DFL Supercup, Rn. 30, juris). Eine solche Förderung muss aber auch durch eine geschäftliche Handlung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG geschehen. Eine solche setzt voraus, dass die Handlung bei objektiver Betrachtung darauf gerichtet ist, durch Beeinflussung der geschäftlichen Entscheidung der Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer den Absatz oder Bezug von Waren oder Dienstleistungen des eigenen oder eines fremden Unternehmens zu fördern. Ein Indiz für eine geschäftliche Handlung zugunsten eines fremden Unternehmens kann darin liegen, dass zu diesem eine geschäftliche Beziehung besteht. Dient die Handlung vorrangig anderen Zielen als der Beeinflussung der geschäftlichen Entscheidung von Verbrauchern in Bezug auf Produkte und wirkt sie sich lediglich reflexartig auf die Absatz- oder Bezugsförderung aus, so stellt sie keine geschäftliche Handlung in diesem Sinne dar (BGH, Urteil vom 9. September 2021 – I ZR 90/20 – Influencer, Rn. 30 f., juris).

Nach diesem Maßstab besteht zwischen den Parteien kein Wettbewerbsverhältnis, weil die Antragsgegnerin den Absatz von Parfumprodukten durch die von ihr referenzierten Unternehmen allenfalls reflexartig steigert. Sie ist nicht aktiv in den Vertrieb der genannten Parfümalternativen eingebunden. Sie erhält keine Vergütung für die Nennung der Alternativanbieter, steht in keiner vertraglichen Beziehung zu diesen und partizipiert nicht am Absatz ihrer Produkte. … Angebote sind keine in KI-Übersichts- und Antworttexte enthaltene Links zu Webseiten Dritter. Die Antragsgegnerin erhält zwar eine Vergütung von Werbekunden. Werbeanzeigen sind aber gerade nicht Teil der KI-Übersichts- und Antworttexte. Inwieweit diese Texte Anbieter bevorzugen, die Werbekunden der Antragsgegnerin sind, hat die Antragstellerin nicht dargetan. Insoweit führt auch eine etwaige Gleichstellungsbehauptung allenfalls reflexartig zu wettbewerblichen Vorteilen für bestimmte Anbieter von Parfumprodukten.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Hamburg
Urteil vom 13.05.2026
3 U 74/24

Das OLG Hamburg hat entschieden, dass sich die New York Times in Deutschland nicht auf Werktitelschutz an der Bezeichnung „Wordle" berufen kann, weil der das Spiel vom urspränglichen Entwickler vor dem Verkauf an die New York Times rein privat und nicht im geschäftlichen Verkehr genutzt wurde.

Aus den Entscheidungsgründen:
1. Die zulässige Berufung ist unbegründet, weil die zulässige Klage unbegründet ist.

a) Die Klägerin hat keinen Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten gemäß § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG wegen eines vor Anmeldung der Beklagtenmarke bestehenden Werktitelrechts an dem Zeichen „Wordle“.

Nach § 15 Abs. 1 MarkenG gewährt der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Ausweislich § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt. § 5 Abs. 3 MarkenG regelt, dass Werktitel die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken sind.

Das Landgericht hat zu Recht und mit zutreffender Begründung festgestellt, dass im Streitfall zugunsten der Klägerin kein gegenüber der Beklagtenmarke prioritätsbesseres Recht am Werktitel „Wordle“ entstanden ist, weil zum einen die Klägerin das Zeichen selbst erst im Laufe des Februars 2022 genutzt hat und zum anderen die Verwendung des Titels „Wordle“ auf der Website von J. W. bis zum 01.02.2022 nicht im geschäftlichen Verkehr erfolgte, sodass ein Werktitelrecht nicht entstehen und mit der Vereinbarung vom 31.01.2022 auf sie übergehen konnte.

aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entsteht der Werktitelschutz gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG grundsätzlich mit der Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im geschäftlichen Verkehr im Inland (vgl. GRUR 2026, 78, Rn. 17, 18, 43 jew. m.w.N. – Moneypenny).

Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Bezug auf eingetragene Marken vor, wenn sie im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. BGH, GRUR 2020, 1311 Rn. 43 – Vorwerk unter Verweis auf EuGH GRUR 2010, 445 Rn. 50 – Google France und Google; BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 21 – profitbricks.es; BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 16 – MOST-Pralinen). Sie muss der Förderung eines beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszwecks dienen (vgl. BGH, GRUR 2004, 241, 242 – GeDIOS), wobei Entgeltlichkeit nicht zwingend ist (vgl. BGH, GRUR 1987, 438, 440 – Handtuchspender); maßgeblich ist die erkennbar nach außen in Erscheinung tretende Zielrichtung des Handelnden (vgl. BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 21 – profitbricks.es).

Diese Maßstäbe gelten sowohl für die Prüfung, ob ein Handeln im geschäftlichen Verkehr auf Verletzerseite als auch – wie hier – auf Verletztenseite vorliegt; eine Differenzierung ist nicht geboten. So setzt die höchstrichterliche Rechtsprechung für die Schutzentstehung ausdrücklich die Ingebrauchnahme im Inland in einer Weise, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt, voraus (vgl. BGH, GRUR 2016, 1066 Rn. 23 – mt-perfect; BGH, GRUR 2008, 1099, Rn. 36 – afilias.de jeweils für Unternehmenskennzeichen).

bb) Die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Bezug auf das Handeln im geschäftlichen Verkehr für Marken entwickelten Maßstäbe gelten gleichermaßen für Unternehmenskennzeichen und Werktitel gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG (vgl. dazu schon Senat, GRUR-RR 2018, 286 Rn. 52 – Werktitel Tagesschau). Eine differenzierende Auslegung des Tatbestandsmerkmals des Handelns im geschäftlichen Verkehr innerhalb des Regimes des Markengesetzes lässt sich der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht entnehmen und ist auch nicht veranlasst (im Sinne einer einheitlichen Tatbestandsmerkmalauslegung auch Ingerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, 4. Aufl. 2023, MarkenG, § 14 Rn. 66, § 15 Rn. 26 und Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 15 Rn. 16). Durch die Kategorisierung des Werktitels als „geschäftliche Bezeichnung“ in § 5 Abs. 1 MarkenG verdeutlicht bereits der Gesetzeswortlaut den tatbestandlich vorausgesetzten Bezug zum Geschäftsverkehr. Funktion des Begriffs des geschäftlichen Verkehrs ist die Abgrenzung des Anwendungsbereichs des Markengesetzes, welches insoweit nicht zwischen Marken und geschäftlichen Bezeichnungen differenziert. Dies entspricht auch dem gesetzgeberischen Willen, ausweislich dessen die Ansprüche des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung parallel mit denen des Inhabers einer Marke gestaltet sein sollen (vgl. Begr. des RegE zum Markenrechtsreformgesetz, BT-Drs. 12/6581, 67).

Würde dagegen – wie die Klägerin meint – die bloße Wahrnehmbarkeit des Werktitels nebst Werk auf dem Markt als geschäftliches Handeln ausreichen, ließe jedwede private Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im Inland Werktitelschutz entstehen, solange die hinreichende Wahrnehmbarkeit vorliegt. Dies käme einer vollständigen Aushöhlung des markenrechtlichen Begriffs des geschäftlichen Verkehrs gleich und hätte die Konsequenz der systemwidrigen Ausweitung des Anwendungsbereichs des Markenrechts auf private Titelnutzungen insbesondere im Internet. Soweit die Klägerin besorgt, die hier vertretene Auslegung führe dazu, dass im Falle des kostenlosen Zurverfügungstellens von Titeln deren Entwickler rechtlos gestellt seien, ist darauf zu verweisen, dass grundsätzlich auch unentgeltliches Handeln ein solches im geschäftlichen Verkehr darstellen kann, wenn es im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit steht (s.o.). Die hier vertretene Auslegung beschneidet auch nicht den Schutz des geistigen Eigentums, zumal Titel mit hinreichender Werkqualität im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG grundsätzlich urheberrechtlichen Schutz beanspruchen können, dessen Entstehung kein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraussetzt.

cc) Unter Anlegung dieser Maßstäbe ist – wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat – in der Nutzung des Werktitels bis zum 01.02.2022 ein Handeln im geschäftlichen Verkehr durch J. W. auf welches sich die Klägerin als Rechterwerberin berufen könnte, nicht gegeben. In der Gesamtschau der erkennbar nach außen in Erscheinung tretenden Zielrichtung des Handelns von J. W. lässt sich keine auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtete kommerzielle Tätigkeit, sondern vielmehr eine solche im privaten Bereich feststellen.

Die Website unter der Adresse www.p..co.uk/wordle wies im gesamten maßgeblichen Zeitraum keine Werbung auf und es ist auch im Übrigen weder vorgetragen noch ersichtlich, dass J. W. den Seiteninhalt – und damit insbesondere das Rätselspiel „Wordle“ – erkennbar kommerzialisiert hätte. Vielmehr verdeutlicht der Seiteninhalt

„Hi, I'm J.

I enjoy building unique products that focus on human interaction.

Things about me

• I am an artist, product manager and engineer.

• I live in Oakland, CA Brooklyn, NY.

• On the internet, I often go by p..“

aufgrund der persönlichen Ansprache unter Verwendung des Vornamens und der persönlichen Angaben zu Vorlieben, Wohnort und Internet-Pseudonym den privaten Charakter der Website. Dazu trägt des Weiteren bei, dass der Domainname entsprechend dem von J. W. für seine Tätigkeiten im Internet ausgesuchten Pseudonym und nicht etwa vor einem kommerziellen Hintergrund gewählt wurde. Diese rein private Anmutung der Website steht in Einklang mit den nachfolgend wiedergegebenen Aussagen W. in einem von dem Beklagten mit Anlage B 10 vorgelegten Time-Interview vom 01.02.2022, die dessen nicht-kommerzielle Absichten bei der Website-Gestaltung verdeutlichen:

„‚That was never the goal, really, to make money,’ he said in the car. ‚The goal was to make a game that my partner would enjoy playing. What’s interesting is, people ask me all the time about the monetization stuff. Like, ‘You could put ads on it, You could do premium.’ And I don’t know, maybe I’m an idiot. None of that really appeals to me. I think because I started with the intention of not doing it, it’s been easy to say no. If I’d been trying to make a viral game I think it would be very different.’”

Auf Deutsch:

„‚Es war eigentlich nie das Ziel, Geld zu verdienen“, sagte er im Auto. ‚Ziel war es, ein Spiel zu entwickeln, das meine Partnerin gerne spielt. Das Interessante ist, dass mich die Leute ständig nach der Monetarisierung fragen. Zum Beispiel: ‚Du könntest Werbung einbauen, du könntest Premium machen.‘ Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein Idiot. Nichts davon reizt mich wirklich. Ich glaube, weil ich mit der Absicht angefangen habe, es nicht zu tun, war es einfach, nein zu sagen. Wenn ich versucht hätte, ein virales Spiel zu machen, wäre es wohl ganz anders gelaufen.“

Zutreffend hat das Landgericht überdies angenommen, dass die zunehmende Aufmerksamkeit sowohl in Gestalt von Website-Besuchern als auch durch die internationale Presse insbesondere ab Januar 2022 nicht zur Nutzung des Werktitels im geschäftlichen Verkehr geführt hat, da es weiterhin an einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit W. fehlte, die erkennbar nach außen in Erscheinung getreten wäre. Machte man den Charakter der Benutzung von solchen externen Faktoren abhängig, läge die Ausgestaltung der Benutzung bei derart beliebten Veröffentlichungen im Internet regelmäßig nicht mehr in der Hand des Benutzers. Dies stünde im Widerspruch zu der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach welcher es zur Feststellung des Handelns im geschäftlichen Verkehr maßgeblich auf die Zielrichtung des Handelnden ankommt (vgl. GRUR 2016, 810 Rn. 21 m.w.N. – profitbricks.es).

Schließlich fallen auch die auf eine Kommerzialisierung gerichteten Vertragsgespräche W. und der Rechteverkauf im Januar 2022 nicht ins Gewicht – in der maßgeblichen Außenwirkung war die Websitegestaltung und damit die Nutzung des Titels „WORDLE“ weiterhin unverändert privater Natur.

b) Der Klägerin steht auch der hilfsweise geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 2 lit. a), lit. b) UMV wegen einer Verletzung der Klagemarke durch die Benutzung der Beklagtenmarke gegen den Beklagten nicht zu.

aa) Gemäß Art. 9 Abs. 2 UMV hat der Inhaber einer Unionsmarke unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn entweder das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist (Art. 9 Abs. 2 lit. a) UMV) oder das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV).

bb) Ein solcher Anspruch ist indes gemäß § 6 Abs. 4 MarkenG i.V.m. Art. 8, 36, 37 UMV ausgeschlossen, wenn den Kollisionsmarken derselbe Tag als ihr Zeitrang zukommt.

So liegt der Fall hier, weil die Klagemarke und die Beklagtenmarke jeweils am 01.02.2022 angemeldet wurden und daher dieselbe Priorität beanspruchen.

Der Gleichrangigkeit der Rechte steht das Verhalten des Beklagten in Bezug auf die Anmeldung der Beklagtenmarke nicht entgegen. Dies wäre anzunehmen, wenn – wie von der Klägerin geltend gemacht – seitens des Beklagten Umstände vorlägen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als unlauter erscheinen ließen (vgl. BGH, GRUR 2008, 621, Rn. 35 – AKA-DEMIKS für ein prioritätsälteres Recht).

Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht insoweit allerdings festgestellt, dass eine Mitbewerberbehinderung gemäß §§ 3, 4 Nr. 4 UWG wegen unlauterer Markenanmeldung nicht vorliegt.

(1) Die Vorschrift des § 4 Nr. 4 UWG ist in den Fällen des Zeichenerwerbs zu Behinderungszwecken grundsätzlich neben § 8 Abs. 2 Nr. 14 und § 50 Abs. 1 MarkenG sowie neben Art. 59 Abs. 1 lit. b) UMV anwendbar (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann/A. Nordemann, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 2 Rn. 13 m.w.N.; Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 44. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 4.77 m.w.N.).

(2) Nach § 4 Nr. 4 UWG handelt unlauter, wer Mitbewerber gezielt behindert. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung kann eine wettbewerbswidrige Behinderung grundsätzlich auch durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke erfolgen. Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt. Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht entgegen (BGH, GRUR 2008, 621, Rn. 21 m.w.N. – AKADEMIKS).

(a) Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH, a.a.O. m.w.N.).

(aa) Im Streitfall lag bis zum 01.02.2022 kein schutzwürdiger Besitzstand der Klägerin beziehungsweise J. W. vor, von dem der Beklagte Kenntnis hatte oder hätte haben müssen.

Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt voraus, dass das Zeichen im Inland zum Prioritätszeitpunkt entweder auf Grund einer im Inland erfolgten Nutzung oder im Hinblick auf eine überragende Verkehrsgeltung im Ausland eine gewisse Bekanntheit erreicht hat (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 22 m.w.N.). Da sich der Tatbestand des § 4 Nr. 4 UWG auf geschäftliche Handlungen bezieht und den Mitbewerber vor einer Beeinträchtigung seiner geschäftlichen Entfaltungsmöglichkeiten schützen soll (vgl. Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 44. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 4.6), muss es sich bei der erfolgten Nutzung um eine solche mit geschäftlichem Bezug handeln.

Hier hat – wie festgestellt – die Klägerin beziehungsweise J. W. das Zeichen „Wordle” vor dem Prioritätszeitpunkt am 01.02.2022 indes rein privat genutzt. Daher ist auch der – von dem Beklagten als verspätet gerügte – klägerische Vortrag, J. W. habe seit Oktober 2021 über Markenschutz an dem Zeichen „WORDLE“ für ein Worträtselspiel verfügt, wobei die Klägerin auf die mit Rückwirkung („first use“) angemeldete US-Marke abstellt, nicht behelflich, sodass der Senat über die Verspätung des Vortrags nicht entscheiden muss. Denn maßgeblich für die Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstands im Rahmen des § 4 Nr. 4 UWG ist das deutsche Wettbewerbs- beziehungsweise Markenrecht. Vor diesem Hintergrund kann auch dahinstehen, ob das US-Markenrecht – was zwischen den Parteien streitig ist – schon aufgrund der unstreitigen Website-Gestaltung ab Oktober 2021 Schutz in Form einer nicht eingetragenen Benutzungsmarke gewährt hat. Da es bereits an einer geschäftlichen Handlung durch J. W. fehlt, kann ferner dahinstehen, ob ein hinreichender Inlandsbezug vorliegt.

Das Zeichen „Wordle“ hat – wie das Landgericht ebenfalls zutreffend festgestellt hat – auch nicht im Inland wegen einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland eine gewisse Bekanntheit erlangt, da wegen der rein privaten Nutzung schon keine überragende Verkehrsgeltung im Ausland angenommen werden kann.

(bb) Darüber hinaus hatte der Beklagte auch einen zureichenden sachlichen Grund für die Anmeldung der Beklagtenmarke. Denn er hatte die Entwicklung seiner Version des Rätselspiels im Dezember 2021 und damit zu einem Zeitpunkt aufgenommen, in dem er keine Kenntnis von einem schutzwürdigen Besitzstand in Bezug auf den Werktitel „Wordle“ hatte. Dass er nach Kenntnisnahme von dem Rechteerwerb durch die Klägerin am 31.01.2022 zügig eine Marke anmelden wollte, um die bereits mehrere Wochen andauernde Entwicklung auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter dem Zeichen „Wordle“ kommerzialisieren zu können, ist lauterkeitsrechtlich nicht bedenklich.

(b) Besondere Umstände, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, können ferner auch darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, a.a.O., Rn. 21).

Auch hierfür sind im Streitfall hinreichende Anhaltspunkte weder vorgetragen noch ersichtlich.

Voraussetzung insoweit ist die objektive Eignung des angemeldeten Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, sowie eine entsprechende Absicht (Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 44. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 4.84b m.w.N.). Die Behinderungsabsicht setzt voraus, dass der Markenanmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im Ausland bereits für identische oder gleichartige Waren benutzt wird, und sich ihm nach den Umständen zumindest die Kenntnis aufdrängen muss, dass der Inhaber der ausländischen Marke die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 26 m.w.N.). Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs grundsätzlich hinzunehmenden Behinderung ist erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die Markenanmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist. Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die Subsumtion eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 32 m.w.N.).

Hier fehlt es an einer Behinderungsabsicht des Beklagten, da ihm aufgrund der rein privaten Nutzung des Zeichens „Wordle“ durch J. W. bis zum Prioritätszeitpunkt keine tatbestandsrelevante Zeichennutzung im Ausland bekannt sein konnte oder musste. Im Übrigen ergibt sich auch aus der gebotenen Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls nicht, dass seitens des Beklagten als wesentliches Motiv die Absicht bestand, die Beklagtenmarke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Denn dem Beklagten ging es bei der Markenanmeldung darum, seine eigene Version des Rätselspiels unter dem Zeichen „Wordle“ zu kommerzialisieren. Dass der Beklagte der Klägerin mit der Anmeldung eines mit dem von J. W. privat genutzten Zeichen identischen Zeichens offenbar zuvorkommen wollte, ist insbesondere deswegen nicht unlauter, weil er seine Version des Rätselspiels zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Wochen entwickelt hatte, ohne Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis von einer tatbestandsrelevanten Zeichennutzung im Ausland – die auch nicht vorlag – zu haben. Aus demselben Grund führt auch die ähnliche Gestaltung des Rätselspiels nicht zur Annahme des zweckfremden Einsatzes der Beklagtenmarke als wesentliches Motiv des Beklagten.

c) Aufgrund des unter a) und b) Dargelegten stehen der Klägerin auch die haupt- und hilfsweise geltend gemachten Annexansprüche auf Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Rückruf und Vernichtung nicht zu.

d) Die Klägerin hat des Weiteren keinen Anspruch auf Löschung der Beklagtenmarke gegen den Beklagten gemäß §§ 3, 4 Nr. 4, 8 Abs. 1 UWG. Denn dem Beklagten ist – wie unter b) festgestellt – kein unlauteres Verhalten im Rahmen der Anmeldung der Beklagtenmarke vorzuwerfen.

e) Auch der hilfsweise geltend gemachte Löschungsanspruch gemäß §§ 12, 15 Abs. 2, Abs. 4, 51 Abs. 1 MarkenG steht der Klägerin mangels Vorliegens eines prioritätsbesseren Werktitelschutzes (hierzu unter a)) nicht zu.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

3. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 10, § 711, § 709 S. 2 ZPO.

4. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts. Die vorliegende Sache erschöpft sich in der Anwendung gesicherter Rechtsgrundsätze auf den Einzelfall.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Düsseldorf
Entscheidung vom 25.09.2025
I-20 U 35/25

Das OLG Düsseldorf hat vorliegend entschieden, dass die streitgegenständlichen Sportschuhe mit Streifengestaltung bestehend aus zwei Streifen Markenrechte von PUMA verletzen.

Die Pressemitteilung des Gerichts:
Einstweiliges Verfügungsverfahren: Herstellerin von Sportschuhen verletzt Markenrechte von PUMA

Der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat heute (25.09.2025) unter Leitung des Vorsitzenden Richters am Oberlandesgericht Schüttpelz einer Herstellerin von Sportschuhen (Antragsgegnerin und Berufungsbeklagte) untersagt, im geschäftlichen Verkehr bestimmte Streifengestaltungen auf zwei Schuhmodellen zu verwenden.

Die Puma SE, Antragstellerin und Berufungsklägerin ("PUMA"), ist eine weltweit führende Sportartikelherstellerin und kennzeichnet ihre Schuhe mit einem bestimmten Formstreifen, der europaweiten Markenschutz als Bildmarke genießt. Bei der Antragsgegnerin handelt es sich um eine in Spanien ansässige Herstellerin von Sportschuhen, die ihre Produkte über eine eigene Internetseite auch nach Deutschland vertreibt, darunter auch drei Schuhmodelle mit verschiedenen Streifengestaltungen. PUMA sieht hierin eine Verletzung ihrer Markenrechte und hat im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens beantragt, der Antragsgegnerin das Angebot, den Vertrieb und die Bewerbung der drei Schuhmodelle im Gebiet der Europäischen Union zu untersagen.

Nachdem das Landgericht Düsseldorf zunächst am 08.05.2024 eine entsprechende einstweilige Verfügung – jedoch nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland – erlassen hatte, hob es diese Beschlussverfügung auf den Widerspruch der Antragsgegnerin mit Urteil vom 18.03.2025, Az. 37 O 35/24, wieder auf. Zur Begründung führte das Landgericht aus, es liege schon keine markenmäßige Benutzung und jedenfalls keine Verwechslungsgefahr vor. Eine sofortige Beschwerde gegen die Teilabweisung ihres Antrags – im Hinblick auf die unionsweite Untersagung – legte PUMA nicht ein. Mit ihrer gegen dieses Urteil gerichteten Berufung verfolgt PUMA ihren Antrag auf Erlass eines unionsweiten Vertriebsverbots der drei Schuhmodelle weiter.

Der 20. Zivilsenat hat mit seiner heute verkündeten Entscheidung das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 18.03.2025 teilweise abgeändert und die Beschlussverfügung vom 08.05.2024 hinsichtlich zwei der drei angegriffenen Streifengestaltungen bestätigt.

Zur Begründung führt der Senat aus, der Antrag sei zulässig, soweit er sich auf ein Verbot für die Bundesrepublik Deutschland richte. Der Senat sei gemäß Art. 131 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 125 Abs. 4 lit. b UMV zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen international zuständig, da sich die Antragsgegnerin rügelos – mangels erneuter Rüge im Berufungsverfahren – auf das Verfahren eingelassen habe (Art. 26 Brüssel la-VO). Die einstweilige Verfügung könne jedoch nicht unionsweit, sondern nur für die Bundesrepublik Deutschland erlassen werden. Der Beschluss des Landgerichts Düsseldorf vom 08.05.2024 sei insoweit rechtskräftig geworden, da sich PUMA nicht mit einer sofortigen Beschwerde dagegen gewehrt habe, dass das Landgericht ein unionsweites Verbot zurückgewiesen habe.

Soweit sich PUMA gegen die Streifengestaltung auf zwei Schuhmodellen wende, sei ihr Antrag begründet und der Antragsgegnerin eine entsprechende Verwendung zu untersagen. Denn diese verletze die Markenrechte von PUMA aus ihrer Unionsbildmarke , Registernummer 008461469, die unter anderem für Schuhe eingetragen ist ("Verfügungsmarke"). Zwischen der Verfügungsmarke und den angegriffenen Streifengestaltungen bestehe auch Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Bildmarke habe durch ihre Bekanntheit eine erhebliche Steigerung erfahren und die verwendeten Zeichen seien sich aufgrund ihres Gesamteindrucks ausreichend ähnlich. So steigen sowohl die Verfügungsmarke als auch die Streifen auf den Schuhen von links unten nach rechts oben an, wobei der Anstiegswinkel in allen drei Fällen in etwa 15 Grad betrügen. Dabei verjüngten sich sowohl die Verfügungsmarke als auch zwei der drei angegriffenen Streifengestaltungen in ihrem Verlauf von links unten nach rechts oben. Soweit die Streifen auf den Schuhen zwei Unterbrechungen aufwiesen, werde hierdurch der Eindruck eines durchgehenden Streifens nicht maßgeblich beeinträchtigt. Die Antragsgegnerin habe die zwei Streifengestaltungen auch markenmäßig verwendet, da in diesen – wie bei Sportschuhen üblich – ein Hinweis auf die Herkunft aus dem Unternehmen der Antragstellerin zu sehen sei. Dem stehe auch nicht entgegen, dass die Schuhmodelle der Antragsgegnerin sichtbar mit ihrem Namen gekennzeichnet seien. Dabei könne es sich aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers auch um eine Zweitmarke oder Modellbezeichnung handeln.

Bezüglich der dritten angegriffenen Streifengestaltung hat die Berufung jedoch keinen Erfolg, da der Senat von keiner für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichenden Zeichenähnlichkeit ausgeht. Im Gegensatz zu den anderen beiden Streifengestaltungen fehle es an dem für den Gesamteindruck zentralen Element eines durchgehenden Streifens, da der Schuh vielmehr zwei Streifenelemente aufweise.

Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Aktenzeichen: I-20 U 35/25

OLG Düsseldorf
Urteil vom 07.08.2025
20 U 9/25

Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass ein Logistikunternehmen nach den Grundsätzen der Störerhaftung gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. a UMV für Markenrechtsverletzungen haften kann.

Aus den Entscheidungsgründen:
1. Das Landgericht hat die Antragsgegnerin zu Recht nach den Grundsätzen der Störerhaftung gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. a UMV in Bezug auf die Zeichen (*) und(*) zur Unterlassung verpflichtet.

1.1. Allerdings ist die Inanspruchnahme der Antragsgegnerin als Störerin durch die Einfügung der Worte "es Dritten zu ermöglichen" vor "ohne Zustimmung der Antragstellerin" in den Tenor der landgerichtlichen Beschlussverfügung klarzustellen.

Die vom Landgericht ausgesprochene Untersagung der Nutzung der Zeichen stellt auf eine Täterhaftung ab und verfehlt daher bei einer Inanspruchnahme als Störer die konkrete Verletzungsform (BGH, Urteil vom 12. Mai 2010, Az.: I ZR 121/08, GRUR 2010, 633 Rn. 35 - Sommer unseres Lebens; Zigann/Werner in Cepl/Voß, Praxiskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl. 2022, ZPO § 313 Rn. 10). Der Störer haftet, weil er Dritten Rechtsverletzungen der genannten Art ermöglicht (BGH, Urteil vom 12. Mai 2010, Az.: I ZR 121/08, GRUR 2010, 633 Rn. 36 - Sommer unseres Lebens). Die insoweit jederzeit mögliche Antragsanpassung (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 2010, Az.: I ZR 121/08, GRUR 2010, 633 Rn. 37 - Sommer unseres Lebens) kann im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auch von Gerichts wegen erfolgen. Nach § 938 Abs. 1 ZPO bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen, welche Anordnungen zur Erreichung des Zweckes erforderlich sind. Der Antragsteller ist nicht gezwungen, einen präzisen Antrag zu stellen und eine bestimmte Maßnahme zu beantragen; die Angabe des Rechtsschutzzieles reicht aus (Drescher in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Aufl. 2020, ZPO § 938 Rn. 5). Das Gericht kann daher bei der Fassung des Unterlassungstenors vom Antrag abweichen, insoweit es sich lediglich um eine Klarstellung des von Anfang an der Sache nach verfolgten Unterlassungsbegehrens handelt (OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 11. Januar 2018, Az.: 6 U 150/17, GRUR-RR 2018, 352 Rn. 24 - 3 Jahre Garantie). Dabei ist es unschädlich, dass die zur Klarstellung der Störerhaftung in den Verbotstenor aufgenommen Wendung "ermöglichen" einen auslegungsbedürftigen Begriff enthält (BGH, Urteil vom 10. Januar 2019, Az.: I ZR 267/15, GRUR 2019, 813 Rn. 26 - Cordoba II). Die Besonderheiten der Störerhaftung müssen nicht im Verbotsausspruch zum Ausdruck kommen; es reicht aus, dass aus den Entscheidungsgründen folgt, die zur Auslegung des Verbotstenors heranzuziehen sind (BGH, Urteil vom 10. Januar 2019, Az.: I ZR 267/15, GRUR 2019, 813 Rn. 27 - Cordoba II; Zigann/Werner in Cepl/Voß, Praxiskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl. 2022, ZPO § 313 Rn. 11).

1.2. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig. Der erforderliche Verfügungsgrund ist gegeben, die Dringlichkeitsvermutung ist nicht widerlegt.

a) Der gemäß §§ 935, 940 ZPO erforderliche Verfügungsgrund ist gegeben. Der Erlass einer vollstreckbaren Entscheidung aufgrund eines bloß summarischen Verfahrens bedarf einer besonderen Rechtfertigung. Den Nachteilen, die dem Antragsteller aus einem Zuwarten bis zur Hauptsacheentscheidung entstehen können, sind die Nachteile gegenüberzustellen, die dem Antragsgegner aus der Anordnung drohen. Das Interesse des Antragstellers muss so sehr überwiegen, dass der beantragte Eingriff in die Sphäre des Antragsgegners aufgrund eines bloß summarischen Verfahrens gerechtfertigt ist (Senat, Urteil vom 7. Juni 2012, Az.: I-20 U 1/11, GRUR-RR 2012, 146 - 148 - E-Sky; Berneke/Schüttpelz, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 4. Auflage 2018, Rn. 103). Ein solches Überwiegen der Interessen der Antragstellerin ist vorliegend gegeben. Bei der fortgesetzten Verwendung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren droht der Markeninhaberin eine nachhaltige Schädigung der Kennzeichnungskraft und Wertschätzung ihres Zeichens, die nachträglich nicht mehr beseitigt werden kann.

b) Die Dringlichkeitsvermutung des Art. 129 Abs. 3 UMV in Verbindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG ist vorliegend nicht widerlegt. Soweit eine zögerliche Antragstellung oder Verfahrensführung indizieren kann, dass das Interesse des an einer vorläufigen Regelung nicht hinreichend groß ist, um den Erlass einer einstweiligen Verfügung zu rechtfertigen (BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, Az.: X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 85 - Raltegravir), vertritt der Senat in ständiger Rechtsprechung die Ansicht, dass die Zeitspanne zwischen der Erlangung der Kenntnis von der Person des Verletzers und den maßgeblichen Umständen der Verletzungshandlung bis zur Einreichung des Verfügungsantrags in Fällen durchschnittlicher Bedeutung und Schwierigkeiten sowie mittleren Umfangs zwei Monate betragen darf (Urteil vom 2. Mai 2019, Az.: I-20 U 116/18, NJW-RR 2019, 1130 Rn. 19 - Kariesschutz gering; Urteil vom 30. April 2013, Az.: I-20 U 169/12, BeckRS 2015, 9946 - Urteil vom 5. Oktober 2010, Az.: I-20 U 126/10, GRUR-RR 2011, 315, 316 - Staubsaugerbeutel; Berneke/Schüttpelz, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 4. Aufl. 2018, Rdnr. 155, m. w. Nachw.).

Vorliegend hat die Antragstellerin nach ihrem unwiderlegten Vortrag erst am 23. Mai 2024 im Rahmen eines Testkaufs bei dem auch unter "www.G.com" erreichbaren Onlineshop "H." Kenntnis von der fortgesetzten Verwendung der Anschrift der Antragsgegnerin im Rahmen der Versendung der markenverletzenden Ware erfahren. Die im Rahmen der Testkäufe im Herbst 2023 zu Tage getretenen Verwendungen sind hier nicht maßgeblich, da für eine Inanspruchnahme als Störer eine vollendete Verletzung nach Begründung der Pflicht zur Verhinderung weiterer derartiger Rechtsverletzungen durch Inkenntnissetzung von diesen erforderlich ist (BGH, Urteil von 23. Oktober 2024, Az.: I ZR 112/23, GRUR 2024, 1809 Rn. 82 - Manhattan Bridge). Eine solche ist erst mit Schreiben vom 15. Januar 2025 erfolgt. Eine Verpflichtung des Markeninhabers, die Umsetzung der Pflicht zur Verhinderung weiterer derartiger Rechtsverstöße umgehend durch Testkäufe zu überprüfen, besteht nicht.

2. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist auch begründet. Die Antragstellerin hat gegenüber der Antragsgegnerin einen Anspruch auf Unterlassung der Ermöglichung der Nutzung der Zeichen (*) und(*) für Bekleidungsstücke aus Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV.

2.1. Die Nutzung der Zeichen (*) und(*) für auf dem vom Onlineshop "G." in das Gebiet der Europäischen Union versandten "Spielerversion F. Heimtrikot" stellt eine zur Unterlassung verpflichtende Markenverletzung dar. Gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV hat der Inhaber einer Unionsmarke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist. Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Es wurden mit den jeweils für Bekleidungsstücke eingetragenen Unionsmarken identische Zeichen für das Bekleidungsstück Fußballtrikot kennzeichnend verwandt. Die Verwendung von (*) im Brustbereich und von (*) im Etikett ist jeweils eine im Bereich der Sportbekleidung typische Markenverwendung. Eine Markenverletzung durch "H." stellt daher auch die Antragsgegnerin zu Recht nicht in Abrede.

2.2. Für diese Markenverletzung hat die Antragsgegnerin nach den Grundsätzen der Störerhaftung einzustehen.

a) Als Störer kann bei der Verletzung absoluter Rechte in Anspruch genommen werden, wer - ohne Täter oder Teilnehmer zu sein - in irgendeiner Weise willentlich und adäquatkausal zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt (BGH, Urteil vom 23. Oktober 2024, Az.: I ZR 112/23, GRUR 2024, 1809 Rn. 79 - Manhattan Bridge; BGH, Urteil vom 6. Mai 2021, Az.: I ZR 61/20 GRUR 2021, 1303 Rn. 43 - Die Filsbacher; BGH, Urteil vom 21. Januar 2021, Az.: I ZR 20/17, GRUR 2021, 730 Rn. 37 - Davidoff Hot Water IV; BGH, Urteil vom 27. November 2014, Az.: I ZR 124/11 GRUR 2015, 672 Rn. 81 - Videospiel-Konsolen II). Als Beitrag kann auch die Unterstützung der Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten genügen, sofern der in Anspruch Genommene die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte (BGH, Urteil vom 23. Oktober 2024, Az.: I ZR 112/23, GRUR 2024, 1809 Rn. 79 - Manhattan Bridge; BGH, Urteil vom 27. November 2014, Az.: I ZR 124/11 GRUR 2015, 672 Rn. 81 - Videospiel-Konsolen II). Der Störer haftet auf Unterlassung, nicht auf Schadensersatz (BGH, Urteil vom 27. November 2014, Az.: I ZR 124/11 GRUR 2015, 672 Rn. 81 - Videospiel-Konsolen II).

Da die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die weder als Täter noch als Teilnehmer für die begangene Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden können, setzt die Haftung des Störers die Verletzung von Prüfungs- oder Überwachungspflichten voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer in Anspruch Genommenen nach den Umständen des Einzelfalls eine Prüfung oder Überwachung zur Verhinderung von Verletzungshandlungen Dritter zuzumuten ist. Das richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Funktion und Aufgabenstellung des als Störer in Anspruch Genommenen sowie mit Blick auf die Eigenverantwortung desjenigen, der die rechtswidrige Beeinträchtigung selbst unmittelbar vorgenommen hat (BGH, Urteil vom 23. Oktober 2024, Az.: I ZR 112/23, GRUR 2024, 1809 Rn. 79 - Manhattan Bridge; BGH, Urteil vom 6. Mai 2021, Az.: I ZR 61/20 GRUR 2021, 1303 Rn. 43 - Die Filsbacher; BGH, Urteil vom 21. Januar 2021, Az.: I ZR 20/17, GRUR 2021, 730 Rn. 37 - Davidoff Hot Water IV).

aa) So ist einem Unternehmen, das Waren für eine Vielzahl von Kunden einlagert, eine anlasslose Überprüfung sämtlicher von ihm in Besitz genommenen Waren auf mögliche Rechtsverletzungen unzumutbar, weil die Warenlogistik, der im Rahmen eines effizienten Warenverkehrs erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt, durch die Annahme einer anlasslosen Prüfpflicht des Lagerhalters erheblich beeinträchtigt würde (BGH, Urteil vom 21. Januar 2021, Az.: I ZR 20/17, GRUR 2021, 730 Rnrn. 38, 39 - Davidoff Hot Water IV). Entsprechendes gilt für einen Spediteur, da eine generelle Prüfungspflicht im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch die transportierte Ware seine Tätigkeit erheblich verteuern und komplizieren würde (BGH, Urteil vom 17. September 2009, Az.: Xa ZR 2/08, GRUR 2009, 1142 Rn. 41 - MP3-Player-Import). Eine Pflicht zur Einholung von Erkundigungen und gegebenenfalls zur eigenen Prüfung der Ware mit der möglichen Folge einer Eingreifpflicht entsteht erst, wenn der Spediteur von der Möglichkeit einer Schutzrechtsverletzung Kenntnis erlangt (BGH, Urteil vom 17. September 2009, Az.: Xa ZR 2/08, GRUR 2009, 1142 Rn. 43 - MP3-Player-Import). Ein Spediteur darf sich nur so lange ohne Weiteres darauf verlassen, dass von dem Versender oder Empfänger die absoluten Rechte Dritter beachtet werden, wie ihm nicht konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese Rechte tatsächlich nicht beachtet worden sind und er - der Spediteur - folglich an der unerlaubten Handlung eines Dritten mitwirkt. Ergeben sich solche Anhaltspunkte, muss er die zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um den Verdacht der Schutzrechtsverletzung aufzuklären. Ergibt die Aufklärung, dass eine Schutzrechtsverletzung vorliegt, darf der Spediteur die Mitwirkung an der objektiv rechtswidrigen Handlung des Dritten ebenso wenig fortsetzen, wie er sonst vorsätzlich eine Schutzrechtsverletzung unterstützen darf (BGH, Urteil vom 17. September 2009, Az.: Xa ZR 2/08, GRUR 2009, 1142 Rn. 44 - MP3-Player-Import).

Dabei spielt es für die Zumutbarkeit eine Rolle, ob die geförderte Rechtsverletzung eines Dritten aufgrund einer unklaren Rechtslage erst nach eingehender rechtlicher oder tatsächlicher Prüfung festgestellt werden kann oder aber für den als Störer in Anspruch Genommenen offenkundig und unschwer zu erkennen ist (BGH, Urteil vom 21. Januar 2021, Az.: I ZR 20/17, GRUR 2021, 730 Rn. 60 - Davidoff Hot Water IV). Nach einem Hinweis auf eine klare Rechtsverletzung hat er im Rahmen seiner Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass es zukünftig nicht zu derartigen Rechtsverletzungen kommt (BGH, Urteil vom 23. Oktober 2024, Az.: I ZR 112/23, GRUR 2024, 1809 Rn. 80 - Manhattan Bridge). Dabei hängt das Ausmaß des insoweit zu leistenden Prüfungsaufwands von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere vom Gewicht der angezeigten Rechtsverletzungen auf der einen und den Erkenntnismöglichkeiten des Dienstleisters auf der anderen Seite (BGH, Urteil vom 17. August 2011, Az.: I ZR 57/09, GRUR 2011, 1038 Rn. 28 - Stiftparfüm). Unzumutbare Prüfungspflichten, die das gesamte Geschäftsmodell in Frage stellen würden, dürfen nicht auferlegt werden (BGH, Urteil vom 19. April 2007, Az.: I ZR 35/04, GRUR 2007, 708 Rn. 47 - Internet-Versteigerung II).

bb) Die Störerhaftung steht mit Grundsätzen des Europäischen Rechts in Einklang. Artikel 11 Satz 3 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums 2004/48/EG verlangt von den Mitgliedstaaten vielmehr gerade, sicherzustellen, dass die für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zuständigen nationalen Gerichte Marktakteure, die - wie etwa der Betreiber eines Online-Marktplatzes - Dienstleistungen anbieten, aufgeben können, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur zur Beendigung der von Benutzern hervorgerufenen Verletzungen, sondern auch zur Vorbeugung gegen erneute derartige Verletzungen beitragen, sofern diese Maßnahmen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind und keine Schranken für den rechtmäßigen Handel errichten (EuGH, Urteil vom 12. Juli 2011, Az.: C-324/09, GRUR 2011, 1025 Rn. 144 - L'Oréal/eBay; EuGH, Urteil vom 7. Juli 2016, Az.: C-494/15, GRUR 2016, 1032 Rn. 37 - Tommy Hilfiger). Das Recht auf unternehmerische Freiheit, das unter anderem das Recht jedes Unternehmens, in den Grenzen seiner Verantwortlichkeit für seine eigenen Handlungen frei über seine wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Ressourcen verfügen zu können, umfasst, steht daher einer gerichtlichen Verbotsanordnung zum Schutze des Rechts des geistigen Eigentums nicht entgegenstehen, wenn die Anordnung keine Angaben dazu enthält, welche Maßnahmen dieser Anbieter ergreifen muss, und wenn er Beugestrafen wegen eines Verstoßes gegen die Anordnung durch den Nachweis abwenden kann, dass er alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat (vgl. EuGH, Urteil vom 27. März 2014, Az.: C-314/12 GRUR 2014, 468 Rnrn. 49, 64 - UPC Telekabel Wien).

b) Bei Anwendung dieser Grundsätze ist eine Störerhaftung der Antragsgegnerin zu bejahen.

aa) Durch die Gestattung der Nutzung ihrer Adresse als Absenderadresse und ihre Bereitschaft, im Falle Nichtzustellung das Paket entgegenzunehmen, trägt die Antragsgegnerin willentlich und adäquatkausal zur Verletzung der Markenrechte der Antragstellerin bei. Nach dem eigenen Vortrag der Antragsgegnerin verlangt K. für den Versand von Paketen innerhalb Deutschlands eine einen Ort in Deutschland bezeichnende Absenderangabe, um im Falle der Unzustellbarkeit oder sonstiger Unregelmäßigkeiten eine Rückbeförderung zu ermöglichen (Ziffer 2.4 Abs. 1 Satz 2 der K.-Versandbedingungen). Ohne die Bereitschaft der Antragsgegnerin würden die vom chinesischen Logistiker nach Deutschland verbrachten Pakete daher nicht von K. zum Zwecke des Weitertransports zum Empfänger übernommen. Ohne eine Bereitschaft des nationalen Postdienstleisters zum Weitertransport zum Empfänger wäre aber schon die Verbringung des Paketes von China nach Deutschland sinnlos. Kein Logistiker verbringt Waren von einem Land in ein anderes, nur damit sie dort am Flughafen stranden. Ohne die gegenüber dem Logistiker erklärte Bereitschaft der Antragsgegnerin, ihre Adresse als Absenderadresse zu nutzen und im Falle Nichtzustellung das Paket entgegenzunehmen, würden die Pakete mit markenverletzender Ware daher überhaupt in den Binnenmarkt verbracht.

bb) Die durch das Schreiben der Antragstellerin vom 15. Januar 2024 über Nutzung ihrer Adresse für Markenrechte der Antragstellerin verletzende Warensendungen in Kenntnis gesetzte Antragsgegnerin hat zumutbare Prüfungs- oder Überwachungspflichten verletzt.

Die Tätigkeit der Antragstellerin ist in besonderer Weise geeignet, der Verletzung von Markenrechten Vorschub zu leisten. Die Antragstellerin ist für einen oder mehrere chinesische Logistiker tätig, die die zollfreie Zustellung von Einzelpaketen chinesischer Onlinehändler direkt beim Endverbraucher organisieren. Durch die vom Logistiker organisierte Vorababführung von Zöllen, Steuern und Gebühren wird das Risiko einer Zollkontrolle der Pakete minimiert. Vor diesem Hintergrund ist die Nutzung der Dienstleistung für den Versand markenrechtsverletzender Waren deutlich erhöht. Zwar kommen aus China nicht nur Plagiate; in China wird im erheblichem Umfang Originalware wegen der dort günstigen Fertigungspreise in Lohnfertigung für Markenhersteller hergestellt (vgl. OLG Hamburg, Beschluss vom 15. August 2007, Az.: 5 U 188/06, GRUR-RR 2007, 350, 351 - Yu-Gi-OH!-Karten). Originalware befindet sich aber nicht in einem von einem chinesischen Onlineshop an einen Endkunden in Deutschland verschickten Einzelpaket, sondern wird containerweise an den Markenhersteller oder seinen Distributor geliefert, der die Ware dann im Binnenmarkt absetzt. Bei der in einem Einzelpaket direkt an den Endkunden versandten, mit einer deutschen Marke oder einer Unionsmarke gekennzeichneten Ware handelt es sich hingegen zwangsläufig um nicht erschöpfte und damit um markenverletzende Ware, und zwar selbst dann, wenn sie vom chinesischen Lohnfertiger des Markenherstellers gefertigt worden sein sollte. Nach dem in Art. 15 Abs. 1 UMV normierten Grundsatz der territorialen Reichweite der Erschöpfung reicht es für eine Markenverletzung aus, dass die Ware unter dieser Marke nicht vom Inhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist. Kein Markeninhaber wird aber einem chinesischen Onlinehändler gestatten, Waren an Endkunden in den Europäischen Wirtschaftsraum zu liefern. Markenräume werden schon wegen des unterschiedlichen Preisniveaus über unterschiedliche Kanäle bedient. Von daher ist eine Rechtsverletzung im Übrigen leicht zu erkennen, jede mit einer Marke gekennzeichnete Ware in einem aus China kommenden Einzelpaket ist jedenfalls in Ermangelung einer Erschöpfung rechtsverletzend.

Vor diesem Hintergrund kann auch der Umstand, dass die Antragsgegnerin im Rahmen der derzeitigen Organisation die Ware im Falle einer gleich erfolgreichen Zustellung nie in Besitz hat, ein vollständiges Absehen von Prüfungs- oder Überwachungspflichten nicht rechtfertigen. Welche Maßnahme die Antragsgegnerin ergreift, ist ihre Sache; ob sie alle ihr zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, ist erst im Rahmen eines Ordnungsmittelverfahrens zu prüfen. Die Antragstellerin hat angeregt, den Versendern über den Logistiker konkrete Angaben zum Paketinhalt aufzugeben und Waren wie Trikots dann zwecks zumindest stichprobenhafter Kontrolle über ihr Lager zu leiten. Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, erscheint es dem Senat jedenfalls zumutbar, dass sich die Antragsgegnerin von ihren Kunden, dem oder den Logistikern, die Absendernamen vorab elektronisch übermitteln lässt und überprüft. Gibt man etwa die Onlineshops "D." oder "H." beziehungsweise "G." in einer Suchmaschine unter Bildersuche ein, ist sofort erkennbar, dass diese vor allem mit Trikots handeln, die mit den Namen der Mannschaften und mit Herstellermarken versehen sind. Beim Inhalt der Pakete dieser Versender handelt es sich folglich nahezu zwangsläufig um markenrechtsverletzende Ware, wenn auch nicht notwendig um die Markenrechte der Antragstellerin verletzende. Ein legitimes Interesse der Antragsgegnerin an ihrer Mitwirkung an der Zustellung derartiger Pakete besteht gleichwohl nicht. Die Antragsgegnerin ist daher gehalten, entweder bereits den Versand von Paketen dieser Versender unter Nutzung ihrer Adresse grundsätzlich zu unterbinden oder diese Pakete vorab in ihr Lager umzuleiten, um den Inhalt einer Überprüfung zu unterziehen.

2.3. Eine Verantwortlichkeit als Täterin begründet die Absenderangabe allerdings nicht. Zwar ist Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der VO (EU) 2017/1001 dahin auszulegen, dass der Betreiber einer Online-Verkaufsplattform, die neben den eigenen Angeboten auch einen Online-Marktplatz umfasst, als Nutzer eines von Drittanbietern verwandten Zeichens anzusehen ist, sofern ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer dieser Plattform eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen dieses Betreibers und dem fraglichen Zeichen herstellt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn ein solcher Nutzer in Anbetracht aller Umstände des Einzelfalls den Eindruck haben könnte, dass dieser Betreiber derjenige ist, der die mit diesem Zeichen versehenen Waren im eigenen Namen und für eigene Rechnung selbst vertreibt (EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2022, Az.: C-148/21, C-184/21, GRUR 2023 250 Rn. 54 - Louboutin). Vorliegend wissen die Besteller der markenrechtsverletzenden Waren jedoch, bei welchem Onlineshop sie diese gekauft haben und damit, dass die Antragsgegnerin nicht die Verkäuferin ist.

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EuGH
Urteil vom 25.01.2024
C-334/22 | Audi
Emblemhalterung auf einem Kühlergrill

Der EuGH hat entschieden, dass Audi als Inhaber der entsprechenden Unionsmarke die Nutzung des Audi-Logos oder eines ähnlichen Zeichens für Ersatzteile von Drittanbietern verbieten kann.

Tenor der Entscheidung:
1. Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 Buchst. a bis c der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass der Dritte, der ohne Zustimmung des Automobilherstellers, der Inhaber einer Unionsmarke ist, Ersatzteile, und zwar Kühlergrills für diese Fahrzeuge, einführt und zum Kauf anbietet, die ein Element enthalten, das für die Anbringung des Emblems, das diese Marke wiedergibt, gedacht ist und dessen Form mit dieser Marke identisch oder ihr ähnlich ist, ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr in einer Weise benutzt, die eine oder mehrere Funktionen dieser Marke beeinträchtigen kann, was das nationale Gericht prüfen muss.

2. Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 ist dahin auszulegen, dass er den Automobilhersteller, der Inhaber einer Unionsmarke ist, nicht daran hindert, einem Dritten die Benutzung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Autoersatzteile, und zwar Kühlergrills, zu verbieten, wenn dieses Zeichen in der Form eines Elements des Kühlergrills besteht, das für die Anbringung des diese Marke wiedergebenden Emblems auf diesem Kühlergrill gedacht ist, ohne dass es insoweit von Bedeutung ist, ob es technisch möglich ist, dieses Emblem auf dem Kühlergrill zu befestigen, ohne das Zeichen auf ihm anzubringen.

Die Pressemitteilung des EuGH:
Unionsmarke: Ein Automobilhersteller kann die Benutzung eines Zeichens, das mit der Marke, deren Inhaber er ist, identisch oder ihr ähnlich ist, für Ersatzteile verbieten

Das gilt dann, wenn das Ersatzteil ein Element enthält, das für die Anbringung des Emblems dieses Herstellers gedacht ist und in seiner Form dieser Marke ähnlich oder mit ihr identisch ist-

Der Automobilhersteller Audi ist Inhaber der folgenden Unionsbildmarke:

[Abbilung]

Sie ist u. a. für Fahrzeuge, Ersatzteile und Autozubehör eingetragen.

Diese Marke wird als Audi-Emblem wiedergegeben und benutzt. Ein polnischer Händler bietet nachgebaute, auf ältere Audi-Fahrzeuge angepasste Kühlergrills zum Kauf an und macht auf seiner Webseite Werbung dafür. Diese Kühlergrills enthalten ein Teil, dessen Form dieser Marke ähnlich oder mit ihr identisch ist und das für die Anbringung des Audi-Emblems gedacht ist.

Audi hat diesen Händler verklagt. Ihm soll verboten werden, nachgebaute Kühlergrills, die ein mit der Marke AUDI identisches oder ihr ähnliches Zeichen enthalten, zu vermarkten. Das mit dieser Klage befasste polnische Gericht möchte wissen, welchen Umfang der Schutz aus dieser Marke hat. Es hat sich an den Gerichtshof gewandt, um zu klären, ob die Vermarktung von Autoersatzteilen wie der in Rede stehenden Kühlergrills nach dem Unionsrecht1 eine „Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr“ darstellt, die die Funktionen der Marke AUDI beeinträchtigen kann. Es fragt sich auch, ob der Inhaber dieser Marke einem Dritten eine solche Benutzung verbieten kann.

In seinem Urteil bejaht der Gerichtshof dies. Er stellt zunächst fest, dass die für Geschmacksmuster vorgesehene Reparaturklausel nicht anwendbar ist . Sodann führt er aus, dass im vorliegenden Fall die Kühlergrills nicht vom Inhaber der Marke AUDI stammen und ohne seine Zustimmung auf den Markt gebracht werden. Das Teil, das für die Anbringung des Audi-Emblems gedacht ist, ist für ihre Vermarktung durch den Dritten in die Kühlergrills integriert. Es ist für das Publikum, das ein solches Ersatzteil kaufen will, sichtbar. Dies könnte einen sachlichen Zusammenhang zwischen dem fraglichen Ersatzteil und dem Inhaber der Marke AUDI darstellen. Daher kann eine solche Benutzung die Funktionen der Marke, die u. a. darin bestehen, die Herkunft oder die Qualität der Ware zu garantieren, beeinträchtigen.

Der Gerichtshof überlässt es dem nationalen Gericht, zu prüfen, ob das fragliche Teil des Kühlergrills mit der Marke AUDI identisch oder ihr ähnlich ist und ob der Kühlergrill mit einer oder mehreren Waren, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich ist. Wenn das nationale Gericht der Auffassung ist, dass die Marke AUDI in der Union bekannt ist, muss ihr Inhaber allerdings unter bestimmten Bedingungen verstärkten Schutz genießen. In diesem Fall spielt es keine Rolle, ob die fraglichen Kühlergrills und die Waren, für die diese Marke eingetragen ist, identisch, ähnlich oder verschieden sind.

Der Gerichtshof bestätigt auch, dass das Unionsrecht, wenn die Wahl der Form des Teils, das für die Anbringung des Emblems des Automobilherstellers gedacht ist, von dem Willen geleitet ist, einen Kühlergrill zu vermarkten, der dem Originalkühlergrill so getreu wie möglich ähnelt, das ausschließliche Recht dieses Herstellers und Inhabers der Marke, die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens zu verbieten, nicht beschränkt.

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OLG Hamburg
Urteil vom 22.02.2023
5 U 28/22

Das OLG Hamburg hat entschieden, dass eine Verletzung der bekannten BOSS-Marke des Bekleidungsherstellers HUGO BOSS durch Aufdrucke "THE REAL BOSS" bzw. "I AM THE BOSS" auf Hoodies und Jogginghosen vorliegt.

Aus den Entscheidungsgründen:
Die zulässige Berufung der Antragsgegnerin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht im Streitfall den zulässigen Verfügungsantrag aus dem Gesichtspunkt der Verletzung der bekannten Unionsmarke „BOSS“, Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV, als begründet angesehen und einen unionsweiten Unterlassungsanspruch gegenüber der Antragsgegnerin bejaht. Auch unter Berücksichtigung des Berufungsvorbringens ist keine abweichende Entscheidung gerechtfertigt.

a. Streitgegenstand ist im vorliegenden einstweiligen Verfügungsverfahren

- das Verbot,

- in der Europäischen Union

- im geschäftlichen Verkehr

- Bekleidung unter Verwendung der Bezeichnung „BOSS“ anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu bewerben oder auf andere Weise zu benutzen bzw. von Dritten anbieten, verkaufen, vertreiben, bewerben oder auf andere Weise benutzen zu lassen, wenn dies wie nachfolgend eingeblendet geschieht:

[Abildung]

b. Es liegt - soweit im Berufungsverfahren von Belang - ein zulässiger Verfügungsantrag vor.

aa. Der Tenor zu Ziffer 1. der Beschlussverfügung des Landgerichts vom 08.10.2021 ist hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

aaa. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und die Entscheidung darüber, was dem Beklagten verboten ist, letztlich dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2022, 1336 Rn. 12 – dortmund.de). Eine hinreichende Bestimmtheit ist für gewöhnlich gegeben, wenn auf die konkrete Verletzungshandlung Bezug genommen wird und der Klageantrag zumindest unter Heranziehung des Klagevortrags unzweideutig erkennen lässt, in welchen Merkmalen des angegriffenen Verhaltens die Grundlage und der Anknüpfungspunkt für den Verstoß und damit das Unterlassungsgebot liegen soll (BGH GRUR 2022, 1336 Rn. 12 – dortmund.de).

bbb. Der Unterlassungsantrag/-tenor zu Ziffer 1. nimmt auf konkrete, eingeblendete Verletzungsformen Bezug und ist vor diesem Hintergrund hinreichend bestimmt.

Soweit die Beklagte in erster Instanz geltend gemacht hat, die Formulierung des begehrten Verbots, Bekleidung unter Verwendung der Bezeichnung „BOSS“ anzubieten etc., gehe über die tatsächliche Benutzungsform und den Kernbereich eines etwaigen Verbots hinaus, es gehe nicht um „BOSS“ in Alleinstellung, so ergibt sich hieraus kein unzulässiger Antrag. Denn wenn sich – wie hier – das Begehren gegen die konkrete Verletzungsform richtet, ist in dieser Verletzungsform der Lebenssachverhalt zu sehen, durch den der Streitgegenstand bestimmt wird (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2020, 755 Rn. 27 – WarnWetter-App). Streitgegenstand ist hier daher nicht eine Verwendung der Bezeichnung „BOSS“ in Alleinstellung auf Bekleidungsstücken, sondern die Verwendung der konkret beanstandeten Zeichen „THE REAL BOSS“ und „I AM THE BOSS“ in den Verletzungsformen, wie durch die Bezugnahme im Tenor der Beschlussverfügung („wenn dies wie nachfolgend eingeblendet geschieht:“) zum Ausdruck gebracht. Sollte mit dem „insbesondere“-Antrag im Verfügungsantrag ursprünglich ein weitergehendes Verbot erstrebt worden sein, so ist dem – rechtskräftig – nicht entsprochen worden. Es kommt daher hier auf den Tenor der Beschlussverfügung zu Ziffer 1. an, der hinreichend bestimmt ist.

ccc. Die weitere Frage, ob der Antrag zu weit gefasst ist, berührt seine Zulässigkeit nicht (vgl. BGH NJW 2023, 288 Rn. 16 – DNS-Sperre). Es handelt sich insoweit um eine Frage der Begründetheit. Die Fragen, ob ein Anspruch auf ein unionsweites Verbot besteht und ob Dritthandlungen verboten werden können oder ob insoweit eine gesonderte Begehungsgefahr erforderlich ist, sind im Rahmen der Begründetheit zu klären.

bb. Zu Recht hat das Landgericht im Streitfall den Verfügungsgrund bejaht und die Vermutung gem. § 140 Abs. 3 MarkenG als nicht widerlegt angesehen. Das hiergegen gerichtete Berufungsvorbringen bleibt ohne Erfolg.

aaa. Ein Verfügungsgrund liegt vor, wenn das Begehren des Antragstellers dringlich ist und ihm nicht zugemutet werden kann, den Weg des Hauptsacheverfahrens einzuschlagen und in diesem auf den Erlass eines Vollstreckungstitels zu warten (Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 68 – Telekom-T). Als besondere Form des Rechtsschutzinteresses und damit als Prozessvoraussetzung ist der Verfügungsgrund bzw. die objektive Dringlichkeit (Eilbedürftigkeit) der Sache für den Antragsteller von Amts wegen zu prüfen, maßgebender Zeitpunkt ist der Schluss der letzten mündlichen Verhandlung. Es gilt vorliegend die Dringlichkeitsvermutung gem. § 140 Abs. 3 MarkenG, die auch bei einer Verletzung von Unionsmarken Anwendung findet. Zwar wird § 140 Abs. 3 MarkenG in § 125e Abs. 5 MarkenG nicht erwähnt. Die Anwendbarkeit ergibt sich aber aus Art. 129 Abs. 3 UMV (Gruber in BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 32. Ed., § 140 Rn. 31.5; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 68 – Telekom-T).

Der Verfügungsgrund kann entfallen, wenn der Verletzte nach konkreter und positiver Kenntnis der Verletzungshandlung und vor Antragstellung zu lange zugewartet und so gezeigt hat, dass ihm die Sache nicht dringlich ist (st. Rspr., BGH GRUR 2000, 151, 152 – Späte Urteilsbegründung). Hierbei kommt es nach der ständigen Rechtsprechung der Hamburger Gerichte nicht auf starre Fristen an, sondern es ist bei der Beurteilung der Frage, ob eine Partei das Verfahren mit dem nötigen Nachdruck verfolgt und damit ihr Interesse an einer dringlichen Rechtsdurchsetzung in einem Eilverfahren dokumentiert hat, eine Gesamtbetrachtung ihres vorprozessualen und prozessualen Verhaltens geboten (Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 69 – Telekom-T). Der Antragsgegnerin obliegt die Widerlegung der Dringlichkeitsvermutung (Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 70 – Telekom-T).

bbb. Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze ist die Dringlichkeitsvermutung im Streitfall nicht durch das Verhalten der Antragstellerin widerlegt. Weder durch die Einräumung der weiteren Frist noch durch den Nichtvollzug der Sequestrationsverfügung hat die Antragstellerin gezeigt, dass ihr die Verfolgung ihres Unterlassungsanspruchs nicht eilig ist.

Zutreffend hat das Landgericht zugrunde gelegt, dass von einer erstmaligen Kenntnis der Antragstellerin von den gegenständlichen Verletzungshandlungen Mitte September 2021 auszugehen ist. Die Antragstellerin ließ mit Anwaltsschreiben vom 16.09.2021 (Anlage AS 19) unter Fristsetzung zum 20.09.2021 abmahnen. Mit E-Mail vom 23.09.2021 (Anlage AS 20) forderte die Antragstellerin die Antragsgegnerin erneut zur Unterlassung auf und setzte eine Frist bis zum 30.09.2021. Mit Anwaltsschreiben vom 21.09.2021 (Anlage AS 21) ließ die Antragsgegnerin das Unterlassungsbegehren zurückweisen. Die Antragstellerin hat – nicht widerlegt – geltend gemacht, von diesem Anwaltsschreiben erst am 24.09.2021 Kenntnis erlangt zu haben. Mit weiterem Anwaltsschreiben vom 24.09.2021 (Anlage AS 22) stützte sich die Antragstellerin auf die weitere Unionsmarke „thisistherealboss“, UM Nr. 018010219, und setzte eine neue einheitliche Frist zur Erwiderung bis zum 29.09.2021. Am 04.10.2021 hat die Antragstellerin den Verfügungsantrag eingereicht. Bei dieser Sachlage und der zügigen Einreichung des Verfügungsantrags am 04.10.2021 ist in der Fristsetzung bis zum 30.09.2021 bzw. der Fristverlängerung bis zum 29.09.2021 nach Einführung einer weiteren Marke entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin kein Umstand zu sehen, durch den die Antragstellerin gezeigt hätte, dass es ihr nicht eilig sei. Selbst wenn die Antragstellerin am 21.09.2021 / 24.09.2021 bereits gewusst hätte, dass die Antragsgegnerin in jedem Fall außergerichtlich keine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgeben werde, so wäre die Antragseinreichung am 04.10.2021 nicht dringlichkeitsschädlich erfolgt. Eine Frist nur von einer Woche bei einem Antrag – wie hier – auf Entscheidung ohne mündliche Verhandlung (§ 937 Abs. 2 ZPO), der eine besondere Dringlichkeit voraussetzt (vgl. Voß in Cepl/Voß, Prozesskommentar, 3. Aufl., § 937 Rn. 25), erscheint im Streitfall weder geboten noch angemessen.

Auch die fehlende Vollziehung des nicht mehr anhängigen Teils der Sequestrationsverfügung (Ziff. 2) steht der Dringlichkeit des Unterlassungsbegehrens (Ziff. 1) nicht entgegen. Eine unterbliebene Vollziehung kann zwar ein Anhaltspunkt für fehlende Eilbedürftigkeit sein. Maßgeblich sind aber immer die Umstände des Einzelfalls (OLG Frankfurt a.M. NJOZ 2009, 4291, 4293). Insoweit ist hier zu berücksichtigen, dass es sich um zwei getrennte Anträge handelt und die Unterlassungsverfügung rechtzeitig vollzogen worden ist. Zutreffend hat das Landgericht insoweit ausgeführt, dass der vorliegende Fall gleichbedeutend ist mit der Situation, dass die Antragstellerin von vornherein auf den Antrag zu Ziff. 2. verzichtet hätte. Zudem hat die Antragstellerin die teilweise fehlende Vollziehung unwidersprochen damit erklärt, dass sie sich nach Zustellung der einstweiligen Verfügung von deren Beachtung durch die Antragsgegnerin überzeugt habe. Aus der fehlenden Vollziehung des nicht mehr anhängigen Teils der Sequestrationsverfügung kann hier daher nicht geschlossen werden, dass es der Antragstellerin mit der Verfolgung ihres Unterlassungsbegehrens – nur darauf kommt es an – nicht eilig gewesen ist.

Schließlich führt auch das Unterlassen eines Vorgehens im Wege eines gerichtlichen Eilverfahrens gegen die Bezeichnungen „LITTLE BOSS“, „THE BABY BOSS“ und „LIKE A BOSS“ auf weiteren Bekleidungsstücken der Antragsgegnerin nicht zu einer Selbstwiderlegung im Streitfall. Die diesbezügliche Abmahnung erfolgte zeitlich nach der gegenständlichen Abmahnung und die Antragstellerin hat unwidersprochen glaubhaft gemacht (Anlage AS 33), Ende Oktober 2021 bei Überprüfungen des Onlineshops der Antragsgegnerin keine Produkte unter Verwendung des Zeichens „BOSS“ mehr gefunden zu haben. Im Hinblick auf den Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Antragstellerin nicht vorzuwerfen, nicht auch ein gerichtliches Eilverfahren gegen andere, spätere Verletzungshandlungen eingeleitet zu haben. Der Dringlichkeit im Streitfall steht dies nicht entgegen.

cc. Ob bis zum Erlass der Beschlussverfügung eine Verletzung der prozessualen Waffengleichheit vorgelegen hat, weil – wie die Antragsgegnerin geltend macht – Abmahnung und Verfügungsantrag nicht kongruent gewesen seien, kann vorliegend offenbleiben. Denn selbst wenn eine Verletzung der Ansprüche auf rechtliches Gehör und prozessuale Waffengleichheit angenommen würde, so führt dies nicht zur Aufhebung der einstweiligen Verfügung (vgl. OLG Köln GRUR 2021, 505 Rn. 50 ff. – Dairygold; Senat, Urteil vom 02.06.2022, 5 U 8/21, nicht veröffentlicht). Über diesen Punkt streiten die Parteien im Berufungsverfahren auch nicht mehr.

c. Der Verfügungsantrag ist auch begründet. Der Antragstellerin steht - wie das Landgericht im angegriffenen Urteil zu Recht angenommen hat - ein Verfügungsanspruch aus dem Gesichtspunkt der Verletzung der bekannten Marke „BOSS“, Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV, zu. Diese landgerichtliche Bewertung ist auch unter Berücksichtigung des Berufungsvorbringens zutreffend.

aa. Nach Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV hat der Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

bb. Die vorliegend hauptweise geltend gemachte Unionswortmarke „BOSS“ (UM 000049221) ist zugunsten der Antragstellerin mit einer Priorität vom 01.04.1996 seit dem 29.01.2009 u.a. für Waren der Klasse 25: Herren-, Damen- und Kinderbekleidung eingetragen.

cc. Die Marke steht in Kraft. Die von der Antragsgegnerin erhobene Einrede der Nichtbenutzung gem. Art. 127 Abs. 3, 18 UMV bleibt ohne Erfolg.

aaa. Die Einrede der Antragsgegnerin ist zulässig. Ein Beklagter bzw. hier Antragsgegner kann den Einwand des Art. 127 Abs. 3 UMV auch in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes erheben (OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2020, 102 Rn. 30 - Batterie-Plagiat; Müller in Büscher/Kochendörfer, BeckOK UMV, 27. Ed., Art. 127 Rn. 18).

bbb. Der Nichtbenutzungseinwand gem. Art. 127 Abs. 3 UMV kann nur noch auf den Verfall wegen mangelnder Benutzung (Art. 58 Abs. 1 lit. a) UMV) gestützt werden (Müller in Büscher/Kochendörfer, BeckOK UMV, 27. Ed., Art. 127 Rn. 23). Dies macht die Antragsgegnerin vorliegend geltend.

ccc. Gem. Art. 18 UMV unterliegen eingetragene Unionsmarken dem sog. Benutzungszwang. Erforderlich ist eine ernsthafte Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und es muss sich um eine Benutzung handeln, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH GRUR 2013, 925 Rn. 36 - VOODOO; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 85 – Telekom-T).

(1) Vorliegend ist die Art und Weise der Benutzung der Verfügungsmarke „BOSS“, wie sie sich aus den Produktangeboten gem. Anlagen AS 13, AS 24 und AS 30 ergibt, unstreitig. Danach wurden über den Onlineshop auf der Internetseitewww.hugoboss.comBekleidungsstücke, etwa T-Shirts, unter anderem mit dem großflächigen Aufdruck „BOSS“ angeboten. Die Zeichenverwendung auf den Bekleidungsstücken ist dort als herkunftshinweisend und somit markenmäßig anzusehen. Hiergegen bringt die Berufung auch nichts vor.

(2) Soweit die Berufung rügt, es fehlten Feststellungen zum Umfang, zum Territorium und zur Dauer der Benutzung, so steht dieser Einwand einer rechtserhaltenden Benutzung der Verfügungsmarke „BOSS“ im Streitfall nicht entgegen.

Unter ernsthafter Benutzung ist eine „tatsächliche“ Benutzung zu verstehen, eine bloß „symbolische“ Benutzung genügt nicht (vgl. EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 32 – Ferrari/DU [testarossa]; Schmitz-Fohrmann in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 26 Rn. 219). Eine Marke muss für die Annahme der Ernsthaftigkeit ihrer Benutzung in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise benutzt werden (BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 – Duff Beer). Wenn eine Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist, liegt eine ernsthafte Benutzung vor (Bogatz in BeckOK Markenrecht, 32. Ed., § 26 MarkenG Rn. 75). Dem Senat, dessen Mitglieder zum von der Verfügungsmarke angesprochenen Verkehrskreis zählen, ist die Marke „BOSS“ auf Bekleidungsstücken in den zurückliegenden Jahren durchgängig auf dem Markt – so wie es sich u.a. aus den Anlagen AS 13, AS 24 und AS 30 ergibt – gegenübergetreten. Dieser Umstand ist vorliegend als allgemeinbekannt und deshalb offenkundig i.S.v. § 291 ZPO anzusehen. Offenkundig i.S.v. § 291 ZPO kann etwa die Tatsache sein, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (BGH GRUR 2014, 378 Rn. 27 – OTTO CAP; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 131 – Telekom-T). Dies ist im Hinblick auf die Verfügungsmarke „BOSS“ und die Nutzung für Bekleidungsstücke der Fall. Es handelt sich bei der Verfügungsmarke „BOSS“ um eine ernsthaft und markenmäßig vom HUGO BOSS-Konzern benutzte Marke.

Im Hinblick auf das Territorium der Benutzung gilt, dass von einer ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke auch dann auszugehen ist, wenn ihre Benutzung auf das Hoheitsgebiet eines einzelnen Mitgliedstaates beschränkt ist (BGH GRUR 2013, 925 Rn. 38 – VOODOO). Die Benutzung der Unionsmarke ausschließlich in Deutschland würde eine ausreichende ernsthafte Benutzung darstellen (Fuhrmann in BeckOK Markenrecht, 32. Ed., Art. 18 Rn. 59). Vorliegend hat die Antragstellerin dargetan und mit den Anlagen AS 13, AS 24 und AS 30 (Auszügen aus dem Online-Shop) hinreichend glaubhaft gemacht, dass dieser Shop mit dem Produktangebot in einer Vielzahl von Ländern abrufbar und die Produkte bestellbar sind.

Gem. Art. 18 Abs. 2 UMV wird dem Markeninhaber die Benutzung durch Dritte zugerechnet, wenn er dieser Drittnutzung zugestimmt hat (Müller in BeckOK UMV, 27. Ed., Art. 18 Rn. 157). Hier liegt eine Nutzung im Konzernverbund vor. Gegen eine Drittnutzung mit Zustimmung bringt die Antragsgegnerin vorliegend auch nichts vor.

Rechtzeitig vor Ablauf einer fünfjährigen Schonfrist, gerechnet ab dem Tag der Eintragung, bzw. bei länger eingetragenen Marken vor Ablauf einer fünfjährigen Periode der ununterbrochenen Nichtbenutzung, muss die Marke zur Aufrechterhaltung des Markenschutzes im geschäftlichen Verkehr ernsthaft benutzt werden (Art. 18 Abs. 1 UMV). Die Unionsmarke „BOSS“ ist seit dem 29.01.2009 eingetragen und musste gem. Art. 18 Abs. 1 UMV vor dem 29.01.2014 rechtserhaltend benutzt worden sein. Die Antragstellerin hat hier unwidersprochen vorgetragen, bis zum Jahr 1997 ausschließlich Herrenmode und seit 1998 auch eine Damenkollektion etabliert zu haben. In den Folgejahren seien zu den Marken „BOSS“, „BOSS Orange“ und „BOSS Green“ eine Damenkollektion angefertigt worden (Anlage AS 12). Seit 2013 habe der HUGO BOSS-Konzern die deutsche Fußball-Nationalmannschaft „für einen eleganten Auftritt abseits des Spielfeldes“ ausgestattet (Anlage AS 12). 2012 habe die erste HUGO BOSS Fashion Show stattgefunden. Soweit die Auszüge aus den Internetseiten gem. Anlagen AS 13 und AS 24 aktuell sein (etwa aus dem Jahr 2021 stammen) sollten, so ist die Marke auf Bekleidungsstücken allgemeinbekannt dem Verkehr auch schon vor Januar 2014 umfangreich gegenübergetreten. Dies kann der Senat als angesprochener Verkehrskreis aus eigener Anschauung feststellen.

Auch für die Folgezeit und den Zeitraum vor Antragseinreichung lässt sich eine rechtserhaltende Benutzung der Verfügungsmarke „BOSS“ für Bekleidung feststellen, so dass die Einrede gem. Artt. 127 Abs. 3, Art. 58 Abs. 1 lit. a) UMV vorliegend erfolglos bleibt.

dd. Das Landgericht hat zu Recht eine Bekanntheit der Verfügungsmarke „BOSS“ bejaht bzw. als überwiegend wahrscheinlich angenommen.

aaa. Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV sieht einen erweiterten Schutz solcher Unionsmarken vor, die in der Union bekannt sind, sofern der Nutzende die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Hintergrund für den erweiterten Schutz des Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV ist der Umstand, dass vor allem bekannten Marken ein eigener wirtschaftlicher Wert zukommt, der unabhängig von den Waren und Dienstleistungen besteht, für die sie eingetragen sind (Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 130 – Telekom-T). Voraussetzung für den erweiterten Schutz einer Marke insbesondere gegen die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung ist zunächst das Vorliegen einer bekannten Marke, wobei die Bekanntheit im Gebiet eines einzigen Mitgliedstaates ausreichend sein kann (EuGH GRUR 2015, 1002 Rn. 19 - IRON & SMITH/UNILEVER; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 130 – Telekom-T).

bbb. Eine Marke ist bekannt, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 131 – Telekom-T). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 131 – Telekom-T). Die Feststellung der Bekanntheit der Klagemarke obliegt im Wesentlichen dem Tatgericht. Auch die Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig i.S.v. § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (BGH GRUR 2020, 401 Rn. 21 – ÖKO-TEST I; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 131 – Telekom-T).

ccc. Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze ist die Verfügungsmarke „BOSS“ als Marke für Bekleidung jedenfalls im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bekannt i.S.v. Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV. Das hiergegen gerichtete Berufungsvorbringen bleibt ohne Erfolg. Die Mitglieder des Senats als angesprochener Verkehrskreis können feststellen, dass die Marke „BOSS“ jedenfalls in den letzten 20 Jahren in weitem Umfang auf dem Markt erschienen (stationärer und Online-Handel) und jedermann gegenübergetreten ist. Zudem hat die Antragstellerin umfangreiche Investitionen und Sponsoringaktivitäten des HUGO BOSS-Konzerns dargetan, denen die Antragsgegnerin nicht erheblich entgegengetreten ist. Die Präsenz der Marke „BOSS“ für Bekleidung über derartige Aktivitäten und die Verkaufsangebote im stationären und Online-Handel sind allgemeinbekannt und auch den Mitgliedern des Senats bekannt. Die Feststellungen, die die Berufung der Antragsgegnerin hier vermisst, sind das allgemeine Gegenübertreten und die Präsenz der Marke „BOSS“ im Bekleidungssektor, die der Senat aus eigener Anschauung jedenfalls für den Zeitraum der letzten 20 Jahre feststellen kann. Der erforderliche Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum ist vorliegend überwiegend wahrscheinlich gegeben, wobei es – wie ausgeführt – nicht auf einen bestimmten Prozentsatz ankommt, sondern es genügt, wenn ein bedeutender Teil des maßgeblichen Publikums in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedsstaates entsprechen kann, das Zeichen kennt, ohne dass ihm dessen Eintragung als Marke bekannt sein muss (vgl. BGH GRUR 2020, 401 Rn. 19 – ÖKO-TEST I). Dies ist hier der Fall.

ee. Ein gedankliches Inverbindungbringen der konkret angegriffenen Verletzungsformen mit der Verfügungsmarke „BOSS“ ist vorliegend entgegen dem Vorbringen der Berufung ebenfalls zu bejahen.

aaa. Der EuGH legt bei der Beurteilung des Bekanntheitsschutzes anstelle der Verwechslungsgefahr ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der gedanklichen Verknüpfung zu Grunde (EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 36 - L’Oréal/Bellure). Es ist festzustellen, ob der Verkehr zwischen dem angegriffenen Zeichen und der bekannten Marke eine gedankliche Verknüpfung vornimmt bzw. ob jenes geeignet ist, die bekannte Marke in Erinnerung zu rufen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 388; BPatG GRUR 2022, 1753 Rn. 21 – dOCUMENTA). Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und (ohne dass dies erforderlich wäre) das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (BGH GRUR 2020, 401 Rn. 28 – ÖKO-Test I). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV nicht in Betracht (BGH GRUR 2020, 401 Rn. 28 – ÖKO-Test I). Die Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist, obliegt dem Tatrichter (BGH GRUR 2020, 401 Rn. 28 – ÖKO-Test I). Es genügt ein geringerer Grad an Zeichenähnlichkeit, als er für die Verwechslungsgefahr erforderlich wäre, und eine herkunftshinweisende Zeichennutzung ist nicht zwingend erforderlich, wohl aber eine Benutzung, die geeignet ist, eine tatbestandsmäßige Beeinträchtigung der bekannten Marke hervorzurufen (Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 133 – Telekom-T).

Die Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen ist dabei nach den für Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV geltenden Grundsätzen zu beurteilen, d.h. sie kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im Klang, im (Schrift)Bild oder in der Bedeutung ergeben, wobei es auch hier auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ankommt. Im Rahmen des Bekanntheitsschutzes ist aber, anders als bei Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV, - wie ausgeführt - nicht erforderlich, dass eine Verwechslungsgefahr oder Herkunftstäuschung besteht (vgl. BPatG GRUR 2022, 1753 Rn. 22 – dOCUMENTA). Es ist vielmehr ausreichend, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem angegriffenen Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen bewirkt (vgl. BPatG GRUR 2022, 1753 Rn. 22 – dOCUMENTA).

bbb. Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze werden im Streitfall erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Verfügungsmarke „BOSS“ und den angegriffenen Zeichen „THE REAL BOSS“ und „I AM THE BOSS“ in folgenden Verwendungen:

[Abbildung]

herstellen. Die Verfügungsmarke ist - wie ausgeführt - eine im Bekleidungssektor bekannte Marke, die genutzt wird und dem Verkehr gegenübertritt wie sich etwa aus dem Anlagenkonvolut AS 24 ergibt. Es besteht vorliegend Warenidentität. An dieser Stelle kommt es zudem nicht auf eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne, sondern nur auf die bloße tatsächliche Verwechselbarkeit der Zeichen als solcher an, die im Einzelfall durchaus vorliegen kann (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 389). Eine gedankliche Verknüpfung scheidet aus, wenn der Verkehr ein mit der bekannten Marke übereinstimmendes Zeichenelement in der jüngeren Zeichenkombination nur als produktbeschreibende Angabe versteht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 389). Entsprechendes ist bei einem Verkehrsverständnis als nur dekorativer Gebrauch anzunehmen. Indes steht es der Einstufung als markenverletzendem Gebrauch nicht entgegen, dass die fremden Marken auf dem Produkt des Dritten auch, aber nicht nur als Verzierung aufgefasst werden (vgl. A. Nordemann in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 14 Rn. 205 m.w.N.). Eine markenmäßige Benutzung i.S. des Bekanntheitsschutzes (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) ist gegeben, wenn der Verkehr eine gedankliche Verknüpfung mit der bekannten Marke vornehmen wird (BGH GRUR 2005, 583, 584 – Lila-Postkarte; OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2011, 170, 171 – Blechschilder). Dies ist auf den Bekanntheitsschutz einer Unionsmarke gem. Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV übertragbar.

Legt man dies zugrunde, so kommt es vorliegend im Rahmen des Bekanntheitsschutzes gem. Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV nicht entscheidend darauf an, ob der Verkehr in den angegriffenen Bezeichnungen auch eine Redewendung sieht, wenn sich eine gedankliche Verknüpfung dennoch – wie hier – feststellen lässt. Es sind die konkret angegriffenen Verletzungsformen zu beurteilen. Beim angegriffenen Gesamtzeichen: „THE REAL BOSS“ ist der Bestandteil „REAL BOSS“ etwas größer gehalten und wird vom Verkehr als „Das wahre BOSS“ oder „Der wahre Boss“ verstanden. Zu vergleichen sind „BOSS“ und „THE REAL BOSS“ in der konkreten Aufmachung auf dem Hoodie und der Jogginghose. Auf dem Hoodie findet sich der Bestandteil „BOSS“ allein in einer Zeile. Die Aufdrucke auf den Verletzungsformen befinden sich an den Stellen der Bekleidungsstücke, an denen der Verkehr den Aufdruck einer Marke erwartet. Zwar besteht klanglich und schriftbildlich Übereinstimmung lediglich im Bestandteil „BOSS“. Jedoch kommt dem Bestandteil „BOSS“ in „THE REAL BOSS“ eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn der betreffende Bestandteil wie eine Marke in der Marke erscheint, was nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass der Verkehr ein Zeichen als einheitliche Kennzeichnung auffasst (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 491). Ein solches Verständnis als Marke in der Marke ist bei „BOSS“ in „THE REAL BOSS“ jedenfalls bei einer Deutung gegeben („Das wahre BOSS“). Eine Zeichenähnlichkeit liegt daher zwischen „BOSS“ und „THE REAL BOSS“ vor. Eine absolute Zeichenunähnlichkeit, die die Antragsgegnerin geltend macht, ist hingegen nicht gegeben. Auch die Zeichen „BOSS“ und „I AM THE BOSS“ sind ähnlich und nicht absolut unähnlich. Im Bedeutungsgehalt treten beim angegriffenen Zeichen „I AM THE BOSS“ die Deutungen „Ich bin BOSS“ oder „Ich bin der Boss“ auf. Klanglich und schriftbildlich besteht Übereinstimmung im Bestandteil „BOSS“. Auch bei diesem Gesamtzeichen ist ein Verständnis von „BOSS“ als Marke in der Marke durchaus noch gegeben. Dies wiederum führt dazu, dass die Zeichen „BOSS“ und „I AM THE BOSS“ als ähnlich anzusehen sind.

Zudem spielt im Streitfall bei den angegriffenen Verwendungsformen eine Rolle, dass der Bestandteil „BOSS“ in den angegriffenen Verwendungsformen in Großbuchstaben ähnlich der Verwendung der Marke „BOSS“ auf Kleidungsstücken gehalten ist. Zwar trifft es zu, wie die Antragsgegnerin geltend macht, dass es bei einer Wortmarke im Hinblick auf den Schutzbereich nicht auf die Groß- und Kleinschreibung ankommt. Indes geht es hier um die Frage einer gedanklichen Verknüpfung, für die die Gestaltung der angegriffenen Zeichen sehr wohl eine Rolle spielen kann.

Weiter handelt es sich um plakative und herausgestellte Schriftzüge. Die Gesamtgestaltung auf den angegriffenen Bekleidungsstücken ist nicht derart gewählt, dass der Blick vom Zeichenbestandteil „BOSS“ abgelenkt worden wäre.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände ist davon auszugehen, dass erhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Aufmachung der angegriffenen Kennzeichen mit der Verfügungsmarke gedanklich verknüpfen. Das Landgericht hat die erforderliche gedankliche Verknüpfung daher im Streitfall zu Recht bejaht.

Dass die Antragstellerin, wie die Antragsgegnerin geltend macht, selbst keine Slogans verwende, ist nicht erheblich. Denn - wie ausgeführt - ergibt sich im Streitfall aus den konkret angegriffenen Gestaltungen eine Anspielung auf die im Bekleidungssektor bekannte „BOSS“-Marke.

ff. Das Landgericht ist auch zu Recht vom Vorliegen eines Beeinträchtigungstatbestandes ausgegangen. Im Streitfall ist eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft (sog. Aufmerksamkeitsausbeutung) der bekannten Verfügungsmarke „BOSS“ durch die angegriffenen Zeichenverwendungen zu bejahen.

aaa. Im Ausgangspunkt ist der Einwand der Berufung der Antragsgegnerin zwar zutreffend, dass es neben der gedanklichen Verknüpfung des Kollisionszeichens mit der bekannten Marke des Vorliegens eines Beeinträchtigungstatbestandes i.S.v. Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV bedarf. Es trifft weiter zu, dass die Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast für das Vorliegen eines Beeinträchtigungstatbestandes des Bekanntheitsschutzes – hier Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV – beim Markeninhaber liegt (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 390). Es muss vom Gericht konkret festgestellt werden, dass eine der genannten Beeinträchtigungen der Marke vorliegt. Es reicht nicht aus, dass der Verkehr überhaupt eine gedankliche Verknüpfung des angegriffenen Zeichens mit der bekannten Marke vornimmt (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 390).

bbb. Jedoch lässt sich im Streitfall das Vorliegen eines Beeinträchtigungstatbestandes feststellen.

(1) Die Frage, ob durch die Benutzung des angegriffenen Zeichens die Unterscheidungskraft einer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören (BGH GRUR 2019, 165 Rn. 22 – keine-vorwerk-vertretung). Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (BGH GRUR 2020, 405 Rn. 57 – ÖKO-TEST II).

(2) Aus einer – wie hier – blickfangmäßigen Verwendung / Herausstellung des Zeichen(-bestandteil)s „BOSS“ in den konkreten Verwendungen kann auf eine bewusste Aufmerksamkeitserregung auch im Hinblick auf „BOSS“ geschlossen werden (vgl. hierzu OLG Köln GRUR-RR 2019, 466 Rn. 26). Mit dieser bewussten Aufmerksamkeitserregung hat sich die Antragsgegnerin die Werbe- und Kommunikationsfunktion der bekannten Verfügungsmarke „BOSS“ zu eigen gemacht und sich in deren Sogwirkung begeben, um von dem fremden guten Ruf zugunsten des eigenen Absatzes zu profitieren (vgl. OLG Köln GRUR-RR 2019, 466 Rn. 26). Auch ohne gedankliche Partizipation an etwaigen mit der Marke verbundenen Gütevorstellungen kann eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft in der Weise erfolgen, dass sich der Verletzer den Aufmerksamkeitswert der Marke zunutze macht (sog. Aufmerksamkeitsausbeutung vgl. BGH, NJW 2005, 2856, 2857 – Lila Postkarte). Durch die Verwendung der bekannten Marke kann ein Kommunikationsvorsprung erreicht werden, der unabhängig von einer Ausnutzung (auch) der Wertschätzung die Unterscheidungskraft ausnutzt (Nordemann-Schiffel in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 14 Rn. 1391 m.w.N.). So liegt der Fall bei den konkret angegriffenen Verwendungen auch hier.

Sodann ist dem Tatbestandsmerkmal des Ausnutzens der Unterscheidungskraft die Unlauterkeit immanent, wenn die Marke in identischer oder ähnlicher Form benutzt wird (vgl. BGH GRUR 2005, 583 Rn. 22 – Lila-Postkarte; OLG Köln GRUR-RR 2019, 466 Rn. 26; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 143 – Telekom-T; Senat GRUR-RS 2023, 831 Rn. 136). So liegt der Fall auch hier. Die Antragsgegnerin nutzt der bekannten Verfügungsmarke „BOSS“ ähnliche (Gesamt-)Zeichen für ihre Bekleidung und begibt sich hierdurch – ohne Gegenleistung oder wirtschaftliche Anstrengungen zum Image der bekannten Marke erbracht zu haben – in den Sog der geschützten bekannten Bekleidungsmarke „BOSS“.

ccc. Offenbleiben kann im Streitfall, ob daneben eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und eine sog. Verwässerung der Verfügungsmarke „BOSS“ durch die angegriffenen Verwendungen anzunehmen ist.

Der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, setzt voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, in Folge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht (EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 77 - Intel Corporation/CPM United Kingdom; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 138 – Telekom-T). Die Anforderungen an die (potentielle) Änderung des Verbraucherverhaltens sind nach jüngster Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht hoch; die Gefahr, dass eine Marke einen Bedeutungsverlust erleidet und damit einhergehend für den Verkehr von abnehmender Relevanz ist, ist für eine solche Annahme bereits ausreichend (vgl. BGH GRUR 2020, 401 Rn. 47 - ÖKO-​TEST I; Senat GRUR-RS 2022, 30473 Rn. 138 – Telekom-T). Leidet das Ansehen der Marke, so folgt hieraus ohne Weiteres eine hinreichende Gefahr, dass Verbraucher sich bei ihrer Kaufentscheidung in abnehmendem Maße vom Logo der Klägerin beeinflussen lassen (BGH GRUR 2020, 401 Rn. 47 - ÖKO-​TEST I). Ob vorliegend durch die angegriffenen Zeichennutzungen ein Ansehensverlust der Verfügungsmarke zu befürchten ist, kann jedoch offenbleiben, da – wie ausgeführt – eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft der Verfügungsmarke durch die konkreten Verwendungen festgestellt werden kann.

gg. Rechtsfolge des Vorliegens des Verletzungstatbestandes des Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV ist entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin ein unionsweites Verbot.

aaa. Grundsätzlich muss sich das von einem Unionsmarkengericht ausgesprochene Verbot territorial auf das gesamte Gebiet der Union erstrecken, um einen einheitlichen Schutz der Unionsmarke zu garantieren (EuGH GRUR 2016, 1166 Rn. 30 – combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd). Der Unterlassungsanspruch aus der Verletzung einer Unionsmarke besteht daher grundsätzlich unionsweit (Grüger in BeckOK Markenrecht, 32. Ed., Art. 130 UMV Rn. 4). Dies folgt aus dem Prinzip der Einheitlichkeit der Unionsmarke nach Art. 1 Abs. 2 UMV, wonach sich die Wirkungen der Unionsmarke auf die gesamte Gemeinschaft erstrecken, und aus der einheitlichen Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte (vgl. BGH GRUR 2008, 254 Rn. 39 – THE HOME STORE; vgl. zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster BGH GRUR 2012, 512 Rn. 49 – Kinderwagen). Die territoriale Reichweite dieses Verbot beschränkt sich nicht auf das Gebiet des Mitgliedstaates, für den das Unionsmarkengericht die Verletzungshandlung positiv festgestellt hat, oder auf das Gebiet derjenigen Mitgliedstaaten, die zu dieser Feststellung Anlass gegeben haben. Eine Verletzungshandlung, die in einem Mitgliedstaat begangen wird, begründet in der Regel eine Begehungsgefahr für das gesamte Gebiet der Europäischen Union (BGH GRUR 2008, 254 Rn. 39 – THE HOME STORE).

bbb. Soweit die Berufung geltend macht, es sei für einen unionsweiten Unterlassungsanspruch erforderlich, dass ein wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil des Verkehrs im Kollisionsgebiet die bekannte Marke kenne und das Kollisionszeichen mit ihr gedanklich verknüpfe, so ergibt sich hieraus keine Beschränkung der territorialen Reichweite des Unterlassungsanspruchs. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist es für den Bekanntheitsschutz ausreichend, dass diese Marke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets bekannt ist, wobei dieser Teil gegebenenfalls unter anderem dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats entsprechen kann. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so ist davon auszugehen, dass die fragliche Unionsmarke in der gesamten Union bekannt ist (EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 50 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe). Es kann daher nicht mehr gefordert werden, dass die bekannte Marke auch im Kollisionsgebiet im rechtsbegründenden Sinne bekannt ist, wie dies früher verlangt worden ist (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 377 zur früheren Rspr. des BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 67 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Folglich kann der Schutz aus einer bekannten Unionsmarke entweder in der gesamten Europäischen Union oder gar nicht beansprucht werden kann (EuGH GRUR 2017, 1132 Rn. 52 – Ornua/T&S (KERRYGOLD); Nordemann-Schiffel in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 14 Rn. 1322). Da hier ein Anspruch aus Bekanntheitsschutz der Unionsmarke „BOSS“ besteht, kann ein Verbot für das gesamte Gebiet der Europäischen Union beansprucht werden.

hh. Es besteht entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin auch eine Begehungsgefahr hinsichtlich der im Tenor formulierten Dritthandlungen („bzw. von Dritten anbieten, verkaufen, vertreiben, bewerben oder auf andere Weise benutzen zu lassen“).

aaa. Ist ein markenrechtlicher Verletzungsfall festgestellt, erstreckt sich der Unterlassungsanspruch eines Klägers auf alle markenmäßigen Benutzungshandlungen des angegriffenen Zeichens (BGH GRUR 2018, 417 Rn. 56 – Resistograph). Das Charakteristische der Verletzungshandlung liegt markenrechtlich betrachtet in der Benutzung des verletzenden Zeichens (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 527). Durch welche der – in § 14 Abs. 3 MarkenG (bzw. Art. 9 Abs. 3 UMV) ohnehin nur beispielhaft aufgeführten – Handlungsmodalitäten diese Benutzung erfolgt, hat auf den Kern der Verletzungshandlung keinen Einfluss (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 527). Der Unterlassungsanspruch erstreckt sich auf alle Handlungsmodalitäten, auch wenn bisher nicht alle verwirklicht worden sind (BGH GRUR 2016, 197 Rn. 47 – Bounty; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 14 Rn. 527).

bbb. Hier hat die Antragsgegnerin eine Begehungsgefahr hinsichtlich der konkret gegenständlichen Verwendungsformen begründet. Hinsichtlich dieser konkreten Verwendungsformen erstrecken sich die Begehungsgefahr und das Verbot auf alle beispielhaft in § 14 Abs. 3 MarkenG (bzw. Art. 9 Abs. 3 UMV) genannten Verwertungshandlungen, sofern nicht nach den Umständen des Einzelfalls durchgreifende rechtliche Erwägungen für die Herausnahme einzelner Verletzungshandlungen sprechen (BGH GRUR 2006, 421 Rn. 42 – Markenparfümverkäufe; Eckhartt in BeckOK Markenrecht, 32. Ed., § 14 Rn. 634). Letzteres ist hier nicht der Fall.

Wenn die Antragsgegnerin die entsprechenden Handlungen durch Dritte ausführen lassen würde, so läge auch dies in ihrer täterschaftlichen Verantwortlichkeit. Eine Begehungsgefahr kann insoweit im Streitfall nicht verneint werden.

ii. Auf einen Anspruch aus Verwechslungsgefahr (Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV) und auf Ansprüche aus den hilfsweise verfolgten Marken kommt es dann nicht mehr an.

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