BECKMANN UND NORDA - Rechtsanwälte Bielefeld

BGH
Urteil vom 17.09.2026
I ZB 58/25
OBI-Orange
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 73 Abs. 1 Satz 1, § 78 Abs. 1 Satz 1, § 82 Abs. 1 Satz 1; ZPO § 144 Abs. 1 Satz 1

Wir hatten bereits in dem Beitrag BGH: Kein markenrechtlicher Schutz für Farbmarke Orange der Baumarktkette OBI über die Entscheidung berichtet.

Leitsätze des BGH:
a) Bei Waren oder Dienstleistungen, an denen bei jedem Verbraucher ein Bedarf entstehen kann (hier Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln), zählt die Gesamtbevölkerung zu dem angesprochenen Verkehr.

b) Im Löschungsverfahren kann der vom Markeninhaber durch ein demoskopisches Gutachten (zunächst) erbrachte Nachweis der Verkehrsdurchsetzung durch ein vom Löschungsantragsteller gegenbeweislich vorgelegtes demoskopisches Gutachten auch dann erschüttert werden, wenn dieses zwar nicht die Methodik, aber das Ergebnis des ersten Gutachtens in Frage stellt.

c) Im Löschungsverfahren kann der vom Markeninhaber (zunächst) erbrachte Nachweis der Verkehrsdurchsetzung durch ein vom Löschungsantragsteller gegenbeweislich vorgelegtes demoskopisches Gutachten jedenfalls dann erschüttert werden, wenn es ausgeschlossen erscheint, dass der im Gegengutachten ermittelte Zuordnungsgrad von deutlich unter 50 % auf methodische Mängel zurückzuführen ist.

d) Im Löschungsverfahren obliegt dem Markeninhaber der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des angegriffenen Zeichens. Der im Registerverfahren geltende Amtsermittlungsgrundsatz findet insoweit keine Anwendung (Fortführung von BGH, Beschluss vom 22. Juli 2021 - I ZB 16/20, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 42] = WRP 2021, 1566 - NJW-Orange).

BGH, Beschluss vom 17. September 2026 - I ZB 58/25 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 17.09.2026
I ZB 58/25

Der BGH hat entschieden, dass die abstrakte Farbmarke Orange der Baumarktkette OBI nicht eintragungsfähig ist. Abstrakten Farben fehlt bei Einzelhandelsdienstleistungen für den Massenkonsum regelmäßig die originäre Unterscheidungskraft. Die Markeninhaberin konnte eine Unterscheidungskraft auch nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG nachweisen, da demoskopische Gutachten mit Zuordnungswerten von bis zu 30 % erhebliche Zweifel an einer Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen begründeten.

Die Pressmeitteilung des BGH:
Kein markenrechtlicher Schutz der Farbe Orange für eine Baumarktkette

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Farbe Orange keinen Markenschutz für eine Baumarktkette genießt.

Sachverhalt:

Die Parteien betreiben Baumarktketten. Die Markeninhaberin ist Inhaberin einer im Jahr 2010 für Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln angemeldeten abstrakten Farbmarke im Farbton Orange. Die Eintragung der Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register erfolgte auf der Grundlage eines von der Markeninhaberhin vorgelegten demoskopischen Gutachtens als sogenannte verkehrsdurchgesetzte Marke. Die Antragstellerinnen haben die Löschung der Marke beantragt. Sie sind der Ansicht, das Zeichen verfüge nicht über die für einen Schutz als Marke erforderliche Unterscheidungskraft, weil es nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hinweise.

Bisheriger Prozessverlauf:

Das DPMA hat den Löschungsanträgen stattgegeben. Das Bundespatentgericht hat die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Mit ihrer vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren Antrag auf Zurückweisung der Löschungsanträge weiter.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Eintragung der angegriffenen Marke das Schutzhindernis ihrer fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht.

Abstrakten Farbmarken fehlt im Allgemeinen die für die Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft, weil Verbraucher aus der Farbe eines Produkts regelmäßig nicht auf die Herkunft der Ware oder der erbrachten Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen schließen. Es sind keine besonderen Umstände ersichtlich, aufgrund derer der angegriffenen Marke eine originäre Unterscheidungskraft zuzumessen sein könnte. Der angesprochene Verkehr ist nicht daran gewöhnt, dass für Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln Farben als Kennzeichnungsmittel verwendet werden.

Das Eintragungshindernis der fehlenden originären Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke ist nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden.

Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die angegriffene Marke im Zeitpunkt ihrer Anmeldung im Jahr 2010 nicht infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte. Aus dem im Eintragungsverfahren vorgelegten demoskopischen Gutachten aus dem Jahr 2012 ergibt sich ein - für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichender - Zuordnungsgrad von lediglich 45,6 % in der Gesamtbevölkerung. Bei Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln zählt die Gesamtbevölkerung zum angesprochenen Verkehr, weil es sich um Waren des Massenkonsums handelt, an denen bei jedem Verbraucher ein Bedarf entstehen kann. Auch in der Gesamtschau mit den von der Markeninhaberin vorgetragenen Umständen zu Dauer und Umfang der damaligen Markennutzung ist die Annahme der Verkehrsdurchsetzung nicht gerechtfertigt.

Das Bundespatentgericht hat weiter zu Recht angenommen, dass auch für den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Januar 2025 eine Verkehrsdurchsetzung nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden kann. Das von der Markeninhaberin vorgelegte demoskopische Gutachten aus dem Jahr 2020, das zu einem Zuordnungsgrad von 49,6 % in der Gesamtbevölkerung gelangt, reicht zum Beweis nicht aus. Die Antragstellerinnen haben gegenbeweislich ein demoskopisches Gutachten aus dem Jahr 2021 vorgelegt, das zu einem Zuordnungsgrad von 30 % gelangt. Das Bundespatentgericht hat es ohne Rechtsfehler für ausgeschlossen gehalten, dass der geringere Zuordnungsgrad auf methodische Mängel des Gegengutachtens zurückzuführen ist. Es hat ebenfalls rechtsfehlerfrei angenommen, dass die danach bestehenden Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke im Januar 2025 durch die von der Markeninhaberin vorgetragenen Umstände zu Dauer und Umfang der Markennutzung nicht ausgeräumt werden. Das Bundespatentgericht musste nicht von Amts wegen ein gerichtliches demoskopisches Gutachten zur Frage der Verkehrsdurchsetzung einholen.

Vorinstanz:

BPatG - Beschluss vom 5. Juni 2025 - 29 W (pat) 24/18

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

§ 8 MarkenG

(…)

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

(...)

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

§ 50 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

§ 50 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (aF)

(…)

(2) Ist die Marke entgegen §§ 3, 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. (…)

BGH
Beschluss vom 09.07.2015
I ZB 65/13
Nivea-Blau
MarkenG § 8 Abs. 3, § 50

Die BGH-Entscheidung zur Farbmarke Nivea-Blau liegt nunmehr im Volltext vor. Wir hatten bereits in dem Beitrag "BGH: Farbmarke Nivea-Blau - auch bei abstrakten Farbmarken ist eine Verkehrsdurchsetzung von 50 Prozent ausreichend - BPatG muss erneut entscheiden" über die Entscheidung berichtet.

Leitsätze des BGH:

a) Bei der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke (§ 8 Abs. 3 MarkenG) ist zu berücksichtigen, dass aus der Bekanntheit in dieser Farbe gestalteter Produkte nicht notwendig folgt, dass die Produktaufmachung in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Ergibt jedoch eine Verkehrsbefragung einen Durchsetzungsgrad von mehr als 50%, so kann - ebenso wie im Falle einer dreidimensionalen Marke - auf eine markenmäßige Verwendung der konturlosen
Farbe durch den Markeninhaber geschlossen werden (Fortführung von BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 34 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel).

b) Für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Marke, deren Eintragung für einen Oberbegriff von Waren und Dienstleistungen begehrt wird, der eine Vielzahl nach Anwendungszweck und Zielgruppe verschiedenartiger Produktbereiche umfasst, ist erforderlich, dass sich ein hinreichender Durchsetzungsgrad für die einzelnen Waren- und Dienstleistungsuntergruppen ergibt, die der Oberbegriff umfasst.

c) Es stellt einen methodischen Mangel eines demoskopischen Gutachtens über die Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten einfarbigen Farbmarke dar, wenn den Befragten eine Farbkarte vorgelegt wird, auf der die Farbfläche in einer anderen Farbe
umrandet ist, und nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die Farbkombination das Ergebnis des Gutachtens beeinflusst worden ist.

BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Beschluss vom 09.07.2015
I ZB 65/13
Nivea-Blau

Der BGH hat sich in dieser Entscheidung mit der Farbmarke Nivea-Blau befasst und dabei u.a. ausgeführt, dass auch bei abstrakten Farbmarken eine Verkehrsdurchsetzung von 50 Prozent ausreichend ist. Das BPatG muss erneut über den Löschungsantrag eines Mitbewerbers entscheiden und dazu auch ein Meinungsforschungsgutachten einholen.

Die Pressemitteilung des BGH:

"Bundesgerichtshof entscheidet über Löschung der Farbmarke Nivea-Blau

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute über die Löschung der Farbmarke "Blau (Pantone 280 C)" von Beiersdorf im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts entschieden.

Die Marke ist aufgrund Verkehrsdurchsetzung für "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte" eingetragen. Das Bundespatentgericht hat auf Antrag eines Mitbewerbers der Markeninhaberin die Löschung der Marke angeordnet.

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Bundesgerichtshof den Beschluss des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vorliegen. Abstrakte Farbmarken sind im Allgemeinen nicht unterscheidungskräftig und deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht eintragungsfähig, weil der angesprochene Verkehr eine Farbe regelmäßig als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen wahrnimmt. Besondere Umstände, die eine andere Beurteilung rechtfertigen, lagen nicht vor. Ferner ist die Farbmarke nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht eintragungsfähig, weil sie im betroffenen Warensegment als Hinweis auf Produkte für die Nachtpflege oder als Hinweis auf eine bestimmte Zielgruppe, und zwar auf Haut- und Körperpflegeprodukte für Männer, verwendet wird und deshalb freihaltebedürftig ist.

Aufgrund der vom Bundespatentgericht bislang getroffenen Feststellungen ist nach Ansicht des Bundesgerichtshofs allerdings nicht ausgeschlossen, dass sich die Farbmarke für die in Rede stehenden Waren im Verkehr im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat und deshalb nicht gelöscht werden darf. Ausreichend für eine Verkehrsdurchsetzung ist auch bei einer abstrakten Farbmarke, dass mehr als 50% des Publikums in der Farbe ein Produktkennzeichen sehen. Dagegen hatte das Bundespatentgericht wesentlich höhere Anforderungen an den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung bei einer konturlosen Farbmarke gestellt und angenommen, mindestens 75% des allgemeinen Publikums müssten in der Farbe Blau im Warenbereich der Haut- und Körperpflegeprodukte einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen. Diesen Maßstab hat der Bundesgerichtshof als zu streng beanstandet. Das Bundespatentgericht wird nunmehr ein Meinungsforschungsgutachten zum Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung einholen müssen. Allein auf das von der Markeninhaberin bereits vorgelegte Verkehrsgutachten kann die abschließende Entscheidung nicht gestützt werden. Diese demoskopische Untersuchung stellt allgemein auf "Mittel der Haut- und Körperpflege" ab, ohne eine weitere Differenzierung nach einzelnen Warengruppen innerhalb des großen, ganz unterschiedliche Erzeugnisse umfassenden Produktbereichs vorzunehmen. Eine solche Differenzierung nach bestimmten Produktsegmenten innerhalb des Warenbereichs der "Mittel der Haut- und Körperpflege" ist nach Ansicht des Bundesgerichtshofs aber erforderlich.

Zudem sind die Ergebnisse des von der Markeninhaberin vorgelegten Meinungsforschungsgutachtens nicht hinreichend verlässlich. Den Testpersonen hätte bei der Befragung eine Farbkarte ausschließlich mit dem blauen Farbton vorgelegt werden müssen. Stattdessen ist den Testpersonen eine blaue Farbkarte mit weißer Umrandung gezeigt worden. Dies kann die Ergebnisse des von der Markeninhaberin vorgelegten Meinungsforschungsgutachtens zu ihren Gunsten beeinflusst haben, weil die Produktgestaltung der Markeninhaberin vielfach etwa bei der bekannten Nivea-Creme in der blauen Dose mit weißer Aufschrift eine Kombination der Farben Blau und Weiß aufweist.

Bundespatentgericht, Beschluss vom 19. März 2013 - 24 W (pat) 75/10, GRUR 2014, 185

Karlsruhe, den 9. Juli 2015

§ 8 Abs. 2 MarkenG

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.denen für die Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2.die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung (…) oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,

…

§ 8 Abs. 3 MarkenG

Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat."