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BGH: Markenrechtsverletzung durch Werbung eines Wiederverkäufers wenn Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke berührt Unterscheidungskraft ausnutzt oder Ruf beeinträchtigt

BGH
Urteil vom 28.06.2018
I ZR 221/16
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VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, Art. 13, Art. 22 Abs. 3; VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. a, Art. 15, Art. 25 Abs. 3


Der BGH hat entschieden, dass eine Markenrechtsverletzung durch Werbung eines Wiederverkäufers vorliegen kann, wenn die konkrete Gestaltung der Werbung die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke berührt, die Unterscheidungskraft ausnutzt oder Ruf beeinträchtigt.

Leitsätze des BGH:

a) Verwendet ein Wiederverkäufer eine Mehrzahl von Marken auf dem Versandkarton, in dem sich Produkte befinden, die nicht mit einer dieser Marken gekennzeichnet sind, so liegt der für die Erschöpfung des Rechts an diesen Marken erforderliche konkrete Produktbezug vor, wenn der Verkehr angesichts des Versandkartons annimmt, der Wiederverkäufer vertreibe Produkte aller dort genannten Marken, sofern dies tatsächlich der Fall ist.

b) Für das einer Erschöpfung des Markenrechts entgegenstehende berechtigte Interesse des Markeninhabers, sich der Werbung eines Wiederverkäufers zu widersetzen, kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Form dieser Werbung in der Branche des Wiederverkäufers unüblich ist. Zu prüfen ist vielmehr, ob die konkrete Werbung die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke berührt, ihre Unterscheidungskraft ausnutzt oder ihren Ruf beeinträchtigt.

BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 221/16 - OLG Stuttgart - LG Stuttgart

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

EuG: Name der bulgarischen Kleinstadt Devin kann in Schreibweise "DEVIN" als Unionsmarke für Mineralwasser eingetragen werden

EuGH
Urteil vom 25.10.2018
T-122/17
Devin ./. EUIPO


Das EuG hat entschieden, dass der Name der bulgarischen Kleinstadt Devin in Schreibweise "DEVIN" als Unionsmarke für Mineralwasser eingetragen werden kann.

Die Pressemitteilung des EuG:

DEVIN, der Name einer bulgarischen Stadt, kann als Unionsmarke für Mineralwasser eingetragen werden

Der geografische Name bleibt für Dritte nicht nur zur beschreibenden Verwendung, etwa zur Förderung des Tourismus in dieser Stadt, verfügbar, sondern auch als Unterscheidungszeichen bei „rechtfertigendem Grund“ und fehlender Verwechslungsgefahr.

Im Januar 2011 erwirkte die Devin AD beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Eintragung der Unionswortmarke DEVIN für alkoholfreie Getränke. Im Juli 2014 beantragte die Industrie- und Handelskammer von Haskovo (Bulgarien) beim EUIPO die Nichtigerklärung dieser Marke.

Mit Entscheidung vom 2. Dezember 2016 stellte das EUIPO im Wesentlichen fest, dass die bulgarische Stadt Devin der breiten Öffentlichkeit in diesem Land und einem erheblichen Teil der Verbraucher in Nachbarländern wie Griechenland und Rumänien insbesondere als bedeutendes Thermalbad bekannt sei und dass der Name dieser Stadt in Fachkreisen mit der Gruppe der von
der streitigen Marke erfassten Waren, vor allem Mineralwässern, in Verbindung gebracht werde. Das EUIPO erklärte die streitige Marke deshalb in vollem Umfang für nichtig. Devin erhob daraufhin beim Gericht der Europäischen Union Klage auf Aufhebung der Entscheidung des EUIPO.

Mit seinem heutigen Urteil hebt das Gericht die Entscheidung des EUIPO auf.

Das Gericht führt zunächst aus, dass der bulgarische Verbraucher in dem Wort „Devin“ zwar einen geografischen Namen erkennen mag; es erscheint aber äußerst unwahrscheinlich, dass die Marke DEVIN in Bulgarien nicht zumindest normale Unterscheidungskraft erlangt hat, wobei es keiner Entscheidung über ihren Ruf bedarf.

Zum griechischen und zum rumänischen Durchschnittsverbraucher stellt das Gericht fest, dass die Existenz eines „touristischen Profils im Internet“ als solche nicht zum Nachweis dafür ausreicht, dass die relevanten Verkehrskreise im Ausland eine Kleinstadt kennen. Auch die Tatsache, dass die Stadt Devin eine „erhebliche touristische Infrastruktur“ hat, lässt nicht den Schluss zu, dass die Stadt einem solchen Verbraucher über die Landesgrenzen hinweg bekannt sein könnte oder dass
er eine direkte Verbindung zu ihr herstellen wird.

Das Gericht hebt hervor, dass das EUIPO sich zu Unrecht auf die ausländischen, insbesondere die griechischen oder rumänischen Touristen konzentriert hat, die Bulgarien oder Devin besuchen, statt die gesamten relevanten Verkehrskreise zu berücksichtigen, die aus den Durchschnittsverbrauchern in der Union und insbesondere in diesen Mitgliedstaaten bestehen. Der
Durchschnittsverbraucher von Mineralwasser und Getränken in der Union verfügt nicht über einen hohen Grad an Spezialisierung in den Bereichen der Geografie oder des Tourismus, und es gibt keinen konkreten Beweis dafür, dass er das Wort „Devin“ als geografischen Ort in Bulgarien wahrnimmt.

Zur Verfügbarkeit des geografischen Namens für Dritte stellt das Gericht fest, dass nach den Rechtsvorschriften und der Rechtsprechung eine beschreibende Verwendung des Namens „Devin“ zum Zweck der Werbung für die Stadt als touristisches Ziel erlaubt bleibt und dass die streitige Marke daher kein Hindernis für wirtschaftliche Anstrengungen zur Erhöhung der Reputation der Stadt Devin für ihre Thermalquellen über die bulgarischen Grenzen hinaus darstellen kann.

Das Gericht weist ferner darauf hin, dass das Unionsrecht schon in der Definition des durch eine Marke verliehenen ausschließlichen Rechts Vorkehrungen zur Wahrung der Interessen Dritter vorsieht. Zum einen erstreckt sich der Schutz der herkunftshinweisenden Funktion der Marke nur auf ihre Verwendung für gleiche oder ähnliche Waren (oder Dienstleistungen) und setzt voraus, dass bei den relevanten Verkehrskreisen Verwechslungsgefahr besteht; diese wird vermutet, wenn sowohl die Zeichen als auch die Waren identisch sind. Zum anderen erstreckt sich der Schutz der Werbefunktion einer bekannten Marke auch auf unähnliche Waren, setzt aber Verwässerungsgefahr oder die Gefahr des Trittbrettfahrens voraus und erfasst zudem keine Verwendungen mit „rechtfertigendem Grund“. Im vorliegenden Fall bleibt der Name der Stadt Devin somit für Dritte nicht nur zur beschreibenden Verwendung, etwa zur Förderung des Tourismus in dieser Stadt, verfügbar, sondern auch als Unterscheidungszeichen bei „rechtfertigendem Grund“ und fehlender Verwechslungsgefahr.

Das allgemeine Interesse daran, dass ein geografischer Name wie der des Thermalbads Devin verfügbar bleibt, kann somit, weil beschreibende Verwendungen solcher Namen weiterhin erlaubt sind und weil es Vorkehrungen zur Begrenzung des ausschließlichen Rechts des Inhabers der streitigen Marke gibt, geschützt werden, ohne dass es einer Nichtigerklärung der Marke bedarf. Dieses notwendige Gleichgewicht zwischen den Rechten der Markeninhaber und den Interessen Dritter gestattet unter bestimmten Voraussetzungen die Eintragung von Marken, die wie die Unionsmarken VITTEL und EVIAN auf einen gleichlautenden geografischen Namen zurückgehen.

Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass das EUIPO nicht dargetan hat, dass bei den Durchschnittsverbrauchern der Union, insbesondere bei griechischen oder rumänischen Verbrauchern, ein hinreichender Bekanntheitsgrad der Stadt Devin besteht. Es ist davon auszugehen, dass nur ein sehr geringer Teil der Verbraucher in der Union die Stadt Devin kennt.

Folglich hat das EUIPO einen Beurteilungsfehler begangen, als es zu dem Schluss kam, dass die streitige Marke in den Augen der Durchschnittsverbraucher der Nachbarländer Bulgariens (Griechenland und Rumänien) sowie der Durchschnittsverbraucher in allen übrigen Mitgliedstaaten der Union für eine geografische Herkunft beschreibend sei.


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



BGH legt EuGH vor: Unterscheidungskraft einer Zeichenfolge - Kann Marke "#darferdas?" für Bekleidung angemeldet werden ?

BGH
Beschluss vom 21. Juni 2018
I ZB 61/17
#darferdas?
Richtlinie 2008/95/EG Art. 3 Abs. 1 Buchst. b

Leitsatz der Entscheidung:

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 299 vom 8. November 2008, S. 25) folgende Frage zur
Vorabentscheidung vorgelegt:

Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?

BGH, Beschluss vom 21. Juni 2018 - I ZB 61/17 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



EuGH: EUIPO muss Aufrechterhaltung der für Nestle eingetragene Unionsmarke der dreidimensionale Form des Kitkat-Riegels erneut prüfen

EuGH
Urteil vom 25.07.2018
C-84/17 P
Société des produits Nestlé / Mondelez UK Holdings & Services


Der EuGH hat entschieden, dass das EUIPO die Aufrechterhaltung der für Nestle eingetragene Unionsmarke der dreidimensionale Form des Kitkat-Riegels erneut prüfen muss.

Die Pressemitteilung des EuGH:

Das EUIPO muss erneut prüfen, ob die dreidimensionale Form des Produkts „Kit Kat 4 Finger“ als Unionsmarke aufrechterhalten werden kann

Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel von Nestlé, vom EUIPO und von Mondelez zurück Im Jahr 2002 meldete das Unternehmen Nestlé beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) das nachstehende dreidimensionale Zeichen, das dem von ihr vermarkteten Produkt „Kit Kat 4 Finger“ entspricht, als Unionsmarke an.

Das EUIPO trug die Marke im Jahr 2006 für folgende Waren ein: „Bonbons; Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kleingebäck; Kuchen, Waffeln“.

Im Jahr 2007 beantragte Cadbury Schweppes, nunmehr Mondelez UK Holdings & Services, beim EUIPO die Nichtigerklärung der Marke. Im Jahr 2012 wies das EUIPO diesen Antrag mit der Erwägung zurück, dass die Marke von Nestlé aufgrund ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe (im Folgenden auch bezeichnet als: Verkehrsdurchsetzung).

Mondelez beantragte daraufhin beim Gericht der Europäischen Union die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO.

Mit Urteil vom 15. Dezember 2016 hob das Gericht die Entscheidung des EUIPO auf. Es stellte fest, dass das EUIPO einen Fehler begangen habe, als es den Schluss gezogen habe, dass die streitige Marke infolge ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe, obwohl dies nur für einen Teil des Unionsgebiets nachgewiesen worden sei. Obgleich festgestellt wurde, dass die angefochtene Marke in zehn Ländern (Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Vereinigtes Königreich) Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hatte, befand das Gericht, dass das EUIPO seine Prüfung nicht rechtsgültig habe abschließen können, ohne sich zur Wahrnehmung dieser Marke durch maßgebliche Verkehrskreise in insbesondere vier anderen Mitgliedstaaten (Belgien, Irland, Griechenland und Portugal) zu äußern und die für diese Mitgliedstaaten vorgelegten Beweise zu prüfen.

Nestlé, Mondelez und das EUIPO haben beim Gerichtshof gegen das Urteil des Gerichts ein Rechtsmittel eingelegt.

Mondelez beanstandet die Feststellung des Gerichts, wonach die streitige Marke in Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Finnland, Schweden und dem Vereinigten Königreich Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe. Nestlé und das EUIPO machen geltend, das Gericht habe zu Unrecht festgestellt, dass der
Inhaber einer Unionsmarke nachweisen müsse, dass diese Marke in jedem einzelnen Mitgliedstaat infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Diese Auslegung des Gerichts sei mit der Einheitlichkeit der Unionsmarke und dem einheitlichen Markt selbst unvereinbar. In seinem heutigen Urteil entscheidet der Gerichtshof, dass das von Mondelez eingelegte Rechtsmittel als unzulässig zurückzuweisen ist, da es nicht die Aufhebung der Entscheidungsformel des angefochtenen Urteils, sondern nur die Änderung bestimmter Urteilsgründe bezweckt.

Anschließend prüft der Gerichtshof die Rechtsmittel von Nestlé und vom EUIPO:
Der Gerichtshof verweist auf seine Rechtsprechung, nach der ein Zeichen ohne originäreUnt erscheidungskraft nur dann als Unionsmarke eingetragen werden kann, wenn der Nachweis erbracht wird, dass es in dem Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat, in dem es zuvor keine originäre Unterscheidungskraft hatte. Dieser Teil der Union kann gegebenenfalls aus nur
einem einzigen Mitgliedstaat bestehen. Somit reicht für die Eintragung einer solchen Marke der Nachweis nicht aus, dass sie infolge ihrer Benutzung in einem bedeutenden Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat.

Insoweit ist zwischen den zu beweisenden Tatsachen, nämlich dem Erwerb von Unterscheidungskraft infolge der Benutzung eines Zeichens ohne Unterscheidungskraft einerseits, und den zum Nachweis dieser Tatsachen geeigneten Beweismitteln andererseits zu unterscheiden.

Die Verordnung verlangt nicht, dass die Verkehrsdurchsetzung mit unterschiedlichen Beweisen für jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen wird.

Es kann insbesondere sein, dass die Wirtschaftsbeteiligten im Hinblick auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen mehrere Mitgliedstaaten im gleichen Vertriebsnetz zusammengefasst und diese Mitgliedstaaten besonders aus der Sicht ihrer Marketingstrategien behandelt haben, als ob sie einen einzigen und einheitlichen nationalen Markt darstellen würden. In einem solchen Fall können die Beweise für die Benutzung eines Zeichens auf einem solchen grenzüberschreitenden Markt für
alle betreffenden Mitgliedstaaten aussagekräftig sein.

Es ist zwar nicht erforderlich, dass für die Eintragung einer Marke, die anfangs keine Unterscheidungskraft hat, für jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen wird, dass sie durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, jedoch müssen die vorgebrachten Beweismittel den Nachweis ermöglichen, dass die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union erlangt wurde, in denen sie keine originäre Unterscheidungskraft besaß.

Der Gerichtshof bestätigt somit das Urteil des Gerichts, mit dem es entschieden hat, dass die Verkehrsdurchsetzung einer Marke, die keine originäre Unterscheidungskraft hat, für die gesamte Union und nicht nur für einen wesentlichen Teil des Unionsgebiets nachzuweisen sei, so dass, obwohl ein solcher Nachweis alle Mitgliedstaaten umfassend oder für Gruppen von Mitgliedstaaten erbracht werden könne, es nicht ausreiche, dass derjenige, der die Beweislast trägt, sich darauf beschränkt, Beweismittel vorzulegen, die einen Teil der Union nicht abdecken, selbst wenn es sich nur um einen einzigen Mitgliedstaat handelt.

Daraus folgt, dass das Gericht die Entscheidung des EUIPO zu Recht aufgehoben hat, in der das EUIPO festgestellt hat, dass die fragliche Marke Verkehrsdurchsetzung erlangt habe, ohne dass es sich zur Verkehrsdurchsetzung der Marke in Belgien, Irland, Griechenland und Portugal geäußert hat.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



EuG: Eintragung der Gemeinschaftsmarke france.com aufgrund Verwechslungsgefahr mit Marke france nicht möglich - Zusatz .com nur Hinweis auf Website

EuG
Urteil vom 26.06.2018
T-71/17
France.com, Inc. / EUIPO

Das EuG hat entschieden, dass die Eintragung der Gemeinschaftsmarke france.com aufgrund Verwechslungsgefahr mit Marke der france nicht möglich ist. Der Zusatz .com wird - so das EuG - nur als Hinweis auf eine Website verstanden und räumt die Verwechslungsgefahr nichr aus.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Das Zeichen „france.com“ kann nicht als Unionsmarke eingetragen werden

Im Jahr 2014 beantragte Herr Jean-Noël Frydman, der später seine Rechte an die amerikanische Gesellschaft France.com abtrat, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Eintragung des folgenden Bildzeichens als Unionsmarke für Werbedienstleistungen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Reisen und Online-Publikationen:
[...]
Frankreich erhob dagegen Widerspruch unter Berufung auf folgende Unionsmarke, die es im Jahr 2010 beim EUIPO hatte eintragen lassen:
[...]
Das EUIPO gab dem Widerspruch Frankreichs mit der Begründung statt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen insgesamt betrachtet einen hohen Grad der Ähnlichkeit aufwiesen und identische oder ähnliche Dienstleistungen erfassten, so dass sich eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen lasse.

Da die Gesellschaft France.com mit der Entscheidung des EUIPO nicht einverstanden ist, hat sie beim Gericht der Europäischen Union ihre Aufhebung beantragt.

Mit seinem heutigen Urteil weist das Gericht die Klage der Gesellschaft France.com ab und bestätigt, dass das Zeichen dieser Gesellschaft nicht als Unionsmarke eingetragen werden kann. Das Gericht setzt sich insbesondere mit den Erwägungen des EUIPO zum Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen und zum Bestehen einer Verwechslungsgefahr auseinander. Beim visuellen Vergleich der Zeichen kommt das Gericht im Gegensatz zum EUIPO zu dem Ergebnis, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen insgesamt betrachtet angesichts der Unterschiede bei ihren Bestandteilen und ihrer allgemeinen visuellen Gestaltung nur geringe visuelle Ähnlichkeit besteht. In klanglicher Hinsicht bestätigt das Gericht die Wertung des EUIPO, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen fast identisch sind, da davon ausgegangen werden kann, dass zahlreiche Verbraucher auf das Zeichen der Gesellschaft France.com allein mit dem Wort „France“ Bezug nehmen werden, weil die Abkürzung „.com“ als Hinweis auf eine Website verstanden wird. Schließlich pflichtet das Gericht dem EUIPO bei, dass sich die einander gegenüberstehenden Zeichen begrifflich ähneln, da sie das gleiche Konzept vermitteln (und zwar Frankreich, den Eiffelturm und die Farben der französischen Flagge) und da sich das Vorhandensein des Wortbestandteils „.com“ im Zeichen der Gesellschaft France.com nicht auf die begriffliche Identität der Zeichen auswirkt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen identische oder ähnliche Dienstleistungen erfassen und in klanglicher und begrifflicher Hinsicht einen besonders hohen Grad der Ähnlichkeit aufweisen, sieht das Gericht eine Verwechslungsgefahr als gegeben an. Folglich ist Frankreich, wie das EUIPO entschieden hat, berechtigt, der Eintragung des
Zeichens france.com zu widersprechen


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



EuG: Eintragung der Buchstabenfolge "HP" als Unionsmarke durch Hewlett Packard rechtlich nicht zu beanstanden

EuG
Urteile vom 24.04.2018
T-207/17 und T-208/17
Senetic S.A / EUIPO


Das EuG hat entschieden, dass die Eintragung der Buchstabenfolge "HP" als Unionsmarke durch Hewlett Packard rechtlich nicht zu beanstanden ist.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Hewlett Packard kann die Buchstaben HP als Unionsmarke eintragen lassen

In den Jahren 1996 und 2009 beantragte die amerikanische Gesellschaft HP Hewlett Packard Group beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Erfolg die Eintragung des Wortzeichens HP und des nachstehend wiedergegebenen Bildzeichens als Unionsmarken für verschiedene Waren und Dienstleistungen (darunter u. a. Patronen und Drucker):

Im Jahr 2015 beantragte die polnische Gesellschaft Senetic, diese Eintragungen u. a. deshalb für nichtig zu erklären, weil die fraglichen Marken beschreibend und nicht unterscheidungskräftig seien. Das EUIPO wies die Anträge von Senetic auf Nichtigerklärung zurück. Senetic beantragte daraufhin beim Gericht der Europäischen Union, die Entscheidungen des EUIPO aufzuheben.

Mit den heutigen Urteilen weist das Gericht die Klagen von Senetic ab und bestätigt damit, dass Hewlett Packard das Wortzeichen HP und das oben wiedergegebene Bildzeichen als Unionsmarken eintragen lassen kann.

Zu dem Argument, dass die streitigen Marken, die sich aus zwei Buchstaben (H und P) zusammensetzten, rein beschreibend seien, weil Zeichen mit zwei Buchstaben häufig dazu verwendet würden, die fraglichen Waren und Dienstleistungen aus dem Technikbereich zu beschreiben, stellt das Gericht fest, dass nicht generell davon ausgegangen werden kann, dass eine Marke beschreibend ist, nur weil sie aus einem oder zwei Buchstaben besteht. Das Gericht führt weiter aus, dass sich anhand der von Senetic vorgelegten Belege kein hinreichend unmittelbarer und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen HP und den fraglichen Waren und Dienstleistungen feststellen lässt.

Zum Vorbringen, dass die streitigen Marken aus nicht unterscheidungskräftigen Bestandteilen zusammengesetzt seien, stellt das Gericht fest, dass die Kombination der beiden die streitigen Marken bildenden Buchstaben nicht häufig benutzt wird und auch nicht bloß als eine Angabe ohne Unterscheidungskraft wahrgenommen wird, zumal das Zeichen HP von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Namen Hewlett und Packard, die Familiennamen der Unternehmensgründer, verstanden werden kann.

Schließlich führt das Gericht aus, dass Senetic nicht nachgewiesen hat, dass Hewlett Packard davon Kenntnis hatte, dass Senetic oder sonstige Dritte bestimmte der fraglichen Waren und Dienstleistungen unter einem ähnlichen oder identischen Zeichen vermarkteten. Außerdem geht aus den Akten hervor, dass Senetic nicht nachgewiesen hat, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitigen Marken ein Dritter tatsächlich identische oder ähnliche Zeichen für die Vermarktung seiner Waren oder Dienstleistungen benutzte. Im Übrigen hat Senetic auch nicht näher angegeben, um welchen Dritten, welches Zeichen und welche Waren oder Dienstleistungen es sich gehandelt haben soll.



OLG Frankfurt: Keine Irreführung über betriebliche Herkunft durch Verwendung einer markenrechtlich nicht unterscheidungskräftigen Kennzeichnung

OLG Frankfurt
Beschluss vom 07.03.2018
6 U 180/17


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass keine wettbewerbswidrige Irreführung über die betriebliche Herkunft eines Produkts vorliegt, wenn dieses mit einer markenrechtlich nicht unterscheidungskräftigen Kennzeichnung versehen wird. Insofern sind Wertungswidersprüche zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht zu vermeiden.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Die Berufung war durch Beschluss zurückzuweisen, da sie offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat und auch die weiteren Voraussetzungen des § 522 II ZPO erfüllt sind. Zur Begründung wird gemäß § 522 II 3 ZPO auf den Hinweisbeschluss des Senats vom 11.1.2018 Bezug genommen), dessen Inhalt nachfolgend wiedergegeben wird:

"Wie das Landgericht mit Recht angenommen hat, stehen der Klägerin die auf §§ 3, 5 I Nr. 1 UWG gestützten Klageansprüche nicht zu.

Nachdem die ursprünglich zur Begründung der Klage herangezogene Unionsklagemarke rechtskräftig gelöscht worden ist, scheiden kennzeichenrechtliche Ansprüche aus; insbesondere macht die Klägerin die Verletzung sonstiger Kennzeichenrechte nicht geltend. Unter diesen Umständen kann die Klage auch nicht mit Erfolg auf eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 5 II UWG gestützt werden, da diese Vorschrift das Bestehen eines marken- oder kennzeichenrechtlichen Schutzes voraussetzt (vgl. Köhler/Bornkamm-Feddersen, UWG, 35. Aufl., Rdz. 9.16 zu § 3 UWG).

Ebenso wenig steht der Klägerin ein Anspruch aus §§ 3, 5 I Nr. 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Irreführung über die betriebliche Herkunft zu.

Zwar wird der lauterkeitsrechtliche Schutz gegen Irreführung über die betriebliche Herkunft nach § 5 I Nr. 1 UWG durch den kennzeichenrechtlichen Individualschutz nicht vollständig verdrängt (vgl. Köhler/Bornkamm-Feddersen, a.a.O., Rdz. 2.254 zu § 3 UWG). Bei der Auslegung der Vorschrift sind jedoch Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden (vgl. allgemein hierzu BGH GRUR 2016, 965 - Baumann II, Rn. 23 m.w.N.). Hat ein Unternehmen daher Waren unter einem Zeichen angeboten, für das - sei es weil der Erwerb einer Marke versäumt worden ist, sei es weil dem Zeichen die Eintragung als Marke versagt worden ist - kein Markenschutz besteht, kann dem Unternehmen ein lauterkeitsrechtliches Verbietungsrecht nicht allein deswegen zuerkannt werden, weil nicht auszuschließen ist, dass jedenfalls ein Teil des angesprochenen Verkehrs das ihm bekannte Zeichen gleichwohl als Herkunftshinweis auf das Unternehmen versteht und daher bei Verwendung desselben Zeichens durch einen Mitbewerber möglicherweise einer Herkunftstäuschung unterliegt.

Wertungswidersprüche mit dem Markenrecht können in einem solchen Fall nur auf die Weise vermieden werden, dass an den lauterkeitsrechtlichen Schutz des Zeichens unter dem Gesichtspunkt der irreführenden Herkunftstäuschung keine geringeren Anforderungen gestellt werden als an den Schutz einer Benutzungsmarke infolge Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Dabei ist für die Verkehrsgeltung ein Zuordnungsgrad wie bei einer Verkehrsdurchsetzung erforderlich, wenn dem Zeichen - wie im vorliegenden Fall durch den Beschluss des EUGH vom 25.2.2016 (C-346/15) - ein markenrechtlicher Schutz mangels Unterscheidungskraft rechtskräftig versagt worden ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., Rdz. 42 zu § 4 m.w.N.). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die für die Löschung der Unionsklagemarke maßgeblichen Gründe auch bei isolierter Betrachtung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gelten. Der deutsche Durchschnittsverbraucher verfügt jedenfalls über genügend Grundkenntnisse der englischen Sprache, um in der Wortfolge "BE HAPPY" ebenfalls die Aufforderung "sei glücklich" zu sehen.

Dass die danach erforderlichen tatsächlichen Voraussetzungen für einen Anspruch aus §§ 3, 5 I Nr. 1 UWG erfüllt sind, hat die Klägerin nicht dargelegt. Auch der Vortrag in der Berufungsbegründung zu Art und Dauer der Benutzung des Zeichens "BE HAPPY" durch die Klägerin selbst und zwei Lizenznehmer rechtfertigt nicht den Schluss, dass sich das Zeichen bei den angesprochenen Verbrauchern als betrieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt hätte.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung "Hard Rock Café" des Bundesgerichtshofs (GRUR 2013, 2013, 1161), die sich allein damit befasst, unter welchen Voraussetzungen einem Dritten lauterkeitsrechtliche Ansprüche aus § 5 I 2 Nr. 1 UWG neben den individualrechtlichen Ansprüchen des Inhabers einer tatsächlich bestehenden Marke zustehen können. Die hierzu angestellten Erwägungen lassen sich auf den vorliegenden Fall, in dem das Zeichen, aus dessen Verwendung die Klägerin einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch wegen Irreführung über die betriebliche Herkunft herleiten will, nicht markenrechtlich geschützt ist, nicht übertragen."

Das Vorbringen im Schriftsatz des Klägervertreters vom 22.2.2018 rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin darauf, dass durch die angegriffene Benutzung der Worte "Be Happy" auch eine Fehlvorstellung über das Bestehen einer Lizenzverbindung zwischen den Parteien hervorgerufen werde. Da auch die eingetragene Marke - über den Begriff der mittelbaren Verwechslungsgefahr - gegen Verwendungsformen geschützt ist, die den Eindruck bestehender geschäftlicher Verbindungen zwischen den Markeninhaber und dem Verletzer hervorrufen, gelten die im Beschluss vom 11.1.2018 enthaltenen Erwägungen zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen mit dem Markenrecht in diesem Zusammenhang in gleicher Weise."


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



OLG Frankfurt: Unlautere Rufausbeutung durch Nachahmung einer bekannten Produktgestaltung auch bei unterscheidungskräftiger Bezeichnung - UHU

OLG Frankfurt am Main
Beschluss vom 28.02.2018
6 W 14/18


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass eine unlautere und damit wettbewerbswidrige Rufausbeutung vorliegt, wenn eine bekannte Produktgestaltung (hier: schwarz-gelbe Tube für Klebstoff) nachgeahmt wird auch wenn das Produkt mit einer unterscheidungskräftigen Bezeichnung versehen ist.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Die Antragstellerin ist einer der deutschlandweit größten Hersteller von Klebstoffen. Unter anderem vertreibt sie das Produkt "UHU der Alleskleber", das in einer Tube mit gelber Grundfarbe und schwarzer Aufschrift sowie einer schwarzen Verschlusskappe vertrieben wird. Die Variante "tropffrei" wird mit einem roten Punkt auf der Tube vertrieben (Bl. 6 der Akten).

Die Antragsgegnerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Malaysia. Auf der Fachmesse "Paperworld 2018" in Frankfurt stellte sie auf ihrem Messestand das im Tenor wiedergegebene Produkt aus. Die Antragstellerin sieht darin eine unlautere Nachahmung und begehrt Unterlassung. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts sowie der gestellten Anträge wird auf die Antragsschrift sowie die Beschwerdeschrift Bezug genommen.

Das Landgericht hat mit Beschluss vom 02.02.2018 die Eilanträge zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die sofortige Beschwerde der Antragstellerin. Den auf Anordnung eines dinglichen Arrests gerichteten Antrag zu 2. hat sie im Beschwerdeverfahren zurückgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

1. Es besteht ein Verfügungsgrund. Die Dringlichkeit wird nach § 12 II UWG vermutet. Gründe, die der Dringlichkeit ausnahmsweise entgegenstehen können, sind nicht ersichtlich.

2. Der Antragstellerin steht gegen die Antragsgegnerin ein Anspruch auf Unterlassung des Anbietens des im Antrag wiedergegebenen Produkts aus §§ 8 Abs. 1, 3, 4 Nr. 3 b) UWG zu.

a) Das Produkt "UHU der Alleskleber" der Antragstellerin genießt wettbewerbliche Eigenart. Voraussetzung für eine wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses ist, dass seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (BGH, GRUR 2016, 725 Rn. 15 - Pippi-Langstrumpf-Kostüm II). Dabei kommt es auf den Gesamteindruck einer Gestaltung an, wobei auf die Verkehrsanschauung abzustellen ist (BGH, GRUR 2017, 79, Rn. 52, 59 - Segmentstruktur). Diese Voraussetzungen liegen vor. Die äußeren Merkmale der Produktverpackung des "UHU der Alleskleber" sind geeignet, auf die betriebliche Herkunft und auf die Besonderheiten des Produkts hinzuweisen. Der Gesamteindruck der Klebstofftube wird maßgeblich geprägt durch die Tubenform, die gelbe Grundfarbe, die schwarzer Aufschrift sowie die schwarze Drehverschlusskappe. Ein markantes Merkmal der Variante "tropffrei" liegt außerdem in dem roten Punkt. Diese Merkmale sind den maßgeblichen Verkehrskreisen - dem Endverbraucher - geläufig. Dies kann der Senat aus eigener Sachkunde beurteilen. Die genannte Ausstattung wird seit vielen Jahren verwendet. Das Produkt genießt einen sehr hohen Marktanteil. Die charakteristische Farb- und Formkombination führt dazu, dass das Produkt einen hohen Wiedererkennungswert hat, der unabhängig von der bekannten Wortmarke "UHU" besteht. Das Produkt ist auch dann ohne weiteres zu identifizieren, wenn man es aus größerer Entfernung sieht und den Schriftzug nicht lesen kann.

b) Das Produkt der Antragsgegnerin stellt eine Nachahmung dar. Entgegen der Ansicht des Landgerichts sind die Merkmale der angegriffenen Ausführungsform auf den überreichten Fotos hinreichend erkennbar. Die prägenden Merkmale, nämlich die Tubenform, die gelbe Grundfarbe, die schwarze Verschlusskappe, die schwarzer Aufschrift sowie der rote Punkt sind in sehr ähnlicher Form vorhanden. Lediglich der Text lässt sich auf den Fotografien nicht lesen. Insofern hat die Antragstellerin schriftsätzlich vorgetragen, in dem roten Punkt befände sich die Angabe "Elite". Der Text über der fett gedruckten Angabe "GLU" laute: "Clear Multi-Purpose Adhesive". Diese vom Originalprodukt abweichenden Angaben führen nicht aus dem Schutzbereich der Originalgestaltung heraus. Die prägenden Gestaltungsmerkmale stimmen überein.

c) Das Landgericht hat zu Recht angenommen, dass keine Unlauterkeit unter dem Gesichtspunkt der Herkunftstäuschung angenommen werden kann. Denn durch die Kennzeichnung mit dem abweichenden Wortzeichen "Elite" erscheint es ausgeschlossen, dass Verbraucher in der für den Tatbestand des § 4 Nr. 3a) allein maßgeblichen Kaufsituation zu der Auffassung gelangen, es handle sich um ein Produkt aus dem Hause der Antragstellerin. Die Antragsgegnerin beutet jedoch den guten Ruf des Produkts der Antragstellerin in unlauterer Weise aus (§ 4 Nr. 3b). Hierfür ist nicht erforderlich, dass die Verbraucher zum Kaufzeitpunkt einer Verwechslung unterliegen. Es reicht aus, dass sie das gute Image des Originalprodukts auf die Nachahmung übertragen. Das liegt hier aus Sicht des Senats besonders nahe. Die Verbraucher erkennen die bewusste Anlehnung an das Originalprodukt und können so zu der Auffassung gelangen, der Klebstoff entspreche auch in seinen Klebeeigenschaften und seiner Qualität dem Originalprodukt.

d) Die Gesamtabwägung führt zu dem Ergebnis, dass das Anbieten der Nachahmung nach § 4 Nr. 3 UWG unlauter ist. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen. Im Streitfall ist von einer hohen wettbewerblichen Eigenart und von einem hohen Grad der Nachahmung auszugehen. Der gute Ruf des Originalprodukts wird in erheblicher Weise ausgenutzt. Etwas anderes lässt sich nicht aus der BGH Entscheidung "UHU" ableiten (GRUR 2009, 783). Der BGH hat dort die Voraussetzungen für eine Benutzungsmarke "schwarz/gelb" verneint. Mit den Voraussetzungen des ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutzes hat er sich ausdrücklich nicht befasst (Rn. 17).

e) Es fehlt auch nicht an einem "Anbieten" gegenüber dem Verkehr im räumlichen Schutzbereich des UWG. Zwar folgt eine Erstbegehungsgefahr des Bewerbens, Anbietens, Vertreibens und Inverkehrbringens gegenüber inländischen Verbrauchern nicht ohne weiteres aus der Präsentation des Produkts auf einer internationalen, ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Messe (BGH GRUR 2015, 603 - Keksstangen). Die Antragstellerin hat jedoch durch anwaltliche Versicherung glaubhaft gemacht, dass die Mitarbeiter der Antragsgegnerin am Messestand auf Anfrage bestätigt haben, das Produkt auch nach Deutschland zu liefern.

3. Die einstweilige Verfügung konnte ohne die - im Beschwerdeverfahren ansonsten in der Regel erforderliche - vorherige Anhörung der Antragsgegnerin erlassen werden, da der Sachverhalt nach den vorgelegten Glaubhaftmachungsmitteln geklärt erscheint, keine rechtlich zweifelhaften Fragen zu beantworten sind und die Antragsgegnerin von der ihr durch die Abmahnung eröffneten Möglichkeit zur Stellungnahme keinen Gebrauch gemacht hat (vgl. Senat, Beschl. v. 1.12.2014 - 6 W 103/14 -, juris).

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 269 Abs. 3, 92 Abs. 2 ZPO."


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



BGH: Wortmarke "Pippi Langstrumpf" fehlt für die Dienstleistungen der Klasse 42 "Beherbergung von Gästen" nicht jegliche Unterscheidungskraft

BGH
Beschluss vom 05.10.2017
I ZB 97/16
Pippi-Langstrumpf-Marke
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1


Der BGH hat entschieden, dass der Wortmarke "Pippi Langstrumpf" für die Dienstleistungen der Klasse 42 "Beherbergung von Gästen" nicht jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Leitsatz des BGH:

Der Wortmarke "Pippi Langstrumpf" fehlt für die Dienstleistungen der Klasse 42 "Beherbergung von Gästen" nicht jegliche Unterscheidungskraft. Etwaige inhaltliche Zuschreibungen, die der Verkehr von der Romanfigur auf unter ihrem Namen angebotene Beherbergungsdienstleistungen übertragen mag, begründen allenfalls einen beschreibenden Anklang der angegriffenen Marke, beseitigen jedoch nicht ihre Eignung, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betroffenen Dienstleistung zu wirken.

BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2017 - I ZB 97/16 - Bundespatentgericht

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Volltext BGH liegt vor - Dreidimensionale quadratische Formmarke für Dextro Energy Traubenzucker-Täfelchen muss nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gelöscht werden

BGH
Beschlüsse vom 18.10.2017
I ZB 3/17 und I ZB 4/17
Traubenzuckertäfelchen
MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2; ZPO § 308 Abs. 1


Wir hatten bereits in dem Beitrag BGH: Dreidimensionale quadratische Formmarke für Dextro Energy Traubenzucker-Täfelchen muss nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gelöscht werden über die Entscheidungen berichtet.

Leitsätze des BGH:

a) Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom Markenschutz gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist. Vermittelt ein wesentliches Merkmal der Form allein geschmackliche, optische oder haptische Sinneseindrücke, liegen darin Wirkungen auf nichttechnischem Gebiet, so dass das Schutzhindernis nicht eingreift.

b) Im Löschungsverfahren bilden die drei in § 3 Abs. 2 MarkenG angeführten Schutzhindernisse keinen einheitlichen Streitgegenstand. Dem Bundespatentgericht ist es deshalb verwehrt, ein vom Löschungsantragsteller nicht geltend gemachtes Schutzhindernis von Amts wegen zu prüfen.

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I ZB 3/17
I ZB 4/17

Volltext BGH liegt vor - Quadratische Verpackungsmarke der Ritter Sport Schokolade muss nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gelöscht werden

BGH
Beschlüsse vom 18. Oktober 2017
I ZB 105/16 und I ZB 106/16
Quadratische Tafelschokoladenverpackung
MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 1; ZPO § 263


Wir hatten bereits in dem Beitrag BGH: Quadratische Verpackungsmarke der Ritter Sport Schokolade muss nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gelöscht werden über die Entscheidungen berichtet.

Leitsätze des BGH:

a) Der Löschungsantragsteller kann sein Löschungsbegehren im Verfahren vor dem Deutschen Patent und Markenamt in entsprechender Anwendung von § 263 ZPO auf andere Schutzhindernisse erweitern. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kann ein zulässiges Rechtsmittel unter den Voraussetzungen des § 263 ZPO mit einer Erweiterung des Löschungsantrags verbunden werden.

b) Die in der Marke gezeigten wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder der ihr gleichgestellten Form der Verpackung sind im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Art der Ware selbst bedingt, wenn sie wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweisen, die den gattungstypischen Funktionen der Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könnte. Es ist nicht erforderlich, dass die in Rede stehende Form für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlich ist und dem Hersteller keinen Freiraum für einen wesentlichen persönlichen Beitrag lässt.

c) Ebenso wie bei dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind für das in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelte Schutzhindernis ausschließlich Gebrauchseigenschaften von Bedeutung, die für den Verbraucher wesentlich sind. Wesentliche Erleichterungen bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport durch die in Rede stehende Form sind Vorteile bei der Herstellung und dem Vertrieb der Ware, sie kommen jedoch nicht dem Benutzer zugute.

d) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften (hier: quadratische Form von Tafelschokolade) für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind und dem bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware dienen (hier: Verzehr von Tafelschokolade). Vorteile, die nur in für die Verwendung unüblichen Konstellationen eintreten (hier: Mitführen von Tafelschokolade in einer Jackentasche zum Verzehr unterwegs), stellen keine wesentlichen Gebrauchseigenschaften dar und führen nicht dazu, dass das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreift.

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I ZB 105/16
I ZB 106/16

OLG Frankfurt: Zwischen der Wort- /Bildmarke "notebooksbilliger.de" und dem Angebot "softwarebilliger.de" besteht keine Verwechslungsgefahr

OLG Frankfurt
Urteil vom 26.10.2017
6 U 154/16


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass zwischen der Wort- /Bildmarke "notebooksbilliger.de" und dem Angebot "softwarebilliger.de" keine Verwechslungsgefahr besteht.

Aus den Entscheidungsgründen:

"2. Der Beklagten steht gegen die Klägerin kein Anspruch auf Unterlassung gegen die angegriffene Internetgestaltung aus ihrer Wort- /Bildmarke "notebooksbilliger.de" zu (§ 14 II Nr. 2, V MarkenG).

a) Ein markenrechtlicher Anspruch scheitert bereits daran, dass sich die Beklagte nicht allein gegen die Benutzung eines kollidierenden Zeichens wendet (§ 14 V MarkenG), sondern eine Kombination verschiedener Gestaltungselemente einer Website angreift. Diese sollen in der Zusammenschau eine Verwechslungsgefahr erzeugen. Der Verkehr sieht jedoch in den angegriffenen Elementen kein einheitliches Zeichen. Das "Browserleitsymbol" in Gestalt eines kleinen weißen Pfeils auf orange-farbigem Grund erscheint in der Browsertitelzeile. Es ist räumlich getrennt von dem Domainnamen "softwarebilliger.de". Es könnte daher allenfalls als Zweitmarke aufgefasst werden. Auch dies ist indes nicht der Fall. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr dem denkbar schlichten Symbol eine eigene Kennzeichnungsfunktion zumisst. Keine Kennzeichenfunktion erfüllen auch die Hintergrund- und Hauptfarbe der Website. Farbgestaltungen werden vom Verkehr regelmäßig als bloße dekorative Elemente verstanden. Dies ist auch im Streitfall nicht anders. Zwar sprechen einige Umstände dafür, dass die Marke der Klägerin, die ebenfalls in orangefarbener Schrift auf weißem Grund verwendet wird, über einen nicht unerheblichen Bekanntheitsgrad verfügt. Es bestehen jedoch keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Bekanntheit der orange/weißen Farbkombination für sich genommen.

b) Die Klägerin verletzt auch mit der Bezeichnung "softwarebilliger.de" im Kontext der angegriffenen Website nicht die Marke der Beklagten.

aa) Zweifel bestehen bereits an der markenmäßigen Benutzung. Eine Markenverletzung unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr kann nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnung dergestalt vorliegt, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH GRUR 2017, 520 [BGH 03.11.2016 - I ZR 101/15] Rn. 26 - MICRO COTTON). Es stellt sich die Frage, ob der Verkehr in der Bezeichnung "softwarebilliger.de" lediglich eine glatt beschreibende Bezeichnung ohne Kennzeichnungsfunktion sieht. Unabhängig von dem beschreibenden Gehalt einer Bezeichnung wird die Verkehrsauffassung allerdings auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der sie dem Publikum entgegentritt (BGH GRUR 2012, 1040 [BGH 09.02.2012 - I ZR 100/10] Rn. 19 - pjur/pure). Der Schriftzug "softwarebilliger.de" wird auf der Website der Klägerin in einer logoartigen, zweifarbigen Gestaltung verwendet. Sie ist schriftbildlich hervorgehoben und befindet sich blickfangmäßig an einer Stelle, an der auf Internethandelsplattformen üblicherweise eine Kennzeichnung erwartet wird. Außerdem sind keine anderen Kennzeichen vorhanden. Derartige Umstände sprechen für die markenmäßige Benutzung (vgl. BGH aaO). Letztlich kann die Frage der markenmäßigen Benutzung offen bleiben.

bb) Es fehlt jedenfalls an der Verwechslungsgefahr.

(1) Es besteht Warenidentität. Die Marke der Beklagten ist unter anderem eingetragen für Computer und Computersoftware (vgl. Registerauszug, Anlage B2). Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts vertreibt die Klägerin über die beanstandete Website ebenfalls Computersoftware und Computerhardware.

(2) Das Landgericht ist zu Recht von einer (nur) durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten ausgegangen. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Wortbestandteil "notebooksbilliger.de" originär nicht unterscheidungskräftig, sondern für die hier fraglichen Waren glatt beschreibend und freihaltebedürftig ist. Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um Verbraucher handelt, die sich für Computer und das erforderliche Zubehör einschließlich Software interessieren, verstehen das Wort "Notebooks" als Bezeichnung für tragbare Computer. Die Bezeichnung "billiger" ist ein Werbeversprechen, das auf die Preisgünstigkeit der Produkte hinweist. Der Bestanteil ".de" weist darauf hin, dass die Bezeichnung zugleich eine Domain darstellt und dass die Produkte im Internet angeboten werden. Entgegen der Ansicht der Beklagten liegt keine sprachunübliche Schreibweise vor. Die Zusammenschreibung der Wörter und die Verwendung von Kleinbuchstaben entsprechen üblichen Domaingestaltungen. Dies erkennen die angesprochenen Verkehrskreise. Ein kennzeichnender Gehalt lässt sich insoweit nicht feststellen. Der Senat als Verletzungsgericht, der an die Eintragung der Marke gebunden ist und ihr deshalb nicht jegliche Kennzeichnungskraft und damit die Schutzfähigkeit absprechen darf (vgl. BGH, GRUR 2009, 672 [BGH 02.04.2009 - I ZR 78/06] Tz. 17- OSTSEE-POST), muss bei dieser Sachlage davon ausgehen, dass die Marke allein aufgrund ihrer grafischen Gestaltung eingetragen wurde. Insoweit besteht eine nur schwache originäre Kennzeichnungskraft. Die vorangestellte Pfeilgestaltung sowie der kursive Schriftzug erscheinen nicht besonders prägnant und ungewöhnlich.

(3) Es kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass die schwache originäre Kennzeichnungskraft - schon zum Zeitpunkt der Abmahnung - durch Benutzung gesteigert worden ist. Hierfür sprechen die - teilweise streitigen - Indizien, die die Beklagte erstinstanzlich und mit der Berufungsbegründung vorgebracht hat. Danach erzielte die Beklagte unter ihrem gleichnamigen Unternehmenskennzeichen Umsätze in Höhe von € 600 Mio. im Jahr 2014 und € 700 Mio. im Jahr 2015. Es handelt sich um das viertgrößte Onlinehandelsunternehmen Deutschlands (allerdings mit deutlichem Abstand zu Amazon, Otto und Zalando, vgl. Anlage BK1). Sie unternahm in den Jahren 2013 - 2015 Werbeaufwendungen in Höhe von 5,9, 6,7 und 7,2 Mio. Euro. Sie verfügte zum Zeitpunkt der Abmahnung über stationäre Ladengeschäfte in Hannover, München und Düsseldorf, die mit einem der Marke entsprechenden Schriftzug ausgestattet sind (Anlage BK2). Diese Umstände sprechen für einen nicht ganz unerheblichen Bekanntheitsgrad. Die Bekanntheit führte allerdings mit Blick auf die von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft des Wortbestandteils und der nur schwachen Unterscheidungskraft des Bildbestandteils insgesamt nur zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft (vgl. BGH GRUR 2004, 514 [BGH 27.11.2003 - I ZR 79/01] Rn. 33 - Telekom; GRUR 2012, 1040 [BGH 09.02.2012 - I ZR 100/10] Rn. 34 - pjur/pure). Anhaltspunkte für einen derart hohen Bekanntheitsgrad, dass trotz der originären Kennzeichnungsschwäche von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden könnte, bestehen nicht. Die vorgetragenen Umstände sprechen nicht dafür, dass praktisch jeder oder auch nur die Mehrheit der angesprochenen Verbraucher die Marke der Beklagten bzw. das entsprechende Unternehmenskennzeichen kennt. Dafür erscheint der Zeitraum der Benutzung, die - soweit ersichtlich - erst in den Jahren 2013 - 2015 entsprechend intensiv war, zu gering.

(3) Es fehlt an einer hinreichenden Zeichenähnlichkeit. Der Gesamteindruck von Wort-/Bildmarken wird regelmäßig - zumindest in klanglicher Hinsicht - durch ihren Wortbestandteil geprägt. Dies gilt auch im Streitfall. Der Wortbestandteil der Marke der Beklagten ist zwar von Haus aus nicht unterscheidungskräftig, hat aber - nach dem Vortrag der Beklagten - durch umfangreiche Benutzung im Verkehr eine gewisse Unterscheidungskraft erlangt. Die Bildbestandteile der Marke sind demgegenüber zu vernachlässigen. Zu berücksichtigen ist, dass - anders als in dem zur Akte gereichten Registerauszug - die Marke der Beklagten nicht in schwarz/weiß, sondern in der Farbe orange eingetragen ist (vgl. https://register.dpma.de/304072257/DE).Die Farbgebung ist jedoch nicht so prägnant oder ungewöhnlich, dass der Verkehr in ihr ein prägendes Kennzeichnungsmittel sehen würde.

(4) Bei dem angegriffenen Zeichen kann hingegen von einer Prägung des Wortbestandteils "softwarebilliger.de" nicht ausgegangen werden. Ihm fehlt aus den gleichen Gründen wie der Bezeichnung "notebooksbilliger.de" die originäre Kennzeichnungskraft. Nimmt man einen kennzeichnenden Gehalt des angegriffenen Zeichens an, erschöpft sich dieser in der logoartigen Bildgestaltung, die ihrerseits von der Marke der Beklagten abweicht. Schon aus diesem Grund fehlt es an der Zeichenähnlichkeit. Selbst wenn man den Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens in den Zeichenvergleich einbezieht, fehlt es an einer hinreichenden Ähnlichkeit. Die Übereinstimmung in dem Bestandteil "billiger.de" reicht nicht aus, um eine klangliche oder bildliche Ähnlichkeit anzunehmen. Entgegen der Ansicht der Beklagten besteht auch keine begriffliche Ähnlichkeit. Dafür genügt es nicht, dass "hardware" und "software" beide den Bereich Computer betreffen. Die Begriffe haben jeweils eine unterschiedliche Bedeutung. Auch die - teilweise - Übereinstimmung in der orangenen Farbgebung reicht nicht aus, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen.

cc) Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens. Dem Bestandteil "billiger.de" kommt in dem angegriffenen Zeichen keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Er ist vielmehr untrennbarer Teil einer als Slogan ausgestalteten Gesamtbezeichnung. Im Übrigen würde die selbständig kennzeichnende Stellung im angegriffenen Zeichen auch nicht helfen, da in der älteren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung von vornherein ausgeschlossen ist, da dies zu einem unzulässigen Elementeschutz führen würde (BGH GRUR 2009, 1055 [BGH 14.05.2009 - I ZR 231/06] Rn. 31 - airdsl). Es stünden sich also "notebooksbilliger.de" und "billiger.de" gegenüber. Eine ausreichende Ähnlichkeit wäre auch insoweit nicht gegeben.

dd) Die Zeichenähnlichkeit kann auch nicht damit begründet werden, dass die Marke der Beklagten stets auf weißem Hintergrund und in Verbindung mit weiteren orangefarbenen Elementen im Präsentationsumfeld verwendet wurde und auch die angegriffene Ausführungsform einen weißen Hintergrund und orangefarbene Elemente verwendet. Für den Schutz der Marke kommt es grundsätzlich allein auf die eingetragene Form an. Außerhalb der Registereintragung liegende Umstände sind nicht zu berücksichtigen (BGH GRUR 2015, 1214 [BGH 23.09.2015 - I ZR 105/14] Rn. 44 - Goldbären). Zwar hat es der EuGH in seiner Entscheidung "Specsavers" für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr für relevant erachtet, dass eine schwarz/weiß eingetragene Marke farbig benutzt wird und der Verkehr die Farbe aufgrund vielfacher Verwendung mit der Marke verbindet (EuGH, GRUR 2013, 922Rn. 36 f.). Dieser Gesichtspunkt betrifft jedoch allein die von der Registereintragung abweichende (farbliche) Benutzung der Marke. Dass darüber hinaus der konkrete Kontext der Nutzung der Marke einen für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit bedeutenden Umstand darstellt, kann der Entscheidung nicht entnommen werden (BGH aaO).

3. Die Beklagte kann einen markenrechtliche Anspruch auch nicht aus dem erweiterten Bekanntheitsschutz (§ 14 II Nr. 3 MarkenG) herleiten. Aus den dargelegten Gründen kann weder von gesteigerter Kennzeichnungskraft noch von Bekanntheit i.S.d. § 14 II Nr. 3 MarkenG ausgegangen werden. Die Beklagte hat sich erstinstanzlich ferner darauf berufen, ihre Marke sei "notorisch" bekannt (Bl. 52 d.A.). Die Voraussetzungen des § 4 Nr. 3 MarkenG liegen insoweit ebenfalls nicht vor. Die Anforderungen an eine notorische Bekanntheit gehen noch über die Bekanntheit nach § 14 II Nr. 3 MarkenG bzw. die gesteigerte Kennzeichnungskraft hinaus (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 4 Rn. 31). Dafür fehlt es erst Recht an Anhaltspunkten.

4. Die Beklagte kann ihr Unterlassungsbegehren auch nicht auf §§ 3, 5 II, 8 I UWG stützen. Die lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr ist im Sinne einer Irreführungsgefahr zu verstehen (Bornkamm/Feddersen in Köhler/Bornkamm, UWG, 35. Aufl., § 5 Rn. 9.6). Das bedeutet, dass sie nicht abstrakt zu beurteilen ist, sondern darauf abgestellt werden muss, ob es tatsächlich zu Verwechslungen kommt. Dabei können auch Begleitumstände wie das Präsentationsumfeld berücksichtigt werden. Es kann deshalb über den bloßen Zeichenvergleich hinaus auch auf weitere Elemente der Website der Klägerin ankommen, soweit in ihnen eine Anlehnung an die Aufmachung der Beklagten liegt. Im Ergebnis hat das Landgericht eine Irreführung zu Recht verneint. Die Wortbestandteile "notebooksbilliger.de" und "softwarebilliger.de" werden vom Verkehr klar auseinandergehalten. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden. Außerdem ist der klar beschreibende Gehalt des angegriffenen Zeichens zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2013, 631 Rn. 72 - AMARULA/Marulablu). Die Verwendung eines weißen Hintergrunds ist ein allgemein übliches Gestaltungselement von Websites und wird nicht speziell mit der Beklagten in Verbindung gebracht. Eine Irreführung wird auch nicht durch die Verwendung der orange-farbigen Elemente auf der Website der Klägerin erzeugt. Zwar mag darin eine Anlehnung an die Beklagte liegen. Aufgrund der Unterschiede in anderen Elementen, insbesondere in den Wortzeichen, wird allein dadurch jedoch keine Irreführung erzeugt.

5. Die Beklagte kann sich schließlich auch nicht auf § 4 Nr. 3 UWG berufen. Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes können Leistungs- und Arbeitsergebnisse aller Art sein. Schutzfähig sind auch Werbemittel (BGH GRUR 2015, 1214 [BGH 23.09.2015 - I ZR 105/14] Rn. 73 - Goldbären). Die Website der Beklagten könnte damit grundsätzlich Gegenstand des ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutzes des § 4 Nr. 3 UWG sein. Es fehlt jedoch an Vortrag zur wettbewerblichen Eigenart, zur Nachahmung und zu den besonderen Unlauterkeitsumständen."



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LG Braunschweig: Keine Verwechslungsgefahr zwischen Marke OCHSENBROT und Bezeichnung Oxbrot für Brot und andere Backwaren

LG Braunschweig
Urteil vom 15.11.2017
9 O 869/17


Das LG Braunschweig hat enschieden, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke OCHSENBROT und der Bezeichnung Oxbrot für Brot und andere Backwaren besteht. Verbraucher sind - so das Gericht - daran gewöhnt, dass es eine Vielzahl von Brotsorten mit ähnlichen Bezeichnungen gibt.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens „Oxbrot“ für Brote und andere Backwaren aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3, 5 MarkenG.

Zwischen den Zeichen „OCHSENBROT“ und „Oxbrot“ besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Frage der Markenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der einander gegenüber stehenden Zeichen unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen (st. Rspr., u. a. BGH WRP 2002, 987 - Festspielhaus). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke in dem Sinne, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgewogen wird und umgekehrt (vgl. BGH, Urteil v. 05.04.2001 - I ZR 168/98 - Marlboro-Dach; BGH, Urteil v. 09.02.2012 - I ZR 100/10 - pjur/pure, Rn. 25 - zitiert nach juris).

16
Ausgehend von diesen Grundsätzen gilt:

17
1. Es liegt Warenidentität vor. Sowohl die Klagemarke „OCHSENBROT“ als auch die angegriffene Bezeichnung „Oxbrot“ dienen im Rahmen des Produktabsatzes der Unterscheidung von Brotsorten und anderer Backwaren.

2. Die Wortmarke Nr. 302009049741 „OCHSENBROT“ verfügt über eine allenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Unter Kennzeichnungskraft versteht man die Eignung eines Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart und seines ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Marke einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden (Ingerl/Rohnke, MarkenG3, § 14 Rn. 497).

Die Kennzeichnungskraft der Marke „OCHSENBROT“ ergibt sich nicht aus ihrer Bekanntheit, denn „OCHSENBROT“ ist keine geläufige Brotsorte. Die Klägerin trägt zum Umfang der Markennutzung nichts vor. Über den geographischen Verbreitungsgrad, Absatz- und Umsatzzahlen sowie die Werbeaufwendungen lassen sich anhand des Akteninhalts keine Aussagen treffen. Abzustellen ist deshalb allein auf die Wortschöpfung „Ochsenbrot“ als Zusammensetzung aus einem Tiernamen und der beschreibenden Endsilbe „brot“. Mangels eines originären Bezugs zwischen „Ochsen“ und „Brot“ eignet sich die Wortkombination generell zur Unterscheidung von anderen Broten. Die Klagemarke hat in der Gesamtheit keine beschreibenden Anklänge. Denn anders als bei vergleichbaren Wortverbindungen wie „Entenbrot“ oder „Schweinebrot“, die Brotreste bezeichnen, die an Tiere verfüttert werden, weiß ein durchschnittlicher Verbraucher, dass Brot kein (übliches) Futtermittel für Ochsen ist und Ochsenbrot deshalb nur ein zum Verzehr durch Menschen bestimmtes Lebensmittel sein kann. Andererseits handelt es sich um keinen besonders einleuchtenden Namen für ein Brot.

3. Zwischen der Klagemarke „OCHSENBROT“ und der angegriffenen Bezeichnung „Oxbrot“ besteht nur eine geringe Zeichenähnlichkeit. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen untereinander ist anhand ihres Klangs, Schriftbilds und Sinngehalts zu ermitteln (Ingerl/Rohnke, MarkenG3, § 14 Rn. 863 ff. m. zahlr. N.).

a) Eine klangliche Übereinstimmung zwischen den Wortanfängen „Ochsen“ und „Ox“ besteht nur dann, wenn man den Mittelteil der Klagemarke „en“ weglässt. Die in Süddeutschland gebräuchliche Kurzform „Ochs“ für Ochse wird genauso gesprochen wie „Ox“ als Vorsilbe des Wortes „Oxbrot“. Angesichts der zusammenhängenden Schreibweise von „Oxbrot“ gibt das Schriftbild keinen Anlass für eine andersartige Aussprache etwa als „O-X-Brot“ oder gar „O-Ten-Brot“ (abgeleitet von der römischen Ziffer X). Auf die phonetische Ähnlichkeit der Wortanfänge kommt es indes nicht entscheidend an. Denn als Wortmarke geschützt ist „OCHSENBROT“, nicht „OCHSBROT“. Das geschützte Wort hat eine Silbe mehr als „Ochs“. Durch das verlängernde „en“ in der Wortmitte der Klagemarke entsteht beim Sprechen ein abweichender Rhythmus, der auch nicht entfällt, wenn man den Mittelvokal weitgehend „verschluckt“.

Überdies prägt der Klang das Erinnerungsbild eines durchschnittlichen Brotkäufers nicht maßgeblich. Größeres Gewicht hat die Schreibweise, weil es in Bäckereien üblich ist, die Brotregale mit Schildern zu versehen, auf denen Name und Preis des jeweiligen Brotes deutlich ablesbar sind. Ein Kunde, der nicht ohnehin schon weiß, was er nehmen möchte, orientiert sich an dieser Beschilderung, um dem Verkaufspersonal sagen zu können, was er haben möchte.

b) Bei der Schreibweise besteht eine Übereinstimmung nur hinsichtlich des Anfangsbuchstabens „O“. Das identische Wortende „brot“ ist wegen seines rein beschreibenden Charakters nicht prägend.

c) Eine Bedeutungsähnlichkeit ist nicht hinreichend sicher daraus abzuleiten, dass „ox“ das englische Wort für Ochse ist. Denn diese Vokabel zählt nicht ohne weiteres zum Grundwortschatz der angesprochenen Verkehrskreise, wenn man davon ausgeht, dass Brot zu den Grundnahrungsmitteln gehört und von Menschen aller Bildungsschichten gekauft wird. Einem durchschnittlichen Verbraucher dürfte sich die Übersetzung zwar über die phonetische Ähnlichkeit zu „Ochs“ erschließen, in der Gegenüberstellung zu dem maßgeblichen Wort „Ochsen“ drängt sie sich hingegen nicht auf. Das gilt umso mehr, weil es im Deutschen eher unüblich ist, ein englisches und ein deutsches Wort zu einem neuen Begriff zusammenzuziehen (z. B. „Weltcup“).

Die Vorsilbe „Ox“ lässt anders als „Ochsen“ für den unbefangenen Kunden verschiedene Bedeutungsvarianten zu. Neben dem englischen Wort für Ochse könnte sich die Namensgebung genauso gut an die englische Universitätsstadt Oxford anlehnen. Bei „Oxford“ und „Oxbrot“ bestünde zugleich eine Zeichenähnlichkeit hinsichtlich des Wortteils „brot“. Eine andere Deutungsmöglichkeit ist der von der Beklagten in Anspruch genommene Hinweis auf den Oxidationsprozess bei der Mehlreifung. Insoweit ist zwar zu unterstellen, dass der durchschnittliche Kunde keine Vorstellung von den chemischen Prozessen bei der Brotherstellung hat. Indes liegt eine Verbindung der Vorsilbe „Ox“ zu chemischen Begriffen wie Oxid, Oxidation oder Oxygen nicht fern. Aus der Werbung ist der Begriff „Antioxidantien“ bekannt und positiv belegt. Mit Rücksicht auf die fehlende Bekanntheit der Klagemarke erscheint es jedenfalls nicht wahrscheinlicher, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei der Vorsilbe „Ox“ an einen Ochsen denken als dass sie anderweitige Bezüge herstellen.

4. In der Gesamtschau der gegeneinander abzuwägenden Merkmale ist der bei Warenidentität einzuhaltende erhebliche Abstand zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen gewahrt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es in Deutschland traditionell eine große Vielfalt an Brotsorten gibt. Das Brotregister des Deutschen Brotinstituts verzeichnet unstreitig über 3.200 Brotsorten (Stand März 2015). Der Verbraucher ist angesichts dieser Vielfalt daran gewöhnt, auf geringe Unterschiede im Namen zu achten. Nach dem Vorstehenden bestehen sowohl im Klang als auch im Schriftbild und im Sinngehalt klare Unterschiede.


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BGH: Zur Unterscheidungskraft einer originär schutzunfähigen Unionsmarke bei Erlangung von Unterscheidungskraft infolge Benutzung - OXFORD ./. Oxford Club

BGH
Beschluss vom 09.11.2017
I ZB 45/16
OXFORD/Oxford Club
Verordnung (EG) Nr. 40/94 Art. 7 Abs. 3; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Leitsätze des BGH:


a) Eine originär schutzunfähige Unionsmarke, deren Eintragung im Register erfolgt ist, weil sie gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, verfügt im Inland grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wenn im Eintragungsverfahren der Nachweis geführt worden ist, dass das Schutzhindernis im Inland überwunden worden ist.

b) Ist ein solcher Nachweis im Eintragungsverfahren nicht erfolgt, muss der Widerspruchsmarke, auch wenn sie originär schutzunfähig ist, im Inland Schutz zugebilligt werden. Macht der Widersprechende geltend, die Widerspruchsmarke verfüge mindestens über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, muss er Umstände vortragen, die eine entsprechende Annahme
rechtfertigen.

BGH, Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 45/16 - Bundespatentgericht

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BGH: Quadratische Verpackungsmarke der Ritter Sport Schokolade muss nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gelöscht werden

BGH
Beschlüsse vom 18. Oktober 2017
I ZB 105/16 und I ZB 106/16
Ritter Sport


Der BGH hat entschieden, dass die quadratische Verpackungsmarke der Ritter Sport Schokolade nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gelöscht werden muss. Die Form wird weder von der Art der Ware vorgegeben noch weisen die wesentlichen Merkmale der Marke ausschließlich technische Funktionen auf.

Die Pressemitteilung des BGH:

Bundesgerichtshof zur Schutzfähigkeit von dreidimensionalen quadratischen Verpackungsmarken für Tafelschokolade

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute zwei Entscheidungen des Bundespatentgerichts aufgehoben, mit denen die Löschung von quadratischen Verpackungsmarken für Tafelschokolade angeordnet worden ist.

Für die Markeninhaberin sind dreidimensionale Formmarken als verkehrsdurchgesetzte Zeichen für die Ware "Tafelschokolade" registriert. Sie zeigen jeweils die Vor- und Rückseite einer neutralen quadratischen Verpackung mit einem quadratischen Verpackungskörper, zwei seitlichen gezackten Verschlusslaschen und einer auf der Rückseite quer verlaufenden Verschlusslasche.

Die Löschungsantragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marken beantragt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschungsanträge zurückgewiesen. Mit ihrer dagegen eingelegten Beschwerde hat die Löschungsantragstellerin geltend gemacht, die in den Marken gezeigten Verpackungen gäben typische Gebrauchseigenschaften von darin verpackter Tafelschokolade im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG* wieder. Das Bundespatentgericht hat die Löschung der Marken angeordnet.

Der Bundesgerichtshof hat auf die Rechtsbeschwerden der Markeninhaberin die angefochtenen Beschlüsse aufgehoben und die Verfahren an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG können dreidimensionale Zeichen Marken sein. Dies gilt grundsätzlich auch für dreidimensionale Zeichen, die die Form einer Ware darstellen. Die Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt solche Zeichen vom Markenschutz aus, die ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehen. Ob in den vorliegenden Fällen sich das Schutzhindernis auch auf die Verpackungen bezieht, brauchte nicht entschieden zu werden. Die quadratische Form der Tafelschokolade ist keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade.

Vorinstanzen:

I ZB 105/16

BPatG - Beschluss vom 4. November 2016 - 25 W (pat) 78/14, GRUR 2017, 275

und

I ZB 106/16

BPatG - Beschluss vom 4. November 2016 - 25 (W) pat 79/14, BeckRS 2016, 19545

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG lautet:

Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist.

§ 3 Abs. 1 MarkenG lautet:

Als Marke können alle Zeichen, insbesondere [...] dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware [...], die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.