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EuGH: Zuständigkeit des Unionsmarkengerichts des Mitgliedstaats in dem sich Verbraucher oder Händler befinden an die sich Werbung oder Verkaufsangebote im Internet richten

EuGH
Urteil vom 05.09.2019
C‑172/18
AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree gegen Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas


Tenor der Entscheidung:

Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Unionsmarke, der glaubt, durch die ohne seine Zustimmung erfolgte Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens durch einen Dritten in der Werbung und in Verkaufsangeboten, die elektronisch für Waren angezeigt werden, die mit denen, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind, geschädigt worden zu sein, gegen diesen Dritten eine Verletzungsklage vor einem Unionsmarkengericht des Mitgliedstaats erheben kann, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich diese Werbung oder Verkaufsangebote richten, obwohl der Dritte die Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf diese elektronische Anzeige in einem anderen Mitgliedstaat getroffen hat.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH: Zur Unterscheidungskraft der Marke KNEIPP und zur Verwechslungsgefahr bei Aufnahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen

BGH
Beschluss vom 14.02.2019
I ZB 34/17
KNEIPP
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2


Leitsätze des BGH:

a) Die Feststellung, dass ein Name als Synonym für eine bestimmte Methode benutzt wird und sich zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat, unterliegt strengen Anforderungen. Solange noch ein beteiligter Verkehrskreis an der Bedeutung des Wortes als Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Betrieb festhält, kann von einer solchen Entwicklung nicht ausgegangen werden.

b) Wird ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen, kann die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile eines jüngeren Zeichens berücksichtigt werden. Es kann jedoch nicht generell der Schluss gezogen werden, dass ein in ein Gesamtzeichen aufgenommenes Zeichen dieses stets prägt, wenn es infolge Benutzung über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Es ist vielmehr das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund
treten (Klarstellung zu BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 48 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria).

BGH, Beschluss vom 14. Februar 2019 - I ZB 34/17 - Bundespatentgericht

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Volltext BGH: Markeninhaber kann Amazon und Marketplace-Händlern Verwendung der Marke für Google-Ads untersagen wenn Nutzer irreführend auch zu Fremdprodukten geleitet werden

BGH
Urteil vom 25.07.2019
I ZR 29/18
ORTLIEB II
MarkenG § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 7, §§ 24, 30 Abs. 3 Satz 1; BGB §§ 677, 683


Wir hatten bereits in dem Beitrag BGH: Markeninhaber kann Amazon und Marketplace-Händlern Verwendung der Marke für Google-Ads untersagen wenn Nutzer irreführend auch zu Fremdprodukten geleitet werden über die Entscheidung berichtet.

Leitsatz des BGH:
Der Umstand, dass der Wiederverkäufer neben Produkten des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbietet, steht einer Verwendung der Marke in der Werbung nicht entgegen, sofern die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben. Wird eine Marke in Anzeigen nach einer Google-Suche aufgrund der konkreten Gestaltung aber irreführend verwendet, so dass Kunden durch die auf diese Weise ausgebeutete Werbewirkung der Marke (auch) zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden, kann sich der Markeninhaber dieser Verwendung der Marke widersetzen (Fortführung von BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn. 78 - keine-vorwerk-vertretung).

BGH, Urteil vom 25. Juli 2019 - I ZR 29/18 - OLG München - LG München I

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OLG Frankfurt: Dringlichkeit für einstweilige Verfügung 6 Wochen nach Kenntniserlangung von Rechtsverletzung - nur grober Zeitrahmen keine strenge Frist

OLG Frankfurt
Urteil vom 06.12.2018
6 U 125/18


OLG Frankfurt hat entschieden, dass die Dringlichkeit für eine einstweilige Verfügung 6 Wochen nach Kenntniserlangung von der Rechtsverletzung fortbesteht. Dabei handelt es sich nach Ansicht des Gerichts nur um einen groben Zeitrahmen keine strenge Frist, die im Einzelfall auch geringfügig überschritten werden darf.

Aus den Entscheidungsgründen:

"B. Hinsichtlich Ziffer 1. der Beschlussverfügung hat die Berufung in der Sache keinen Erfolg.

1. Der für den Erlass einer einstweiligen Verfügung erforderliche Verfügungsgrund ist gegeben.

a) Im Zusammenhang mit dem Verhalten bis zum Erlass der Beschlussverfügung kann dem Antragsteller kein dringlichkeitsschädliches Verhalten vorgeworfen werden.

Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. Beschl. v. 27.9.2012 - 6 W 94/12. juris-Rn. 2) ist der - hier knapp überschrittene - Zeitraum von 6 Wochen zwischen Kenntnis von der Verletzungshandlung und Stellung des Eilantrages lediglich ein grober Zeitrahmen, an dem sich die Beurteilung des Verfügungsgrundes orientieren kann. Entscheidend ist stets, ob der Antragsteller unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls durch verzögerte Geltendmachung seines Begehrens zu erkennen gegeben hat, dass ihm „die Sache so eilig nicht ist“. Dies kann hier nicht angenommen werden.

Bereits vor der Abmahnung und auch nach der Reaktion der Antragsgegnerin hierauf waren vom Antragsteller nicht einfach gelagerte Fragen rechtlicher und vor allem tatsächlicher Art zu prüfen und zu bewerten. Dies betrifft zum einen den mit der Abmahnung in erster Linie erhobenen Vorwurf, das beanstandete Mittel sei als nicht zugelassenes Funktionsarzneimittel einzustufen, dem die Antragsgegnerin mit der Begründung entgegengetreten war, das Mittel wirke nicht pharmakologisch, sondern lediglich physikalisch. Auch wenn dieser Vorwurf sodann nicht weiterverfolgt worden ist, wirkte sich die Prüfung der von der Antragsgegnerin insoweit vorgetragenen Argumente zeitlich auch auf die Geltendmachung des weiteren Vorwurfs der irreführenden Wirksamkeitswerbung aus, da es sich hierbei der Sache nach um eine Hilfsbegründung handelte. Zudem hat die Antragsgegnerin auch selbst zu einer Verzögerung beigetragen, indem sie zum einen um Verlängerung der Antwortfrist auf die Abmahnung gebeten und zum andern in ihrem ersten Schreiben vom 14.12.2017 zwar behauptet hat, die Wirksamkeit des Mittels werde durch Studien belegt, diese Studien aber nicht näher bezeichnet hat. Dadurch sah sich der Antragsteller veranlasst, zunächst nach solchen Studien zu recherchieren und - nachdem dies aus seiner Sicht keinen Erfolg hatte - die Antragsgegnerin sodann zur Nennung der Studien aufzufordern, auf die sie sich berufen wolle.

Bei Beurteilung der Gesamtumstände kann dem Antragsteller auch im Hinblick auf die konkreten Zeitabstände, in denen er zunächst auf die bekannt gewordene Verletzungshandlung und sodann auf die Einwände der Antragsgegnerin reagiert hat, nicht vorgeworfen werden, sein Begehren nicht mit der hinreichenden Eile verfolgt zu haben.

b) Unter Dringlichkeitsgesichtspunkten unschädlich ist auch, dass der Antragsteller die Vollziehungsfrist (§ 929 II ZPO) weitgehend ausgeschöpft hat. Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. Urteil vom 15.5.2012 - 6 U 2/12, juris-Rn. 16 m.w.N.) führt selbst die Ausnutzung der gesetzlichen Frist für die Berufung und die Berufungsbegründung nicht zum Verlust der Dringlichkeit. Dies gilt auch und erst recht für die Ausschöpfung der Vollziehungsfrist des § 929 II ZPO, die - anders als die genannten Rechtsmittelfristen - gerade für das Eilverfahren gilt.

c) Der Verfügungsgrund ist auch nicht im Laufe des Verfahrens durch den teilweisen Vollstreckungsverzicht entfallen, den der Antragsteller im Rahmen des zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs vom 5.2./7.2.2018 ausgesprochen hat.

Unschädlich unter dem Gesichtspunkt des Verfügungsgrundes ist zunächst, dass der Antragsteller in Ziffer 3. des Vergleichs bis zum rechtskräftigen Abschluss des Eilverfahrens auf den Rückruf bereits ausgelieferter Erzeugnisse verzichtet hat. Dem lag ersichtlich die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zugrunde, wonach zu den sich aus einem Unterlassungstitel ergebenden Handlungspflichten auch die Obliegenheit gehören kann, bereits ausgelieferte rechtsverletzende Erzeugnisse aus dem Handel zurückzurufen bzw. - soweit es sich um eine Unterlassungsverfügung handelt - den Handel aufzufordern, diese Erzeugnisse einstweilen nicht anzubieten und zu vertreiben (vgl. zuletzt BGH GRUR 2018, 292 - Produkte zur Wundversorgung m.w.N.). Diese Rechtsprechung ist sowohl in der Literatur (vgl. etwa Lubberger, GRUR 2018, 378; „Zwischenruf“ des Ausschusses für Wettbewerbs- und Markenrecht der GRUR, GRUR 2017, 885) als auch in der Rechtsprechung (vgl. OLG Düsseldorf GRUR 2018, 855) nicht zuletzt wegen der damit verbundenen weitreichenden Anforderungen an den Unterlassungsschuldner auf erhebliche Kritik gestoßen. Wenn sich unter diesen Umständen ein Antragsteller entschließt, im Rahmen der Vollstreckung aus einer Unterlassungsverfügung von diesen sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ergebenden Möglichkeiten keinen Gebrauch zu machen, kann ihm deswegen nicht der Verfügungsgrund für das Unterlassungsbegehren insgesamt abgesprochen werden. Dies gilt sowohl für den Fall, dass bereits der Verfügungsantrag mit einer entsprechenden Einschränkung gestellt wird, als auch für einen nachträglich in diesem Umfang ausgesprochenen Vollstreckungsverzicht aus einer bereits bestehenden Verbotsverfügung.

Auch der im Vergleich vom 5.2./7.2.2018 ausgesprochene weitergehende Vollstreckungsverzicht führt bei der vorzunehmenden Gesamtbeurteilung nicht zum Verlust des Verfügungsgrundes.

Zwar hat der Senat bereits entschieden, dass es am Verfügungsgrund fehlt, wenn der Antragsteller nach Erlass der einstweiligen Verfügung und deren Vollziehung in Kenntnis der Fortsetzung des untersagten Verhaltens keinen Vollstreckungsantrag stellt, weil er das sich aus § 945 ZPO ergebende Kostenrisikos vermeiden will (ZLR 2010, 458 - Whiskey-Cola; kritisch hierzu Rehart, Neue Dringlichkeitsfalle im Eilverfahren, MMR 2010, Nr 9, XVIII-XXI). In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall musste jedoch davon ausgegangen werden, dass der Antragsteller wegen des Kostenrisikos aus § 945 ZPO bereits bei Stellung des Eilantrages gar nicht die Absicht hatte, aus dem beantragten Unterlassungstitel zu vollstrecken, und es ihm daher von vornherein lediglich darum ging, auf schnelle und einfache Weise eine gerichtliche Fallbeurteilung zu erlangen (Senat a.a.O., juris-Rn. 5). Unter diesen Umständen fehlt es am Verfügungsgrund, weil der Antragsteller den mit der Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes verbundenen Zweck, das beanstandete Verhalten unverzüglich zu unterbinden, von Anfang an tatsächlich gar nicht verfolgt.

Mit dieser Fallkonstellation ist der vorliegende Sachverhalt jedoch nicht vergleichbar. Der Antragsteller hat erst nach Erlass der einstweiligen Verfügung im Rahmen einer mit der Antragsgegnerin getroffenen Vereinbarung einen vorübergehenden, nämlich zeitlich längstens auf knapp zwei Monate befristeten Vollstreckungsverzicht ausgesprochen, der auch sachlich nicht unbeschränkt war, sondern der Antragsgegnerin weitere Abverkäufe, nicht dagegen die weitere Werbung erlaubte. Zwar ist nicht zu verkennen, dass der Antragsteller damit die Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens in nicht unerheblichem Umfang hingenommen hat. Die Gegenleistung der Antragsgegnerin für dieses weitgehende Entgegenkommen bestand jedoch im vollständigen Verzicht auf etwaige Schadensersatzansprüche nach § 945 ZPO. Die Vereinbarung stellt sich damit als eine Art „Zwischenvergleich“ während des noch laufenden Eilverfahrens dar, mit dem den Risiken, die sich für beide Seiten aus der Unsicherheit über den Ausgang des Verfahrens ergaben, Rechnung getragen werden sollten. Die Zustimmung des Antragstellers zu einer solchen Regelung führt allenfalls dann zu einem Verlust des Verfügungsgrundes, wenn der damit verbundene Vollstreckungsverzicht den Unterlassungstitel als Grundlage für die Unterbindung künftiger Verstöße vollständig aushöhlt. Davon kann im vorliegenden Fall jedoch noch nicht ausgegangen werden.

Im Übrigen erscheint es auch unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Grundsatzes von Treu und Glauben (§ 242 BGB) nicht unbedenklich, wenn die Antragsgegnerseite einen solchen „Zwischenvergleich“ zunächst schließt und sich sodann im gerichtlichen Verfahren darauf beruft, der Antragsteller habe sich mit der Zustimmung zu dieser Regelung des Verfügungsgrundes begeben. Dieser Punkt bedarf jedoch hier keiner abschließenden Erörterung.

2. Der Verfügungsanspruch folgt aus §§ 3, 3a UWG in Verbindung mit § 3 Satz 2 Nr. 1 HWG. Danach ist es unzulässig, für ein Medizinprodukt mit einer therapeutischen Wirksamkeit oder Wirkungen zu werben, die es nicht hat. Das HWG ist gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1a HWG auf das streitgegenständliche Erzeugnis anwendbar, obwohl es in erster Linie mit seiner vorbeugenden Wirkung beworben wird, insoweit greift die für „andere Mittel“ geltende Einschränkung des § 1 Abs. 1 Nr. 2 HWG nicht (Bülow/Ring/Artz/Brixius, HWG 5. Aufl., § 3 Rn. 55).

Im Interesse des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung gilt für Angaben mit fachlichen Aussagen auf dem Gebiet der gesundheitsbezogenen Werbung generell, dass die Werbung nur zulässig ist, wenn sie gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis entspricht (BGH, GRUR 2013, 649, Tz. 16 bei juris - Basisinsulin mit Gewichtsvorteil). Dieser Entscheidung ist uneingeschränkt auch auf Medizinprodukte anwendbar (ebenso KG, GRUR-RR 2016, 291). Welche Anforderungen an den Nachweis einer gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnis zu stellen sind, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dabei sind Studienergebnisse, die in der Werbung oder im Prozess als Beleg einer gesundheitsbezogenen Aussage angeführt werden, grundsätzlich nur dann hinreichend aussagekräftig, wenn sie nach den anerkannten Regeln und Grundsätzen wissenschaftlicher Forschung durchgeführt und ausgewertet werden. Dafür ist im Regelfall erforderlich, dass eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie mit einer adäquaten statistischen Auswertung vorliegt, die durch Veröffentlichung in den Diskussionsprozess der Fachwelt einbezogen worden ist (BGH a.a.O., Tz. 19).

Die Aussagen, mit denen die Antragsgegnerin das streitgegenständliche Produkt bewirbt, sind fachlich umstritten. Das ergibt sich sowohl aus dem am 8. Dezember 2017 publizierten arznei-telegramm, einer Information für Ärzte und Apotheker (Anlage AST 21 zur Antragsschrift) als auch einer Information der Stiftung Warentest vom 19.03.2018 unter der Überschrift „A und C: zwei Erkältungssprays, die zu viel versprechen“ (Anlage AST 22 zur Antragsschrift).

Die Antragsgegnerin erweckt mit der Aufmachung des streitgegenständlichen Produkts und den auf der Verpackung enthaltenen Aussagen den Eindruck, es entspreche einer wissenschaftlich gesicherten Erkenntnis, dass „A“ bei akuter Ansteckungsgefahr und den ersten Anzeichen einer Erkältung wirkt, weil es einen Schutzfilm im Mund- und Rachenraum bildet und dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert, sich zu erkälten. Mit Rücksicht auf die von der Antragstellerin vorgelegten Anlagen AST 21 und 22 ist die Annahme einer gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnis nicht mehr gerechtfertigt mit der Folge, dass der Antragsgegnerin der Nachweis einer fundierten wissenschaftlichen Absicherung obliegt. Die Antragsgegnerin kann nicht damit gehört werden, dass es sich bei den von der Antragstellerin vorgelegten Publikationen nur um „Onlinejournalismus“ handele, dessen wissenschaftliche Fundiertheit nicht nachgewiesen sei. Soweit die Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang die Auffassung vertritt, es würden zu geringe Anforderungen an die „fachliche Umstrittenheit“ gestellt, kann dem nicht gefolgt werden. Es kommt nicht darauf an, ob die vom Werbenden behauptete Wirkung Gegenstand kontrovers geführter wissenschaftlicher Diskussionen war, sondern darauf, ob diese wissenschaftlich gesichert ist (vgl. OLG Düsseldorf Urteil vom 13.11.2007, Aktenzeichen 20 U 172/06, Tz. 19 bei juris). Mit Rücksicht auf die von der Antragstellerin vorgelegten Publikationen besteht Veranlassung für die Antragsgegnerin, dies darzulegen und glaubhaft zu machen.

Die Antragsgegnerin hat jedoch den Nachweis nicht geführt, dass das Erkältungsspray „A“ einen Schutzfilm im Mund- und Rachenraum bildet, der die Wahrscheinlichkeit verringert, sich zu erkälten. Die „Pilotstudie“ von ... ist nicht geeignet, diesen Nachweis zu führen. Wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich hierbei um eine Studie, die selbst vom Hersteller des Produkts als „Pilotstudie“ bezeichnet wurde, an der 46 Personen teilnahmen. Die Zusammenfassung dieser Pilotstudie endet mit den Worten: „Observations in this pilot study also provide information for the design of future studies on B against common cold in experimental rhinovirus models.“ Eine größer angelegte Folgestudie mit 88 Teilnehmern wurde gestartet und das Studienende für September 2016 geplant, bislang aber nicht veröffentlicht.

Durch die Formulierung in der Zusammenfassung gibt die Pilot-Studie selbst zu erkennen, dass es sich lediglich um eine Vorstudie handelt, die Informationen für künftige Studien an „B“ zur Verfügung stellen soll. Wenn aber die Studie selbst zu erkennen gibt, dass sie die in der Werbung behaupteten Ergebnisse für nicht bewiesen hält, kann sie keine Stütze für eine gesundheitsbezogene Werbung auf gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis sein (BGH a.a.O. - Basisinsulin mit Gewichtsvorteil - Tz. 17 bei juris).

Die drei von der Antragsgegnerin ins Feld geführten Anwendungsstudien (von der Antragstellerin vorgelegt als Anlagen AST 12, 13 und 14) vermögen die wissenschaftliche Absicherung nicht zu begründen, da es sich nicht um randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudien handelt.

Soweit D in den von der Antragsgegnerin vorgelegten Privatgutachten demgegenüber zu dem Ergebnis gelangt, die Pilotstudie beweise, „die reklamierte Wirkung von A“ kann dem aus den dargelegten Gründen nicht gefolgt werden, ebenso wenig seine Einschätzung, dieses Ergebnis werde durch die genannten offenen Studien (Anlagen AST 12-14) bestätigt.

Schließlich kann die Antragsgegnerin nichts für sie Günstiges aus der von ihr als Anlage AG 9 vorgelegten Studie von E herleiten. Die Studie entspricht schon deshalb nicht den Anforderungen, die an eine wissenschaftliche Absicherung zu stellen sind, weil sie nicht placebokontrolliert und dementsprechend nicht doppelblind, sondern lediglich „single (investigator) - blind“ durchgeführt wurde. Im Übrigen wurde der Zustand der Patienten nicht untersucht, sondern sie wurden jeweils nach ihrer Befindlichkeit befragt.

Vor diesem Hintergrund kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Studie zwar kurz vor der mündlichen Verhandlung vor dem Senat nach den Angaben der Antragsgegnerin veröffentlicht worden ist, jedoch noch nicht in den Diskussionsprozess der Fachwelt Einzug gehalten haben konnte."


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BGH legt EuGH Fragen zur Berechnung des Nichtbenutzungzeitraums im Rahmen einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke zur Entscheidung vor

BGH
Beschluss vom 06.06.2019
I ZR 212/17
Bewässerungsspritze
VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 14 Abs. 1 und 3, Art. 47 Abs. 2, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a, Art. 57 Abs. 2, Art. 96 Buchst. a und c, Art. 99 Abs. 3, Art. 100, Art. 101; VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 17 Abs. 1 und 3, Art. 47 Abs. 2, Art. 58 Abs. 1 Buchst. a, Art. 64 Abs. 2, Art. 124 Buchst. a und c, Art. 127 Abs. 3, Art. 128, Art. 129; RL (EU) 2015/2436 Art. 17; MarkenG § 25 Abs. 2, § 55 Abs. 3


Leitsatz der Entscheidung:

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78 vom 24. März 2009, S. 1) und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. L 154 vom 16. Juni 2017, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist im Falle einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke, die vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhoben worden ist, die Festlegung des Zeitpunkts, der im Rahmen der Anwendung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums maßgeblich ist, von den Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie der Unionsmarkenverordnung erfasst?

2. Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist bei der Berechnung des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV im Falle einer vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhobenen Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke auf den Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage oder den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen?

BGH, Beschluss vom 6. Juni 2019 - I ZR 212/17 - OLG Düsseldorf - LG Düsseldorf

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LG München: Alleiniger Geschäftsführer haftet auch persönlich für Markenrechtsverletzung einer GmbH - 400.000 EURO Streitwert bei Verletzung einer bekannten Marke

LG München
Urteil vom 09.07.2019
33 O 11904/18


Das LG München hat entschieden, dass der alleinige Geschäftsführer einer GmbH neben der GmbH auch persönlich für Markenrechtsverletzungen der GmbH haftet. Zudem hat das Gericht entschieden, dass ein Streitwert von 400.000 EURO bei Verletzung einer bekannten Marke angemessen ist. Das Gericht ist zudem der Ansicht, dass für die vorgerichtlichen Abmahnkosten eine 1,5 Geschäftsgebühr angesetzt werden kann.

Aus den Entscheidungsgründen:

"5. Als alleiniger Geschäftsführer der Beklagten zu 1) haftet der Beklagte zu 2) für die streitgegenständliche Markenrechtsverletzung auch persönlich.

a) Eine persönliche Verantwortlichkeit des gesetzlichen Vertreters als Täter oder Teilnehmer setzt voraus, dass der gesetzliche Vertreter an der Markenverletzung entweder durch positives Tun beteiligt war oder er sie aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätte verhindern müssen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 14 Rdn. 469 m.w.N.). Eine Verantwortlichkeit aufgrund positiven Tuns liegt danach etwa dann vor, wenn positiv festgestellt ist, dass der gesetzliche Vertreter an der verletzenden Zeichenbenutzung selbst beteiligt war. Aber auch ohne solche positiven Feststellungen kann von einer Verantwortlichkeit als Täter oder Teilnehmer ausgegangen werden, wenn es um Maßnahmen der Gesellschaft geht, über die typischerweise auf Geschäftsführerebene entschieden wird. Dann kann nach dem äußeren Erscheinungsbild und vorbehaltlich abweichender Feststellungen im Einzelfall davon ausgegangen werden, dass die jeweilige Maßnahme von dem gesetzlichen Vertreter veranlasst worden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 14 Rdn. 469 m.w.N.).

b) Von einem solchen typischen Geschehensablauf ist vorliegend auszugehen. Typischerweise wird der alleinige Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens entscheiden, welche Produkte unter welcher Kennzeichnung in das Produktportfolio des Unternehmens aufgenommen werden.

II. Als Folge der Markenrechtsverletzung der Beklagten zu 1) und zu 2) bestehen auch die geltend gemachten Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung gegen die zumindest fahrlässig handelnden Beklagten (vgl. zu den im Kennzeichenrecht anzulegenden strengen Maßstäben Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, Vor §§ 14-19d Rdnr. 219) gemäß § 19 MarkenG und § 242 BGB bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 6 MarkenG.

III. Der Klägerin steht ferner der geltend gemachte Anspruch auf Erklärung der Teilnichtigkeit der angegriffenen Marken der Beklagten zu 1) für „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“ aus §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1 MarkenG a.F., § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG n.F. zu. Der Eintragung stehen die älteren Rechte der Klägerin an ihrer deutschen Wort-/Bildmarke Nr. ... entgegen, da Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke und den angegriffenen Zeichen besteht. Insoweit gelten die Ausführungen zur Verwechslungsgefahr unter B. I. 2. für die Waren „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“ entsprechend, mit der Folge, der vollständigen Löschung des Oberbegriffs (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/II Portone; Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, 12. Auflage, MarkenG, § 51 Rdn. 34, § 55 Rdn. 35).

[...)

IV. Der Klägerin steht der geltend gemachte Kostenerstattungsanspruch gegen die Beklagten gemäß §§ 683 S. 1, 670, 677 BGB in Höhe einer 1,5 Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert vom 400.000,- Euro zzgl. Auslagenpauschale, mithin von 4.299,50 Euro, zu. Die Abmahnung der Klägerin vom 09.07.2018 (Anlage K 56) war nach dem oben Gesagten berechtigt und begründet. Die von der Klägerin angesetzte hälftige 1,5 Geschäftsgebühr ist ebenso wie der zugrunde gelegte Gegenstandswert in Höhe von EUR 400.000 nicht zu beanstanden. Die Abmahnkosten wurden von der Klägerin unstreitig bereits ausgeglichen. Der zuerkannte Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen ergibt sich aus §§ 280 Abs. 1 und 2, 286, 288 Abs. 1 BGB. "


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH: Markeninhaber kann Amazon und Marketplace-Händlern Verwendung der Marke für Google-Ads untersagen wenn Nutzer irreführend auch zu Fremdprodukten geleitet werden

BGH
Urteil vom 25.07.2019
I ZR 29/18


Der BGH hat entschieden, dass ein Markeninhaber Amazon und Marketplace-Händlern Verwendung der Marke für Google-Ads untersagen kann, wenn Nutzer aufgrund der konkreten Gestaltung der Werbung irreführend auch zu Angeboten von Fremdprodukten geleitet werden.

Die Pressemitteilung des BGH:

Zur markenrechtlichen Haftung für auch auf Produkte von Drittanbietern verlinkte Google-Anzeigen (ORTLIEB II)

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass sich ein Markeninhaber der Verwendung seiner Marke in einer Anzeige nach einer Google-Suche widersetzen kann, wenn die Anzeige aufgrund der konkreten Gestaltung irreführend ist und Kundinnen und Kunden durch die auf diese Weise ausgebeutete Werbewirkung der Marke (auch) zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden.

Sachverhalt:

Die Klägerin ist Herstellerin wasserdichter Taschen und Transportbehälter, die sie unter der Bezeichnung Ortlieb vermarktet. Sie ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an der deutschen Wortmarke "ORTLIEB", die u.a. Schutz für Taschen für Sport und Freizeit beansprucht.

Die Beklagten sind Gesellschaften des Amazon-Konzerns. Die Beklagte zu 1 ist für den technischen Betrieb der Internetseite www.amazon.de verantwortlich. Die Beklagte zu 2 ist Verkäuferin auf dieser Internetseite und tritt unter dem Verkäufernamen "Amazon" auf.

Die Klägerin wendet sich dagegen, dass bei Eingabe der Suchbegriffe "Ortlieb Fahrradtasche", "Ortlieb Gepäcktasche" und "Ortlieb Outlet" in die Google-Suchfunktion von den Beklagten gebuchte Anzeigen erschienen, die die Wörter "Ortlieb Fahrradtasche", "Ortlieb Fahrradtasche Zubehör", "Lenkertasche Fahrrad Ortlieb" und "Ortlieb Gepäcktaschen" enthielten und mit Angebotslisten auf www.amazon.de verlinkt waren, die neben Ortlieb-Produkten auch Produkte anderer Hersteller zeigten. Die Klägerin bietet ihre Produkte nicht über die Plattform "amazon.de" an. Sie sieht in den mit gemischten Angebotslisten verlinkten Anzeigen eine Verletzung des Rechts an der Marke "ORTLIEB" und nimmt die Beklagten auf Unterlassung und Erstattung vorgerichtlicher Kosten in Anspruch.

Bisheriger Prozessverlauf:

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist überwiegend erfolglos geblieben. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegen die Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG* ein Unterlassungsanspruch zu. Die Beklagte zu 1 habe das Zeichen "ORTLIEB" benutzt. Die herkunftshinweisende Funktion der Marke werde durch die Präsentation von Produkten anderer Hersteller als "Treffer" zu den erwarteten Angeboten von Ortlieb-Produkten beeinträchtigt. Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG** sei nur eingetreten, soweit die Anzeigen sich auf Ortlieb-Produkte bezögen. Die Beklagte zu 2 hafte gemäß § 14 Abs. 7 MarkenG* für die von der Beklagten zu 1 begangene Markenrechtsverletzung.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Beklagten zurückgewiesen. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis mit Recht angenommen, dass die Klägerin den Beklagten die Verwendung der Marke "ORTLIEB" in den beanstandeten Anzeigen untersagen kann, weil die konkrete Nutzung irreführend ist.

Grundsätzlich steht allerdings der Umstand, dass ein Händler neben Produkten des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbietet, einer Verwendung der Marke in der Werbung für dieses Produktsortiment nicht entgegen, sofern die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben. Wird eine Marke in Anzeigen nach einer Google-Suche aufgrund der konkreten Gestaltung der Anzeige aber irreführend verwendet, so dass Kunden durch die auf diese Weise ausgebeutete Werbewirkung der Marke (auch) zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden, kann sich der Markeninhaber dieser Verwendung der Marke widersetzen.

So lag der Fall in dem vom Bundesgerichtshof jetzt entschiedenen Verfahren: Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, die revisionsrechtlich nicht zu beanstanden waren, erwartet der Verkehr, dass ihm beim Anklicken der streitgegenständlichen Anzeigen Angebote der dort beworbenen Produkte - unter anderem Fahrradtaschen, Lenkertaschen und Gepäcktaschen - von Ortlieb gezeigt werden. Die Gestaltung der Anzeigen gibt dem Verkehr keinerlei Veranlassung anzunehmen, ihm werde eine Angebotsübersicht präsentiert, in der ohne gesonderte Kenntlichmachung neben Ortlieb-Produkten gleichrangig Angebote anderer Hersteller enthalten sind. Die verkürzten Adressen der Internetseiten unter dem Text der Anzeigen - z.B. www.amazon.de/ortlieb+fahrradtasche - suggeriert vielmehr, dass dieser Link zu einer Zusammenstellung von Angeboten auf der Webseite www.amazon.de führt, die die genannten Kriterien erfüllen, mithin (allein) zu Produkten der Marke Ortlieb. Da Kundinnen und Kunden nach den Feststellungen des Berufungsgerichts mit spezifisch zur Anzeige passenden Angeboten rechnen, tatsächlich aber zu Angebotslisten geführt werden, die auch Fremdprodukte enthalten, wird die Klagemarke in den streitigen Anzeigen irreführend verwendet. Dieser Verwendung der Marke kann sich die Klägerin widersetzen.

Die Beklagte zu 2 haftet gemäß § 14 Abs. 7 MarkenG für die von der Beklagten zu 1 begangene Markenrechtsverletzung, soweit sie auf den mit den irreführenden Anzeigen verlinkten Internetseiten selbst Fremdprodukte anbietet.

Vorinstanzen:

LG München - Urteil vom 12. Januar 2017 - 17 HK O 22589/15

OLG München - Urteil vom 11. Januar 2018 - 29 U 486/17 - GRURRR 2018, 151

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

14 Abs. 1 und 2 Nr. 1, Abs. 5, Abs. 7 MarkenG

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, (…)

(…)

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(…)

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

§ 24 MarkenG

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.




BGH: Negative Feststellungsklage hinsichtlich Unterlassungsanspruch begründet keine Erstbegehungsgefahr für das im Feststellungsantrag bezeichnete Verhalten

BGH
Urteil vom 07.03.2019
I ZR 53/18
Bring mich nach Hause
EU-Grundrechtecharta Art. 47 Abs. 2 Satz 1; GG Art. 2 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3; RL 2000/31/EG Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1; UrhG § 97 Abs. 1 Satz 1; TMG § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 1, § 10 Satz 1 Nr. 2


Der BGH hat entschieden, dass eine negative Feststellungsklage hinsichtlich eines Unterlassungsanspruchs keine Erstbegehungsgefahr für das im Feststellungsantrag bezeichnete Verhalten begründet.

Leitsatz des BGH:

Die Erhebung einer Klage, mit der die Feststellung begehrt wird, zu einer außergerichtlich verfolgten Unterlassung nicht verpflichtet zu sein, begründet regelmäßig keine Erstbegehungsgefahr für das im Feststellungsantrag bezeichnete Verhalten.

BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 53/18 - OLG München - LG München I

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BGH: Zur Erstattung von Patentanwaltskosten wenn namensrechtliche und hilfsweise markenrechtliche Ansprüche Streitgegenstand sind

BGH
Beschluss vom 09.05.2019
I ZB 83/19
Kosten des Patentanwalts V
ZPO § 91, § 104; MarkenG § 140 Abs. 3

Leitsatz des BGH:


Werden in erster Linie nichtkennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: namensrechtliche Ansprüche) und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: markenrechtliche Ansprüche) geltend gemacht, können die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, nach § 104 ZPO in Verbindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG gegen den Prozessgegner nur festgesetzt erden, wenn über die kennzeichenrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche Entscheidung mit einer entsprechenden Kostengrundentscheidung zugunsten desjenigen ergangen ist, der die Kostenfestsetzung beantragt.

BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18 - OLG München - LG München I

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EuGH-Generalanwalt: Wortfolge Fack Ju Göhte kann von Constantin Film Produktion GmbH als Unionsmarke eingetragen werden und verstöß nicht gegen die guten Sitten

EuGH-Generalanwalt
Schlussanträge des Generalanwalts vom 02.07.2019
C-240/18 P
Constantin Film Produktion GmbH / Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)


Der EuGH-Generalanwalt kommt in seinen Schlussanträgen zu dem Erhebnis, dass die Wortfolge "Fack Ju Göhte" von der Constantin Film Produktion GmbH als Unionsmarke eingetragen werden kann, da die Marke insbesondere nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Die Pressemitteilung des EuGH:

Generalanwalt Bobek: Die Entscheidung, mit der das EUIPO die Eintragung der Marke „Fack Ju Göhte“ abgelehnt hat, sollte aufgehoben werden

Die beleidigende und vulgäre Natur der Marke wurde nicht in Bezug auf einen speziellen sozialen Kontext zu einer bestimmten Zeit nachgewiesen

Im Jahr 2015 meldete die Constantin Film Produktion GmbH (Constantin Film) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) das dem Titel eines erfolgreichen deutschen Films entsprechende Wortzeichen „Fack Ju Göhte“ zur Eintragung als Unionsmarke für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen an. Die Anmeldung wurde zurückgewiesen, weil das Wortzeichen gegen die „guten Sitten“ verstoße. Das EUIPO war der Ansicht, die Wörter „Fack Ju“ würden genauso ausgesprochen wie der englische Ausdruck „fuck you“ und stellten daher eine geschmacklose, anstößige und vulgäre Beleidigung dar, durch die der hochangesehene Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe posthum beleidigt werde.

Im Jahr 2017 erhob Constantin Film Klage beim Gericht der Europäischen Union und beantragte, die Entscheidung des EUIPO aufzuheben. Das Gericht hat die Klage abgewiesen.

Gegen das Urteil des Gerichts hat Constantin Film beim Gerichtshof der Europäischen Union Rechtsmittel eingelegt und rügt Fehler bei der Auslegung und der Anwendung der Unionsmarkenverordnung, nach der Unionsmarken, die „gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen“, von der Eintragung ausgeschlossen sind, sowie einen Verstoß gegen die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Rechtssicherheit und der guten Verwaltung.

In seinen heutigen Schlussanträgen schlägt Generalanwalt Bobek dem Gerichtshof vor, das Urteil des Gerichts und die Entscheidung des EUIPO aufzuheben.

Der Generalanwalt weist darauf hin, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung im Markenrecht Anwendung finde, auch wenn der Schutz dieses Rechts nicht das vorrangige Ziel der Marken sei, sondern es im Markenrecht im Wesentlichen darum gehe, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten.

Das EUIPO spiele beim Schutz der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten zwar eine Rolle, doch handele es sich dabei nicht um seine Hauptaufgabe.

Hinsichtlich der Begriffe „öffentliche Ordnung“ und „gute Sitten“, auf die in der Verordnung Bezug genommen wird, bestehe zwar eine gewisse Überschneidung, jedoch sei zwischen beiden Begriffen zu unterscheiden und bei ihrer jeweiligen Beurteilung seien unterschiedliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Möchte das EUIPO, wie im vorliegenden Fall, insbesondere auf das absolute Eintragungshindernis der guten Sitten abstellen, müsse es darlegen, weshalb ein bestimmtes Zeichen gegen diesen Grundsatz verstoßen würde. Diese Beurteilung müsse sich unbedingt auf einen bestimmten sozialen Kontext stützen und es dürften keine tatsächlichen Beweise außer Acht gelassen werden, die die eigenen Ansichten des EUIPO darüber, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Gesellschaft den guten Sitten entspricht oder nicht entspricht, entweder bestätigen oder möglicherweise in Frage stellen. Mit anderen Worten: Diese Beurteilung kann nicht allein unter Berücksichtigung des Wortzeichens, isoliert von seiner allgemeineren Wahrnehmung in der Gesellschaft und seinem Kontext vorgenommen werden. Für die vorliegende Rechtssache gelangt der Generalanwalt zu dem Ergebnis, dass die vom Gericht bestätigte Beurteilung durch das EUIPO diesen Anforderungen nicht genüge.

Der Generalanwalt setzt sich insoweit mit der Bewertung bestimmter von Constantin Film vorgebrachter Aspekte durch das EUIPO und das Gericht auseinander; dazu gehören etwa der Erfolg des Films „Fack Ju Göhte“, der trotz seines Titels nicht umstritten gewesen sei, die ordnungsgemäße Genehmigung des Filmtitels und die Freigabe des Films für Jugendliche sowie dessen Einbeziehung in das Lernprogramm des Goethe-Instituts. Zwar sei keiner dieser Aspekte als solcher entscheidend für die Beurteilung im Sinne der Verordnung, doch gehe von ihnen eine starke Indizwirkung für die soziale Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die guten Sitten aus. Daher hätten das EUIPO und das Gericht erheblich überzeugendere Argumente dafür anführen müssen, weshalb ihrer Meinung nach eine gleichnamige Marke wegen des Verstoßes gegen die guten Sitten gegenüber genau denselben Verkehrskreisen gleichwohl nicht eintragungsfähig sei.

Schließlich weist der Generalanwalt darauf hin, dass das Gericht rechtsfehlerhaft nicht beanstandet habe, dass das EUIPO die Abweichung von seiner bisherigen Entscheidungspraxis nicht angemessen begründet habe oder keinen schlüssigen Grund dafür angegeben habe, warum über die Anmeldung des Zeichens „Fack Ju Göhte“ anders zu entscheiden gewesen sei als in einem ähnlichen Fall , auf den Constantin Film das EUIPO zur Unterstützung ihrer Anmeldung hingewiesen hatte.





EuG: Unionsmarke von Adidas bestehend aus drei parallelen in beliebiger Richtung angebrachten Streifen mangels Unterscheidungskraft nichtig

EuG
Urteil vom 19.06.2019
T-307/17
adidas AG ./. EUIPO

Das EuG hat entschieden, dass die Adidas Unionsmarke bestehend aus drei parallelen in beliebiger Richtung angebrachten Streifen mangels Unterscheidungskraft nichtig ist.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Das Gericht der EU bestätigt die Nichtigkeit der Unionsmarke von adidas, die aus drei parallelen, in beliebiger Richtung angebrachten Streifen besteht

adidas hat nicht nachgewiesen, dass diese Marke im gesamten Gebiet der Union infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat .

Im Jahr 2014 hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zugunsten von adidas folgende Unionsmarke für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragen:

In ihrer Anmeldung hatte adidas angegeben, dass die Marke aus drei parallelen und im gleichen Abstand zueinander angeordneten Streifen einheitlicher Breite bestehe, die in beliebiger Richtung an der Ware angebracht seien.

Im Jahr 2016 erklärte das EUIPO nach einem Antrag auf Nichtigerklärung durch das belgische Unternehmen Shoe Branding Europe BVBA die Eintragung dieser Marke mit der Begründung für nichtig, dass sie weder originäre noch durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft habe . Die Marke hätte nach Ansicht des EUIPO nicht eingetragen werden dürfen. Insbesondere habe adidas nicht nachgewiesen, dass die Marke in der gesamten Europäischen Union infolge von Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.

Mit dem heutigen Urteil bestätigt das Gericht der Europäischen Union die Nichtigkeitsentscheidung und weist die Klage von adidas gegen die Entscheidung des EUIPO ab.

Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass es sich bei der fraglichen Marke nicht um eine Mustermarke handelt, die aus einer Reihe von Elementen bestehen würde, die regelmäßig wiederholt werden, sondern um eine gewöhnliche Bildmarke. Das Gericht stellt sodann fest, dass Benutzungsformen, die von den wesentlichen Merkmalen der Marke, wie beispielsweise ihrem Farbschema (schwarze Streifen auf weißem Hintergrund), abweichen, nicht berücksichtigt werden können. Das EUIPO hat daher zu Recht viele von adidas vorgelegte Beweise mit der Begründung zurückgewiesen, dass sie andere Zeichen betrafen, wie insbesondere Zeichen, bei denen das Farbschema umgekehrt war (weiße Streifen auf schwarzem Hintergrund).

Schließlich stellt das Gericht fest, dass das EUIPO mit seiner Feststellung, dass adidas nicht nachgewiesen habe, dass die fragliche Marke im gesamten Gebiet der Union benutzt worden sei und dass sie infolge ihrer Benutzung in diesem Gebiet Unterscheidungskraft erlangt habe, keinen Beurteilungsfehler begangen hat. Von den von adidas vorgelegten Beweisen bezogen sich nämlich die einzigen, die von gewisser Relevanz waren, nur auf fünf Mitgliedstaaten und konnten im vorliegenden Fall nicht auf das gesamte Gebiet der Union hochgerechnet werden.


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Regierungsentwurf - Maßnahmen gegen Abmahnungsmissbrauch: Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs

Die Bundesregierung hat den "Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs" veröffentlicht.


EuG: Fußballer Neymar erfolgreich gegen Unionsmarke - Eintragung der Marke NEYMAR durch Dritte für Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen nichtig

EuG
Urteil vom 14.05.2019
T-795/17
Carlos Moreira / EUIPO


Das EuG hat entschieden, dass die Eintragung der Unsionsmarke NEYMAR durch Dritte für Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen nichtig ist.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Das Gericht der Europäischen Union bestätigt, dass die von einem Dritten angemeldete Marke „NEYMAR“ nichtig ist

Im Dezember 2012 meldete Herr Carlos Moreira, wohnhaft in Guimarães (Portugal), beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) das Wortzeichen „NEYMAR“ als Unionsmarke für Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen an. Die Marke wurde im April 2013 eingetragen.


Im Februar 2016 beantragte Herr Neymar Da Silva Santos Júnior beim EUIPO die Nichtigerklärung dieser Marke für alle von ihr erfassten Waren. Das EUIPO gab diesem Antrag statt.

Herr Moreira hat daraufhin beim Gericht der Europäischen Union eine Klage auf Aufhebung der Entscheidung des EUIPO erhoben.

Mit seinem heutigen Urteil bestätigt das Gericht die Entscheidung des EUIPO, dass Herr Moreira bei der Anmeldung der Marke „NEYMAR“ bösgläubig gehandelt habe.

Herr Moreira hat zwar eingeräumt, dass er von der Existenz von Herrn Da Silva Santos Júnior gewusst habe, als er die Marke „NEYMAR“ angemeldet habe. Er gibt aber an, nicht gewusst zu haben, dass der Brasilianer damals ein aufstrebender Fußballspieler mit international anerkanntem Talent gewesen sei. Zudem sei dieser in Europa noch unbekannt gewesen.

Das Gericht führt aus, dass nach den Angaben in der Entscheidung des EUIPO die zur Stützung des bei ihm gestellten Antrags auf Nichtigerklärung vorgelegten Nachweise zeigen, dass Herr Da Silva Santos Júnior zur damaligen Zeit bereits in Europa bekannt war, insbesondere wegen seiner Spiele für die brasilianische Fußballnationalmannschaft, und dass es in den Jahren 2009 bis 2012 zahlreiche Berichte über ihn in europäischen Medien gab, vor allem in Frankreich, in Spanien und im Vereinigten Königreich. Schon mehrere Jahre vor seinem Transfer zum FC Barcelona im Jahr 2013 war Herr Da Silva Santos Júnior somit als sehr vielversprechender Fußballspieler anerkannt, und große europäische Fußballvereine waren im Hinblick auf seine künftige Verpflichtung auf ihn aufmerksam geworden.

Das Gericht bestätigt ferner, dass Herr Moreira mehr als nur begrenzte Kenntnisse der Welt des Fußballs besaß, wie die Tatsache zeigt, dass er an dem Tag, an dem er die Marke „NEYMAR“ anmeldete, auch eine den Namen eines anderen berühmten Fußballspielers tragende Marke, und zwar die Wortmarke „IKER CASILLAS“, anmeldete. Zudem hat Herr Moreira bereits eingeräumt, dass er zu dieser Zeit die Welt des Fußballs kannte. In Anbetracht dessen sowie des Umstands, dass die allein aus dem Wortelement „NEYMAR“ bestehende Marke exakt dem Namen entspricht, unter dem Herr Da Silva Santos Júnior im Bereich des Fußballs in Erscheinung getreten ist, ist es nicht vorstellbar, dass Herr Moreira nichts von der Existenz des Fußballspielers wusste, als er die Marke „NEYMAR“ anmeldete.

Herr Moreira bestreitet, dass er die Marke „NEYMAR“ allein deshalb anmeldete, um das Ansehen des brasilianischen Fußballspielers auszunutzen. Er trägt u. a. vor, er habe den Namen „NEYMAR“ aus phonetischen Gründen gewählt und nicht als Bezugnahme auf den Spieler. Das Wortzeichen „NEYMAR“ sei mithin rein zufällig ausgesucht worden und nicht zur bewussten Ausnutzung des Namens eines bekannten Fußballspielers. Das Gericht weist das Argument, dass diese Wahl auf Zufall beruhe, zurück, weil der Fußballspieler zur relevanten Zeit in der Welt des Fußballs, auch in Europa, bereits über erhebliche Bekanntheit verfügte und weil Herr Moreira eine mehr als begrenzte Kenntnis von ihm hatte. Er kann daher nicht geltend machen, nicht gewusst zu haben, wer Herr Da Silva Santos Júnior sei. Das Gericht hebt insoweit hervor, dass die Marke
allein aus dem Wortelement „NEYMAR“ besteht, das mit dem Namen übereinstimmt, unter dem der Brasilianer in der Welt des Fußballs internationales Ansehen erworben hat.

Das Gericht fügt hinzu, dass Herr Moreira der Beurteilung des EUIPO, kein anderer Grund als der, als Trittbrettfahrer das Ansehen des Fußballspielers auszunutzen, sei geeignet, seine Anmeldung der angefochtenen Marke zu erklären, kein überzeugendes Argument entgegenhält. Schließlich weist das Gericht das Argument von Herrn Moreira zurück, das EUIPO habe die falsche Schlussfolgerung, er habe unberechtigt vom Ansehen des Fußballspielers profitieren wollen, um bestimmte finanzielle Vorteile zu erlangen, auf bloße Mutmaßungen gestützt. Das Gericht stellt fest, dass das EUIPO diese Schlussfolgerung u. a. auf objektive Gesichtspunkte wie ein aus Presse- und Onlineartikeln bestehendes Bündel von Nachweisen gestützt hat sowie darauf, dass Herr Moreira die Marke „NEYMAR“ am gleichen Tag wie die Wortmarke „IKER
CASILLAS“ angemeldet hatte.


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OLG München: Verkauf von Markenkosmetika als Sonderposten im Discounterumfeld regelmäßig keine Markenrechtsverletzung

OLG München
Urteil vom 08.11.2018
29 U 3700/17


Das OLG München hat entschieden, dass der Verkauf von Markenkosmetika als Sonderposten im Discounterumfeld regelmäßig keine Markenrechtsverletzung darstellt.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Klage ist jedoch unbegründet; der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche aus §§ 119 Abs. 1, 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5, Abs. 6, 19 MarkenG nicht zu.

1. Unstreitig hat die Beklagte mit den Klagemarken gekennzeichnete Hautpflegeprodukte in ihrem Ladengeschäft in der Münchner Innenstadt zum Kauf angeboten und daher mit den Klagemarken identische Zeichen für identische Waren iSv § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG benutzt.

2. Eine Kennzeichenrechtsverletzung ist darin jedoch nicht zu sehen, da die so gekennzeichneten Waren erschöpft iSv § 24 Abs. 1 MarkenG sind.

a) Gem. § 24 Abs. 1 MarkenG hat ein Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

b) Die Klägerin stellt nicht in Abrede, dass die Beklagte die streitgegenständlichen Waren von einem Vertriebspartner der Klägerin erhalten hat; sie räumt vielmehr selbst ein, dass die von der Beklagten angebotenen Produkte - soweit die Klägerin diese zurückverfolgen habe können - von einem deutschen Depositär der Klägerin stammen, so dass grundsätzlich die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 MarkenG zugunsten der Beklagten als erfüllt anzusehen sind.

c) Dass es auch in Fällen, in denen ein Lizenznehmer Markenwaren in den Verkehr bringt, nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2009, 593, Rn. 51 - Copad/Dior) im Einzelfall am Merkmal der Zustimmung des Markeninhabers iSv § 24 Abs. 1 MarkenG fehlen kann (nämlich wenn ein Fall des § 30 Abs. 2 MarkenG vorliegt) und aus diesem Grund der Erschöpfungseinwand nicht zum Tragen kommen kann, ist für den hiesigen Rechtsstreit ohne Belang, denn die Klägerin hat bereits erstinstanzlich (im Schriftsatz vom 28.04.2017, dort S. 7; Bl. 57 d.A.) klargestellt, dass die aus ihrer Sicht einzig relevanten Rechtsfragen des Falles die Fragen betreffen, ob die Umstände des Anbietens und Vertreibens der streitgegenständlichen Produkte deren Qualität und Ruf schädigen und sich die Klägerin daher gem. § 24 Abs. 2 MarkenG dem weiteren Anbieten und Vertreiben widersetzen darf. Auch in der Berufungsbegründung macht die Klägerin deutlich, dass es im vorliegenden Fall nicht darum gehe, dass die Klägerin sich auf eine Klausel im Depositärvertrag gegenüber ihren Vertriebshändlern berufe (S. 8 der Berufungsbegründung; Bl. 116 d.A.). Es kann folglich an dieser Stelle dahinstehen, ob die Klägerin - wie sie behauptet - ein selektives Vertriebssystem betreibt und inwieweit sie ein solches konsequent gegen Vertragsverstöße ihrer Vertriebspartner absichert.

3. Auf § 24 Abs. 2 MarkenG kann sich die Klägerin vorliegend nicht berufen. Nach der insoweit vorzunehmenden Interessenabwägung stehen der Klägerin keine berechtigten Gründe zu, sich trotz der nach § 24 Abs. 1 MarkenG eingetretenen Erschöpfung gegen den streitgegenständlichen Vertrieb und das dem zugrunde liegende Angebot erfolgreich zu wehren.

a) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 MarkenG kann sich ein Markeninhaber auch dann gegen das Angebot und den Vertrieb von Waren unter seiner Marke wehren, wenn an sich ein Fall der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG vorliegt, die Waren also - zunächst - als zumindest mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht anzusehen sind. Erforderlich sind hierzu berechtigte Gründe des Markeninhabers, sich dem weiteren Vertrieb der Waren zu widersetzen, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

b) Die Fälle, in denen derart berechtigte Gründe zugunsten des Markeninhabers anzunehmen sind, sind nicht auf die Fälle der Veränderung oder der Verschlechterung der Ware beschränkt. Vielmehr kann sich ein Markeninhaber auch dann auf § 24 Abs. 2 MarkenG berufen, wenn die konkret beanstandete Verwendung seiner Marke(n) geeignet ist, deren Ruf zu schädigen (EuGH GRUR Int 1998, 140, Rn. 43 - Dior/Evora; EuGH GRUR 2009, 593, Rn. 55 - Copad/Dior; BGH GRUR 2007, 882, Rn. 26 - Parfümtester; Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 24 Rn. 164). Solche Umstände können insbesondere beim Vertrieb von Waren mit Luxus- und/oder Prestigecharakter vorliegen, wenn nämlich die konkret zu beurteilenden Umstände des Angebots und/oder des Vertriebs derartiger Waren dazu geeignet sind, das den Marken zukommende Luxusimage negativ zu beeinträchtigen.

c) Die Anforderungen, die an die Bejahung einer für § 24 Abs. 2 MarkenG relevanten Rufschädigung zu stellen sind, sind jedoch am Normzweck des § 24 MarkenG zu messen. Die Erschöpfung beschränkt die Verbotsrechte des Markeninhabers hinsichtlich solcher Einzelstücke der gekennzeichneten Waren, die von ihm selbst oder zumindest mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind. Damit wird dem Markeninhaber zwar die Entscheidung über das erstmalige Inverkehrbringen zugewiesen, was ihm ermöglicht, den wirtschaftlichen Wert der Ware zu realisieren, ihm aber im Ergebnis die markenrechtliche Kontrolle des weiteren Vertriebswegs untersagt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 24, Rn. 7). Grundlage hierfür ist eine Interessenabwägung zwischen den Interessen des Markeninhabers einerseits und insbesondere dem Interesse an Rechtssicherheit der Abnehmer und einem freien Wirtschaftsverkehr bereits in Verkehr gebrachter Waren innerhalb des Binnenmarktes andererseits (Ingerl/Rohnke, a.a.O.). Will man daher dem Markeninhaber in den Fällen, in denen dieser aufgrund eines mit seiner Zustimmung erfolgten erstmaligen Inverkehrbringens der mit seinen Marken gekennzeichneten Waren den wirtschaftlichen Wert der Ware bereits realisiert hat, gleichwohl das Recht zubilligen, den weiteren Vertrieb auf unteren Handelsstufen von seiner Zustimmung abhängig zu machen, ist dies nur gerechtfertigt, wenn die Interessen des Markeninhabers die genannten ordnungspolitischen Interessen wie auch diejenigen der Abnehmer und Wiederverkäufer überwiegen.

d) Ein berechtigter Grund iSv § 24 Abs. 2 MarkenG kann daher nur in Fällen angenommen werden, in denen eine Beeinträchtigung von einigem Gewicht zu bejahen ist, in Fällen der Rufschädigung also nur dann, wenn eine solche zumindest droht (Thiering, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 24 Rn. 164). Dabei ist das Vorliegen eines berechtigten Grundes auch nach der von der Klagepartei für ihre Position in Anspruch genommenen Entscheidung des OLG Düsseldorf streng zu prüfen (GRUR-RR 2018, 335, Rn. 30 - Japanischer Kosmetikhersteller), wenngleich die Anforderungen nach zutreffender Auffassung nicht überspannt werden dürfen (ebda.).

e) Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen sind vorliegend keine berechtigten Gründe anzunehmen, die es der Klägerin erlauben würden, die konkret beanstandete Kennzeichenverwendung zu untersagen.

(i) Zugunsten der Klagepartei unterstellt der Senat, dass diese das von ihr im einzelnen dargestellte selektive Vertriebssystem unterhält, dass sie die Einhaltung der mit den Depositären vereinbarten Vorgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten überwacht und kartellrechtliche Beanstandungen gegen ihr Vertriebssystem nicht bestehen. Des Weiteren ist entsprechend den Feststellungen des Landgerichts davon auszugehen, dass die von der Beklagten angebotenen Waren dem Luxusbereich zuzuordnen sind und die Klägerin im Rahmen ihres selektiven Vertriebssystems besonderen Wert auf die herausgehobene Präsentation ihrer Waren in den von den Depositären betriebenen Ladengeschäften wie auch im Onlinevertrieb legt.

(ii) Vor diesem Hintergrund ist zwar festzustellen, dass die antragsgegenständlichen und die Verletzungshandlung konkretisierenden Lichtbilder eine von den Vorstellungen der Klägerin abweichende Präsentation der klägerischen Produkte zeigen. Dass aus dieser Art des Anbietens und Vertreibens der klägerischen Produkte zumindest die Gefahr einer Schädigung des Rufs der klägerischen Kennzeichen und des ihnen anhaftenden Luxusimages begründet würde, kann jedoch nicht konstatiert werden.

(1) Das von der Klägerin beanstandete „discountartige“ Umfeld, in dem die Produkte angeboten werden, genügt für sich alleine nicht, denn allein der Umstand, dass ein Discounter Luxuswaren in den in seiner Branche üblichen Formen bewirbt oder anbietet, begründet nicht die Gefahr einer Rufschädigung (vgl. Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 24 Rn. 164). So ist der Verkehr mittlerweile daran gewöhnt, dass auch klassische Discounter oder auch große Ketten, die nicht zuletzt aufgrund ihrer im Verhältnis zu Flagstores vergleichsweise spartanisch gehaltenen Ausstattung in der Lage sind, günstigere Preise zu verlangen, in ihrem Sortiment auch solche Parfümerie- und Kosmetikprodukte vorhalten, die dem höheren Preissegment zuzuordnen sind, ohne dass der Verkehr dies allein als imageschädigend ansehen würde.

(2) Die von der Klägerin beanstandete „nicht produkt- und imagespezifische Art und Weise der Produktpräsentation“, wie sie sich aus den Lichtbildern ergibt, begründet ebenfalls nicht die Gefahr einer Rufschädigung. Zutreffend ist zwar, dass die Produkte nicht in der Art präsentiert werden, wie sie sich aus den von der Klägerin vorgelegten Fotos aus Geschäften ihrer Vertriebspartner ergibt. Gleichwohl ist auch hier festzustellen, dass die klägerischen Produkte im Geschäft der Beklagten gerade nicht im gleichen Regalteil mit Fremdprodukten und insbesondere mit klassischen Billigprodukten angeboten werden, sondern für den angesprochenen Verkehr sichtbar räumlich abgesetzt präsentiert werden, mit der Folge, dass der Verkehr bereits aufgrund dieser Art der Präsentation erkennt, dass die so ausgestellten Waren eine Sonderstellung im Vergleich zum sonstigen Sortiment der Beklagten einnehmen. Eine Rufschädigung wird hierdurch nicht hervorgerufen, vielmehr wird auf diese Weise das Besondere der angebotenen Waren unterstrichen.

(3) Entsprechendes gilt für die Plastikumverpackungen, die ersichtlich allein dem Zweck dienen, den Diebstahl dieser Produkte zu erschweren. Dass die Beklagte diese Maßnahme getroffen hat, unterstreicht ebenfalls ihre nach außen ohne weiteres erkennbare Aussage, dass die so gesicherten Produkte im Sortiment der Beklagten etwas Besonderes darstellen. Insbesondere ist dieser Fall nicht dem von § 24 Abs. 2 MarkenG erfassten Fall des Umverpackens gleichzustellen, denn wie aus den Fotos ersichtlich, bleibt die eigentliche Produktverpackung erhalten und insbesondere nach wie vor uneingeschränkt erkennbar. Der Verkehr erkennt in der Plastikumverpackung daher allein eine - gerade für Luxuswaren, soweit sie in größeren und damit schwerer einsehbaren Kaufhäusern angeboten werden - übliche Diebstahlssicherung, die jedenfalls keine negativen Auswirkungen auf das Image der so präsentierten Produkte und der darauf befindlichen Marken haben kann.

(4) Auch die fehlende Beratung durch geschultes Personal, wie sie zwar nicht aus den Fotos ersichtlich wird, aber laut Klägerin (s. S. 29 der Klageschrift) ebenfalls maßgeblich für § 24 Abs. 2 MarkenG sein soll, lässt eine Rufschädigung nicht besorgen. Nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin (vgl. Klageschrift S. 6 ff.) werden ihre Produkte unter anderem auch im Karstadt in Hamburg oder im KaDeWe in Berlin verkauft, mithin in großen Warenhäusern. Von Warenhäusern weiß der Verkehr indes, dass dort in aller Regel deutlich weniger Personal anzutreffen ist, als in kleineren Boutiquen oder Fachgeschäften. Er findet zudem - unstreitig - Produkte der Klägerin auch im Internet, wo naturgemäß keine Beratung durch geschultes Personal stattfindet, sondern der Käufer seine Wahl auch ohne diese Beratung trifft. Das Fehlen geschulten Personals rechnet der Verkehr daher allenfalls dem Geschäft selbst zu - imageschädigend auf die Marke wirkt sich dies allein jedoch nicht aus (jedenfalls solange nicht, solange der Verkehr die streitgegenständlichen Waren nicht ausschließlich über solche Geschäfte beziehen kann, in denen derartiges Personal zwingend anzutreffen ist - was hier jedoch nicht der Fall ist).

(5) Der Umstand, dass in räumlicher Nähe zu den klägerischen Produkten solche zu Preisen von 2 - 3 EUR angeboten wurden und diese als „Sale“ gekennzeichnet wurden, begründet ebenfalls keine Rufschädigung. Wie bereits dargestellt, erkennt der angesprochene Verkehr die von der Beklagten tatsächlich vorgenommene räumliche Trennung der klägerischen Waren vom sonstigem Sortiment und wird daher so darauf hingewiesen, dass sich das Angebot der streitgegenständlichen Waren von den genannten Billigprodukten deutlich abhebt.

(6) Soweit die Klägerin schließlich darauf abstellt, dass sich unter den von der Beklagten angebotenen Produkten auch ein solches mit beschädigter Verpackung habe finden lassen, begründet auch dies die behauptete Rufschädigung nicht. Selbst wenn dies zutreffen sollte - was zwischen den Parteien streitig ist -, erscheint die Präsentation im Geschäft der Beklagten nicht in einer Art und Weise, die das exklusive Image der klägerischen Marken wie ihrer Produkte beeinträchtigen könnte. Da auch die Klägerin nur diesen einen Fall benennt, wird der Verkehr, wenn er diese Packung im Sortiment der Beklagten wahrgenommen hat, ohne weiteres davon ausgehen, dass es sich um einen - wodurch auch immer - verursachten Ausreißer handelt, der in keiner Weise Rückschlüsse auf den Ruf der Klägerin und ihrer Marken zulässt.

(7) Auch eine Gesamtwürdigung aller genannten Einzelumstände führt nicht dazu, dass eine Rufschädigung der klägerischen Marken angenommen werden kann: aufgrund der konkreten Art der Präsentation erkennt der angesprochene Verkehr, dass es sich bei den im Geschäft der Beklagten angebotenen Waren um etwas Besonderes im Sortiment der Beklagten handelt, welches gesondert präsentiert und gegen Diebstahl gesichert ist, weil es sich um hochwertige Markenartikel handelt, die sich - zumindest von einem nicht unerheblichen Teil des Sortiments der Beklagten - deutlich abheben. Dass durch dieses Angebot das Image der Klägerin und ihrer Marken negativ beeinträchtigt würde, kann nicht erkannt werden. Zwar findet der Verkehr unbestreitbar nicht die aus den Fotos aus Geschäften der Depositäre deutlich aufwendigere Warenpräsentation wieder, er erkennt aber auch bei der Beklagten, dass ihm hier Luxuswaren angeboten werden, wenn auch zu einem deutlich geringeren Preis.

(iii) Die von der Klägerin gegen diese im Ergebnis auch vom Landgericht vertretene Auffassung herangezogene Rechtsprechung steht dieser Würdigung nicht entgegen.

(1) Die Entscheidung Copad/Dior (EuGH, GRUR 2009, 593) stellt lediglich klar, dass die Schädigung des Rufes einer Marke für einen Markeninhaber grundsätzlich ein berechtigter Grund i.S. des § 24 Abs. 2 MarkenG sein kann, sich dem Wiederverkauf von Prestigewaren zu widersetzen (dort Rn. 55). Dabei ist es Sache des nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob das Ansehen der Marke dadurch geschädigt wird, dass der Dritte (hier die Beklagte) die mit der Marke versehenen Waren unter Verwendung der in seiner Branche üblichen Vertriebsformen weiterverkauft (a.a.O., Rn. 57). Hierbei sind insbesondere der Adressatenkreis, an den die Waren weiterverkauft werden sollen, und die spezifischen Umstände des Verkaufs von Prestigewaren zu berücksichtigen. Dass und warum im vorliegenden Fall die konkreten Umstände des Weitervertriebs durch die Beklagte keine Rufschädigung begründen können, wurde oben bereits ausgeführt.

(2) Die kürzlich ergangene Entscheidung Coty/Akzente (EuGH GRUR 2018, 211) führt ebenfalls im vorliegenden Fall nicht zu einer anderen Beurteilung: Die Entscheidung, die sich mit der kartellrechtlichen Zulässigkeit selektiver Vertriebssysteme auseinandersetzt, hat zwar auch Aussagekraft für die Beurteilung der markenrechtlichen Erschöpfung (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2018, 335, Rn. 31 - Japanischer Kosmetikhersteller), da dort die für § 30 Abs. 2 MarkenG relevante Frage, inwieweit sich der Markeninhaber aus seinen Markenrechten (und nicht nur aus Vertrag) gegen Vertriebshandlungen seiner Lizenznehmer wenden kann, dahingehend konkretisiert wurde, dass für Luxuswaren in Anbetracht ihrer Eigenschaften und ihres Wesens die Einrichtung eines selektiven Vertriebssystems erforderlich sein kann, um ihre Qualität zu wahren und ihren richtigen Gebrauch zu gewährleisten (a.a.O., Rn. 31), und dass es danach kartellrechtlich nicht zu beanstanden ist, dem Lizenznehmer auch bestimmte Vorgaben hinsichtlich des Internetverkaufs von Luxuswaren vertraglich aufzuerlegen. Gleichwohl ist bei der Anwendung dieser Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall von vornherein zu berücksichtigen, dass die Zulässigkeit derartiger Vertriebsbeschränkungen und die Relevanz etwaiger Verstöße der Lizenznehmer hiergegen in kennzeichenrechtlicher Hinsicht zunächst die Frage betreffen, ob die inmitten stehenden Waren als mit Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht angesehen werden können und damit überhaupt ein Fall der Erschöpfung iSv § 24 Abs. 1 MarkenG vorliegt. Auf dieser Ebene die Interessen des Markeninhabers stärker zu gewichten als diejenigen eines vertragsbrüchigen Lizenznehmers, erscheint durchaus gerechtfertigt, auch mit der Folge, dass bei den in einem solchen Fall gleichwohl vertriebenen Waren keine Erschöpfung angenommen werden kann. Die vorliegende Konstellation ist jedoch eine andere: die streitgegenständlichen Waren sind als mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht anzusehen, der Markeninhaber hat den wirtschaftlichen Wert seiner Marken bereits realisiert; er soll sich daher gem. § 24 Abs. 2 MarkenG nur bei Vorliegen berechtigter Gründe dem Weiterverkauf der Ware widersetzen können. Insoweit ist es erforderlich, nach wie vor und auch unter Berücksichtigung der jüngeren EuGH-Rechtsprechung strenge Anforderungen an die Bejahung derartiger berechtigter Gründe zu stellen, die sich an den konkreten Umständen des Einzelfalls zu orientieren haben, um Rechtsunsicherheiten zulasten des freien Warenverkehrs und eine diesem letztlich schadende zu weit gehende Einflussmöglichkeit des Markeninhabers auf den ungehinderten Vertrieb erschöpfter Waren zu verhindern.

(3) Soweit die obergerichtliche Rechtsprechung in jüngerer Zeit (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2018, 335 - Japanischer Kosmetikhersteller; OLG Hamburg, BeckRS 2018, 22030) in den dort entschiedenen Fällen § 24 Abs. 2 MarkenG für anwendbar gehalten hat, führt auch dies im vorliegenden Fall nicht zu einem anderen Ergebnis. Dort haben die Gerichte unter anderem darauf abgestellt, dass der „dauerhaft angelegte und umfangreiche Vertrieb der in Rede stehenden Kosmetikprodukte“ (OLG Düsseldorf, a.a.O. Rn. 33; OLG Hamburg, a.a.O., Rn. 45) geeignet sei, das Image der jeweiligen Markeninhaber erheblich zu beeinträchtigen. Unabhängig davon, ob die dort entschiedenen Fälle - die jedenfalls zum Teil den Onlinevertrieb betrafen - mit dem hiesigen hinsichtlich der konkret zu beurteilenden Umstände überhaupt vergleichbar sind, fehlt es vorliegend jedenfalls an einem auf Dauer angelegten und umfangreichen Vertrieb. Denn wie sich bereits aus den von der Klägerin selbst vorgelegten Presseartikeln zum Geschäftsmodell der Beklagten ergibt und wie auch das Landgericht festgestellt hat, hat die Beklagte keinen festen Lagerbestand und kein auf Dauer angelegtes Produktsortiment, sondern ein aus unterschiedlichen günstigen Einkäufen aus Geschäftsauflösungen und vergleichbaren Sonderposten kurzfristig und auch nicht flächendeckend vorgehaltenes Angebot. Der Kunde geht daher bei der Beklagten von vornherein davon aus, deswegen günstige Angebote vorzufinden, weil diese Markenprodukte als kurzfristige Sonderposten anbieten kann. Während er bei einem auf Dauer und umfangreich angebotenen Sortiment, welches auch ansonsten hochpreisige Luxusartikel „zum Schleuderpreis“ beinhaltet, durchaus die Exklusivität und den Luxuscharakter solcher Markenprodukte in Zweifel ziehen wird, weil er zu erkennen glaubt, jedermann könne sich die vermeintlichen Prestigeprodukte ohne weiteres und jederzeit leisten, wird er dies bei einem als solchem erkennbaren Sonderposten nicht annehmen. Ein dermaßen preisgünstiges kurzfristiges Angebot wird er lediglich als attraktive Gelegenheit erkennen, ein unter normalen Umständen deutlich teureres Luxusgut erwerben zu können. Der Charakter als Prestigeobjekt wird durch solch eine Aktion gerade nicht negativ tangiert.

(4) Dies bedeutet zwar nicht, dass nicht auch das Angebot eines Sonderpostens den Ruf einer Marke schädigen kann. Vorliegend wäre das unter Umständen der Fall, wenn die streitgegenständlichen Produkte nicht räumlich von den „Billigwaren“ getrennt angeboten wären, sondern in einem Wühltisch zusammen mit anderen, deutlich minderwertigeren Produkten. Da vorliegend aber die erforderliche Trennung und damit die nötige Abgrenzung zum sonstigen Sortiment erfolgt ist, ist im Ergebnis eine Rufbeeinträchtigung iSv § 24 Abs. 2 MarkenG zu verneinen.

(iv) Auch soweit die Klägerin sich konkret gegen den Vertrieb ihres Produkts in der im Antrag wiedergegebenen beschädigten Verpackung wendet, fehlt es an dem nach § 24 Abs. 2 MarkenG erforderlichen berechtigten Grund, auch wenn man zugunsten der Klägerin unterstellt, dass die Ware in dieser Form bei der Beklagten angeboten wurde. Ungeachtet der bereits ausgeführten Umstände liegt insoweit insbesondere kein Fall der in der Vorschrift genannten Verschlechterung vor, denn diese ist nur dann relevant, wenn dieser Zustand nach dem Inverkehrbringen der Ware eingetreten ist. Dass dies so ist, trägt die Klägerin jedoch nicht vor, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Ware bereits in dieser Form vom Lizenznehmer der Klägerin und damit mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebracht wurde. Eine davon unabhängige Rufbeeinträchtigung könnte indes nur dann angenommen werden, wenn die Beklagte in größerem Umfang Waren in derart beschädigten Verpackungen angeboten hätte. Auch dies wird jedoch auch von der Klägerin nicht geltend gemacht.



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OLG Nürnberg: Die dem Markeninhaber im Rahmen einer Löschungsklage obliegende sekundäre Darlegungslast zur rechtserhaltenden Benutzung ist keine Beweislastumkehr

OLG Nürnberg
Hinweisbeschluss vom 28.02.2019
3 U 1295/18


Das OLG Nürnberg hat im Rahmen eines Hinweisbeschlusses dargelegt, dass die dem Markeninhaber im Rahmen einer Löschungsklage obliegende sekundäre Darlegungslast zur rechtserhaltenden Benutzung keine Umkehr der Beweislast zur Folge hat.

Aus den Entscheidungsgründen:

"b) Die Klägerin bleibt beweisfällig dafür, dass die Beklagte die Klagemarke nicht für die Warengruppe „Fahrräder mit elektrischem Unterstützungsmotor“ (ernsthaft) benutzt.

aa) Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage trifft die Klagepartei. Den Beklagten einer Löschungsklage trifft lediglich nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht, wenn der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (BGH, GRUR 2015, 685, Rn. 10 - STAYER). Diese sogenannte sekundäre Darlegungslast hat jedoch keine Umkehr der Beweislast zur Folge. Sie bewirkt lediglich, dass der Beklagte die Behauptung der Nichtbenutzung des Klägers nicht einfach, sondern nur substantiiert bestreiten kann, d.h. im Einzelnen zu Art und Umfang seiner Benutzung vortragen muss. Entspricht er dieser sekundären Darlegungslast, ist es wieder Sache des Klägers, die Nichtbenutzung zu beweisen. Der Kläger kann sich somit nicht darauf beschränken, den im Rahmen der sekundären Darlegungslast unterbreiteten Vortrag des Beklagten zu bestreiten. Vielmehr bleibt es an ihm, dessen Unrichtigkeit erforderlichenfalls zu beweisen (Thiering, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 55 Rn. 44).

bb) Die Beklagte hat im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast hinreichend zu einer (ernsthaften) Nutzung der Klagemarke für Fahrräder mit elektrischem Unterstützungsmotor vorgetragen.

In der ersten Instanz führte die Beklagte aus, dass sie unter der Klagemarke im Zeitraum von 2011 bis 2016 für „Fahrräder, einschließlich Elektrofahrräder“ einen Gesamtumsatz von ca. 21,6 Mio. €, d.h. durchschnittlich 3,6 Mio. pro Jahr, erzielt habe. Darüber hinaus legte sie Werbeanzeigen und Broschüren vor (Anlagenkonvolute AR 14 und AR 16), in denen auch Fahrräder mit elektromotorischem Hilfsantrieb gezeigt werden.

In der Berufungserwiderung führte die Beklagte aus, dass sie im Zeitraum von 2013 bis 2018 unter der Marke T… 6.310 Elektrofahrräder zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von ca. 2.000,00 Euro brutto verkauft habe. Die Stückzahlen würden sich wie folgt verteilen:
2013 830 Stück
2014 750 Stück
2015 600 Stück
2016 210 Stück
2017 2.000 Stück
2018 1.920 Stück

Die Beklagte habe damit seit 2013 fast jedes Jahr einen Umsatz von über einer Million Euro mit Elektrofahrrädern unter der Marke T… erwirtschaftet.

Die Klägerin beantragt, diese erstmals in der Berufungserwiderung gemachten Angaben zu verkauften Stückzahlen von Elektrofahrrädern zurückzuweisen. Die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO liegen jedoch nicht vor. Denn der Vortrag zu den Umsatzzahlen ist unstreitig geblieben, weshalb er nicht gemäß § 531 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen werden darf, da unstreitige Tatsachen, die erstmals im Berufungsrechtszug vorgetragen werden, stets zu berücksichtigen sind (BGH, r+s 2015, 212 Rn. 5). Darüber hinaus ist ein Vorbringen einer Partei nicht neu i.S.v. § 531 Abs. 2 ZPO, wenn ein bereits schlüssiges Vorbringen aus der ersten Instanz durch weitere Tatsachenbehauptungen zusätzlich konkretisiert, verdeutlicht oder erläutert wird (BGH, NJW-RR 2009, 1236 Rn. 9).

cc) Die Klägerin hat keinen Nachweis dafür erbracht, dass der (hinreichend substantiierte) Vortrag der Beklagten zur Nutzung der Klagemarke für „Fahrräder mit elektrischem Unterstützungsmotor“ unzutreffend ist."


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