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EuGH: Bloße Lagerung von markenrechtsverletzenden Waren durch Amazon für Marketplace-Händler ist keine Markenrechtsverletzung durch Amazon

EuGH
Urteil vom 02.04.2020
C-567/18
Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sàrl


Der EuGH hat entschieden, dass die bloße Lagerung von markenrechtsverletzenden Waren durch Amazon für Marketplace-Händler keine Markenrechtsverletzung durch Amazon ist, soweit Amazon keine Kenntnis von der Markenrechtsverletzung hat.

Tenor der Entscheidung:

Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] und Art. 9 Abs. 3 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke sind dahin auszulegen, dass eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren lagert, ohne Kenntnis von der Markenrechtsverletzung zu haben, so anzusehen ist, dass sie diese Waren nicht zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens im Sinne dieser Bestimmungen besitzt, wenn sie selbst nicht diese Zwecke verfolgt.

Die Pressemitteilung des EuGH:

Die bloße Lagerung von markenrechtsverletzenden Waren durch Amazon im Rahmen ihres Online-Marktplatzes (Amazon-Marketplace) stellt keine Markenrechtsverletzung durch Amazon dar

Ein Unternehmen, das Waren für einen Drittanbieter ohne Kenntnis von der Markenrechtsverletzung lagert, benutzt die Marke nicht selbst, wenn es nicht wie der Verkäufer das Ziel verfolgt, die Waren zum Verkauf anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.

Das deutsche Unternehmen Coty Germany, das Parfums vertreibt, hält eine Lizenz an der Unionsmarke Davidoff. Es wirft zwei Unternehmen1 des Amazon-Konzerns vor, diese Marke verletzt zu haben, indem sie Flakons des Parfums „Davidoff Hot Water“, die Drittanbieter auf dem Amazon-Marketplace (www.amazon.de) zum Verkauf angeboten hätten, gelagert und versandt hätten, obwohl diese Flakons ohne seine Zustimmung in den Verkehr der Union gebracht worden seien. Coty Germany hat die beiden Amazon-Unternehmen vor deutschen Gerichten auf Unterlassung verklagt.

Der Bundesgerichtshof (Deutschland) ersucht den Gerichtshof um Auslegung der Vorschriften über die Unionsmarke. Er möchte wissen, ob ein Unternehmen, das markenrechtsverletzende Waren für einen Drittanbieter lagert, ohne Kenntnis von der Markenrechtsverletzung zu haben, selbst diese Marke benutzt.

Mit seinem Urteil von heute antwortet der Gerichtshof, dass ein Unternehmen, das die Waren lagert, die Marke nur dann verletzt, wenn es wie der Verkäufer den Zweck verfolgt, die Waren zum Verkauf anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.
Im vorliegenden Fall hat der Bundesgerichtshof unzweideutig darauf hingewiesen, dass die beiden betreffenden Amazon-Unternehmen selbst weder die Waren zum Verkauf angeboten noch in den Verkehr gebracht haben, sondern allein der Dritte dieses Ziel verfolgt hat. Folglich haben die Amazon-Unternehmen die Marke Davidoff nicht selbst benutzt.

Der Gerichtshof weist jedoch darauf hin, dass andere Rechtsvorschriften des Unionsrechts, insbesondere diejenigen zum elektronischen Geschäftsverkehr und zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ein gerichtliches Vorgehen gegen einen Mittler gestatten, der es einem Wirtschaftsteilnehmer ermöglicht hat, eine Marke rechtswidrig zu benutzen.


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



OLG Hamm: Für Rechtsstreitigkeiten in einer Unionsmarkenstreitsache sind die Unionsmarkengerichte ausschließlich zuständig

OLG Hamm
Urteil vom 16.01.2020
4 U 72/19


Das OLG Hamm hat entschieden, dass für Rechtsstreitigkeiten in einer Unionsmarkenstreitsache die Unionsmarkengerichte ausschließlich zuständig sind.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Die – zulässige – Berufung der Klägerin hat den aus der Urteilsformel ersichtlichen Erfolg.

Gegenstand des Berufungsverfahrens ist nach der von der Klägerin erklärten Teilrücknahme der Berufung nur noch die Entscheidung des Landgerichts über die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aufgrund einer behaupteten Verletzung der Unionsmarke Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik. (Registernummer 011513082). Das Landgericht ist insoweit zu Unrecht davon ausgegangen, zu einer Entscheidung in der Sache befugt zu sein. Der Senat hebt das angefochtene Urteil, soweit es noch Gegenstand der Berufung ist, auf und verweist den Rechtsstreit im Umfang der Aufhebung an das Landgericht Düsseldorf als Unionsmarkengericht erster Instanz.

I. Soweit die Klägerin Ansprüche aufgrund einer behaupteten Verletzung der Unionsmarke Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik. geltend macht, ist der Rechtsstreit eine Unionsmarkenstreitsache im Sinne des Art. 124 lit. a) der Verordnung (EU) 2017/1001 (Unionsmarkenverordnung – UMV). Vor dem Inkrafttreten der Unionsmarkenverordnung handelte es sich um eine Gemeinschaftsmarkenstreitsache im Sinne des Art. 96 lit. a) der Verordnung (EG) 207/2009 (Gemeinschaftsmarkenverordnung).

II. Das Landgericht Bielefeld war zu einer Sachentscheidung in dieser Unionsmarkenstreitsache nicht befugt. Nach Art. 124 UMV sind für Unionsmarkenstreitsachen ausschließlich die Unionsmarkengerichte zuständig. Art. 123 Abs. 1 UMV sieht dabei Unionsmarkengerichte erster und zweiter Instanz vor. Einziges Unionsmarkengericht erster Instanz für das Land Nordrhein-Westfalen ist – für die Bezirke aller Landgerichte des Landes Nordrhein-Westfalen – nach § 1 der (aufgrund der Ermächtigung in § 125e Abs. 3 MarkenG erlassenen) „Verordnung über die Zuweisung von Gemeinschaftsmarken-, Gemeinschaftsgeschmacksmuster-, Patent-, Sortenschutz-, Gebrauchsmusterstreitsachen und Topographieschutz-sachen“ vom 30.08.2011 (GV. NRW. S. 468) das Landgericht Düsseldorf. Einziges Unionsmarkengericht zweiter Instanz für Nordrhein-Westfalen ist aufgrund der Regelung in § 125e Abs. 2 MarkenG das Oberlandesgericht Düsseldorf.

Das Landgericht Bielefeld war demnach zu einer Sachentscheidung in dem als Unionsmarkenstreitsache zu qualifizierenden Teil des Rechtsstreits nicht befugt. Da es sich bei der Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte um eine ausschließliche Zuständigkeit handelt, konnte die Zuständigkeit des Landgerichts Bielefeld nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 ZPO auch nicht durch (stillschweigende) Gerichtsstandsvereinbarung oder durch rügeloses Verhandeln zur Hauptsache begründet werden.

III. Dass es sich bei dem Rechtsstreit, soweit er noch Gegenstand der Berufung ist, um eine Unionsmarkenstreitsache handelt, führt nicht dazu, dass insoweit das Oberlandesgericht Düsseldorf (als Unionsmarkengericht zweiter Instanz) für die Entscheidung über die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Bielefeld zuständig ist. Denn aus Art. 133 Abs. 1 UMV ergibt sich, dass die Unionsmarkengerichte zweiter Instanz (nur) für Berufungen gegen Entscheidungen der Unionsmarkengerichte erster Instanz zuständig sind. Da das Landgericht Bielefeld aber gerade kein Unionsmarkengericht erster Instanz ist, bleibt es bei der Berufungszuständigkeit des Oberlandesgerichts Hamm, zu dessen Bezirk das Landgericht Bielefeld gehört.

IV. Eine Entscheidung in der Sache ist dem Oberlandesgericht Hamm indes in dem als Unionsmarkenstreitsache zu qualifizierenden Teil des Rechtsstreits gleichwohl verwehrt. Nach Art. 123 Abs. 1 UMV soll nur eine „möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte“ die in der Unionsmarkenverordnung definierten Aufgaben wahrnehmen. Um diese Bestimmung nicht ihrer Wirkung zu berauben, müssen die Bestimmungen der Unionsmarkenverordnung über die Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte nach dem Sinn und Zweck sowie dem Regelungszusammenhang dieser Verordnung dahin ausgelegt werden, dass nur Unionsmarkengerichte Sachentscheidungen in Unionsmarkenstreitsachen treffen dürfen. Dem Oberlandesgericht Hamm, das kein Unionsmarkengericht ist, ist damit eine Sachentscheidung in dem als Unionsmarkenstreitsache zu qualifizierenden Teil des Rechtsstreits nicht möglich.

V. Hätte die Klägerin keinen Verweisungsantrag gestellt, hätte es für den Senat im vorliegenden Falle nur eine Entscheidungsmöglichkeit gegeben: Er hätte die Berufung der Klägerin gegen die klageabweisende Entscheidung in der Unionsmarkenstreitsache zurückweisen müssen und in den Gründen seiner Entscheidung ausführen und klarstellen müssen, dass diese Klageabweisung im Ergebnis zu Recht (nämlich bereits wegen der diesbezüglichen Unzuständigkeit des Landgerichts Bielefeld und der hieraus folgenden Unzulässigkeit der Klage) erfolgt ist.

VI. Auf der Grundlage des von der Klägerin gestellten Verweisungsantrages kann der Senat hingegen das angefochtene Urteil, soweit es noch Gegenstand der Berufung ist, aufheben und den Rechtsstreit in (entsprechender) Anwendung des § 281 Abs. 1 ZPO im Umfang der Aufhebung an das Landgericht Düsseldorf als Unionsmarkengericht erster Instanz verweisen.

VII. Die Regelung in § 513 Abs. 2 ZPO steht der hier getroffenen Entscheidung nicht entgegen. Da nach der Unionsmarkenverordnung nur Unionsmarkengerichte Sachentscheidungen in Unionsmarkenstreitsachen treffen dürfen (siehe oben unter IV.), ist § 513 Abs. 2 ZPO unionsrechtskonform einschränkend dahin auszulegen, dass in Fällen wie dem vorliegenden in der Berufungsinstanz geprüft werden darf (und muss), ob das erstinstanzliche Gericht zu Unrecht seine Zuständigkeit in einer Unionsmarkenstreitsache angenommen hat.

C. Der Senat hebt das angefochtene Urteil auch im Kostenpunkt auf. Eine Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Berufungsverfahrens muss der Schlussentscheidung vorbehalten bleiben.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10 ZPO.

Anlass für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO) besteht nicht.

D. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird – in Abänderung der vorläufigen Festsetzung durch den Senat – auf insgesamt 100.000,00 € (jeweils 50.000,00 € pro Klagemarke) festgesetzt.

Der Streitwert für das erstinstanzliche Verfahren vor dem Landgericht Bielefeld wird – in Abänderung der landgerichtlichen Festsetzung – ebenfalls auf 100.000,00 € festgesetzt."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

EuGH: Es kann Verwechslungsgefahr zwischen der Kollektivmarke HALLOUMI und dem Zeichen BBQLOUMI für Käse bestehen

EuGH
Urteil vom 05.03.2020
C-766/18 P
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO


Der EuGH hat entschieden, dass Verwechslungsgefahr zwischen der Kollektivmarke HALLOUMI und dem Zeichen BBQLOUMI für Käse bestehen kann. Dies muss von der Vorinstanz erneut geprüft werden.

Die Pressemitteilung des EuGH:

Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, wonach die den zyprischen Käseherstellern vorbehaltene Kollektivmarke HALLOUMI der Eintragung des Zeichens „BBQLOUMI“ für Käse eines bulgarischen Herstellers als Unionsmarke nicht entgegensteht

Die Rechtssache wird an das Gericht zurückverwiesen, das zu prüfen haben wird, ob für die Verbraucher hinsichtlich der Herkunft der mit dem Zeichen „BBQLOUMI“ gekennzeichneten Waren eine Verwechslungsgefahr besteht.

Die Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ist Inhaberin der für Käse eingetragenen Unionskollektivmarke HALLOUMI. Eine Unionskollektivmarke ist eine besondere Unionsmarke, die bei ihrer Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Inhaberin dieser Kollektivmarke erhob Widerspruch gegen das von einer Gesellschaft mit Sitz in Bulgarien unter anderem für Käse als Unionsmarke angemeldete Bildzeichen mit dem Wortbestandteil „BBQLOUMI“. Das mit der Prüfung von Unionsmarkenanmeldungen betraute Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) wies den Widerspruch mit der Begründung zurück, zwischen der angemeldeten Marke BBQLOUMI und der älteren Kollektivmarke HALLOUMI bestehe keine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Herkunft der Waren. Die Inhaberin der Kollektivmarke focht daraufhin diese Entscheidung des EUIPO vor dem Gericht der Europäischen Union an, das feststellte, dass die Kollektivmarke eine schwache Unterscheidungskraft habe, da der Begriff „halloumi“ eine Käsesorte bezeichne, und deshalb
ebenfalls eine Verwechslungsgefahr verneinte.

In seinem Urteil vom 5. März 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P), hat sich der mit einem Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts befasste Gerichtshof zunächst zur Anwendbarkeit der Rechtsprechung zu den Kriterien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung über die Unionsmarke2 bei Unionsindividualmarken auf Rechtssachen geäußert, die
eine ältere Kollektivmarke betreffen.

Der Gerichtshof hat hierzu entschieden, dass im Fall einer älteren Kollektivmarke, deren wesentliche Funktion darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, die Verwechslungsgefahr die Gefahr bezeichnet, dass die Verkehrskreise glauben könnten, die von der älteren Marke und die von der angemeldeten Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen stammten alle von Mitgliedern des Verbands, der Inhaber der älteren Marke ist, oder gegebenenfalls von wirtschaftlich mit diesen Mitgliedern oder diesem
Verband verbundenen Unternehmen. Auch wenn im Fall eines auf eine Kollektivmarke gestützten Widerspruchs die wesentliche Funktion von Kollektivmarken berücksichtigt werden muss, um zu klären, was unter „Verwechslungsgefahr“ zu verstehen ist, ist die Rechtsprechung zu den Kriterien, anhand deren bei Unionsindividualmarken konkret zu beurteilen ist, ob eine solche Gefahr besteht, gleichwohl auf Rechtssachen übertragbar, die eine ältere Kollektivmarke betreffen.

Keines der Merkmale von Unionskollektivmarken rechtfertigt es nämlich, im Fall eines auf eine solche Marke gestützten Widerspruchs von den Kriterien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr abzuweichen, die sich aus dieser Rechtsprechung ergeben.

Sodann hat die Inhaberin der fraglichen Kollektivmarke geltend gemacht, die Unterscheidungskraft der älteren Marke sei anders zu beurteilen, wenn es sich um eine Unionskollektivmarke handele.

Der Gerichtshof hat dieses Vorbringen unter Hinweis darauf zurückgewiesen, dass das Erfordernis der Unterscheidungskraft auch für Unionskollektivmarken gilt. Die Unionskollektivmarken betreffenden Art. 67 bis 74 der Verordnung über die Unionsmarke enthalten nämlich keine abweichende Bestimmung. Folglich müssen solche Marken in jedem Fall Unterscheidungskraft besitzen, sei es originär oder durch Benutzung.

Ferner hat der Gerichtshof klargestellt, dass Art. 66 Abs. 2 der Verordnung keine Ausnahme vom Erfordernis der Unterscheidungskraft darstellt. Nach dieser Bestimmung können zwar, abweichend von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung , Zeichen, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen dienen können, als Unionskollektivmarken eingetragen werden; solchen Zeichen darf jedoch nicht die Unterscheidungskraft fehlen. Meldet ein Verband ein Zeichen, das eine geografische Herkunft bezeichnen kann, als Unionskollektivmarke an, muss er sich vergewissern, dass dieses Zeichen Bestandteile aufweist, die es dem Verbraucher ermöglichen, die Waren oder Dienstleistungen seiner Mitglieder von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Schließlich hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr umfassend, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, zu beurteilen ist.

Das angefochtene Urteil zeigt aber, dass sich das Gericht auf die Prämisse gestützt hat, dass bei schwacher Unterscheidungskraft der älteren Marke das Bestehen von Verwechslungsgefahr auszuschließen sei, sobald sich erweise, dass die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken für sich genommen nicht den Nachweis einer solchen Gefahr ermögliche. Der Gerichtshof hält diese Prämisse für falsch, da die schwache Unterscheidungskraft einer älteren Marke das Vorliegen von Verwechslungsgefahr nicht ausschließt. Somit hätte geprüft werden müssen, ob der geringe Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Marken durch den höheren Ähnlichkeitsgrad oder die Identität der mit ihnen gekennzeichneten Waren ausgeglichen wird. Da die vom Gericht vorgenommene Beurteilung dem Erfordernis einer umfassenden, der Wechselbeziehung zwischen den relevanten Faktoren Rechnung tragenden Beurteilung nicht genügt, hat das Gericht einen Rechtsfehler begangen. Infolgedessen hat der Gerichtshof das Urteil des Gerichts aufgehoben und die Rechtssache an das Gericht zurückverwiesen, damit es das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr erneut prüft.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:


EuGH: EUIPO muss erneut über Eintragung der Unionsmarke "Fack Ju Göhte" entscheiden - Titel wird von der deutschsprachigen Öffentlichkeit nicht als moralisch verwerflich wahrgenommen

EuGH
Urteil vom 27.02.2020
C-240/18 P
Constantin Film Produktion / EUIPO


Der EuGH hat entschieden, dass das EUIPO erneut über Eintragung der Unionsmarke "Fack Ju Göhte" entscheiden muss. Der Titel bzw. die Wortfolge wird von der deutschsprachigen Öffentlichkeit nicht als moralisch verwerflich wahrgenommen.

(siehe zur Vorinstanz EuG: Zeichenfolge Fack Ju Göhte kann nicht als Unionsmarke eingetragen werden - Verstoß gegen die guten Sitten )

Die Pressemitteilung des EuGH:

Das EUIPO muss erneut über das von Constantin Film als Unionsmarke angemeldete Zeichen Fack Ju Göhte entscheiden

Das EUIPO und das Gericht, die das Zeichen für sittenwidrig hielten, haben nicht hinreichend berücksichtigt, dass dieser Titel einer Filmkomödie von der deutschsprachigen breiten Öffentlichkeit offenbar nicht als moralisch verwerflich wahrgenommen wurde.

Die von Constantin Film produzierte deutsche Filmkomödie „Fack Ju Göhte“ aus dem Jahr 2013 wurde in Deutschland von knapp 7,4 Millionen Zuschauern gesehen. Sie zählt mit ihren Fortsetzungen „Fack Ju Göhte 2“ und „Fack Ju Göhte 3“ aus den Jahren 2015 und 2017 zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen. Auch in Österreich war der Film sehr erfolgreich.

Im Jahr 2015 meldete Constantin Film beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) das Wortzeichen Fack Ju Göhte für verschiedene Waren und Dienstleistungen als Unionsmarke an, u. a. für Kosmetikartikel, Schmuck, Schreibwaren, Reise- und Sportartikel, Spiele, Lebensmittel und Getränke.

Das EUIPO lehnte es ab, dem Zeichen Markenschutz zu gewähren, weil es gegen die guten Sitten verstoße. Nach Auffassung des EUIPO erkennen die deutschsprachigen Verkehrskreise in den Wörtern „Fack Ju“ den (lautschriftlich ins Deutsche übertragenen) vulgären und anstößigen englischen Ausdruck „Fuck you“. Durch die Hinzufügung des Elements „Göhte“ (mit dem der Name des deutschen Dichters Goethe lautschriftlich übertragen werde) könne die Wahrnehmung der Beleidigung „Fack Ju“ nicht wesentlich abgeändert werden.

Die von Constantin Film gegen diese Zurückweisung vor dem Gericht der Europäischen Union erhobene Klage blieb erfolglos; sie wurde mit Urteil vom 24. Januar 2018 abgewiesen. Daraufhin legte Constantin Film gegen das Urteil des Gerichts Rechtsmittel beim Gerichtshof ein.

Mit seinem Urteil von heute hebt der Gerichtshof das Urteil des Gerichts und die Entscheidung des EUIPO, die weitgehend dieselben Fehler enthalten, auf. Das EUIPO muss somit erneut über die Markenanmeldung von Constantin Film entscheiden.

Nach Auffassung des Gerichtshofs haben das Gericht und das EUIPO nicht hinreichend berücksichtigt, dass verschiedene Begleitumstände übereinstimmend darauf hinweisen, dass der Titel der in Rede stehenden Filmkomödien trotz der Gleichsetzung der Wörter „Fack Ju“ mit dem englischen Ausdruck „Fuck you“ von der deutschsprachigen breiten Öffentlichkeit nicht als moralisch verwerflich wahrgenommen wurde.

Trotz der mit dem großen Erfolg dieser Filmkomödien einhergehenden großen Sichtbarkeit ihres Titels hat dieser offenbar nicht zu einem Meinungsstreit bei diesem Publikum geführt. Im Übrigen wurden zu den Filmkomödien mit diesem Titel, die im schulischen Umfeld spielen, jugendliche Zuschauer zugelassen. Darüber hinaus haben diese Filme Fördermittel verschiedener Organisationen erhalten und wurden überdies vom Goethe-Institut zu Unterrichtszwecken v erwendet.

Weiter stellt der Gerichtshof fest, dass die Wahrnehmung des englischen Ausdrucks „Fuck you“durch das deutschsprachige Publikum, obwohl er diesem bekannt ist und es seine Bedeutung kennt, nicht zwangsläufig dieselbe wie die eines englischsprachigen Publikums ist. In der Muttersprache könne die Empfindlichkeit nämlich wesentlich stärker als in einer Fremdsprache sein. Aus dem gleichen Grund nehme das deutschsprachige Publikum diesen englischen Ausdruck auch nicht zwangsläufig ebenso wahr, wie es dessen deutsche Übersetzung wahrnehmen würde. Darüber hinaus bestehen der Titel der fraglichen Komödien und damit die angemeldete Marke nicht aus diesem englischen Ausdruck als solchem, sondern aus dessen lautschriftlicher Übertragung ins Deutsche, ergänzt um das Element „Göhte“.

Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass kein konkreter Aspekt vorgetragen wurde, um plausibel zu erklären, weshalb das allgemeine deutschsprachige Publikum das Wortzeichen „Fack Ju Göhte“ als Verstoß gegen grundlegende moralische Werte und Normen der Gesellschaft wahrnähme, wenn es als Marke verwendet würde, obwohl dasselbe Publikum den Titel der gleichnamigen Komödien offenbar nicht für sittenwidrig hielt, stellt der Gerichtshof fest, dass das EUIPO nicht rechtlich hinreichend dargetan hat, dass die angemeldete Marke nicht eingetragen werden kann.


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:



Volltext BGH: ÖKO-TEST-Siegel - Markenrechtsverletzung durch Werbung mit dem als Unionsmarke geschützten Testsiegel ohne Lizenzvertrag

BGH
Urteile vom 12.12.2019
I ZR 173/16 - ÖKOTEST I
VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c, Art. 102 Abs. 1 Satz 1; VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 Satz 1
I ZR 174/16
I ZR 117/17 - ÖKOTEST II
VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und c, Art. 102 Abs. 1 Satz 1; VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 Satz 1


Wir hatten bereits in dem Beitrag BGH: ÖKO-TEST-Siegel - Markenrechtsverletzung durch Werbung mit dem als Unionsmarke geschützten Testsiegel ohne Lizenzvertrag über die Entscheidung berichtet.

Leitsatz des BGH - ZR 173/16 - ÖKOTEST I

a) Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar zugutekommen; es reicht vielmehr aus, dass die Marke - wie etwa im Falle von Publikationen unter Verwendung der Marke - mittelbar hiervon profitiert.

b) Die Prüfung einer gedanklichen Verknüpfung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, bei der eine Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen hat, erfordert grundsätzlich auch Feststellungen dazu, ob das angegriffene Zeichen für mit der Markeneintragung identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet wird.

BGH, Urteil vom 12. Dezember 2019 - I ZR 173/16 - Kammergericht - LG Berlin

Leitsatz des BGH - I ZR 117/17 - ÖKOTEST II

a) Zwischen einer Marke, die ein Testlogo darstellt, und einem Zeichen, das dieses um die Angaben zum Testergebnis und der Fundstelle ergänzte Testlogo wiedergibt, besteht keine Zeichenidentität, wenn die hinzugefügten beschreibenden Angaben nicht so geringfügig sind, dass sie dem Durchschnittsverbraucher entgehen können.

b) Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information.

BGH, Urteil vom 12. Dezember 2019 - I ZR 117/17 - OLG Koblenz - LG Koblenz

Sie finden die Volltexte hier:

BGH - ZR 173/16 - ÖKOTEST I
BGH - I ZR 117/17 - ÖKOTEST II
BGH - I ZR 174/16

EuGH: Marke "Der Grüne Punkt" der Duales System Deutschland GmbH ist doch nicht überwiegend wegen Verfalls zu löschen

EuGH
Urteil vom 12.12.2019
C-143/19
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH / Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)


Der EuGH hat entschieden, dass die Marke "Der Grüne Punkt" der Duales System Deutschland GmbH doch nicht überwiegend wegen Verfalls zu löschen ist. Der EuGH hat die anderslautenden Entscheidungen des EUIPO und des EuG aufgehoben.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

EuG: Keine Eintragung als Unionsmarke für Zeichen das auf Marihuanakonsum anspielt - Verstoß gegen öffentliche Ordnung - Cannabis Store Amsterdam

EuG
Urteil vom 12.12.2019
T-683/18
Santa Conte / EUIPO


Das EuG hat entschieden, dass ein Zeichen, das auf Marihuanakonsum anspielt, nicht als Unionsmarke eingetragen werden kann. Es liegt ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung vor. Es ging um ein Logo mit der Wortfolge "Cannabis Store Amsterdam".

Die Pressemitteilung des EuG:
.
Ein Zeichen, das auf Marihuanakonsum anspielt, darf beim gegenwärtigen Stand des Rechts nicht als Unionsmarke eingetragen werden.

Ein solches Zeichen verstößt gegen die öffentliche Ordnung.

Im Jahr 2016 meldete Frau Santa Conte folgendes Bildzeichen beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) als Unionsmarke für Lebensmittel, Getränke und Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen an:

[...]

Das EUIPO wies ihre Anmeldung zurück, weil es die Auffassung vertrat, das Zeichen verstoße gegen die öffentliche Ordnung. Frau Conte erhob daraufhin Klage auf Aufhebung der Entscheidung des EUIPO beim Gericht der Europäischen Union.

Mit seinem heutigen Urteil weist das Gericht die Klage ab, wodurch die Entscheidung des EUIPO bestätigt wird.

Das Gericht stellt fest, das EUIPO habe zu Recht die Ansicht vertreten, dass die stilisierte Darstellung des Cannabisblatts das mediale Symbol für Marihuana sei und das Wort „amsterdam“ auf die Tatsache Bezug nehme, dass es in der Stadt Amsterdam Verkaufsstellen für dieses aus Cannabis gewonnene Rauschgift gebe, da sein Vertrieb unter bestimmten Voraussetzungen in den Niederlanden geduldet werde. Darüber hinaus bewirke die Erwähnung des Wortes „store“, das üblicherweise Laden oder Geschäft bedeute, dass die Verkehrskreise erwarten könnten, die unter diesem Zeichen vertriebenen Waren und Dienstleistungen entsprächen jenen, die ein Rauschgiftladen anbiete. Daher kommt das Gericht, obwohl es einräumt, dass Hanf unterhalb eines bestimmten Tetrahydrocannabinolgehalts nicht als Rauschgiftsubstanz gilt, zu dem Ergebnis, dass im vorliegenden Fall das fragliche Zeichen gerade durch die Verbindung dieseverschiedenen Elemente die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich zieht, die nicht unbedingt genaue wissenschaftliche oder technische Kenntnisse zu Cannabis als einer in
zahlreichen EU-Ländern illegalen Rauschgiftsubstanz besitzen.

Hinsichtlich des Begriffs „öffentliche Ordnung“ merkt das Gericht an, dass zwar derzeit die Frage der Legalisierung von Cannabis zu Therapie- und sogar Erholungszwecken in vielen Mitgliedstaaten diskutiert wird, aber beim gegenwärtigen Stand des Rechts sein Konsum und seine Verwendung oberhalb eines bestimmten Tetrahydrocannabinolgehalts in den meisten
Mitgliedstaaten rechtswidrig sind. Daher wird in diesen Staaten mit dem Kampf gegen die Verbreitung der aus Cannabis gewonnenen Rauschgiftsubstanz ein Ziel der öffentlichen Gesundheit verfolgt, mit dem die schädlichen Wirkungen bekämpft werden sollen. Die geltende Regelung für den Konsum und die Verwendung dieser Substanz fällt demnach unter den Begriff
„öffentliche Ordnung“. Darüber hinaus sieht der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vor, dass die Union die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden einschließlich der Informations- und Vorbeugungsmaßnahmen ergänzt und illegaler Drogenhandel zu den Bereichen besonders schwerer Kriminalität zählt, die eine grenzüberschreitende Dimension haben und für die ein Tätigwerden des Unionsgesetzgebers vorgesehen ist. Angesichts dieses grundlegenden Interesses ist nach Ansicht des Gerichts der Umstand, dass das fragliche Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen als ein Hinweis aufgefasst wird, dass die von der Markenanmeldung erfassten Lebensmittel und Getränke sowie entsprechenden Dienstleistungen Rauschgiftsubstanzen enthalten, die in mehreren Mitgliedstaaten verboten sind,
hinreichend, um zum Ergebnis zu gelangen, dass es gegen die öffentliche Ordnung verstößt.

Das Gericht betont, dass, da eine der Funktionen einer Marke darin besteht, die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher zu ermöglichen, jeweils seine Entscheidung zu treffen, das fragliche Zeichen, indem es in der oben beschriebenen Weise aufgefasst wird, implizit, aber zwangsläufig zum Kauf solcher Waren und
Dienstleistungen anregt oder zumindest deren Konsum banalisiert.


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:




BGH: ÖKO-TEST-Siegel - Markenrechtsverletzung durch Werbung mit dem als Unionsmarke geschützten Testsiegel ohne Lizenzvertrag

BGH
Urteile vom 12.12.2019
I ZR 173/16 - ÖKOTEST I
I ZR 174/16
I ZR 117/17 - ÖKOTEST II


Der BGH hat entschieden, dass eine Markenrechtsverletzung durch Werbung mit dem als Unionsmarke geschützten ÖKO-TEST-Siegel vorliegt, wenn dies ohne Lizenzvertrag erfolgt.

Die Pressemitteilung des BGH:

Bundesgerichtshof zur Werbung mit dem markenrechtlich geschützten "ÖKO-TEST-Siegel"

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in drei Revisionsverfahren die Benutzung von Testsiegel-Marken als Verletzung der Rechte der Markeninhaberin an ihrer bekannten Marke angesehen.

Die Klägerin gibt seit 1985 das Magazin "ÖKO-TEST" heraus, in dem Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden. Sie ist Inhaberin einer im Jahr 2012 eingetragenen Unionsmarke, die das ÖKO-TEST-Siegel wiedergibt und markenrechtlichen Schutz für die Dienstleistungen "Verbraucherberatung und Verbraucherinformation bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen" gewährt. Die Klägerin gestattet den Herstellern und Vertreibern der von ihr getesteten Produkte die Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel, wenn diese mit ihr einen entgeltlichen Lizenzvertrag schließen.

Die Beklagten sind Versandhändler und haben in ihren Online-Shops mit dem ÖKO-TEST-Siegel geworben, ohne zuvor einen Lizenzvertrag mit der Klägerin geschlossen zu haben.

Die Beklagte in dem Verfahren I ZR 173/16 bot in ihrem Internetportal eine blaue Baby-Trinkflasche und einen grünen Baby-Beißring an, die von der Klägerin in einer anderen Farbgestaltung getestet worden waren. Neben den Produktpräsentationen fand sich jeweils eine Abbildung des ÖKO-TEST-Siegels, das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "sehr gut" und der Fundstelle des Tests versehen war.

Die Beklagte in dem Verfahren I ZR 174/16 bot in ihrem Internetportal einen Lattenrost in verschiedenen Größen und Ausführungsformen sowie einen in Schwarz, Weiß und Rot gehaltenen Fahrradhelm an. Neben den Angeboten war das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "gut" bzw. "sehr gut" und der Fundstelle des Tests versehene ÖKO-TEST-Siegel abgebildet. Die Klägerin hatte den Lattenrost in einer bestimmten Größe mit verstellbarem Kopf- und Fußteil getestet. Den Fahrradhelm hatte sie in einer anderen Farbgestaltung als den von der Beklagten angebotenen Helm getestet.

Die Beklagte in dem Verfahren I ZR 117/17 bot in ihrem Internetportal einen Lattenrahmen und ein Kopfkissen in verschiedenen Größen an. Neben den Angeboten befand sich jeweils eine Abbildung des ÖKO-TEST-Siegels mit dem Zusatz "Richtig gut leben" sowie mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "gut" bzw. "sehr gut" sowie der Fundstelle des Tests. Der Lattenrahmen und das Kopfkissen waren von der Klägerin jeweils nur in einer der angebotenen Größen getestet worden. Erst nach der Veröffentlichung des Angebots durch die Beklagte schlossen die Parteien einen Lizenzvertrag zur Nutzung des ÖKO-TEST-Siegels für das Kopfkissen in der getesteten Größe.

Die Klägerin sieht in der Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel jeweils eine Verletzung ihrer Rechte an der Unionsmarke. Sie hat die Beklagten auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage in dem Verfahren I ZR 173/16 stattgegeben und die Klage in dem Verfahren I ZR 174/16 abgewiesen. In der Berufung waren beide Klagen erfolgreich. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Beklagten in beiden Verfahren zurückgewiesen.

Im Verfahren I ZR 117/17 hat das Landgericht der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Beklagten im Wesentlichen zurückgewiesen und die auf die konkrete Verletzungsform bezogene Verurteilung zur Unterlassung bestätigt.

In allen drei Verfahren verletzt die beanstandete Zeichennutzung entgegen Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 1 und 2 Buchst. c UMV die bekannte Marke der Klägerin.

Die Berufungsgerichte haben die Bekanntheit der Klagemarke rechtsfehlerfrei bejaht. Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar zugutekommen; es reicht vielmehr aus, dass die Marke - wie im Streitfall durch Publikationen unter Verwendung der Marke - mittelbar hiervon profitiert.

Es liegt auch eine rechtsverletzende Benutzung der Klagemarke vor, weil der Verkehr das jeweils von den Beklagten verwendete Logo mit der Klagemarke gedanklich verknüpft. Die Beklagten haben dem Verkehr eine Information über die Beschaffenheit oder die Qualität ihrer Produkte vermittelt und sich hierzu auf die unter der bekannten Marke der Klägerin erbrachte Dienstleistung des Warentests bezogen. Bei der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Gesamtwürdigung wiegen die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe Zeichenähnlichkeit so schwer, dass die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung nicht entgegensteht. Es ist von hochgradiger Zeichenähnlichkeit auszugehen, nicht hingegen von Zeichenidentität, weil die Beklagten jeweils das als Marke geschützte "leere" Testlogo um die Angaben zum Testergebnis und der Testfundstelle ergänzt haben. Die von der Marke erfassten Dienstleistungen (Verbraucherberatung und -information) und die von den Beklagten jeweils erbrachten Handelsdienstleistungen sind einander nicht ähnlich. Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information.

Die Berufungsgerichte haben weiter rechtsfehlerfrei angenommen, dass die jeweils angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen. Im Hinblick darauf, dass die Klägerin erhebliche wirtschaftliche Anstrengungen für die Schaffung und Erhaltung der Bekanntheit ihrer Marke unternommen hat und die Beklagten sich jeweils die daraus resultierende Werbewirkung der Marke ohne finanziellen Beitrag zunutze gemacht haben, ist es rechtlich nicht zu beanstanden, dass die Berufungsgerichte das Interesse der Klägerin daran, die Werbung mit ihrem Zeichen daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihren testbezogenen Maßstäben genügt, höher bewertet haben als das Interesse der Beklagten, ihre Kunden auf die gute oder sehr gute Bewertung ihrer Produkte durch die Klägerin hinzuweisen.

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. c GMV (VO [EG] 207/2009):

Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Art. 9 Abs. 1 und 2 Buchst. c UMV (VO [EU] 2017/1001):

Mit der Eintragung einer Unionsmarke erwirbt ihr Inhaber ein ausschließliches Recht an ihr. Der Inhaber einer Unionsmarke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Vorinstanzen:

im Verfahren I ZR 173/16

LG Berlin - Urteil vom 8. September 2015 - 102 O 13/15

KG Berlin - Urteil vom 21. Juni 2016 - 5 U 136/15

im Verfahren I ZR 174/16

LG Berlin - Urteil vom 28. Juli 2015 - 103 O 5/15

KG Berlin - Urteil vom 21. Juni 2016 - 5 U 108/16

im Verfahren I ZR 117/17

LG Koblenz - Urteil vom 25. Januar 2017 - I HK O 21/15

OLG Koblenz - Beschluss vom 22. Juni 2017 - 6 U 198/17




Volltext LG Düsseldorf liegt vor: Inhaber der Unionsmarke Malle kann Dritten die Durchführung von "Malle-Partys" untersagen -Marke nicht offenkundig schutzunfähig

LG Düsseldorf
Urteil vom 29.11.2019
38 O 96/19


Wir hatten bereits in dem Beitrag LG Düsseldorf: Inhaber der Unionsmarke Malle kann Dritten die Durchführung von "Malle-Partys" untersagen - Marke nicht offenkundig schutzunfähig über die Entscheidung berichtet.

Die Entscheidungsgründe:

Die einstweilige Verfügung ist gemäß §§ 925 Abs. 2, 936 ZPO zu bestätigen.

I. Der Antragsteller geht – entgegen seiner missverständlichen Darstellung in der Antragsschrift – aus der unter der Nummer 002631166 bei dem EUIPO (European Union Intellectual Property Office) registrierten Unionsmarke „MALLE“ vor. In diesem Sinne ist die Bezugnahme des Antragstellers auf die „beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragene Wortmarke“ zu verstehen. Dementsprechend ist nicht auf die in der Antragsschrift genannten Vorschriften des MarkenG, sondern auf die Regeln der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (UMV) abzustellen.

II. Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist gemäß Art. 131 Abs. 1 UMV in Verbindung mit §§ 935, 940 ZPO statthaft und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere ist der – gemäß §§ 935, 940 ZPO eine spezielle Verfahrensvoraussetzung für den erfolgreichen Abschluss eines auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gerichteten Eilverfahrens bildende (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Februar 2000 – IX ZB 31/99 [unter III 2 b]) – Verfügungsgrund gegeben. Sein Vorliegen wird gemäß Art. 129 Abs. 3 UMV in Verbindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG vermutet. Diese Vermutung ist nicht entkräftet.

1. Der Antragsteller hat nach seinem unwiderlegten Vortrag erstmals im Mai von der Internetpräsenz „malle-auf-schalke.de“ Kenntnis erhalten. Er ist danach hinreichend zügig – nämlich innerhalb von etwa zwei Monaten (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 21. April 1998 – 20 U 155/97, NJWE-WettbR 1999, 15 [unter I 2]; Urteil vom 1. Juli 2014 – 20 U 231/13, GRUR-RR 2015, 65) – mit seinem am 6. Juni 2019 bei Gericht eingegangenen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die dort von ihm beobachtete Zeichennutzung vorgegangen.

2. Die Dringlichkeit kann nicht mit Blick auf das von der Antragsgegnerin angesprochene Löschungsverfahren und die von ihr angesprochenen absoluten Schutzhindernisse des Art. 7 Abs. 1 lit. b und lit. c UMV verneint werden.

a) Vom Rechtsbestand dieser Marke ist in diesem Verfahren gemäß Art. 127 Abs. 1 UMV auszugehen. Damit ist der Kammer eine Prüfung der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke des Antragstellers grundsätzlich verwehrt (vgl. BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 110/16 – form-strip II [unter II 2 d aa]), wobei die Bindung alle Eintragungsvoraussetzungen und -hindernisse erfasst (vgl. BGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 – I ZR 91/02 – Lila-Schokolade [unter II 1]). Die sich aus Art. 127 Abs. 1 UMV ergebende Verpflichtung der Unionsmarkengerichte, von der Rechtsgültigkeit einer eingetragenen Unionsmarke auszugehen, entfällt nur, wenn die Marke mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird, was der Antragsgegnerin im einstweiligen Verfügungsverfahren jedoch nicht möglich ist.

Allerdings ist vor Einführung der Dringlichkeitsvermutung in § 140 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung der Einwand der Schutzunfähigkeit der Marke insoweit berücksichtigt worden, als mangels einer § 12 Abs. 2 UWG entsprechenden Regelung die Dringlichkeit im Markenrecht positiv durch eine Abwägung der Interessen der Parteien festgestellt werden musste und in diesem Rahmen die Erfolgsaussichten eines anhängigen Löschungsverfahrens insoweit berücksichtigt werden konnten, als in Fällen offenkundiger Schutzunfähigkeit der Marke der Verfügungsgrund verneint werden konnte (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. November 2001 – 20 U 114/01, GRUR-RR 2002, 212 [212 f.]; OLG Köln, Urteil vom 31. Oktober 2014 – 6 U 55/14, BeckRS 2015, 11697 [unter II 1]; OLG Hamburg, Urteil vom 13. Februar 2014 – 3 U 113/13, BeckRS 2014, 9531 [unter B I 1 b bb]). Nach Einführung von § 140 Abs. 3 MarkenG n.F. kann die Dringlichkeit jedenfalls nicht unter weniger strengen Voraussetzungen verneint werden, also allenfalls dann, wenn ein Erfolg des Löschungsverfahrens so gut wie feststeht.

b) Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Zwar mag davon auszugehen sein, dass das Wort „Malle“ den deutschsprachigen Verkehrskreisen in der Union als umgangssprachliche Kurzform für Mallorca bekannt ist. Auch mag angenommen werden können, dass eine solche umgangssprachliche Kurzform markenrechtlich als geografische Angabe zu behandeln ist, sie von den beteiligten Verkehrskreisen mit Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, in Verbindung gebracht werden kann und geeignet ist, bei diesen positiv besetzte Vorstellungen im Sinne einer besonderen Qualität der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen (vgl. etwa EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 – C-108 und 109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH ./. Boots- und Segelzubehör Walter Huber u. Franz Attenberger [Rn. 26 ff.]; EuG, Urteil vom 20. Juli 2016 – T-11/15, Internet Consulting GmbH ./. EUIPO [Rn. 26 ff.]), nämlich in Bezug auf mit dem Wort „Malle“ gekennzeichnete Unterhaltungsveranstaltungen Erwartungen an eine Party zu wecken, bei der ohne unnötige Zurückhaltung und Angst vor Peinlichkeit ein sich intellektuell unkompliziert gebendes Publikum mit Tiefgang an Flasche und Glas ausgelassen auf eine Weise feiert, wie sie auf der Insel Mallorca im Freien beobachtet werden kann.

Auf den Umstand, dass das Wort „Malle“ heute in der Alltagssprache als umgangssprachliche Kurzform für die Insel Mallorca gebraucht wird, kommt es jedoch nicht entscheidend an. Die absoluten Schutzhindernisse des Art. 7 Abs. 1 lit. b und lit. c UMV sind bezogen auf die Sachlage zum Zeitpunkt der Anmeldung zu prüfen (vgl. EuGH, Beschluss vom 23. April 2010 – C-332/09 P, HABM ./. Frosch Touristik GmbH u.a. [Rn. 40 ff.]), also bezogen auf den 29. April 2002. Unabhängig von der Frage, ob sich der hieraus für den Streitfall ergebenden Notwendigkeit, dem Stand des Umgangssprachgebrauchs vor mehr als 17 Jahren nachzugehen, in einem einstweiligen Verfügungsverfahren überhaupt sinnvoll entsprochen werden kann, gestattet der Vortrag der Antragsgegnerin nicht die Feststellung, dem Löschungsantrag käme eine hohe Erfolgsaussicht zu. Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung einen Schriftsatz aus dem Löschungsverfahren vorgelegt. Abgesehen davon, dass dieser auf umfangreiche Anlagen Bezug nimmt, die die Antragsgegnerin nicht beigebracht hat, konnte sich der Antragsteller auf diesen Schriftsatz ac hoc nicht einlassen. Ihm müsste Gelegenheit gegeben werden, den vorgelegten Schriftsatz nebst Anlagen auswerten und anschießend zu dem Stand der Umgangssprache zum Anmeldezeitpunkt vorzutragen. Das war jedenfalls in Anbetracht des Standes der Verfahrens nicht möglich.

III. Der Antrag ist aus Artt. 9 Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b und lit. e, 130 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 UMV begründet.

1. Nach Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV kann der Inhaber einer Unionsmarke Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Ob diese Voraussetzungen vorliegen, beurteilt sich aus Sicht der Verkehrskreise, die durch die in Rede stehenden Zeichen angesprochen sind, mithin als Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beansprucht oder die Marke genutzt wird, in Frage kommen (vgl. BGH, Urteil vom 17. November 2014 – I ZR 114/13 – PINAR [unter II 2 c aa]; EuGH, Urteil vom 26. April 2007 – C-412/05, P Alcon Inc./HABM [Rn. 55 f.]; Urteil vom 9. März 2006 – C-421/04, Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [Rn. 24]). Stehen – wie hier der Fall – (auch) für Verbraucher bestimmte Waren und Dienstleistungen in Rede, ist Beurteilungsgrundlage für das Vorliegen der markenrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen – insoweit gelten für die Prüfung der markenmäßigen Nutzung, der Kennzeichnungskraft, der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr die ursprünglich zum Verbraucherschutzrecht entwickelten Grundsätze – die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betroffenen Produkte unterschiedlich hoch sein kann (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 – C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV. [Rn. 26 f.]; Urteil vom 12. Februar 2004 – C-218/01, Henkel KGaA [Rn. 50]; BGH, Urteil vom 13. Januar 2000 – I ZR 223/97 – ATTACHÉ/TISSERAND [unter II 2 d]; s.a. EuGH, Urteil vom 16. September 2015 – C-215/14, Société des Produits Nestlé SA ./. Cadbury UK Ltd – KitKat [Rn. 61]; BGH, Urteil vom 27. März 2013 – I ZR 100/11 – AMARULA/Marulablu [unter B VI 1 b bb (2)]; Urteil vom 17. Oktober 2018 – I ZR 136/17 – Tork [unter B II 3]). Dabei beruht der Begriff des Durchschnittsverbrauchers nicht auf statistischen, sondern auf normativen Maßstäben und bezeichnet einen fiktiven typischen Verbraucher, dessen mutmaßliche Reaktion von den Gerichten regelmäßig aufgrund eigener Sachkunde und Lebenserfahrung ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens oder einer Verbraucherbefragung unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und sprachlicher Faktoren durch Anwendung speziellen Erfahrungswissens festzustellen ist (vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 1998 – Rs. C-210/96, Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky ./. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt [Rn. 31 f., 35 f. und 37]; EuGH, Urteil vom 26. Oktober 2016 – Rs. C-611/14 Canal Digital Danmark A/S [Rn. 39 f.]; BGH, Urteil vom 2. Oktober 2003 – I ZR 150/01 – Marktführerschaft [unter II 2 a]; BGH, Urteil vom 13. September 2012 – I ZR 230/11 – Biomineralwasser [unter II 2 c aa und unter II 3 a aa]; BGH, Urteil vom 18. September 2014 – I ZR 34/12 [unter II 2]). Letzteres gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob die entscheidenden Richter selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen (vgl. BGH, Urteil vom 2. Oktober 2003 – I ZR 150/01 – Marktführerschaft [unter II 2 b]; Urteil vom 29. März 2007 – I ZR 122/04 – Bundesdruckerei [unter III 1]; Urteil vom 18. September 2014 – I ZR 34/12 [unter II 2]; Urteil vom 20. September 2018 – I ZR 71/17 – Industrienähmaschinen [unter B II 1 e dd (1)]).

2. Der Antragsteller ist Inhaber der im Tatbestand genannten Unionsmarke, von deren Rechtsbestand die Kammer – wie oben unter II 2 bereits erörtert – gemäß Art. 127 Abs. 1 UMV auszugehen hat. Die von der Antragsgegnerin angeregte Aussetzung des Verfügungsverfahrens bis zur Entscheidung über das Löschungsverfahren scheidet aus (vgl. KG, Beschluss vom 22. Juli 2019 – 2 W 1/19, NJW-RR 2019, 1344 [unter II 2]).

3. Eine Zustimmung zur Verwendung seiner Marke durch die Antragsgegnerin hat der Antragsteller nicht erteilt.

4. Die Antragsgegnerin hat – wie für die Annahme einer Markenrechtsverletzung erforderlich – die Wendung „Malle auf Schalke“ auf ihrer Internetpräsenz gleichen Namens im geschäftlichen Verkehr markenmäßig verwandt.

a) Eine Benutzung des angegriffenen Zeichens im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt, wobei es auf die erkennbar nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden ankommt und im Interesse des Markenschutzes an dieses Merkmal keine hohen Anforderungen zu stellen sind (vgl. BGH, Urteil vom 28. April 2016 – I ZR 82/14 – profitbricks.es [unter B II 1 b aa]).

Ferner ist Voraussetzung einer Rechte des Markeninhabers beeinträchtigenden Zeichennutzung eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnung oder – was dem entspricht – eine Verwendung als Marke, was voraussetzt, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient, so dass die Rechte aus der Marke auf diejenigen Fälle beschränkt ist, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 195/17 – SAM [unter B II 3 a]; Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 138/16 – ORTLIEB [unter C II 2 a]; Urteil vom 12. Januar 2017 – I ZR 253/14 – World of Warcraft II [unter B IV 2 b]).

Wie bereits unter III 1 angesprochen, beurteilt sich die Frage, ob ein Zeichen markenmäßig benutzt worden ist, nach dem Verständnis des angesprochenen Verkehrs, und damit nach der mutmaßlichen Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsmitgliedes der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessen der fraglichen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 – I ZR 136/17 – Tork [unter B II 3]). Das Verkehrsverständnis wird einerseits von etwa vorhandenen branchenüblichen Bezeichnungen oder Kennzeichnungsgewohnheiten des maßgeblichen Waren- oder Dienstleistungssektors mitgeprägt (vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 – I ZR 136/17 – Tork [unter B II 3]; Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06 – METROBUS [unter B I 3 b aa (2)]; Urteil vom 14. Januar 2010 – I ZR 92/08 – DDR-Logo [unter II 1 c]; Urteil vom 10. November 2016 – I ZR 191/15 – Sierpinski-Dreieck [unter B I 1 b bb]) und andererseits durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. BGH, Urteil vom 3. November 2016 – I ZR 101/15 – MICRO COTTON [unter III 1 b bb]; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10 – pjur/pure [unter II 2 a dd]). An einer kennzeichenmäßigen Verwendung einer Bezeichnung kann es fehlen, wenn sie vom Verkehr als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden wird (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2008 – I ZR 151/05 – Metrosex [unter II 2 a bb (1)]).

b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat die Antragsgegnerin die Wendung „Malle auf Schalke“ im geschäftlichen Verkehr markenmäßig benutzt.

aa) Die Bereitstellung ihrer Internetpräsenz zum Abruf stellt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr dar. Die Antragsgegnerin nutzt die Internetpräsenz zur Bewerbung ihrer geschäftlichen Tätigkeit. Zwar mag die im oberen Bildteil erwähnte Party beendet sein, sie stellt aber eine Referenz für ihre Tätigkeit dar. Außerdem zeigte die Antragsgegnerin auf ihrer Seite ein Werbebanner, das mit der Party „Olé auf Schalke“ eine künftig stattfindende Veranstaltungen bewarb und auf weiterführende Webseiten verlinkt war. Damit förderte die Antragsgegnerin mit ihrer Internetseite kommerzielle Tätigkeit.

Der Umstand, dass die Antragsgegnerin die Internetpräsenz nach Aufgabe der Nutzung der Wendung „Malle auf Schalke“ infolge der Umbenennung der Party in „Olé auf Schalke“ im Jahr 2014 „vergessen“ haben mag, ist unerheblich. Bei der Bereitstellung des Seiteninhalts zum Abruf über das Internet handelt es sich rechtlich gesehen nicht lediglich um eine einmalige Handlung, die (nur) in der erstmaligen Einspielung des Seiteninhalts durch Hochladen auf dem Server bestünde, sondern um eine Dauerhandlung die darin besteht, den Seiteninhalt fortwährend zum jederzeitigen Abruf von dem Server bereitzuhalten.

bb) Außerdem sind die aufgezeigten Voraussetzungen einer markenmäßigen Benutzung erfüllt. Der Verkehr wird die Benutzung der Worte „Malle auf Schalke“ in der Webpräsenz der Antragsgegnerin zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die beworbene Veranstaltung ansehen, was für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung des Zeichens genügt.

Dem Verkehr ist bekannt, dass öffentliche Veranstaltungen teilweise unter Nennung rein beschreibender, auf ihr Motto bezogener Begriffe beworben werden (etwa als Karnevals Party, Christmas Party oder Beach Party), dass teilweise für öffentliche Partys gewählte Bezeichnungen aber auch herkunftshinweisende Funktion haben, indem sie Bezüge zu dem Veranstalter, einem Lizenzgeber oder einer Veranstaltungsreihe herstellen (vgl. OLG München, Urteil vom 27. September 2018 – 6 U 1304/18, GRUR-RR 2019, 12 [unter A 2 a bb]).

Die Wendung „Malle auf Schalke“ wird der angesprochene Verkehr in der bildlichen Darstellung im oberen Bereich der Internetseite der Antragsgegnerin trotz der durch sie geweckten Assoziationen mutmaßlich nicht als rein beschreibende Angabe wahrnehmen, sondern ihr auch eine herkunftshinweise Funktion beimessen. So ist der Slogan „Malle auf Schalke“ nach Art einer Marke prominent aufgemacht und hervorgehoben dargestellt, wobei das Wort „Malle“ zweifarbig rot-gelb ausgeführt ist und sich von dem blauen „auf Schalke“ abhebt. Zu dieser für Markennennungen typischen blickfangmäßigen Herausstellung der Wortfolge „Malle auf Schalke“ tritt der Kontext, in den sie gestellt ist. Etwas oberhalb von ihr bindet sich – teilweise überschrieben von der Datumsangabe – der Schriftzug „Sommer adé – Party olé“, der aufgrund seiner deutlich kleineren Darstellung und seiner Länge eher als rein beschreibende Angabe eingeordnet werden wird. Genannt sind in der bildlichen Darstellung außerdem zwei Werbepartner sowie – direkt unterhalb des Bildes – drei Getränkehersteller als „Gastro-Partner“. Eine Angabe zum Veranstalter findet sich hingegen nicht. Unter diesen Umständen liegt es nahe, dem prominenten Schriftzug „Malle auf Schalke“ im Unterschied zu der kleineren Erläuterung „Sommer adé – Party olé“ und in Ermangelung sonstiger eindeutiger Herkunftshinweise eine nicht lediglich rein beschreibende Bedeutung beizumessen.

5. Zwischen den einander gegenüber stehenden Zeichen des Antragstellers und dem angegriffenen Zeichen der Antragsgegnerin besteht Verwechslungsgefahr.

a) Die Frage, ob die von Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV geforderte markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren – insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen einerseits und der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen andererseits sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke – eine Wechselwirkung besteht, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt; abzustellen ist auf den Gesamteindruck der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind und davon auszugehen ist, dass der Durchschnittsverbraucher sich regelmäßig auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von den verschiedenen Marken im Gedächtnis behalten hat, und er eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 – C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV. [Rn. 25 ff.]; Urteil vom 11. November 1997 – C-251/95 – Sabèl BV / Puma AG und Rudolf Dassler Sport [Rn. 22 ff.]; BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 110/16 – form-strip II [unter II 2 c bb]; Urteil vom 24. Februar 2011 – I ZR 154/09 – Enzymax/Enzymix [unter II]). Letzteres verbietet regelmäßig eine zergliedernde und analysierende Betrachtung eines Zeichens, schließt es aber nicht aus, zunächst seine einzelnen Elemente nacheinander zu prüfen um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (vgl. BGH, Urteil vom 2. März 2017 – I ZR 30/16 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke [unter B I 2 c cc (1)]; Urteil vom 28. April 2016 – I ZR 254/14 – Kinderstube [unter B III 4 b bb (1)]).

b) In Rede stehen identische Dienstleistungen, nämlich Unterhaltungsveranstaltungen. Für solche beansprucht die Unionsmarke des Antragstellers Schutz und für den Vertrieb solcher Waren hat die Antragsgegnerin das angegriffene Zeichen genutzt.

c) Die Unionsmarke des Antragstellers verfügt aufgrund ihrer Eintragung jedenfalls über geringe Kennzeichnungskraft.

d) Zwischen der Marke des Antragstellers und dem von der Antragsgegnerin verwendeten Zeichen besteht Zeichenähnlichkeit.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen, der bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt sein kann, was allerdings erfordert, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Urteil vom 22. April 2004 – I ZR 189/01 – URLAUB DIREKT [unter II 2 c]). So sind etwa rein beschreibende Zusätze, die auf den Gesamteindruck keinen Einfluss haben, für den Zeichenvergleich nicht maßgeblich (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 195/17 – SAM [unter B II 2 e cc]). Weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können, ist die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen grundsätzlich nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, wobei für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche ausreicht, doch kann ein abweichender Sinngehalt – sofern er klar erkennbar und eindeutig ist – eine bildliche und/oder klangliche Zeichenähnlichkeit neutralisieren (vgl. BGH, Urteil vom 2. März 2017 – I ZR 30/16 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke [unter B I 2 d bb]).

Das Kriterium der Zeichenidentität ist restriktiv auszulegen und setzt grundsätzlich eine vollständige Übereinstimmung der kollidierenden Zeichen voraus; unschädlich sind jedoch so geringfügige Unterschiede zwischen den Zeichen, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können, weshalb der Identitätsbereich regelmäßig noch nicht verlassen ist, wenn sich die Unterschiede der zu vergleichenden Zeichen auf die Groß- oder Kleinschreibung einer Buchstabenfolge beschränken (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 195/17 – SAM [unter B II 2 e aa]). Auch bei Prüfung der Zeichenidentität sind deutlich abgesetzte oder rein beschreibende Zusätze, die vollständig hinter dem Zeichen zurücktreten und auf den Gesamteindruck keinen Einfluss haben, für den Zeichenvergleich nicht maßgeblich (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 195/17 – SAM [unter B II 2 e cc]).

bb) Hier stehen sich die Wortmarke „MALLE“ des Antragstellers und das angegriffene Zeichen „Malle auf Schalke“ der Antragsgegnerin gegenüber.

Zwischen beiden Zeichen besteht jedenfalls eine starke schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit. Die Worte „auf Schalke“ in dem angegriffenen Zeichen der Antragsgegnerin tritt im Gesamteindruck hinter dem ersten Wort „Malle“ zurück. Dies gilt schon optisch aufgrund der kleineren Schriftgröße des Wortes „auf“ und der für beide Worte gewählten und angesichts des blauen Untergrundes unauffälligen Farbe Blau. Außerdem wird sie der Verkehr rein beschreibend verstehen, da die Party in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen – dem Stadion des Vereins Schalke 04 – durchgeführt wurde und die Bezeichnung „auf Schalke“ dem Verkehr als (Ort-)Bezeichnung dieses Stadions bekannt ist.

Mithin sind zwei Zeichen zu vergleichen, die entweder nur aus dem Wort „MALLE“ bestehen oder deren Gesamteindruck durch das Wort „Malle“ geprägt wird. Daraus ergibt sich zumindest eine hohe Zeichenähnlichkeit. Ob nach den aufgezeigten Kriterien sogar Zeichenidentität vorliegt, kann offenbleiben.

e) In der Gesamtbetrachtung liegt trotz zugunsten der Antragsgegnerin unterstellter nur geringer Kennzeichnungskraft der Marke des Antragstellers angesichts gegebener Dienstleistungsidentität und und hoher Zeichenähnlichkeit Verwechslungsgefahr vor.

6. Der Anspruch des Antragstellers ist nicht verjährt. Eine Verjährung scheidet schon deshalb aus, weil es sich – wie oben unter III 4 b aa bereits ausgeführt – bei der fortlaufenden Bereitstellung des Seiteninhalts zum Abruf im Internet um eine Dauerhandlung handelt.

IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Ein Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ist entbehrlich, da sich die Vollstreckbarkeit eines Urteils, mit dem eine einstweilige Verfügung bestätigt wird, bereits aus der Natur des auf sofortige Vollziehung ausgerichteten einstweiligen Rechtsschutzes (vgl. §§ 936, 929 ZPO) ergibt.

Streitwert: € 80.000




LG Düsseldorf: Inhaber der Unionsmarke Malle kann Dritten die Durchführung von "Malle-Partys" untersagen - Marke nicht offenkundig schutzunfähig

LG Düsseldorf
Urteil vom 29.11.2019
38 O 96/19


Das LG Düssekdorf hat im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens entschieden, dass der Inhaber der Unionsmarke "Malle" Dritten die Durchführung von "Malle-Partys" untersagen kann. Auch wenn ein Löschungsverfahren gegen die Marke anhängig ist, ändert dies nach Ansicht des Gerichts nichts daran, dass Rechte aus der Marke hergeleitet werden können, da die Marke - so das Gericht - nicht offenkundig schutzunfähig sei bzw. dies nicht hinreichen glaubhaft gemacht worden sei.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Inhaber der Unionsmarke „Malle“ kann anderen die Durchführung von sog. Malle-Partys untersagen

Mit Urteil vom 29. November 2019 hat die 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf (38 O 96/19) entschieden, dass der Inhaber der eingetragenen Unionsmarke „Malle“ Partyveranstaltern untersagen kann, ohne seine Zustimmung Partys mit der Bezeichnung „Malle“ zu bewerben und zu veranstalten.

In mehr als 100 einstweiligen Verfügungsverfahren war der Inhaber der Unionsmarke „Malle“ gegen Partyveranstalter vorgegangen. Nur einzelne hatten sich gegen die Unterlassungsbeschlüsse gewehrt. Nun hat das Landgericht Düsseldorf erstmals durch Urteil entscheiden.

Die Marke „Malle“ war seit 2002 für die Dienstleistungen „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Partyorganisation und PartyDurchführung“ beim Europäischen Markenamt EuIPO in Alicante eingetragen.

Der Inhaber der Marke hatte die Malle-Party-Veranstalter zunächst abgemahnt und dann beim Landgericht Düsseldorf entsprechende Unterlassungsanträge gestellt. Daraufhin ist mehreren Organisatoren verboten worden, ihre Unterhaltungsveranstaltungen, bei denen ausgelassen mit einer eingängigen Musik und alkoholischen Getränken wie auf Mallorca gefeiert wird, als „Malle Party“, „Malle im Zelt“, „Malle Break“ oder – wie im Rechtsstreit 38 O 96/19 - „Malle auf Schalke“ zu bezeichnen und zu bewerben. Sie müssten zuvor eine Lizenz des Markeninhabers erwerben.

Die 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf hat in ihrem Urteil vom 29.11.2019 ausgeführt, dass die Unionsmarke „Malle“ für Partys im Rahmen des hier durchgeführten einstweiligen Verfügungsverfahrens Rechtsbestand hat. Denn die Marke „Malle“ ist eingetragen. Dass im europäischen Markenamt in Alicante seit Februar 2019 ein Antrag auf Löschung der Marke „Malle“ für Unterhaltungsveranstaltungen vorliegt, ändert an dem Rechtsbestand der Marke nichts. Insbesondere ist die Marke auch nicht offenkundig schutzunfähig. Dazu müsste festgestellt werden, dass zum entscheidenden Zeitpunkt der Eintragung im Jahre 2002 die Bezeichnung „Malle“ eine geographische Bezeichnung für die Insel Mallorca war und als geographische Bezeichnung nicht hätte eingetragen werden dürfen. Das hat die Antragstellerin im einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf jedoch nicht ausreichend vorgetragen und glaubhaft gemacht.

Die Bezeichnung einer Party als „Malle auf Schalke“ ist auch herkunftshinweisend und nicht nur beschreibend. Denn die von der Bewerbung der Party angesprochenen Verbraucher erkennen, dass die Werbung und die Party einen Bezug zu einem bestimmten Veranstalter, einem Sponsor oder dem Lizenzgeber einer Veranstaltungsreihe haben. An einem solchen Bezug fehlt etwa bei rein beschreibenden Begriffen wie Karnevals Party oder Christmas Party.

Es kommt bei den Bürgern auch zu einer Gefahr der Verwechselung, wenn sie einerseits die Wortmarke „Malle“ des Markeninhabers und andererseits das angegriffene Zeichen des Partyveranstalters „Malle auf Schalke“ sehen. Deshalb hat das Gericht dem Partyveranstalter untersagt, seine Party unter der Bezeichnung „Malle auf Schalke“ zu bewerben und zu veranstalten.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Dagegen kann Berufung zum Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt werden.



EuGH: Zuständigkeit des Unionsmarkengerichts des Mitgliedstaats in dem sich Verbraucher oder Händler befinden an die sich Werbung oder Verkaufsangebote im Internet richten

EuGH
Urteil vom 05.09.2019
C‑172/18
AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree gegen Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas


Tenor der Entscheidung:

Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Unionsmarke, der glaubt, durch die ohne seine Zustimmung erfolgte Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens durch einen Dritten in der Werbung und in Verkaufsangeboten, die elektronisch für Waren angezeigt werden, die mit denen, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind, geschädigt worden zu sein, gegen diesen Dritten eine Verletzungsklage vor einem Unionsmarkengericht des Mitgliedstaats erheben kann, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich diese Werbung oder Verkaufsangebote richten, obwohl der Dritte die Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf diese elektronische Anzeige in einem anderen Mitgliedstaat getroffen hat.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH legt EuGH Fragen zur Berechnung des Nichtbenutzungzeitraums im Rahmen einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke zur Entscheidung vor

BGH
Beschluss vom 06.06.2019
I ZR 212/17
Bewässerungsspritze
VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 14 Abs. 1 und 3, Art. 47 Abs. 2, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a, Art. 57 Abs. 2, Art. 96 Buchst. a und c, Art. 99 Abs. 3, Art. 100, Art. 101; VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 17 Abs. 1 und 3, Art. 47 Abs. 2, Art. 58 Abs. 1 Buchst. a, Art. 64 Abs. 2, Art. 124 Buchst. a und c, Art. 127 Abs. 3, Art. 128, Art. 129; RL (EU) 2015/2436 Art. 17; MarkenG § 25 Abs. 2, § 55 Abs. 3


Leitsatz der Entscheidung:

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78 vom 24. März 2009, S. 1) und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. L 154 vom 16. Juni 2017, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist im Falle einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke, die vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhoben worden ist, die Festlegung des Zeitpunkts, der im Rahmen der Anwendung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums maßgeblich ist, von den Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie der Unionsmarkenverordnung erfasst?

2. Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist bei der Berechnung des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV im Falle einer vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhobenen Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke auf den Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage oder den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen?

BGH, Beschluss vom 6. Juni 2019 - I ZR 212/17 - OLG Düsseldorf - LG Düsseldorf

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:




EuGH-Generalanwalt: Wortfolge Fack Ju Göhte kann von Constantin Film Produktion GmbH als Unionsmarke eingetragen werden und verstöß nicht gegen die guten Sitten

EuGH-Generalanwalt
Schlussanträge des Generalanwalts vom 02.07.2019
C-240/18 P
Constantin Film Produktion GmbH / Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)


Der EuGH-Generalanwalt kommt in seinen Schlussanträgen zu dem Erhebnis, dass die Wortfolge "Fack Ju Göhte" von der Constantin Film Produktion GmbH als Unionsmarke eingetragen werden kann, da die Marke insbesondere nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Die Pressemitteilung des EuGH:

Generalanwalt Bobek: Die Entscheidung, mit der das EUIPO die Eintragung der Marke „Fack Ju Göhte“ abgelehnt hat, sollte aufgehoben werden

Die beleidigende und vulgäre Natur der Marke wurde nicht in Bezug auf einen speziellen sozialen Kontext zu einer bestimmten Zeit nachgewiesen

Im Jahr 2015 meldete die Constantin Film Produktion GmbH (Constantin Film) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) das dem Titel eines erfolgreichen deutschen Films entsprechende Wortzeichen „Fack Ju Göhte“ zur Eintragung als Unionsmarke für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen an. Die Anmeldung wurde zurückgewiesen, weil das Wortzeichen gegen die „guten Sitten“ verstoße. Das EUIPO war der Ansicht, die Wörter „Fack Ju“ würden genauso ausgesprochen wie der englische Ausdruck „fuck you“ und stellten daher eine geschmacklose, anstößige und vulgäre Beleidigung dar, durch die der hochangesehene Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe posthum beleidigt werde.

Im Jahr 2017 erhob Constantin Film Klage beim Gericht der Europäischen Union und beantragte, die Entscheidung des EUIPO aufzuheben. Das Gericht hat die Klage abgewiesen.

Gegen das Urteil des Gerichts hat Constantin Film beim Gerichtshof der Europäischen Union Rechtsmittel eingelegt und rügt Fehler bei der Auslegung und der Anwendung der Unionsmarkenverordnung, nach der Unionsmarken, die „gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen“, von der Eintragung ausgeschlossen sind, sowie einen Verstoß gegen die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Rechtssicherheit und der guten Verwaltung.

In seinen heutigen Schlussanträgen schlägt Generalanwalt Bobek dem Gerichtshof vor, das Urteil des Gerichts und die Entscheidung des EUIPO aufzuheben.

Der Generalanwalt weist darauf hin, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung im Markenrecht Anwendung finde, auch wenn der Schutz dieses Rechts nicht das vorrangige Ziel der Marken sei, sondern es im Markenrecht im Wesentlichen darum gehe, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten.

Das EUIPO spiele beim Schutz der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten zwar eine Rolle, doch handele es sich dabei nicht um seine Hauptaufgabe.

Hinsichtlich der Begriffe „öffentliche Ordnung“ und „gute Sitten“, auf die in der Verordnung Bezug genommen wird, bestehe zwar eine gewisse Überschneidung, jedoch sei zwischen beiden Begriffen zu unterscheiden und bei ihrer jeweiligen Beurteilung seien unterschiedliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Möchte das EUIPO, wie im vorliegenden Fall, insbesondere auf das absolute Eintragungshindernis der guten Sitten abstellen, müsse es darlegen, weshalb ein bestimmtes Zeichen gegen diesen Grundsatz verstoßen würde. Diese Beurteilung müsse sich unbedingt auf einen bestimmten sozialen Kontext stützen und es dürften keine tatsächlichen Beweise außer Acht gelassen werden, die die eigenen Ansichten des EUIPO darüber, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Gesellschaft den guten Sitten entspricht oder nicht entspricht, entweder bestätigen oder möglicherweise in Frage stellen. Mit anderen Worten: Diese Beurteilung kann nicht allein unter Berücksichtigung des Wortzeichens, isoliert von seiner allgemeineren Wahrnehmung in der Gesellschaft und seinem Kontext vorgenommen werden. Für die vorliegende Rechtssache gelangt der Generalanwalt zu dem Ergebnis, dass die vom Gericht bestätigte Beurteilung durch das EUIPO diesen Anforderungen nicht genüge.

Der Generalanwalt setzt sich insoweit mit der Bewertung bestimmter von Constantin Film vorgebrachter Aspekte durch das EUIPO und das Gericht auseinander; dazu gehören etwa der Erfolg des Films „Fack Ju Göhte“, der trotz seines Titels nicht umstritten gewesen sei, die ordnungsgemäße Genehmigung des Filmtitels und die Freigabe des Films für Jugendliche sowie dessen Einbeziehung in das Lernprogramm des Goethe-Instituts. Zwar sei keiner dieser Aspekte als solcher entscheidend für die Beurteilung im Sinne der Verordnung, doch gehe von ihnen eine starke Indizwirkung für die soziale Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die guten Sitten aus. Daher hätten das EUIPO und das Gericht erheblich überzeugendere Argumente dafür anführen müssen, weshalb ihrer Meinung nach eine gleichnamige Marke wegen des Verstoßes gegen die guten Sitten gegenüber genau denselben Verkehrskreisen gleichwohl nicht eintragungsfähig sei.

Schließlich weist der Generalanwalt darauf hin, dass das Gericht rechtsfehlerhaft nicht beanstandet habe, dass das EUIPO die Abweichung von seiner bisherigen Entscheidungspraxis nicht angemessen begründet habe oder keinen schlüssigen Grund dafür angegeben habe, warum über die Anmeldung des Zeichens „Fack Ju Göhte“ anders zu entscheiden gewesen sei als in einem ähnlichen Fall , auf den Constantin Film das EUIPO zur Unterstützung ihrer Anmeldung hingewiesen hatte.





EuG: Unionsmarke von Adidas bestehend aus drei parallelen in beliebiger Richtung angebrachten Streifen mangels Unterscheidungskraft nichtig

EuG
Urteil vom 19.06.2019
T-307/17
adidas AG ./. EUIPO

Das EuG hat entschieden, dass die Adidas Unionsmarke bestehend aus drei parallelen in beliebiger Richtung angebrachten Streifen mangels Unterscheidungskraft nichtig ist.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Das Gericht der EU bestätigt die Nichtigkeit der Unionsmarke von adidas, die aus drei parallelen, in beliebiger Richtung angebrachten Streifen besteht

adidas hat nicht nachgewiesen, dass diese Marke im gesamten Gebiet der Union infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat .

Im Jahr 2014 hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zugunsten von adidas folgende Unionsmarke für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragen:

In ihrer Anmeldung hatte adidas angegeben, dass die Marke aus drei parallelen und im gleichen Abstand zueinander angeordneten Streifen einheitlicher Breite bestehe, die in beliebiger Richtung an der Ware angebracht seien.

Im Jahr 2016 erklärte das EUIPO nach einem Antrag auf Nichtigerklärung durch das belgische Unternehmen Shoe Branding Europe BVBA die Eintragung dieser Marke mit der Begründung für nichtig, dass sie weder originäre noch durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft habe . Die Marke hätte nach Ansicht des EUIPO nicht eingetragen werden dürfen. Insbesondere habe adidas nicht nachgewiesen, dass die Marke in der gesamten Europäischen Union infolge von Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.

Mit dem heutigen Urteil bestätigt das Gericht der Europäischen Union die Nichtigkeitsentscheidung und weist die Klage von adidas gegen die Entscheidung des EUIPO ab.

Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass es sich bei der fraglichen Marke nicht um eine Mustermarke handelt, die aus einer Reihe von Elementen bestehen würde, die regelmäßig wiederholt werden, sondern um eine gewöhnliche Bildmarke. Das Gericht stellt sodann fest, dass Benutzungsformen, die von den wesentlichen Merkmalen der Marke, wie beispielsweise ihrem Farbschema (schwarze Streifen auf weißem Hintergrund), abweichen, nicht berücksichtigt werden können. Das EUIPO hat daher zu Recht viele von adidas vorgelegte Beweise mit der Begründung zurückgewiesen, dass sie andere Zeichen betrafen, wie insbesondere Zeichen, bei denen das Farbschema umgekehrt war (weiße Streifen auf schwarzem Hintergrund).

Schließlich stellt das Gericht fest, dass das EUIPO mit seiner Feststellung, dass adidas nicht nachgewiesen habe, dass die fragliche Marke im gesamten Gebiet der Union benutzt worden sei und dass sie infolge ihrer Benutzung in diesem Gebiet Unterscheidungskraft erlangt habe, keinen Beurteilungsfehler begangen hat. Von den von adidas vorgelegten Beweisen bezogen sich nämlich die einzigen, die von gewisser Relevanz waren, nur auf fünf Mitgliedstaaten und konnten im vorliegenden Fall nicht auf das gesamte Gebiet der Union hochgerechnet werden.


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:




EuG: Fußballer Neymar erfolgreich gegen Unionsmarke - Eintragung der Marke NEYMAR durch Dritte für Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen nichtig

EuG
Urteil vom 14.05.2019
T-795/17
Carlos Moreira / EUIPO


Das EuG hat entschieden, dass die Eintragung der Unsionsmarke NEYMAR durch Dritte für Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen nichtig ist.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Das Gericht der Europäischen Union bestätigt, dass die von einem Dritten angemeldete Marke „NEYMAR“ nichtig ist

Im Dezember 2012 meldete Herr Carlos Moreira, wohnhaft in Guimarães (Portugal), beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) das Wortzeichen „NEYMAR“ als Unionsmarke für Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen an. Die Marke wurde im April 2013 eingetragen.


Im Februar 2016 beantragte Herr Neymar Da Silva Santos Júnior beim EUIPO die Nichtigerklärung dieser Marke für alle von ihr erfassten Waren. Das EUIPO gab diesem Antrag statt.

Herr Moreira hat daraufhin beim Gericht der Europäischen Union eine Klage auf Aufhebung der Entscheidung des EUIPO erhoben.

Mit seinem heutigen Urteil bestätigt das Gericht die Entscheidung des EUIPO, dass Herr Moreira bei der Anmeldung der Marke „NEYMAR“ bösgläubig gehandelt habe.

Herr Moreira hat zwar eingeräumt, dass er von der Existenz von Herrn Da Silva Santos Júnior gewusst habe, als er die Marke „NEYMAR“ angemeldet habe. Er gibt aber an, nicht gewusst zu haben, dass der Brasilianer damals ein aufstrebender Fußballspieler mit international anerkanntem Talent gewesen sei. Zudem sei dieser in Europa noch unbekannt gewesen.

Das Gericht führt aus, dass nach den Angaben in der Entscheidung des EUIPO die zur Stützung des bei ihm gestellten Antrags auf Nichtigerklärung vorgelegten Nachweise zeigen, dass Herr Da Silva Santos Júnior zur damaligen Zeit bereits in Europa bekannt war, insbesondere wegen seiner Spiele für die brasilianische Fußballnationalmannschaft, und dass es in den Jahren 2009 bis 2012 zahlreiche Berichte über ihn in europäischen Medien gab, vor allem in Frankreich, in Spanien und im Vereinigten Königreich. Schon mehrere Jahre vor seinem Transfer zum FC Barcelona im Jahr 2013 war Herr Da Silva Santos Júnior somit als sehr vielversprechender Fußballspieler anerkannt, und große europäische Fußballvereine waren im Hinblick auf seine künftige Verpflichtung auf ihn aufmerksam geworden.

Das Gericht bestätigt ferner, dass Herr Moreira mehr als nur begrenzte Kenntnisse der Welt des Fußballs besaß, wie die Tatsache zeigt, dass er an dem Tag, an dem er die Marke „NEYMAR“ anmeldete, auch eine den Namen eines anderen berühmten Fußballspielers tragende Marke, und zwar die Wortmarke „IKER CASILLAS“, anmeldete. Zudem hat Herr Moreira bereits eingeräumt, dass er zu dieser Zeit die Welt des Fußballs kannte. In Anbetracht dessen sowie des Umstands, dass die allein aus dem Wortelement „NEYMAR“ bestehende Marke exakt dem Namen entspricht, unter dem Herr Da Silva Santos Júnior im Bereich des Fußballs in Erscheinung getreten ist, ist es nicht vorstellbar, dass Herr Moreira nichts von der Existenz des Fußballspielers wusste, als er die Marke „NEYMAR“ anmeldete.

Herr Moreira bestreitet, dass er die Marke „NEYMAR“ allein deshalb anmeldete, um das Ansehen des brasilianischen Fußballspielers auszunutzen. Er trägt u. a. vor, er habe den Namen „NEYMAR“ aus phonetischen Gründen gewählt und nicht als Bezugnahme auf den Spieler. Das Wortzeichen „NEYMAR“ sei mithin rein zufällig ausgesucht worden und nicht zur bewussten Ausnutzung des Namens eines bekannten Fußballspielers. Das Gericht weist das Argument, dass diese Wahl auf Zufall beruhe, zurück, weil der Fußballspieler zur relevanten Zeit in der Welt des Fußballs, auch in Europa, bereits über erhebliche Bekanntheit verfügte und weil Herr Moreira eine mehr als begrenzte Kenntnis von ihm hatte. Er kann daher nicht geltend machen, nicht gewusst zu haben, wer Herr Da Silva Santos Júnior sei. Das Gericht hebt insoweit hervor, dass die Marke
allein aus dem Wortelement „NEYMAR“ besteht, das mit dem Namen übereinstimmt, unter dem der Brasilianer in der Welt des Fußballs internationales Ansehen erworben hat.

Das Gericht fügt hinzu, dass Herr Moreira der Beurteilung des EUIPO, kein anderer Grund als der, als Trittbrettfahrer das Ansehen des Fußballspielers auszunutzen, sei geeignet, seine Anmeldung der angefochtenen Marke zu erklären, kein überzeugendes Argument entgegenhält. Schließlich weist das Gericht das Argument von Herrn Moreira zurück, das EUIPO habe die falsche Schlussfolgerung, er habe unberechtigt vom Ansehen des Fußballspielers profitieren wollen, um bestimmte finanzielle Vorteile zu erlangen, auf bloße Mutmaßungen gestützt. Das Gericht stellt fest, dass das EUIPO diese Schlussfolgerung u. a. auf objektive Gesichtspunkte wie ein aus Presse- und Onlineartikeln bestehendes Bündel von Nachweisen gestützt hat sowie darauf, dass Herr Moreira die Marke „NEYMAR“ am gleichen Tag wie die Wortmarke „IKER
CASILLAS“ angemeldet hatte.


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier: