EuG
Urteil vom 02.07.2025 - T-1103/23
Urteil vom 02.07.2025 - T-1104/23
Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA)
Das EuG hat entschieden, dass die Unionsmarke TESTAROSSA von Ferrari nicht wegen Verfalls für Waren im Bereich Automobile, Einzelteile, Zubehör und Modellfahrzeuge zu löschen ist.
Die Pressemitteilung des Gerichts: Unionsmarken: Das Gericht hebt die Entscheidungen auf, mit denen die Wortmarke TESTAROSSA von Ferrari für bestimmte Waren für verfallen erklärt wurde, darunter Automobile, Einzelteile und Zubehör sowie Modellfahrzeuge
Die Ferrari SpA ist seit 2007 Inhaberin der Wortmarke TESTAROSSA, u. a. für Automobile, Einzelteile und Zubehör sowie Modellfahrzeuge (Spielzeug).
Das mit zwei Anträgen auf Erklärung des Verfalls der Marke TESTAROSSA befasste Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) erklärte diese Marke von Ferrari für verfallen. Es war der Ansicht, dass diese Marke für die Waren, für die sie eingetragen worden war, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren zwischen 2010 und 2015 in der Europäischen Union nicht „ernsthaft benutzt“ worden sei.
In seinen Urteilen hebt das von Ferrari angerufene Gericht die Entscheidungen des EUIPO auf.
Zu den Fahrzeugen des Modells Testarossa führt das Gericht aus, dass diese zwischen 1984 und 1996 gebaut wurden und danach nur Gebrauchtwagen durch Vertragshändler oder von Ferrari autorisierte Händler vertrieben wurden. Hierzu weist es darauf hin, dass die Benutzung der Marke durch ihren Inhaber entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – beim Wiederverkauf von Gebrauchtwaren eine „ernsthafte Benutzung“ darstellen kann. Dies gilt auch für ihre Benutzung durch Dritte mit ausdrücklicher oder stillschweigender Zustimmung des Inhabers.
Unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten und Merkmale speziell des Automobilmarktes stellt das Gericht fest, dass beim Verkauf eines Gebrauchtwagens durch einen Vertragshändler oder einen vom Markeninhaber autorisierten Händler davon ausgegangen werden kann, dass dieser mit der stillschweigenden Zustimmung des Markeninhabers erfolgt ist, da eine Autorisierung besteht, die eine Verbindung zwischen diesen beiden Gesellschaften herstellt. Diese Verbindung setzt voraus, dass der Markeninhaber dem Vertragshändler oder dem autorisierten Händler gestattet hat, die Marke zu benutzen. Außerdem weist das Gericht darauf hin, dass Ferrari am Verkauf bestimmter Gebrauchtwagen des Modells Testarossa durch die Vertragshändler oder autorisierten Händler über die Dienstleistung der Bescheinigung der Echtheit dieser Fahrzeuge beteiligt war.
Daher kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass Ferrari nachgewiesen hat, der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte stillschweigend zugestimmt zu haben.
Zu den Einzelteilen und dem Zubehör stellt das Gericht fest, dass die Marke auch für diese Waren in dem betreffenden Zeitraum von Vertragshändlern und autorisierten Händlern benutzt wurde. Darüber hinaus umfasst die von Ferrari angebotene Dienstleistung der Echtheitsbescheinigung eine Überprüfung der betrieblichen Herkunft der Hauptteile, aus denen sich die Fahrzeuge des Modells Testarossa zusammensetzen. Daher kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen seine stillschweigende Zustimmung zur Benutzung der betreffenden Marke durch Dritte nachgewiesen hat.
Zu den Modellfahrzeugen (Spielzeug) (Rechtssache T-1104/23) weist das Gericht darauf hin, dass die von einem Dritten vorgenommene Anbringung eines Zeichens, das mit einer für Spielzeug eingetragenen Marke identisch ist, auf Modellfahrzeugen nur dann untersagt werden kann, wenn sie die Funktionen dieser Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann, was anhand der Merkmale des Marktes für Modellfahrzeuge zu beurteilen ist.
Nach Auffassung des Gerichts kann ein Dritter eine solche Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers benutzen, sofern sich die Benutzung der Marke auf einem Modellfahrzeug darauf beschränkt, die maßgeblichen Verkehrskreise darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Ware um eine originaltreue Nachbildung eines echten Fahrzeugmodells handelt. Geht die Benutzung der Marke durch einen Dritten hingegen über diesen bloßen Hinweis hinaus und wird z. B. auf eine Lizenzvereinbarung mit dem Inhaber der Marke verwiesen, so wird sie als Hinweis darauf wahrgenommen werden, dass diese Waren vom Automobilhersteller oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.
Nach Prüfung der Beweise für die Benutzung der angegriffenen Marke stellt das Gericht fest, dass diese im betreffenden Zeitraum von Dritten für Modellfahrzeuge mit der Angabe „offizielles Produkt unter Ferrari-Lizenz“ benutzt wurde. Somit wurde die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt, die darin besteht, die betriebliche Herkunft der Waren, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren. Außerdem erfolgte ihre Benutzung für Modellfahrzeuge durch Dritte mit der stillschweigenden Zustimmung von Ferrari.
Das EuG hat entschieden, dass die Unionsmarke "Big Mac" von McDonald's für den Bereich Geflügelprodukte wegen Verfalls zu löschen ist. Ein Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung für Geflügelprodukte konnte nicht erbracht werden.
Die Pressemitteilung des EuG: McDonald's verliert die Unionsmarke Big Mac für Geflügelprodukte
Das Gericht stellt fest, dass McDonald’s für bestimmte Waren und Dienstleistungen keine ernsthafte Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nachgewiesen hat .
Supermac's und McDonald's, eine irische und eine amerikanische Schnellrestaurantkette, führen einen Rechtsstreit über die Unionsmarke Big Mac. Diese Marke wurde im Jahr 1996 zugunsten von McDonald’s eingetragen. Im Jahr 2017 stellte Supermac's einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen. Die Marke sei nämlich für diese Waren und Dienstleistungen in der Union während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden.
Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hat diesem Antrag teilweise stattgegeben. Allerdings hat es den McDonald's von der angefochtenen Marke gewährten Schutz u. a. für Speisen aus Fleisch- und Geflügelprodukten und für Fleisch- und Hühnchensandwiches sowie für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Franchising von Restaurants und anderen Unternehmen und Einrichtungen, die Speisen und Getränke für den direkten Verzehr und für Drive-Through-Einrichtungen bereitstellen, erbracht werden oder damit im Zusammenhang stehen und für die Zubereitung von Speisen zum Mitnehmen bestätigt.
Mit seinem Urteil hebt das Gericht die Entscheidung des EUIPO auf und ändert sie teilweise ab, indem es den McDonald’s von der angefochtenen Marke gewährten Schutz weiter einschränkt. Es stellt fest, dass McDonald’s keinen Nachweis dafür erbracht hat, dass die angefochtene Marke für die Waren „Hühnchensandwiches“, die Waren „Speisen aus Geflügelprodukten“ und Dienstleistungen, „die im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Franchising von Restaurants und anderen Unternehmen und Einrichtungen, die Speisen und Getränke für den direkten Verzehr und für Drive-Through-Einrichtungen bereitstellen, erbracht werden oder damit im Zusammenhang stehen; Zubereitung von Speisen zum Mitnehmen“ ernsthaft benutzt worden ist.
Die von McDonald’s vorgelegten Beweise enthalten keine Angaben zum Umfang der Benutzung der Marke für diese Waren, insbesondere was die Verkaufsmengen, die Dauer des Zeitraums der Benutzungshandlungen und deren Häufigkeit betrifft. Daher lassen die vom EUIPO berücksichtigten Beweise die Feststellung einer ernsthaften Benutzung der angefochtenen Marke für diese Waren nicht zu. Darüber hinaus kann mit den von McDonald’s vorgelegten Beweisen nicht nachgewiesen werden, dass die angefochtene Marke für „Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Franchising von Restaurants und anderen Unternehmen und Einrichtungen, die Speisen und Getränke für den direkten Verzehr und für Drive-Through-Einrichtungen bereitstellen, erbracht werden oder damit im Zusammenhang stehen; Zubereitung von Speisen zum Mitnehmen“ benutzt wurde.
Das EuG hat entschieden, dass die Unionsmarke NOAH für Polohemden und Sweater nicht wegen Verfalls zu löschen ist. Die Nutzung des Logos in leicht abgewandelter Form war insoweit ausreichend.
Die Pressemitteilung des EuG: Das Gericht bestätigt, dass das Bildzeichen NOAH als Unionsmarke für „Polohemden“ und „Sweater“ weiter eingetragen bleiben kann
Im Jahr 2008 ließ Herr Yannick Noah, ehemaliger französischer Tennisspieler, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) folgendes Bildzeichen als Unionsmarke eintragen:
[Abbildung der Marke]
Diese Eintragung betraf u. a. Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücke einschließlich Polohemden und Sweatern sowie Spiele und Spielzeug.
Im Jahr 2019 stellte die Noah Clothing LLC, eine Gesellschaft mit Sitz in New York (Vereinigte Staaten), die Bekleidung vermarktet, beim EUIPO einen Antrag auf Erklärung des Verfalls dieser Marke mit der Begründung, dass sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Europäischen Union für sämtliche betroffenen Waren nicht ernsthaft benutzt worden sei.
Im Juli 2022 erklärte das EUIPO die angegriffene Marke für alle in Rede stehenden Waren mit Ausnahme von „Polohemden“ und „Sweater“ für verfallen.
Die Noah Clothing LLC beantragt, die Entscheidung des EUIPO aufzuheben, soweit dieses die angegriffene Marke nicht auch für „Polohemden“ und „Sweater“ für verfallen erklärt hat.
Das Gericht weist diese Klage ab.
Es stellt fest, dass der Umstand, dass die angegriffene Marke von ihrem Inhaber in einer Form benutzt wurde, die sich leicht von ihrer eingetragenen Form unterscheidet, da sie zusätzlich den ersten Buchstaben des Vornamens von Herrn Yannick Noah, nämlich den Großbuchstaben „Y“, gefolgt von einem Punkt, enthielt, ihre ursprüngliche Unterscheidungskraft nicht beeinflusst hat.
Somit entspricht die Form dieser Marke, wie sie im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde,insgesamt ihrer eingetragenen Version.
Das Gericht stellt auch fest, dass die angegriffene Marke im Hinblick auf den Vertrieb von „Pullundern“ benutzt wurde, d. h. von Waren, die von ihrer Eintragung nicht ausdrücklich erfasst sind, was die Relevanz dieser Benutzung für den Nachweis einer ernsthaften Benutzung aber nicht in Frage stellt. Diese Bekleidungsstücke sind nämlich wie Sweater dazu bestimmt, den Oberkörper zu bedecken, so dass sie auch als „Sweater“ eingestuft werden können, die von dieser Eintragung erfasst sind.
Schließlich bestätigt das Gericht, insbesondere unter Berücksichtigung einer relativ konstanten Vermarktung im maßgeblichen Zeitraum und der Marketingstrategie in Form einer limitierten Auflage der Bekleidung, dass der Inhaber der angegriffenen Marke diese für „Polohemden“ und „Sweater“ tatsächlich ernsthaft benutzt hat.
BGH
Beschluss vom 01.06.2023 I ZB 65/22
Silver Horse / Power Horse
GG Art. 2 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3; MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 6
Der BGH hat entschieden, dass gegen die unterlassene Zulassung der Rechtsbeschwerde in Markenlöschungsverfahren nur Verfassungsbeschwerde eingelegt werden kann.
Leitsätze des BGH:
a) Die Unterlassung einer an sich gebotenen Zulassung der Rechtsbeschwerde stellt keinen Begründungsmangel dar und kann deshalb nicht mit Erfolg gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde angegriffen werden. Gegen eine nicht gerechtfertigte Unterlassung der Zulassung der Rechtsbeschwerde ist allein die Verfassungsbeschwerde mit der Begründung der Verletzung des Grundrechts auf Gewährung effektiven Rechtsschutzes eröffnet.
b) Für das Bestreiten der Benutzung einer Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG ist eine eindeutige Erklärung erforderlich. Allgemeine Ausführungen zur Benutzungslage in anderem Zusammenhang, wie zum Beispiel bei der Erörterung der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren oder Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft oder anderer Aspekte der Verwechslungsgefahr können grundsätzlich nicht als Nichtbenutzungseinwand ausgelegt werden.
BGH, Beschluss vom 1. Juni 2023 - I ZB 65/22 - Bundespatentgericht
Der EuG hat entschieden, dass die Marke Fohlenelf von Borussia Mönchengladbach nur teilweise wegen fehlender ernsthafter Nutzung verfallen ist. Das EUIPO hatte die Unionsmarke teilweise für nichtig erklärt.
Tenor der Entscheidung:
1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 28. September 2021 (Sache R 2126/2020‑4) wird aufgehoben, soweit der Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Unionswortmarke Fohlenelf für die Waren „Seifen“ der Klasse 3, „Selbstklebefolien aus Papier oder Kunststoff, Selbstklebeetiketten“ der Klasse 16, „Porzellan- und Steingutwaren“ der Klasse 21 sowie für „Trinkflaschen“, soweit es sich dabei um eine Warenuntergruppe der „Behälter für Haushalt und Küche“ derselben Klasse 21 handelt, „Textilbadetücher“ der Klasse 24 und „Spiele, Spielwaren“ der Klasse 28 nicht anerkannt wurde.
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.
EuGH
Urteil vom 06.07.2022 T-478/21
Les Éditions P. Amaury / EUIPO - Golden Balls (BALLON D’OR)
Der EuGH hat entschieden, dass die Unionsmarke "BALLON D'OR" für Unterhaltungsdienstleistungen nicht wegen fehlender Nutzung verfallen und damit auch nicht zu löschen ist.
Die Pressemitteilung des Gerichts: Das Gericht hebt die Entscheidung des EUIPO auf, mit der die Unionsmarke BALLON D'OR für Unterhaltungsdienstleistungen für verfallen erklärt wurde
Es bestätigt hingegen den Verfall dieser Marke für Dienstleistungen, die in der Ausstrahlung oder der Zusammenstellung von Fernsehprogrammen, der Produktion von Shows oder Filmen und der Veröffentlichung von Büchern, Magazinen, Zeitschriften oder Zeitungen bestehen
Die französische Gesellschaft Les Éditions P. Amaury, Inhaberin der Rechte am Ballon d'or (einer Auszeichnung für den besten Fußballspieler des Jahres), ließ beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) das Wortzeichen BALLON D'OR als Unionsmarke eintragen. Diese Eintragung bezog sich u. a. auf Druckereierzeugnisse, Bücher und Zeitschriften sowie auf Dienstleistungen, die in der Veranstaltung von Sportwettkämpfen und Trophäenübergaben, der Unterhaltung, der Ausstrahlung oder der Zusammenstellung von Fernsehprogrammen, der Produktion von Shows oder Filmen und der Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Magazinen oder Zeitungen bestehen.
Im Jahr 2017 beantragte das britische Unternehmen Golden Balls beim EUIPO gemäß der Verordnung über die Unionsmarke die Erklärung des Verfalls der Marke BALLON D'OR wegen Nichtbenutzung.
Im Jahr 2021 erklärte das EUIPO die Marke für alle von der Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von Druckereierzeugnissen, Büchern und Zeitschriften sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Sportwettkämpfen und Trophäenübergaben für verfallen.
Die Gesellschaft Les Éditions P. Amaury klagte daraufhin vor dem Gericht der Europäischen Union gegen die Entscheidung des EUIPO, soweit sie die Erklärung des Verfalls der streitigen Marke für Dienstleistungen betraf, die insbesondere in der Ausstrahlung oder der Zusammenstellung von Fernsehprogrammen, der Unterhaltung, der Produktion von Shows oder Filmen und der Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Magazinen oder Zeitungen bestehen.
Mit seinem heutigen Urteil erinnert das Gericht daran, dass die Rechte des Inhabers einer Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO für verfallen zu erklären sind, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Europäischen Union nicht ernsthaft benutzt worden ist.
In diesem Zusammenhang stellt das Gericht zum einen fest, dass die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen zu den Telekommunikationsdienstleistungen gehört, die alle es zumindest einer Person ermöglichen müssen, mit einer anderen durch ein sinnesmäßig wahrnehmbares Mittel zu kommunizieren. Die Gesellschaft Les Éditions P. Amaury hat aber nicht nachgewiesen, dass sie ein Telekommunikationsnetz unterhält, das von Dritten genutzt werden kann.
Zum anderen stellt das Gericht fest, dass diese Gesellschaft keine Dienstleistungen im Bereich der Zusammenstellung von Fernsehprogrammen, der Produktion von Shows und Filmen oder der Veröffentlichung von Büchern, Magazinen, Zeitschriften und Zeitungen unter der angegriffenen Marke für Dritte erbracht hat.
Sie hat somit keine ernsthafte Benutzung der fraglichen Marke für die oben genannten Dienstleistungen nachgewiesen, so dass das Gericht die Entscheidung des EUIPO, die Marke für diese Dienstleistungen für verfallen zu erklären, bestätigt.
Dagegen ist, wie das Gericht ausführt, die Veranstaltung der mit dem Ballon d'or verbundenen
Preisverleihungszeremonie unter der angegriffenen Marke als Erbringung einer Unterhaltungsdienstleistung einzustufen, so dass das EUIPO mit der Feststellung, dass die Gesellschaft Les Éditions P. Amaury im Zusammenhang mit der Benutzung dieser Marke keine solche Dienstleistung erbracht habe, einen Rechtsfehler begangen hat. Daher hebt das Gericht die Entscheidung des EUIPO auf, soweit darin die fragliche Marke für Unterhaltungsdienstleistungen für verfallen erklärt worden ist.
OLG Zweibrücken
Hinweisbeschluss vom 02.03.2022 und Beschluss vom 25.03.2022 4 U 63/21
Das OLG Zweibrücken hat entschieden, dass die Wortmarke "Flip-Flop" zur gebräuchlichen Gattungsbezeichnung für Zehentretersandalen geworden ist und die Marke daher für Schuhwaren wegen Verfalls zu löschen ist. In weiteren Klassen ist die Marke wegen Nichtnutzung ebenfalls verfallen und zu löschen.
Aus den Entscheidungsgründen:
Die Beklagte ist Inhaberin der am 10.12.1997 in den Nizzaklassen 25, 17, 28 eingetragenen deutschen Wortmarke „Flip-Flop” (39745377). Das Zeichen ist für folgende Waren eingetragen:
„Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck.“
Die Klägerin zu 1. stellt Schuhwaren her. Sie vertreibt unter der 1962 in Brasilien entstanden Marke „Havaianas“ Fußbekleidung, u. a. nach Deutschland. Die Klägerin zu 2. ist ihre Lizenznehmerin und u. a. für den Vertrieb in Europa zuständig.
Die Klägerinnen verlangen mit ihrer im Februar 2017 erhobenen Klage die Einwilligung der Beklagten in die Löschung der Wortmarke „Flip-Flop“ wegen Verfalls, § 49 MarkenG. Dieser Anspruch wird zum einen darauf gestützt, dass die Marke sich zu einer warenbeschreibenden Bezeichnung entwickelt habe (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die streitgegenständliche Wortmarke sei wegen ihrer generischen Verwendung bei den beteiligten Verkehrskreisen zu einer üblichen Bezeichnung für Zehentrennersandalen geworden. Zudem wird das Klagebegehren auf die Nichtbenutzung des Zeichens innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren gestützt (§§ 49 Abs. 1, 25, 26 MarkenG).
Das sachverständig beratene Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil der Kammer für Handelssachen, auf dessen tatsächliche Feststellungen und Entscheidungsgründe Bezug genommen wird, die Beklagte verurteilt, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf die Eintragung der deutschen Marke Nr. 397 45 377 „Flip-Flop“ zu verzichten. Zur Begründung ist in dem Urteil ausgeführt, dass nach dem Ergebnis der von dem Sachverständigen durchgeführten Verkehrsbefragungen bei Händlern und Verbrauchern die klagegegenständliche Marke ihre Unterscheidungskraft verloren habe und zur gebräuchlichen Bezeichnung für „Schuhwerk der beschriebenen Art“ geworden sei. Dieser Umstand sei auf das Verhalten bzw. die Untätigkeit der Beklagten zurückzuführen. Dies wurde begründet mit den durch die Klägerinnen angeführten Beispielen der Fremdnutzung des Zeichens durch Dritte sowie mit vergleichsweise geringen Verteidigungshandlungen der Beklagten. Die Verfallsvoraussetzungen des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG seien danach erfüllt. Nur noch ein unbeachtlicher Teil des Verkehrs verbinde mit dem Zeichen „Flip-Flop“ Herkunftsvorstellungen bezüglich eines bestimmten Unternehmens. Zu dem Gesichtspunkt der von den Klägerinnen weiter ins Feld geführten Nichtbenutzung der Marke durch die Beklagte verhält sich das erstinstanzliche Urteil nicht.
Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte weiter das Ziel der Klageabweisung. Demgegenüber verteidigen die Klägerinnen das angefochtene Urteil.
Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien im einzelnen wird auf die in beiden Rechtszügen gewechselten Schriftsätze nebst den dazu eingereichten Anlagen verwiesen.
II. Das verfahrensrechtlich bedenkenfreie und somit zulässige Rechtsmittel der Beklagten hat nach einstimmiger Überzeugung des Senats in der Sache offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg (§ 522 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO). Da auch die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen nach § 522 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 ZPO erfüllt sind, kann die Berufung im Beschlussverfahren zurückgewiesen werden.
Zur Begründung der Entscheidung nimmt der Senat Bezug auf die tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen in seinem Hinweisbeschluss vom 02.03.2022. Die Beklagte hat dagegen in der Sache nichts mehr erinnert. Ihrem mit Schriftsatz vom 15.03.2022 gestellten Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde kann nicht entsprochen werden, weil gegen die Entscheidung des Senats dieses Rechtsmittel nach dem Gesetz nicht eröffnet ist.
Aus den Gründen des Hinweisbeschlusses vom 02.03.2022: Während des Rechtsstreits ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. 2018 I 2357) mit Wirkung vom 14.01.2019 novelliert worden. Daraus folgt jedoch keine für die in Entscheidung in vorliegender Sache maßgebliche Änderung der Rechtslage: Der in § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG normierte Verfallsgrund hat sich nicht geändert; §§ 49 Abs. 1 und 26 MarkenG a.F. sind unverändert anzuwenden, weil die Klage am 22.02.2017 erhoben worden ist (§ 253 Abs. 1 ZPO) und damit vor dem nach der Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 6 MarkenG n.F. maßgeblichen 14.01.2019.
2. Die von der Beklagten innegehaltene deutsche Wortmarke Flip-Flop (39745377) ist hinsichtlich sämtlicher Waren, für welche sie eingetragen ist, wegen Verfalls löschungsreif, § 49 MarkenG.
Für die Warengruppe „Schuhwaren“ ergibt sich dies nach dem Ergebnis der im ersten Rechtszug mit sachverständiger Hilfe durchgeführten Verkehrsbefragung aus dem Absinken der Marke zur mittlerweile gebräuchlichen Gattungsbezeichnung für Zehentrennersandalen (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), für alle übrigen Waren wegen Nichtbenutzung der Marke gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG a.F.
a) Die Angriffe der Berufung, in den Verkehrsbefragungen hätte nicht danach gefragt werden dürfen, ob Flip Flops im Rahmen von „Schuhwaren” zur Gattungsbezeichnung geworden seien, sondern im Rahmen von „Zehentrennersandalen” bzw. von „Schuhmode“, greifen nicht durch. Es ist nicht ersichtlich, dass die von der Beklagten gewünschte andere Formulierung der Fragestellung zu einem höheren Zuordnungsgrad hätte führen können. Die von der Beklagten erwartete – letztendlich hypothetische – Kausalität erscheint somit bereits nicht schlüssig. Hinzu kommt, dass die streitgegenständliche Marke in das Markenregister gerade für „Schuhwaren“ eingetragen ist – es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen hiervon in den Verkehrsbefragungen hätte abgewichen werden müssen.
b) Die in Auswertung der demoskopischen Verkehrsbefragungen ermittelten Quoten rechtfertigen es zudem auch der Höhe nach, von einem Absinken der streitgegenständlichen Wortmarke zur gebräuchlichen Warenbezeichnung auszugehen, und zwar hinsichtlich beider befragter Verkehrskreise (Verbraucher und Händler). Dabei wäre es nach der Kornspitz-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union bereits ausreichend gewesen, wenn auch nur in einem der beteiligten Verkehrskreise eine entsprechende Quote vorzufinden gewesen wäre (Urteil v. 06.03.2014, C-409/12, Rn. 29).
Hilfsweise sei angemerkt, dass das Zeichen Flip-Flop ein deutliches lautmalerisches Element enthält. Dieses führt zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke, da es zum einen beschreibenden (lautmalerischen) Charakter hat (nämlich des beim Tragen von Zehentrennersandalen typischerweise zu hörenden Klanges) und zum anderen für die gesamte Gattung der Zehentrennersandalen im Sinne eines üblichen Klanges charakteristisch ist.
c) Die von der Beklagten im zweiten Rechtszug weiterhin ins Feld geführte angebliche Befangenheit des Sachverständigen … kann mit der Berufung nicht mehr gerügt werden, weil hierüber rechtskräftig in erster Instanz entschieden ist. Die Anfechtung eines Urteils mit der Begründung, ein - wie hier - dem Urteil vorangegangener und die Frage der Ablehnung des Sachverständigen rechtskräftig klärender Beschluss sei unrichtig, ist nach § 406 Abs. 5 ZPO ausgeschlossen. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Gesetzgeber die Frage, ob ein Ablehnungsgrund gegen einen Sachverständigen vorliegt, rasch und endgültig bereinigt sehen will und zu diesem Zweck ein besonderes Verfahren mit einer selbständigen Anfechtbarkeit der Entscheidung (§ 406 Abs. 2 und 5 ZPO) eröffnet hat. Der Gesetzeszweck würde vereitelt, wenn die Befangenheitsrüge nicht der aufgezeigten Beschränkung unterläge (OLG Hamm, r+s 2022, 120 m.w.N.; Kontusch, NJ 2022, 49, 52).
d) Für sämtliche weiteren Warengruppen resultiert der Verfall der Marke aus deren Nichtbenutzung, § 49 Abs. 1 MarkenG a.F.. Die für eine rechtserhaltende Benutzung i.S.v. § 26 MarkenG a.F. darlegungs- und beweisbelastete Beklagte (BGH, Urteil vom 14.01.2021, I ZR 40/20, GRUR 2021, 736) hat - auch nicht nach Veröffentlichung der vorbezeichneten höchstrichterlichen Entscheidung, mit welcher der Bundesgerichtshof unter Aufgabe früherer Rechtsprechung die primäre Darlegungs- und Beweislast dem beklagten Markeninhaber zugewiesen hat - keinen in Einzelheiten aufgegliederten Sachvortrag gehalten, welcher auf eine ernsthafte ununterbrochene Benutzung der streitgegenständlichen Marke für Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall);, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten oder Christbaumschmuck schließen ließe.
Die Meinung der Berufung, der bereits mit der Klage geltend gemachte Verfallsgrund der Nichtbenutzung der Marke könne von den Klägerinnen im Berufungsverfahren nicht weiter verfolgt werden, weil das Erstgericht sein Urteil darauf nicht gestützt und allein die Beklagte Rechtsmittel eingelegt habe, trifft nicht zu. Vielmehr wirkt der Prozessvortrag einer obsiegenden Klagepartei aus der ersten Instanz, so sie ihn nicht ausdrücklich fallen lässt, ohne weiteres für den zweiten Rechtszug fort und ist deshalb bei der Entscheidung des Berufungsgerichts zu berücksichtigen.
Den vollständigen Hinweisbeschluss finden Sie hier:
Das EuG hat entschieden, dass Apple-Marke THINK DIFFERENT vom EUIPO wegen Verfalls gelöscht werden durfte, da kein Nachweis der ernsthaften Benutzung geführt werden konnte.
Die Pressemitteilung des EUG: Apple und Swatch „THINK DIFFERENT“
Das Gericht weist die Klagen der Apple Inc. gegen die Entscheidungen des EUIPO ab, mit denen das Wortzeichen THINK DIFFERENT für verfallen erklärt wurde
In den Jahren 1997 (T-26/21), 1998 (T-27/21) und 2005 (T-28/21) erwirkte die Klägerin, die Apple Inc., die Eintragung des Wortzeichens THINK DIFFERENT als Marke der Europäischen Union. Zu den Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören unter anderem Computerprodukte wie Computer, Computerterminals, Tastaturen, Computerhardware, -software und Multimediaerzeugnisse.
Im Jahr 2016 reichte die Streithelferin, die Swatch AG, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) drei Anträge auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marken ein. Das Unternehmen machte geltend, die angegriffenen Marken seien für die betreffenden Waren innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden.
Am 24. August 2018 erklärte die Löschungsabteilung des EUIPO die angegriffenen Marken für alle betreffenden Waren ab dem 14. Oktober 2016 für verfallen. Die Beschwerden von Apple gegen die Entscheidungen der Löschungsabteilung wurden von der Vierten Beschwerdekammer zurückgewiesen. Im Januar 2021 reichte Apple drei Klagen beim Gericht der Europäischen Union ein.
Mit seinem heutigen Urteil in diesen drei Rechtssachen weist das Gericht die Klagen ab. Es stellt fest, dass Apple vor dem EUIPO die ernsthafte Benutzung dieser Marken für die betreffenden Waren in den fünf Jahren vor dem 14. Oktober 2016 (Tag der Einreichung der Anträge auf Verfallserklärung), d. h. vom 14. Oktober 2011 bis zum 13. Oktober 2016, hätte nachweisen müssen. Mit ihren Klagen rügte Apple u. a., dass die Beschwerdekammer im Rahmen der Beurteilung der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marken den hohen Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise nicht
berücksichtigt habe. Insbesondere bestritt sie die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer, wonach die maßgeblichen Verkehrskreise die Etiketten auf der Verpackung eines iMac Computers, auf denen die angegriffenen Marken abgebildet seien, leicht übersähen. Nach Ansicht des Gerichts hat Apple nicht dargetan, dass die Berücksichtigung eines hohen Aufmerksamkeitsgrades die Beschwerdekammer zu der Feststellung veranlasst hätte, der Verbraucher hätte die Verpackung bis ins kleinste Detail geprüft und sehr genau auf die angegriffenen Marken geachtet. Darüber hinaus weist das Gericht die Rüge von Apple zurück, wonach die Beschwerdekammer die in der Zeugenerklärung vom 23. März 2017 vorgetragenen Verkaufszahlen der iMac Computer in der gesamten Europäischen Union zu Unrecht nicht berücksichtigt habe. Die dieser Erklärung beigefügten Jahresberichte für die Jahre 2009, 2010, 2013 und 2015 enthalten nur Informationen über den weltweiten Nettoabsatz der iMac Computer, liefern aber keine näheren Angaben zu den Verkaufszahlen der iMac Computer in der Europäischen Union Ferner rügte Apple die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer, dass die angegriffenen Marken nicht unterscheidungskräftig seien. Das Gericht stellt fest, dass dieses Vorbringen auf einem verfehlten Verständnis der angefochtenen Entscheidungen beruht, und stellt klar, dass die Beschwerdekammer dem Ausdruck „THINK DIFFERENT“ nicht jedwede Unterscheidungskraft absprach, sondern ihm eine eher schwache Unterscheidungskraft zusprach.
Das Gericht führt aus, dass die Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer zur Unterscheidungskraft der angegriffenen Marken entgegen dem Vorbringen von Apple nicht durch ein Bündel von Beweisen zum Nachweis ihrer ernsthaften Benutzung widerlegt sind. Es trifft zwar zu, dass zu den dem EUIPO vorgelegten Beweisen für die ernsthafte Benutzung zahlreiche Presseartikel gehören, die auf den Erfolg der Werbekampagne „THINK DIFFERENT“ bei ihrer Einführung im Jahr 1997 verweisen, diese Artikel stammen allerdings aus einer Zeit, die mehr als zehn Jahre vor dem relevanten Zeitraum liegt.
Das Gericht stellt fest, dass sich im vorliegenden Fall keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erkennen lässt. Darüber hinaus hat die Beschwerdekammer die angefochtenen Entscheidungen in Bezug auf die Frage, ob Apple die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marken nachgewiesen hat, rechtlich hinreichend begründet.
Das LG München hat entschieden, dass beide für den Betrieb eines Münchner Oktoberfestzelts angemeldeten Marken "SCHÜTZENLISL" wegen Verfalls nach § 49 MarkenG zu löschen sind. Die Bewerbung für einen Platz auf dem Oktoberfest reicht nach Ansicht des Gerichts nicht für eine rechtserhaltende Benutzung aus.
Die Pressemitteilung des Gerichts: "Schützenliesl“
Das Landgericht München I hat zwei für den Betrieb eines Münchner Oktoberfestzelts angemeldete Marken „SCHÜTZENLISL“ für verfallen erklärt.
Die auf Marken- und Wettbewerbsrecht spezialisierte 33. Zivilkammer des Landgerichts München I hat mit Urteil vom 25.02.2022 der Klage einer Brauereigesellschaft gegen die beiden Marken stattgegeben (Az.: 33 O 8225/21).
Die Klägerin ist ein Brauereiunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die ehemalige Münchener Traditionsbrauerei „Münchner Kindl“ wiederzubeleben. Diese Brauerei gehörte vor 100 Jahren zu den größten Münchner Brauereien. Ihr Markenzeichen war neben dem Stammzeichen „Münchner Kindl“ seinerzeit die sog. „Schützenliesl“, ein Bildnis, das einem etwa um 1880 vom Maler Friedrich August von Kaulbach gefertigten großen Ölbild entsprach. Zum Schutz ihrer beabsichtigten geschäftlichen Aktivitäten meldete die Klägerin in den Jahren 2016 und 2017 zwei Unionsbildmarken an, die jeweils ein Bildnis der „Schützenliesl“ enthielten.
Die Beklagte ist ein Unternehmen der Gastronomie, das in der Münchener Innenstadt mehrere Gaststätten betreibt, u.a. das Alte Hackerhaus. Zudem betreibt die Beklagte ein kleines Festzelt auf dem Münchener Oktoberfest. Die Beklagte beabsichtigte in der Vergangenheit zudem, mit einem großen Festzelt auf der „Oiden Wiesn“ des Münchener Oktoberfests unter der Bezeichnung „SCHÜTZENLISL“-Festzelt aktiv zu sein. Zu diesem Zweck meldete sie Ende des Jahres 2015 eine deutsche Wortmarke „SCHÜTZENLISL“ sowie eine deutsche Bildmarke: für gastronomische Dienstleistungen an. Beide Zeichen wurden noch im Jahr 2015 in das Register des DPMA eingetragen.
Die Beklagte bewarb sich ab dem Jahr 2016 wiederholt um die Zulassung des „SCHÜTZENLISL“-Festzeltes. Die Bewerbungen verliefen im Ergebnis allerdings ohne Erfolg. Anfang des Jahres 2021 beschloss die Beklagte ein alternatives Konzept hinsichtlich der Nutzung ihrer „SCHÜTZENLISL“-Marken und traf entsprechende Vorbereitungen. Nach ihrem Willen sollte der Biergarten des Hackerhauses als „SCHÜTZENLISL“-Biergarten unter Verwendung der streitgegenständlichen Marken gekennzeichnet werden. Eine solche Kennzeichnung erfolgte auch spätestens ab Juli 2021.
Die Beklagte ist der Auffassung, bereits die Bewerbungen für das Oktoberfest erfüllten den Tatbestand der rechtserhaltenden Benutzung. Spätestens aber mit der Kennzeichnung des Biergartens des Hackerhauses im Jahr 2021 sei die Marke in Benutzung genommen worden.
Die Klägerin vertritt die Auffassung, beide Marken der Beklagten seien verfallen, weil diese es versäumt habe, die Zeichen innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren zu benutzen. Die von der Beklagten vorgetragenen Benutzungssachverhalte reichten für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht aus.
Dieser Wertung hat sich die erkennende Kammer im Wesentlichen angeschlossen. Nach ihrer Auffassung stellen die vorgetragenen Bewerbungen für den Betrieb eines Festzelts auf dem Münchener Oktoberfest keine nach außen erkennbaren Benutzungshandlungen am Markt, sondern interne Vorbereitungshandlungen dar. Die vorgetragenen Benutzungssachverhalte im Zusammenhang mit dem „SCHÜTZENLISL“-Biergarten bewertete die Kammer als nicht ausreichend. Denn aus einer Abwägung sämtlicher relevanter Einzelfallumstände folge, dass diese Benutzungen nicht der Erschließung neuer oder zumindest dem Erhalt bestehender Marktanteile dienten, sondern einzig zu dem Zweck erfolgt seien, einen Verfall der beiden Marken zu verhindern.
Das OLG Hamm hat entschieden, dass ein Gericht bei der Entscheidung über die Aussetzung eines Markenverletzungsverfahrens bei einem anhängigen weiteren Verfahren über Verfall und Nichtigkeit der Klagemarke im Wege einer abwägenden Ermessensentscheidung entscheiden muss.
Aus den Entscheidungsgründen:
Die nach § 252 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige sofortige Beschwerde des Klägers hat auch in der Sache Erfolg. Die Aussetzungsentscheidung des Landgerichts hält einer Überprüfung durch das Beschwerdegericht nicht stand.
Das Beschwerdegericht ist in Fällen wie dem vorliegenden auf die Prüfung, ob ein Aussetzungsgrund vorliegt, und auf die Nachprüfung der angefochtenen Entscheidung auf Ermessensfehler beschränkt (vgl. BGH, Beschluss vom 12.12.2005 – II ZB 30/04 –, juris, Rdnr. 6). Es kann dahinstehen, ob das Verfahren vor dem Landgericht Braunschweig für den vorliegenden Rechtsstreit überhaupt im Sinne des § 148 Abs. 1 ZPO vorgreiflich (vgl. hierzu BGH, a.a.O., Rdnr. 8) ist. Die Entscheidung des Landgerichts ist jedenfalls ermessensfehlerhaft getroffen worden. Ist – wie im vorliegenden Falle – über die Aussetzung eines markenrechtlichen Verletzungsverfahrens zu entscheiden, sind das Interesse des Klägers des Verletzungsverfahrens an einer zeitnahen Entscheidung, das Interesse des Beklagten, nicht im Widerspruch zu der Entscheidung in dem vorgreiflichen Verfahren verurteilt zu werden, und das allgemeine Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, gegeneinander abzuwägen (vgl. BGH, Urteil vom 18.09.2014 – I ZR 228/12 – [Gelbe Wörterbücher], juris, Rdnr. 17). Eine diesen Anforderungen genügende Ermessensausübung lässt die angefochtene Entscheidung (auch in der Fassung des Nichtabhilfebeschlusses) vermissen. Eine hinreichende Auseinandersetzung mit dem angesichts der aufgrund der Dauer des vorliegenden Rechtsstreits drohenden Verwässerung und Schwächung der Klagemarken auf der Hand liegenden Interesse des Klägers an einer zeitnahen Entscheidung über die von ihm geltend gemachten Ansprüche ist nicht erkennbar. Das Landgericht hat sich auch nicht hinreichend damit auseinandergesetzt, dass seine Aussetzungsentscheidung zu dem jedenfalls auf den ersten Blick kaum überzeugenden Ergebnis führt, dass sich die vom Kläger vor dem Landgericht Braunschweig zum Schutz seiner Markenrechte erhobene Klage im hiesigen Verletzungsverfahren zu seinem Nachteil auswirkt. Das Landgericht hat schließlich nicht ermittelt, ob die Beklagten überhaupt ein schutzwürdiges Interesse an der Aussetzung der Verhandlung im vorliegenden Rechtsstreit haben. Ein derartiges schutzwürdiges Interesse ist im Übrigen auch nicht erkennbar, denn durch die Entscheidung des Landgerichts Braunschweig kann sich die materiell-rechtliche Position der Beklagten im vorliegenden Rechtsstreit nicht verbessern, sondern allenfalls verschlechtern. Die Beklagten haben mithin im vorliegenden Rechtsstreit allenfalls ein – nicht schutzwürdiges – Verzögerungsinteresse. Letztlich hat das Landgericht seine Aussetzungsentscheidung allein auf den Gesichtspunkt der Prozessökonomie und das allgemeine Interesse an der Vermeidung divergierender Entscheidungen gestützt. Dies reicht indes für eine ermessensfehlerfreie Abwägung nicht aus.
