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EuG: Apple-Marke THINK DIFFERENT durfte vom EUIPO wegen Verfalls gelöscht werden - kein Nachweis der ernsthaften Benutzung

EuG
Urteile vom 08.06.2022
T-26/21, T-27/21 und T-28/21


Das EuG hat entschieden, dass Apple-Marke THINK DIFFERENT vom EUIPO wegen Verfalls gelöscht werden durfte, da kein Nachweis der ernsthaften Benutzung geführt werden konnte.

Die Pressemitteilung des EUG:
Apple und Swatch „THINK DIFFERENT“

Das Gericht weist die Klagen der Apple Inc. gegen die Entscheidungen des EUIPO ab, mit denen das Wortzeichen THINK DIFFERENT für verfallen erklärt wurde

In den Jahren 1997 (T-26/21), 1998 (T-27/21) und 2005 (T-28/21) erwirkte die Klägerin, die Apple Inc., die Eintragung des Wortzeichens THINK DIFFERENT als Marke der Europäischen Union. Zu den Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören unter anderem Computerprodukte wie Computer, Computerterminals, Tastaturen, Computerhardware, -software und Multimediaerzeugnisse.

Im Jahr 2016 reichte die Streithelferin, die Swatch AG, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) drei Anträge auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marken ein. Das Unternehmen machte geltend, die angegriffenen Marken seien für die betreffenden Waren innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden.

Am 24. August 2018 erklärte die Löschungsabteilung des EUIPO die angegriffenen Marken für alle betreffenden Waren ab dem 14. Oktober 2016 für verfallen. Die Beschwerden von Apple gegen die Entscheidungen der Löschungsabteilung wurden von der Vierten Beschwerdekammer zurückgewiesen. Im Januar 2021 reichte Apple drei Klagen beim Gericht der Europäischen Union ein.

Mit seinem heutigen Urteil in diesen drei Rechtssachen weist das Gericht die Klagen ab. Es stellt fest, dass Apple vor dem EUIPO die ernsthafte Benutzung dieser Marken für die betreffenden Waren in den fünf Jahren vor dem 14. Oktober 2016 (Tag der Einreichung der Anträge auf Verfallserklärung), d. h. vom 14. Oktober 2011 bis zum 13. Oktober 2016, hätte nachweisen müssen. Mit ihren Klagen rügte Apple u. a., dass die Beschwerdekammer im Rahmen der Beurteilung der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marken den hohen Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise nicht
berücksichtigt habe. Insbesondere bestritt sie die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer, wonach die maßgeblichen Verkehrskreise die Etiketten auf der Verpackung eines iMac Computers, auf denen die angegriffenen Marken abgebildet seien, leicht übersähen. Nach Ansicht des Gerichts hat Apple nicht dargetan, dass die Berücksichtigung eines hohen Aufmerksamkeitsgrades die Beschwerdekammer zu der Feststellung veranlasst hätte, der Verbraucher hätte die Verpackung bis ins kleinste Detail geprüft und sehr genau auf die angegriffenen Marken geachtet. Darüber hinaus weist das Gericht die Rüge von Apple zurück, wonach die Beschwerdekammer die in der Zeugenerklärung vom 23. März 2017 vorgetragenen Verkaufszahlen der iMac Computer in der gesamten Europäischen Union zu Unrecht nicht berücksichtigt habe. Die dieser Erklärung beigefügten Jahresberichte für die Jahre 2009, 2010, 2013 und 2015 enthalten nur Informationen über den weltweiten Nettoabsatz der iMac Computer, liefern aber keine näheren Angaben zu den Verkaufszahlen der iMac Computer in der Europäischen Union Ferner rügte Apple die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer, dass die angegriffenen Marken nicht unterscheidungskräftig seien. Das Gericht stellt fest, dass dieses Vorbringen auf einem verfehlten Verständnis der angefochtenen Entscheidungen beruht, und stellt klar, dass die Beschwerdekammer dem Ausdruck „THINK DIFFERENT“ nicht jedwede Unterscheidungskraft absprach, sondern ihm eine eher schwache Unterscheidungskraft zusprach.

Das Gericht führt aus, dass die Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer zur Unterscheidungskraft der angegriffenen Marken entgegen dem Vorbringen von Apple nicht durch ein Bündel von Beweisen zum Nachweis ihrer ernsthaften Benutzung widerlegt sind. Es trifft zwar zu, dass zu den dem EUIPO vorgelegten Beweisen für die ernsthafte Benutzung zahlreiche Presseartikel gehören, die auf den Erfolg der Werbekampagne „THINK DIFFERENT“ bei ihrer Einführung im Jahr 1997 verweisen, diese Artikel stammen allerdings aus einer Zeit, die mehr als zehn Jahre vor dem relevanten Zeitraum liegt.

Das Gericht stellt fest, dass sich im vorliegenden Fall keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erkennen lässt. Darüber hinaus hat die Beschwerdekammer die angefochtenen Entscheidungen in Bezug auf die Frage, ob Apple die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marken nachgewiesen hat, rechtlich hinreichend begründet.


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Nürnberg: Verwechslungsgefahr zwischen Lavera und Levrana - Messeauftritt in Deutschland genügt für markenrechtlichen Unterlassungsanspruch auch wenn Vertrieb in Deutschland nicht geplant

OLG Nürnberg
Hinweisbeschluss vom 16.02.2022
3 U 3933/21


Das OLG Nürnberg hat im Rahmen eines Hinweisbeschlusses ausgeführt, dass Messeauftritt in Deutschland für einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch auch dann genügt, wenn ein Vertrieb in Deutschland nicht geplant geplant ist. Ferner hat das Gericht Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "Lavera" und "Levrana" im Bereich Naturkosmetik angenommen.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Klagepartei begehrt Unterlassung, in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Zeichen „Levrana“ Naturkosmetik und / oder flüssige Pflaster zu bewerben und / oder dies durch Dritte tun zu lassen. Die für diesen Anspruch erforderliche Wiederholungsgefahr setzt unter anderem voraus, dass die Beklagte die streitgegenständlichen Zeichen in der Werbung im Inland verwendete. Eine derartige Verwendung ist vorliegend durch den Messeauftritt zu bejahen.

1. In rechtlicher Hinsicht ist von folgenden allgemeinen Grundsätzen auszugehen:

a) Nach dem Territorialitätsprinzip, das auf Unternehmenskennzeichen anwendbar ist, beschränkt sich der Schutzbereich eines inländischen Kennzeichens auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Benutzung des Unternehmenskennzeichens ohne jeden Inlandsbezug stellt deshalb keine Verletzung eines inländischen Kennzeichenrechts dar (BGH, Urteil vom 29.07.2009 - I ZR 169/07, GRUR 2010, 239, Rn. 44 - BTK). Voraussetzung des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs nach § 15 Abs. 4 MarkenG ist somit eine das Kennzeichenrecht verletzende Benutzungshandlung im Inland durch die Beklagte.

b) Für die Feststellung einer Verletzungshandlung kann - auch wenn der Unterlassungsanspruch nicht auf § 14 Abs. 5 MarkenG, sondern auf § 15 Abs. 4 MarkenG gestützt wird - auf die Bestimmungen der § 14 Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG zurückgegriffen werden. Daher kann auch in einer Benutzung in der Werbung i.S.v. § 14 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG eine Verletzung eines Unternehmenskennzeichens liegen (vgl. BGH, Urteil vom 15.02.2018 - I ZR 201/16, GRUR 2018, 935, Rn. 50 - goFit).

Der Begriff der „Werbung“ als eigenständige markenrechtliche Verletzungsform ist dabei im denkbar weitesten Sinne zu verstehen. Unter ihn fallen alle Formen der Werbung. Inhaltlich genügt jede unmittelbar oder mittelbar absatzfördernde Zielrichtung einschließlich bloß imagepflegender oder aufmerksamkeitserzeugender Maßnahmen, solange die Zuordnung zu der Art nach bestimmbaren Waren/Dienstleistungen noch möglich ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 256).

Für die Handlungsform der Benutzung kommt es nicht auf eine bestimmte äußere Form der Verwendungshandlung an. Vielmehr kommt grundsätzlich jede wahrnehmbare Wiedergabe des Zeichens in Betracht (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 257).

Maßgeblich für die Beurteilung des Vorliegens einer Verletzungshandlung sind jeweils die konkreten Umstände des Einzelfalls (vgl. BGH, Urteil vom 23.10.2014 - I ZR 133/13, GRUR 2015, 603., Rn. 19 - Keksstangen).

c) Die Präsentation als Unternehmen und das Ausstellen von schutzrechtsverletzenden Produkten anlässlich einer Fachmesse in Deutschland kann eine in das Unternehmenskennzeichenrecht eingreifende Benutzungshandlung der Bewerbung im Inland begründen.

Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, wird zwar noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produkts im Inland begründet. Die Ausstellung stellt jedoch eine Benutzung im Inland im Rahmen einer kommerziellen Tätigkeit dar, sodass eine rechtsverletzende Verwendung in Form der Bewerbung gegeben ist (BGH, Urteil vom 22.04.2010 - I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103, Rn. 20 ff. - Pralinenform II; BGH, Urteil vom 21.10.2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197, Rn. 46 - Bounty). In der Verwendung eines mit einer geschützten Marke verwechslungsfähigen Zeichens auf dem Stand einer in Deutschland stattfindenden internationalen Fachmesse durch ein ausländisches Unternehmen liegt somit eine Benutzung des beanstandeten Zeichens gegenüber dem auf dieser Messe anwesenden Fachpublikum in der Werbung im Inland (OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 12.05.2015 - 6 W 43/15, GRUR 2015, 903, Rn. 11 - Tuppex).

Diese Grundsätze zum Begriff des Benutzens in der Werbung haben durch das Urteil des BGH vom 23.10.2014 (I ZR 133/13, GRUR 2015, 603 - Keksstangen) keine Änderung oder Einschränkung erfahren. Zwar führte der BGH in dieser Entscheidung aus, dass die Ausstellung einer Ware auf einer Messe keine Begehungsgefahr für ein Bewerben des fraglichen Produkts gegenüber dem allgemeinen Publikum begründe (BGH, a.a.O. Rn. 32 - Keksstangen). In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall, der den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG betraf, ging es jedoch nur um die Frage, ob die Ausstellung einer Ware auf einer lediglich dem Fachpublikum zugänglichen Messe eine Begehungsgefahr für ein Anbieten der Ware an das allgemeine Publikum im Sinne von § 4 Nr. 3 UWG hervorruft. Nur dies ist verneint worden. Da es im Rahmen einer Markenrechtsverletzung nicht darauf ankommt, ob die Werbung gegenüber dem Fachverkehr oder dem allgemeinen Publikum erfolgt, hat sich für das Markenrecht insoweit keine Änderung ergeben (OLG Frankfurt a. M., a.a.O., Rn. 12 - Tuppex; Hacker, in Ströbele/Hacker, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 14 Rn. 221), zumal der Bundesgerichtshof auch in dieser Entscheidung bestätigte, dass in dem Ausstellen der Produkte auf einer Messe in Deutschland die Benutzung im Inland im Rahmen der kommerziellen Tätigkeit erfolgte (BGH, a.a.O. Rn. 32 - Keksstangen). Denn anders als für die Tatbestandsmerkmale der vermeidbaren Herkunftstäuschung und der unangemessenen Ausnutzung der Wertschätzung nach § 4 Nr. 3 lit. a bzw. lit. b UWG ist für eine Markenrechtsverletzung auf einer reinen Fachmesse gerade (auch) das Verständnis der Fachkreise relevant (Schmitt, WRP 2017, 26 [28]).

Gleiches gilt für die Entscheidung des BGH vom 23.02.2017 (I ZR 92/16, GRUR 2017, 793 - Mart-Stam-Stuhl). Zwar führte der BGH in diesem Urteil aus, dass in der Präsentation eines Produkts auf einer internationalen Messe nicht ohne Weiteres eine gezielte Werbung für den Erwerb des ausgestellten Erzeugnisses im Inland zu sehen sei. Für international ausgerichtete Fachmessen sei es charakteristisch, dass sich dort Aussteller aus verschiedenen Staaten an in- und ausländische Interessenten wenden. Bei internationalen Messen gehe es mithin gerade auch um die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen zwischen ausländischen Parteien ohne Inlandsbezug (BGH, a.a.O., Rn. 25 - Mart-Stam-Stuhl). In diesem zum Urheberrecht ergangenen Urteil war jedoch die Frage maßgeblich, ob ein Aussteller durch die Präsentation des Produkts auf der Messe das Verbreitungsrecht des Urhebers nach § 17 Abs. 1 UrhG - also das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen - verletzte, weil das bloße Bewerben der Verbreitung von urheberrechtsverletzenden Produkten noch keinen Eingriff in ein Verwertungsrecht des Urhebers darstellt. Für ein somit im Urheberrecht erforderliches Anbieten an die Öffentlichkeit ist - wie der Bundesgerichtshof zutreffend ausführte - Voraussetzung, dass die ausgestellten Erzeugnisse zum (späteren) Erwerb (im Inland) angeboten und damit verbreitet werden, wofür die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen zwischen ausländischen Parteien auf internationalen Messen ohne Inlandsbezug nicht ausreicht. Dagegen greift der eigenständige, markenrechtliche Verletzungstatbestand der Benutzung in der Werbung (vgl. § 14 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG) ohne Rücksicht darauf ein, ob das beworbene Geschäft im In- oder Ausland abgeschlossen werden soll (Hacker, a.a.O., § 14 Rn. 221). Ausreichend ist eine allgemeine absatzfördernde Zielrichtung, auch wenn die Ware ausschließlich außerhalb Deutschlands vertrieben werden soll. Auch durch diese Entscheidung des BGH hat sich somit für das Markenrecht nichts geändert.

2. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Maßstabs ist im vorliegenden Fall durch den Auftritt der Beklagten auf der Fachmesse für Naturkosmetik in Nürnberg „VIVANESS 2020“ bei Würdigung der maßgeblichen Umstände des Einzelfalls ein Eingriff in das Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin in Form der Benutzung in der Werbung zu bejahen.

a) Unstreitig produziert und vertreibt die Beklagte unter dem Firmenschlagwort „Levrana“ unter anderem Naturkosmetik. Außerdem ist unstreitig, dass die Beklagte auf der internationalen Fachmesse „VIVANESS 2020“, die vom 12.02.2020 bis 15.02.2020 in Nürnberg stattfand und zu der jeweils die Hälfte der Fachbesucher aus dem In- und Ausland kam, unter ihrem Firmennamen einen Messestand betreiben und dort ihre Produkte unter der Bezeichnung „Levrana“ präsentieren wollte. Schließlich ist unstreitig, dass ein entsprechender Eintrag mit einer Präsentation als Ausstellerin auf der Homepage der genannten Messe in einem auf Deutsch gehaltenen Online-Messekatalog veröffentlicht wurde, in welchem der Firmenname der Beklagten und ihr Logo sowie mit dem Kennzeichen „Levrana“ versehene Produkte - darunter auch Naturkosmetikprodukte - bildlich einsehbar waren.

b) Damit liegt ein Bewerben der Produkte im Inland an die Messebesucher aus dem In- und Ausland - was einen selbständigen kennzeichenrechtlichen Verletzungstatbestand darstellt - vor, ohne dass es darauf ankommt, ob die Beklagte beabsichtigte, den deutschen Markt zu adressieren, oder ob die präsentierten Produkte in Deutschland verkehrsfähig waren.

In Bezug auf die ausländischen Fachbesucher ist eine Benutzung in der Werbung bereits deshalb zu bejahen, weil der markenrechtliche Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG ohne Rücksicht darauf eingreift, ob das beworbene Geschäft im In- oder Ausland abgeschlossen werden soll. Aber auch hinsichtlich der deutschen Fachbesucher erfolgte die Präsentation auf der Messe im Rahmen der kommerziellen Tätigkeit der Beklagten. Da unter Werbung auch imagepflegende oder aufmerksamkeitserzeugende Maßnahmen fallen, kann ein Profitieren der Beklagten durch die Messeteilnahme auch gegenüber der inländischen Besucher nicht verneint werden, weil dadurch - unabhängig davon, ob die mit LEVRANA gekennzeichneten Produkte tatsächlich nach Deutschland geliefert werden oder die Präsentation am Messestand nur auf Russisch und Englisch erfolgte - auch bei diesen Aufmerksamkeit erweckt wurde. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass die Beklagte ihre Produkte zu einem späteren Zeitpunkt in Deutschland auf den Markt bringen wird. Dabei würde sie davon profitieren, dass die Marke LEVRANA bereits in Deutschland bekannt gemacht wurde.

Vor diesem Hintergrund steht dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch die Tatsache, dass die Produkte der Beklagten nicht nach Deutschland geliefert werden sollten und - weil sie nicht den Anforderungen der EU-Kosmetikverordnung entsprachen - für den deutschen Markt nicht verkehrsfähig waren, nicht entgegen. Gleichermaßen wird ein Benutzen in der Werbung auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Beklagte an ihrem Messestand den Hinweis anbringen wollte, ihre Produkte nicht dem deutschen Fachpublikum anzubieten und nicht nach Deutschland zu liefern. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass dieser Hinweis letztendlich nicht aufgestellt wurde. Sofern sich die Beklagte darauf beruft, dass die einstweilige Verfügung verhindert habe, dass sie auf der Messe einen entsprechenden Hinweis platziert habe, ist darauf hinzuweisen, dass sie auch ohne Verwendung des streitgegenständlichen Kennzeichens LEVRANA auf ihrem Messestand einen entsprechenden Hinweis hätte präsentieren können.

Schließlich steht den geltend gemachten Ansprüchen nicht entgegen, dass die Beklagte aufgrund der von der Klägerin erwirkten einstweiligen Verfügung, die der Beklagten bereits vor Eröffnung der Messe überreicht worden war, bereits im Laufe des ersten Messetags die streitgegenständlichen Kennzeichen unkenntlich machte. Denn eine tatsächliche Vermutung für die Wiederholungsgefahr besteht auch dann, wenn es nur zu einem kurzzeitigen Markenverstoß gekommen ist. Dabei ist auch die zumindest seit 05.01.2020 bestehende Präsenz der Beklagten im Messekatalog zu berücksichtigen.

3. Da somit nach den Maßstäben des Markenrechts für den eigenständigen Verletzungstatbestand „Benutzung in der Werbung” nach § 14 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG das „bloße“ Ausstellen eines mit der Marke gekennzeichneten Produkts auf einer Fachmesse genügt, um eine Markenrechtsverletzung herbeizuführen, und diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall gegeben sind, kommt es auf die von der Beklagten problematisierte wirtschaftliche Relevanz des Inlandsbezugs oder die Notwendigkeit einer Gesamtabwägung nicht an. Denn es liegt - da es um die Beurteilung des Bewerbens auf einer Messe in Deutschland geht - ein (reiner) Inlands-Sachverhalt vor.

III. Es besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den Kollisionszeichen „Laverana“ und „Levrana“.

1. Die Beurteilung der Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Nähe der Unternehmensbereiche, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klagepartei und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen (BGH, Urteil vom 05.11.2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705, Rn. 23 - ConText).

2. Im vorliegenden Fall ist von mindestens durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Klagezeichens „Laverana“ auszugehen.

a) Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name des Unternehmensträgers einzuprägen. Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft kommt es bei einem Unternehmenskennzeichen deshalb - anders als bei der Marke - darauf an, ob der Verkehr das fragliche Kennzeichen nicht nur einem bestimmten, sondern gerade dem Unternehmen zuordnet, das für diese Bezeichnung Schutz beansprucht (BGH, Urteil vom 22.03.2012 - I ZR 55/10, GRUR 2012, 635, Rn. 18 - METRO/ROLLER's Metro).

b) Unter Berücksichtigung dieses Maßstabs verfügt das Unternehmensschlagwort „Laverana“ über mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

Zum einen weist er für die angesprochenen Verkehrskreise keine beschreibenden Anklänge für die von der Klägerin angebotenen Waren auf. Weder für die Fachkreise noch für den Durchschnittsverbraucher erschließt sich - selbst wenn diese teilweise über Lateinkenntnisse verfügen - ein unmittelbar beschreibender Bedeutungsgehalt des Zeichens „Laverana“ in Bezug auf Naturkosmetik. Denn die Zusammensetzung des Unternehmenskennzeichens aus „la vera Na(turkosmetik)“ für die wahre Naturkosmetik ist für weite Teile des angesprochenen Publikums nicht selbsterklärend und erkennbar.

Zum anderen ist gerichtsbekannt, dass die Klägerin ein Naturkosmetikunternehmen ist, das mit viel Werbeaufwand seit vielen Jahren unter ihrem Unternehmenskennzeichen Körperpflege- und Kosmetikprodukte über Drogerien und einen eigenen Onlineshop vertreibt. Dies führt - zusammen mit den von der Klägerin vorgetragenen und unter Beweis gestellten Auszeichnungen für das klägerische Unternehmen, der Presseberichterstattung über die Klägerin und den von ihr herausgegebenen Pressemeldungen - zu einer Stärkung der Kennzeichnungskraft des Unternehmensschlagworts „Laverana“. Zwar ist der Einwand der Beklagten zutreffend, dass die Klägerin teilweise auch unter dem Namen „Lavera Naturkosmetik“ auftritt; dies führt jedoch nicht zu einer Schwächung des Unternehmenskennzeichens dahingehend, dass es lediglich über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

3. Es besteht Branchenidentität, da beide Kennzeichen (auch) von den Parteien in der Branche der Naturkosmetik verwendet werden.

4. Die erforderliche Zeichenähnlichkeit ist bei den sich gegenstehenden Zeichen „Laverana“ und „Levrana“ ebenfalls gegeben.

a) Auf Beklagtenseite ist das Zeichen „Levrana“ in die Prüfung der Verwechslungsgefahr einzustellen.

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt. Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (BGH, Urteil vom 05.11.2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705, Rn. 28 - ConText), der seiner Art nach geeignet ist, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen verwendet zu werden; beschreibende Zusätze in den Firmierungen bleiben daher regelmäßig außer Betracht (BGH, Urteil vom 14.02.2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803, Rn. 19 - HEITEC). Vor diesem Hintergrund ist bei der Firmierung der Beklagten der Zusatz „OOO“ - der die Rechtsform nach russischem Recht ausdrückt - bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen.

Gleiches gilt für den Zusatz „NATURAL“ im Rahmen der markenmäßigen Verwendung der Zeichen

Zwar sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks schließt es allerdings nicht aus, einem einzelnen Zeichenbestandteil unter bestimmten Voraussetzungen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen daher im Falle der Übereinstimmung der Zeichen in ihren sie jeweils prägenden Bestandteilen zu bejahen (vgl. BGH, Urteil vom 31.07.2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104, Rn. 27 - Haus & Grund II). Im vorliegenden Fall ist die Bezeichnung „levrana“ der prägende Bestandteil des Gesamtzeichens, weil der Teilbestandteil „NATURAL“ durch die deutlich kleinere Schrift und den beschreibenden Charakter für die bezeichnete Naturkosmetik zurücktritt.

b) Zwischen „Laverana“ und „Levrana“ besteht mindestens durchschnittliche Zeichenähnlichkeit.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche aus; es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind. Allerdings kann eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt. Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden, ohne Weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus; ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH, Urteil vom 02.03.2017 - I ZR 30/16, GRUR 2017, 914, Rn. 27 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke).

Im vorliegenden Fall führt das Landgericht zutreffend aus, dass die sich gegenüberstehenden Kennzeichen klanglich sowie schriftbildlich ähnlich sind. Beide Bezeichnungen beginnen mit dem Buchstaben „L“ und enden mit dem Bestandteil „-rana“. Dazwischen finden sich die Buchstaben „ev“ (angegriffene Bezeichnung) bzw. „ave“ (Klagezeichen), so dass sämtliche Buchstaben der angegriffenen Bezeichnung - wenn auch in anderer Reihenfolge - im Unternehmenskennzeichen der Klägerin enthalten sind. In der gesprochenen Form kann der fehlende Vokal zwischen „v“ und „r“ als durch den Aussprechenden „verschluckt“ betrachtet werden. Die übrigen Vokale tauschen allenfalls ihre Reihenfolge. Von geringerem Gewicht ist deshalb, dass sich die angegriffene Bezeichnung aus lediglich drei Silben zusammensetzt, das Klagezeichen jedoch aus vier Silben. Denn auf Grund undeutlicher Erinnerung an eine Bezeichnung fallen übereinstimmende Merkmale stärker ins Gesicht als Unterschiede. Eine begriffliche Bedeutung der angegriffenen Bezeichnung bzw. des Unternehmenskennzeichens ist - wie bereits ausgeführt - für das Publikum nicht ohne weiteres erkennbar.

5. Der Verwechslungsgefahr steht nicht entgegen, dass die streitgegenständliche Verletzungshandlung - die Bewerbung auf der Messe in Nürnberg - ausschließlich gegenüber Fachbesuchern erfolgte. Zwar kann von Fachkreisen grundsätzlich ein höherer Aufmerksamkeitsgrad erwartet werden als vom Verbraucher im Allgemeinen (vgl. BGH, Beschluss vom 01.06.2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64, Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY). Doch bei den streitgegenständlichen Naturkosmetikprodukten handelt es sich nicht um Spezialprodukte, sondern um Alltagswaren, die in Drogerie- und Supermärkten zu finden sind und sich damit an den Durchschnittsverbraucher richten. Bei derartigen Produkten wenden auch Fachbesucher einer Messe keine größere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Marken auf.

6. Schließlich ist die Verwechslungsgefahr nicht deshalb zu verneinen, weil sich vorliegend ein Unternehmenskennzeichen und (zumindest teilweise) eine produktkennzeichnende Verwendung gegenüberstehen.

Die Klägerin kann, gestützt auf ihr Unternehmenskennzeichen, der Beklagten die Benutzung in der Werbung sowohl im Zusammenhang mit der Verwendung der angegriffenen Kennzeichnung „Levrana“ als Marke auf den Produkten als auch zur Bezeichunung ihres Unternehmens untersagen. Denn der Schutz des Unternehmenskennzeichens erstreckt sich auf jede kennzeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung und erfasst daher nicht nur eine firmenmäßige, sondern auch eine markenmäßige Benutzung (BGH, Urt. v. 21.10.2015 - I ZR 173/14, GRUR 2016, 201, Rn. 65 - Ecosoil). Die Rechtsprechung, wonach ein rein firmenmäßiger Gebrauch keine markenmäßige Benutzung darstellen kann, ist auf den umgekehrten Fall nicht anwendbar (BGH, Urteil vom 14.04. 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623, Rn. 44 - Peek & Cloppenburg II).

Auch soweit die Beklagte das Zeichen „Levrana“ produktbezogen verwendete, ist Verwechslungsgefahr gegeben. Zwar kann eine Verwechslungsgefahr unter Umständen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn durch besondere Umstände ausgeschlossen ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung sehen (BGH GRUR 2012, 635 Rn. 38 - METRO/ROLLER’s Metro). Diese Ausnahme ist vorliegend jedoch nicht gegeben, da die Beklagte sowohl unter dem Firmenschlagwort „Levrana“ als auch unter Verwendung des im prägenden Teil identischen Zeichens „LEVRANA NATURAL“ Naturkosmetikprodukte produziert und vertreibt.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:


OLG Frankfurt: Keine Verwechslungsgefahr mangels Werknähe zwischen Titel eines Fernsehbeitrags und Buchtitel - "Nie wieder keine Ahnung"

OLG Frankfurt
Beschluss vom 11.01.2022
6 W 102/21


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass mangels Werknähe keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Titel eines Fernsehbeitrags und einem Buchtitel (hier: "Nie wieder keine Ahnung") besteht.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Keine Verwechslungsgefahr zwischen Fernsehbeitrag und Buch mit dem Titel „Nie wieder keine Ahnung!“

Zwischen dem Titel „Nie wieder keine Ahnung!“ für eine Fernsehbeitragsreihe und demselben Titel für ein Sachbuch besteht keine Verwechslungsgefahr. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat deshalb mit heute veröffentlichter Entscheidung die Beschwerde der TV-Produzentin zurückgewiesen.

Die Parteien streiten über den Titel „Nie wieder keine Ahnung!“. Die Antragstellerin ist eine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt. Sie hatte 2009 - 2011 für ihr Fernsehprogramm eine Beitragsreihe mit der Bezeichnung „Nie wieder keine Ahnung! Malerei“ und „Nie wieder keine Ahnung! Architektur“ produziert. Die Beiträge wurden noch 2021 ausgestrahlt. Die Antragstellerin veröffentlichte zudem eine Titelschutzanzeige für diesen Titel.

Die Antragsgegnerin vertreibt seit Herbst 2021 unter dem Titel „Nie wieder keine Ahnung!“ ein Sachbuch, das sich mit „vermeintlichem Allgemeinwissen aus Politik, Wirtschaft und Weltgeschehen“ befasst. Die Antragstellerin sieht sich hierdurch in ihren Titelschutzrechten verletzt.

Die von ihr beantragte einstweilige Verfügung auf Unterlassung der Nutzung des Titels hat das Landgericht zurückgewiesen. Die Beschwerde hiergegen hatte auch vor dem OLG keinen Erfolg. Der Antragstellerin stehe kein Unterlassungsanspruch zu, begründete das OLG. Es fehle an einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Der Titel „Nie wieder keine Ahnung“ genieße zwar Werktitelschutz, auch wenn er aufgrund seines beschreibenden Anklangs nur geringe Unterscheidungskraft aufweise. Die sich gegenüberstehenden Werktitel seien auch identisch. Es fehle jedoch an einer hinreichenden Ähnlichkeit der Werke. Werktitel dienten grundsätzlich nur der Unterscheidung eines Werkes von einem anderen. Es müsse die Gefahr bestehen, dass „der Verkehr den einen Titel für den anderen hält“. Wenn unterschiedliche Werke betroffen seien, scheide eine Verwechslungsgefahr mangels Werknähe regelmäßig aus. So sei es hier. Es stünden sich eine im Fernsehen ausgestrahlte Beitragsreihe und ein Buch gegenüber. Auch wenn inhaltliche Ähnlichkeit bestehe, sei nicht ersichtlich, dass der Verkehr das Buch der Antragsgegnerin für die Betragsreihe der Antragstellerin halten könnte.

Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Die Entscheidung ist in Kürze unter www.rv.hessenrecht.hessen.de abrufbar.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 11.01.2022, Az. 6 W 102/21
(vorausgehend LG Frankfurt am Main, Beschluss vom 16.11.2021, Az. 2-6 O 273/21)

Erläuterungen:
Der durch Gesetz (z.B. das Markengesetz) gewährte Titelschutz knüpft grundsätzlich an das Erscheinen des Werkes an. Eine Titelschutzanzeige führt zur Vorverlagerung dieses Schutzes. Sobald das Werk in branchenüblicher Weise angekündigt wird und in angemessener Frist unter dem Titel danach erscheint, genießt es Schutz bereits mit der Anzeige.



LG Köln: Werbung mit Jogi Löw-Doppelgänger verletzt allgemeines Persönlichkeitsrecht und Recht am eigenen Bild des ehemaligen Fußball-Bundestrainers

LG Köln
Beschlus vom 11.06.2021
28 O 218/21


Das LG Köln hat entschieden, des die Werbung mit einem Jogi Löw-Doppelgänger das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht am eigenen Bild des ehemaligen Fußball-Bundestrainers verletzt.

Aus den Entscheidungsgründen:

Der Verfügungsanspruch ergibt sich aus §§ 1004 Abs. 1 analog, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 22, 23 KUG sowie aus §§ 1004 Abs. 1 analog, 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Artikel 2 Abs. 1, Artikel 1 Abs. 1 GG. Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Entscheidung des OLG Köln vom 6.3.2014 - 15 U 133/13 - sind die Bildnisse des Doppelgängers im vorliegenden Fall als Bildnisse des Antragstellers anzusehen. Auf den Grad der Ähnlichkeit der beiden Personen und somit auf die von der Antragsgegnerin im Einzelnen aufgeführten Unterschiede im äußeren Erscheinungsbild beider und hinsichtlich ihrer Sprachgewohnheiten kommt es im Ergebnis nicht an, denn es geht gerade darum, den Werbewert des Klägers durch die Erregung von Aufmerksamkeit für die von der Antragsgegnerin angebotenen Waren fruchtbar zu machen. Hierfür reicht es aus, wenn durch eine auf den ersten Blick gegebene Ähnlichkeit beider Personen die - wenn auch u.U. nur flüchtige - Vorstellung erzeugt wird, bei der gezeigten Person handele es sich um den prominenten Antragsteller. Dass im weiteren Verlauf des Films mit genau dieser Vorstellung gespielt wird, indem gerade die Frage thematisiert wird, ob es sich um den Antragsteller handele, ist unschädlich, denn das Ziel der Erregung von Aufmerksamkeit wurde bereits erreicht. Dementsprechend kommt es auch nicht darauf an, ob bei dem Betrachter letztlich Zweifel verbleiben, ob der Antragsteller nicht doch der Darsteller sein könnte.

Soweit der Bundesgerichtshof eine Darstellung durch eine andere Person erst dann als Bildnis der dargestellten Person ansieht, „wenn der täuschend echte Eindruck erweckt wird, es handele sich um die dargestellte Person selbst, wie dies etwa bei dem Einsatz eines Doppelgängers oder einer nachgestellten berühmten Szene oder Fotographie der Fall sein kann“ (Pressemitteilung zur Entscheidung vom 18.5.2021 - VI ZR 441/19 – Film über Odenwaldschule), steht dies dem von der Kammer gefundenen Ergebnis nicht entgegen. Im Falle eines Spielfilmes mag es darauf ankommen, ob im Ergebnis die Täuschung über die Identität beider Personen aufrecht erhalten bleibt. Geht es dagegen wie im vorliegenden Fall allein um die Erregung von Aufmerksamkeit durch das Auftreten eines Doppelgängers, ist nach Auffassung der Kammer nach den weiterhin einschlägigen Grundsätzen der o.a. Entscheidung des OLG Köln ein Bildnis des Dargestellten schon dann anzunehmen, wenn durch die auf den ersten Blick gegebene Ähnlichkeit beider Personen die (wenn auch nur vorübergehende) Vorstellung entsteht, es handele sich um den dargestellten Prominenten selbst. Dass dies im vorliegenden Fall zu bejahen ist und auch der Intention der Antragsgegnerin entspricht, kann nicht zweifelhaft sein.

Nicht weiter begründungsbedürftig sind die weiteren Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs, insbesondere das Fehlen eines zeitgeschichtlichen Ereignisses.


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EuG: Wappen des AC Mailand mit Schriftzug AC Milan kann aufgrund der älteren deutschen Wortmarke MILAN nicht als Marke für Schreibwaren und Büroartikel eingetragen werden

EuG
Urteil vom 10.11.2021
T-353/20
AC Milan / EUIPO - InterES (ACM 1899 AC MILAN)


Das EuG hat entschieden, dass das Wappen des AC Mailand mit dem Schriftzug "AC Milan" aufgrund der älteren deutschen Wortmarke MILAN nicht als Marke für Schreibwaren und Büroartikel eingetragen werden kann.

Die Pressemitteilung des EuG:

Das Gericht bestätigt, dass das Zeichen, welches das Wappen des Fußballvereins AC Mailand darstellt, nicht Gegenstand einer internationalen Registrierung als Marke mit Benennung der Europäischen Union für Schreibwaren und Büroartikel
sein kann

Die starke phonetische Ähnlichkeit und die mittlere visuelle Ähnlichkeit dieses Zeichens im Vergleich zur älteren deutschen Wortmarke MILAN rufen eine Gefahr der Verwechslung bei den Verbrauchern hervor, so dass nicht beide Zeichen gleichzeitig in der Union Schutz genießen könne.

Die internationale Registrierung einer Marke mit Benennung der Europäischen Union hat die gleiche Wirkung wie die Eintragung einer Unionsmarke und unterliegt dem gleichen Widerspruchsverfahren wie die Anmeldung einer Unionsmarke.

Im Februar 2017 beantragte der italienische Fußballverein AC Milan (AC Mailand) gemäß der Unionsmarkenverordnung1 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union für das folgende Bildzeichen, und zwar u. a. für Schreibwaren und Büroartikel:

Im April 2017 erhob die deutsche Gesellschaft InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG Widerspruch gegen die beantragte Registrierung. Zur Begründung verwies sie auf die 1984 angemeldete und 1988 eingetragene deutsche Wortmarke MILAN, die sich u. a. auf Waren bezieht, die mit den vom Antrag des AC Mailand erfassten Waren im Wesentlichen
identisch sind oder ihnen ähneln. Die deutsche Gesellschaft vertritt die Auffassung, dass die Registrierung der angemeldeten Marke aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der älteren Marke eine Gefahr der Verwechslung beim deutschen Publikum hervorrufen könne.

Mit Entscheidung vom 14. Februar 2020 gab das EUIPO dem Widerspruch vollumfänglich statt. Gegen diese Entscheidung erhob der AC Mailand Klage beim Gericht der Europäischen Union. Mit seinem heute verkündeten Urteil weist das Gericht die Klage in vollem Umfang ab.

Als Erstes stellt das Gericht auf der Grundlage einer Reihe von Beweisen, darunter Rechnungen und Werbematerial in deutscher Sprache, fest, dass die ältere Marke in Deutschland ernsthaft benutzt worden ist.

Als Zweites stellt das Gericht fest, dass die ältere Marke auf dem deutschen Markt sowohl in der eingetragenen Form benutzt worden ist als auch in einer abgewandelten Form, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass ein Bildelement hinzugefügt wurde, das den Kopf einer Art Raubvogel darstellt. In dieser Hinsicht hebt das Gericht hervor, dass das zusätzliche Bildelement zwar nicht ganz vernachlässigbar ist, aber auch nicht als dominierend angesehen werden kann und nicht geeignet erscheint, die Unterscheidungskraft des Wortelements der älteren Marke in ihrer eingetragenen Form zu beeinflussen.

Als Drittes ist das Gericht der Auffassung, dass das maßgebliche Publikum das Bildelement der angemeldeten Marke insbesondere aufgrund seiner Größe und seiner Position zwar nicht ignorieren wird, seine Aufmerksam sich aber nicht darauf konzentrieren wird. Vielmehr wird die Aufmerksamkeit des Publikums von dem Wortelement angezogen, das aus den Buchstaben „AC“ und dem Wort „MILAN“ besteht, da diese in Großbuchstaben und einer stilisierten Schriftart geschrieben sind und das aus ihnen gebildete Element deutlich länger ist als das Bildelement. Folglich ist das Element „AC MILAN“ nach Auffassung des Gerichts das dominierende Element der angemeldeten Marke.

In diesem Zusammenhang stellt das Gericht fest, dass, auch wenn ein Teil des Publikums das Wortelement „AC MILAN“ der angemeldeten Marke als Bezugnahme auf den gleichnamigen Fußballverein der Stadt Mailand (Italien) wahrnehmen kann, die einander gegenüberstehenden Zeichen, die in phonetischer Hinsicht sehr ähnlich sind, beide auf die italienische Stadt Mailand hinweisen.

Soweit der AC Mailand mit der Bekanntheit der angemeldeten Marke in Deutschland argumentiert, die mit der großen Bekanntheit dieses Fußballvereins zusammenhänge, weist das Gericht darauf hin, dass nur die Bekanntheit der älteren Marke, nicht aber die der angemeldeten Marke, zu berücksichtigen ist, um zu beurteilen, ob die Ähnlichkeit der von zwei Marken bezeichneten Waren genügt, um eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Infolgedessen entscheidet das Gericht, dass die Ähnlichkeiten zwischen den beiden in Rede stehenden Zeichen insgesamt groß genug sind, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.


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Volltext BGH: Goldton des Lindt-Goldhasen nach § 4 Nr. 2 MarkenG aufgrund Verkehrsgeltung als Farbmarke für Schokoladenhasen geschützt

BGH
Urteil vom 2907.2021
I ZR 139/20
Goldhase III
MarkenG § 3 Abs. 2; § 4 Nr. 2


Wir hatten bereits in dem Beitrag BGH: Goldton des Lindt-Goldhasen nach § 4 Nr. 2 MarkenG aufgrund von Verkehrsgeltung als Farbmarke für Schokoladenhasen geschützt über die Entscheidung berichtet.

Leitsätze des BGH:

a) Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung findet keine Anwendung auf Zeichen, die vor diesem Zeitpunkt eingetragen worden sind (§ 4 Nr. 1 MarkenG) oder durch Benutzung als Marke Verkehrsgeltung erworben haben (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Einer Marke, die vor dem Inkrafttreten einer Neuregelung - sei es durch Eintragung, sei es durch Benutzung - Schutz erlangt hat, kann dieser Schutz durch eine Neuregelung grundsätzlich nicht
entzogen werden.

b) Ein Zuordnungsgrad von über 50%, der bei einer abstrakten Farbmarke für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG im Regelfall ausreicht, genügt erst recht für die Annahme einer Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG.

c) Der Erwerb von Verkehrsgeltung eines Farbzeichens als Marke setzt nur voraus, dass das Zeichen als Hinweis auf die Herkunft eines Produkts dient und nicht - darüber hinaus - als "Hausfarbe" für sämtliche oder zahlreiche Produkte des Unternehmens und damit produktlinienübergreifend verwendet wird.

d) Inhaber der Benutzungsmarke ist derjenige, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung erworben wurde. Benutzen mehrere Unternehmen eine Kennzeichnung und sehen die beteiligten Verkehrskreise diese Unternehmen als eine wirtschaftliche Einheit oder als Mitglieder eines Konzerns an, kann kraft Verkehrsgeltung die Benutzungsmarke für jedes der Unternehmen entstehen.

BGH, Urteil vom 29. Juli 2021 - I ZR 139/20 - OLG München - LG München I

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:


BGH: Goldton des Lindt-Goldhasen nach § 4 Nr. 2 MarkenG aufgrund von Verkehrsgeltung als Farbmarke für Schokoladenhasen geschützt

BGH
Urteil vom 29.07.2021
I ZR 139/20


Der BGH hat entschieden, dass der Goldton des Lindt-Goldhasen nach § 4 Nr. 2 MarkenG aufgrund von Verkehrsgeltung als Farbmarke für Schokoladenhasen geschützt ist.

Die Pressemitteilung des BGH:

Zum Markenschutz des Goldtons des "Lindt-Goldhasen"

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass der Goldton des "Lindt-Goldhasen" Markenschutz genießt.

Sachverhalt:

Die Klägerinnen sind Gesellschaften der Unternehmensgruppe Lindt & Sprüngli, die hochwertige Schokolade herstellt. Eines der Produkte der Klägerinnen ist der "Lindt-Goldhase", der seit dem Jahr 1952 in Deutschland in goldener Folie und seit 1994 im aktuellen Goldton angeboten wird. Die Klägerinnen setzten in den letzten 30 Jahren in Deutschland mehr als 500 Millionen Goldhasen ab. Der "Lindt-Goldhase" ist der mit Abstand meistverkaufte Schokoladenosterhase Deutschlands. Sein Marktanteil betrug in Deutschland im Jahr 2017 über 40%. Nach einer von den Klägerinnen vorgelegten Verkehrsbefragung ordnen 70% der Befragten den für die Folie des "Lindt-Goldhasen" verwendeten goldenen Farbton im Zusammenhang mit Schokoladenhasen dem Unternehmen der Klägerinnen zu.

Die Beklagte ist ebenfalls Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertrieb in der Ostersaison 2018 gleichfalls einen sitzenden Schokoladenhasen in einer goldfarbenen Folie.

Die Klägerinnen sind der Auffassung, sie seien Inhaberinnen einer Benutzungsmarke an dem Goldton des "Lindt-Goldhasen". Die Beklagte habe diese Marke durch den Vertrieb ihrer Schokoladenhasen verletzt. Die Klägerinnen nehmen die Beklagte auf Unterlassung des Vertriebs ihrer Schokoladenhasen in Anspruch. Außerdem verlangen sie von ihr die Erteilung von Auskünften und begehren die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht.

Bisheriger Prozessverlauf:

Das Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat angenommen, die Klage sei unbegründet, weil die Klägerinnen nicht Inhaberinnen einer Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG an dem goldenen Farbton des "Lindt-Goldhasen" seien. Der Farbton habe für die Ware Schokoladenhasen keine Verkehrsgeltung erlangt.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Der Bundesgerichtshof hat der Revision der Klägerinnen stattgegeben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Die Klägerinnen haben nachgewiesen, dass der Goldton des Lindt-Goldhasen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise im Sinne von § 4 Nr. 2 MarkenG als Marke Verkehrsgeltung für Schokoladenhasen erlangt hat. Nach der vorgelegten Verkehrsbefragung beträgt der Zuordnungsgrad des für die Folie des "Lindt-Goldhasen" verwendeten goldenen Farbtons im Zusammenhang mit Schokoladenhasen zum Unternehmen der Klägerinnen 70% und übersteigt damit die erforderliche Schwelle von 50% deutlich. Der Erwerb von Verkehrsgeltung setzt nicht voraus, dass das Farbzeichen als "Hausfarbe" für sämtliche oder zahlreiche Produkte des Unternehmens verwendet wird. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob der Verkehr dann, wenn der Goldton für andere Schokoladenhasen als den bekannten Lindt-Goldhasen verwendet würde, darin einen Herkunftshinweis auf die Klägerinnen sähe. Das ist eine Frage der Verwechslungsgefahr, die sich erst im Rahmen der Prüfung einer Verletzung der Farbmarke stellt. Gegen eine Verkehrsgeltung des Goldtons spricht schließlich nicht, dass er zusammen mit ebenfalls verkehrsbekannten Gestaltungselementen des "Lindt-Goldhasen" (sitzender Hase, rotes Halsband mit goldenem Glöckchen, Bemalung und Aufschrift "Lindt GOLDHASE") eingesetzt wird. Entscheidend ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise in einer Verwendung dieses Goldtons für Schokoladenhasen auch dann einen Herkunftshinweis sehen, wenn er zusammen mit diesen anderen Gestaltungselementen verwendet wird.

Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht prüfen müssen, ob die Beklagte die Benutzungsmarke der Klägerinnen an dem Goldton des "Lindt-Goldhasen durch den Vertrieb ihrer in goldfarbener Folie verpackten Schokoladenhasen verletzt hat.

Vorinstanzen:

LG München I - Urteil vom 15. Oktober 2019 - 33 O 13884/18

OLG München - Urteil vom 30. Juli 2020 - 29 U 6389/19

Die maßgebliche Vorschrift des § 4 Nr. 2 MarkenG lautet:

Der Markenschutz entsteht durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.




OLG Frankfurt: Keine Verwechslungsgefahr zwischen Restaurantbezeichnung "Ciao" und Bezeichnung einer Pizzeria "Ciao Mamma"

OLG Frankfurt
Beschluss vom 30.06.2021
6 W 35/21


Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der Restaurantbezeichnung "Ciao" und der Bezeichnung einer Pizzeria "Ciao Mamma" besteht.

Die Pressemitteilung des Gerichts:
Restaurant „Ciao“ nicht mit Pizzeria „Ciao Mamma“ verwechslungsfähig

Zwischen der Bezeichnung „Ciao“ für ein Restaurant, welches italienische Speisen anbietet, und einer Pizzeria, die unter „Ciao Mamma“ firmiert, besteht keine Verwechslungsgefahr. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) wies deshalb mit heute veröffentlichter Entscheidung den geltend gemachten Unterlassungsanspruch zurück.
Nr. 50/2021

Die Parteien betreiben jeweils ein Lokal mit italienischen Speisen in der Umgebung von Darmstadt. Das Lokal des Antragstellers heißt „Ciao“ und ist nach eigener Darstellung ein gehobenes italienisches Restaurant mit Pizzeria. Die Antragsgegnerin bewirbt ihr Lokal als „Hamburgeria“ und „Pizzeria“ unter dem Namen „Ciao Mamma“. Der Antragsteller nimmt die Antragsgegnerin auf Unterlassen der Verwendung der Bezeichnung „Ciao Mamma“ in Anspruch. Das Landgericht hat den im Eilverfahren geltend gemachten Anspruch zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde hatte auch vor dem OLG keinen Erfolg.

Die Bezeichnung „Ciao“ sei zwar eine besondere Geschäftsbezeichnung, der auch Unterscheidungskraft zukomme, führte das OLG aus. Insbesondere bei Gaststätten und Hotels sei der Verkehr daran gewöhnt, dass sich Unternehmen häufig glatt beschreibender Etablissementsbezeichnungen bedienten es aber in einem umgrenzten örtlichen Gebiet nur einen einzigen Geschäftsbetrieb mit diesem Namen gebe. Der Bezeichnung „Ciao“ könne damit eine gewisse originäre Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Da es sich erkennbar um eine Grußformel handele, sei der Schutzbereich allerdings geringer.

Es liege jedoch keine Verwechslungsgefahr vor. Die Parteien betrieben zwar beide Lokale, in denen italienisches Essen, insbesondere Pizzen, angeboten würden, so dass Branchenidentität vorliege. Die Kennzeichnungskraft der älteren Bezeichnung „Ciao“ – also ihre Eignung, sich als Unterscheidungsmittel bei den Kunden einzuprägen - sei jedoch mit Rücksicht auf die Bedeutung des Begriffs als italienische Grußformel durchschnittlich. Die einander gegenüberstehenden Bezeichnungen „Ciao“ und „Ciao Mamma“ seien nicht hinreichend ähnlich, um eine Verletzungsgefahr zu begründen. Zu vergleichen sei dabei der Gesamteindruck. Der Bestandteil „Mamma“ führe zu einem deutlich abweichenden Gesamteindruck. Der Verkehr verstehe die Bezeichnung „Ciao Mamma“ auch nicht als Ableger des Lokals „Ciao“, da der Bestandteil „Ciao“ nicht als eigenständiger Stammbestandteil wahrgenommen werde.

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 30.6.2021, Az. 6 W 35/21
(vorausgehend Landgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 8.4.2021, Az. 22 O 22/21)



OLG Nürnberg: Kosten für von Partei eingeholtes Privatgutachten in Markenrechtsstreit zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses und der Verwechslungsgefahr regelmäßig nicht erstattungsfähig

OLG Nürnberg
Beschluss vom 25.03.2021
3 W 727/21


Das OLG Nürnberg hat entschieden, dass die Kosten für von einer Partei eingeholtes Privatgutachten in einem Markenrechtsstreit zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses und der Verwechslungsgefahr regelmäßig nicht erstattungsfähig sind.

Aus den Entscheidungsgründen:

Das Rechtsmittel ist gemäß § 11 Abs. 1 RPflG, §§ 104 Abs. 3 Satz 1, 567 Abs. 2 Satz 2 ZPO als sofortige Beschwerde zulässig. In der Sache hat die sofortige Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Das Landgericht hat im Rahmen der Kostenfestsetzung die Auslagen für das Privatgutachten der GfK vom 01.07.2019 zu Recht nicht in Ansatz gebracht.

1. In rechtlicher Hinsicht ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:

a) Die Kosten eines von einer Partei eingeholten Privatgutachtens sind nach einhelliger Meinung nur ausnahmsweise als notwendige Kosten des Rechtsstreits anzusehen (OLG München, Beschluss vom 13.08.2018 - 11 W 821/18, juris-Rn. 17 m.w.N.). In aller Regel sind die Kosten für ein im Laufe des Rechtsstreits auf Veranlassung einer Partei erstelltes Privatgutachten nicht erstattungsfähig (OLG München, Beschluss vom 15.10.2020 - 11 W 1457/20, juris-Rn. 11 m.w.N.).

Holt eine Partei ein privates Sachverständigengutachten unmittelbar prozessbezogen ein, wird die Frage, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die kostenauslösende Maßnahme als sachdienlich ansehen durfte, in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in den Fällen bejaht, in denen die Partei infolge fehlender Sachkenntnis ohne die Einholung des Privatgutachtens nicht zu einem sachgerechten Vortrag in der Lage war (BGH, Beschluss vom 12.09.2018 - VII ZB 56/15, juris-Rn. 23), insbesondere der Partei die nötige Sachkunde fehlt, um ihren Anspruch schlüssig zu begründen (OLG München, Beschluss vom 13.08.2018 - 11 W 821/18, juris-Rn. 21). Dazu gehören auch Fälle, in denen die Partei ohne Einholung eines Privatgutachtens ein ihr nachteiliges Gerichtssachverständigengutachten nicht zu erschüttern vermag (BGH, Beschluss vom 01.02.2017 - VII ZB 18/14, juris-Rn. 13). Verfügt die Partei über entsprechende Sachkunde, ist die Erstattungsfähigkeit der Kosten für ein prozessbegleitend eingeholtes, privates Sachverständigengutachten nicht deshalb gegeben, weil einem solchen privaten Gutachten im Rahmen des Rechtsstreits ein höheres Gewicht zukäme als sonstigem Parteivortrag; die Kosten für ein Privatgutachten sind daher nicht erstattungsfähig, wenn das Gutachten allein dazu dienen soll, dem eigenen Vortrag mehr Gewicht zu verleihen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19.08.2019 - I-2 W 8/19, juris-Rn. 4).

Darüber hinaus ist der Rechtsgedanke des § 96 ZPO zu berücksichtigen: Ergibt ein Gerichtsgutachten ein für die Partei negatives Ergebnis und erzielt diese aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten einen Teilerfolg, so sind ihr gemäß § 96 ZPO die Kosten der Beweisaufnahme durch Einholung des Gerichtsgutachtens im Rahmen der zu treffenden Kostenentscheidung gesondert aufzuerlegen. Gleichermaßen widerspricht die prozessual nutzlose Einholung eines außergerichtlichen Gutachtens dem in § 96 ZPO zum Ausdruck gekommenen Gebot einer gerechten Kostenverteilung, Kosten eines Privatgutachtens, dessen Ergebnis im Prozess durch die Gerichtsentscheidung keine Bestätigung findet - und damit auch nicht der von der Partei abgeleitete Prozessvortrag - zulasten der Gegenpartei als erstattungsfähig zu behandeln (OLG Köln, Beschluss vom 30.12.2014 - 17 W 152/14, juris-Rn. 12).

Anerkannt ist, dass die Anforderungen, wann die Kosten für ein Privatgutachten im Rahmen eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Verfügung als notwendig und zweckentsprechend im Kostenfestsetzungsverfahren festsetzbar sind, geringeren Anforderungen unterliegen. Der Grund liegt darin, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren die Partei auf präsente Beweismittel angewiesen ist (OLG Köln, Beschluss vom 21.04.2008 - 17 W 68/08, juris-Rn. 9; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 12.02.2007 - 6 W 109/06, juris-Rn. 3). Daher sind im Verfügungsverfahren die Kosten eines im Verfahren erholten und verwendeten Privatgutachtens ausnahmsweise als notwendige Kosten anzusehen, wenn eine effektive Rechtsverfolgung oder -verteidigung ohne ein Sachverständigengutachten nicht möglich ist (OLG Bamberg, Beschluss vom 12.04.2010 - 4 W 90/09, juris-Rn. 7).

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Ähnlichkeit der miteinander zu vergleichenden Marken eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann (BGH, Urteil vom 31.01.2019 - I ZR 97/17, juris-Rn. 90 - Das Omen). Demgegenüber stuft der Europäische Gerichtshof die Beurteilung der Verwechslungsgefahr als Tatfrage ein, die sich der Kontrolle durch den Gerichtshof entzieht (EuGH, Urteil vom 16.06.2011 - C 317/10, juris-Rn. 45 - UNI). Diese unterschiedlichen Auffassungen wirken sich jedoch auf die vorliegende Frage nicht aus. Denn auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt Beurteilung der für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Kriterien im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, Urteil vom 14.05.2009 - I ZR 231/06, juris-Rn. 62 - airdsl).

Die Ermittlung des Verkehrsverständnisses ist keine Tatsachenfeststellung, sondern Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens (BGH, Urteil vom 29.03.2007 - I ZR 122/04, juris-Rn. 36 - Bundesdruckerei). Dabei geht der Richter, soweit er das Verständnis des Verkehrs ohne sachverständige Hilfe ermittelt, davon aus, dass er aufgrund eigenen Erfahrungswissens selbst über die dazu erforderliche Sachkunde verfügt (BGH, Urteil vom 29.06.2006 - I ZR 110/03, juris-Rn. 27 - Ichthyol II).

2. Unter Zugrundelegung dieses rechtlichen Maßstabs sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen, nach denen ausnahmsweise die Kosten für die repräsentative Umfrage der GfK vom 27.06.2019 als notwendige Kosten des Rechtsstreits anzusehen wären, nicht gegeben. Zwar handelt es sich vorliegend um ein Verfügungsverfahren, bei dem grundsätzlich geringere Anforderungen an die Festsetzbarkeit von Kosten für ein Privatgutachten zu stellen sind. Auch bestehen keine Zweifel an der unmittelbaren Prozessbezogenheit des privaten Sachverständigengutachtens. Die Verfügungsklagepartei durfte jedoch als verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die kostenauslösende Maßnahme nicht als sachdienlich ansehen.

a) In diesem Zusammenhang ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Verfügungsklägerin in beiden Instanzen auch ohne das Meinungsforschungsgutachten in der Lage war, ihrer Darlegungslast in Bezug auf die streitgegenständliche Markenverletzung zu genügen.

Die Verfügungsklägerin reichte das Privatgutachten erst mit Schriftsatz vom 04.07.2019, mithin einen Tag vor der mündlichen Verhandlung, beim Landgericht Nürnberg-Fürth, ein. Ein konkreter Anlass für diese Einreichung ergab sich weder aus einem gerichtlichen Hinweis in dem Verfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth noch aus dem Vorbringen der Verfügungsbeklagten. Insbesondere legt die Verfügungsklagepartei nicht dar, dass die repräsentative Umfrage notwendig war, um Angriffe der Verfügungsbeklagten gegen die Zeichenähnlichkeit sachkundig abzuwehren zu können. Vielmehr betonte die Verfügungsklägerin sowohl in erster wie in zweiter Instanz mehrfach, dass das Gericht die eindeutige Markenverletzung aus eigener Sachkunde beurteilen könne. Auch in der Berufungserwiderung verwies die Verfügungsklägerin lediglich unter Ziffer VII. als „Zusatzargument“ auf die repräsentative Meinungsumfrage.

Soweit die repräsentative Umfrage der GfK dazu dienen sollte, dem eigenen Vortrag mehr Gewicht zu verleihen, führt dieser Umstand nicht zu einer Erstattungsfähigkeit der Kosten für das Privatgutachten.

b) Zum anderen kann - auch vor dem Hintergrund des Rechtsgedankens des § 96 ZPO - nicht außer Acht gelassen werden, dass das Privatgutachten keinen Eingang in das die Beschlussverfügung bestätigende Endurteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 26.07.2019 und den Hinweis des Senats nach § 522 Abs. 2 ZPO (aufgrund dessen die Verfügungsbeklagte ihre Berufung zurücknahm) gefunden hat. Vielmehr wurde die Bejahung der Zeichenähnlichkeit auf andere Erwägungen gestützt.

In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass der Senat im Hinweisbeschluss ausführte, dass er die durchschnittliche Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem Verletzungsmuster aus eigener Sachkunde feststellen könne. Dies war auch zutreffend, weil die Ermittlung des Verkehrsverständnisses die Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens ist und der Senat zum einen in Markenrechtsfragen spezialisiert ist zum anderen dessen Mitglieder als Verbraucher zu den angesprochenen Verkehrskreisen der vorliegend streitgegenständlichen Produkte gehören. Zudem ist es kaum möglich, anhand demoskopischer Untersuchungen zu zuverlässigen Ergebnissen zu gelangen. Davon absehen sind empirische Erhebungen ohnehin nur geeignet, über die faktischen Komponenten der Markenähnlichkeit Aufschluss zu liefern. Das gewonnene Ergebnis könnte immer noch aufgrund normativer Erwägungen ins Gegenteil verkehrt werden.


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BGH: Zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit wenn sich Marken aus dem Bereich Fahrräder einerseits und Kraftfahrzeuge anderseits gegenüberstehen

BGH
Urteil vom 15.10.2020
I ZR 135/19
PEARL/PURE PEARL
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Buchst. b; Verordnung (EU) 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. b


Leitsätze des BGH:

a) Bei der im Rahmen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr vorzunehmenden Prüfung, ob zwischen den Waren, für die die Marke eingetragen ist (hier: Fahrräder), und den Waren, für die das angegriffene Zeichen benutzt wird (hier: Kraftfahrzeuge), Warenähnlichkeit besteht, sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen diesen Waren kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art dieser Waren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden.

b) Allein aus der Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, lässt sich kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlichkeit ableiten. Dies schließt es allerdings nicht aus, dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich für die Warenähnlichkeit beziehungsweise bei gegebener Warenähnlichkeit für die Verwechslungsgefahr sprechen kann. Da die Verkehrserwartung im Hinblick auf die angegriffene Verwendung der geschützten Marke zu beurteilen ist, kommt es insoweit darauf an, ob der Verkehr im Falle einer Lizenzierung der für bestimmte Waren (hier: Fahrräder) geschützten Marke zur markenmäßigen Verwendung für andere Waren (hier: Kraftfahrzeuge) von einem Know-how-Transfer ausgeht (Fortführung von BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 14 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU).

BGH, Urteil vom 15. Oktober 2020 - I ZR 135/19 - OLG Hamburg - LG Hamburg

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:


EuG: Auch im zweiten Anlauf - Keine Verwechslungsgefahr zwischen Uni­ons­kol­lek­tiv­mar­ke "HALL­O­U­MI" für Käse aus Zypern und "BB­QLO­U­MI" für Käse

EuG
Urteil vom 20.01.2021
T-328/17
RENV Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO - M. J. Dairies (BBQLOUMI)


Das EuG hat auch im zweiten Anlauf entschieden, dass zwischen der Uni­ons­kol­lek­tiv­mar­ke "HALL­O­U­MI" für Käse aus Zypern und der Zeichenfolge "BB­QLO­U­MI" für Käse keine Verwechslungsgefahr besteht.

Die Pressemitteilung des EuG:

Das Gericht bestätigt das Fehlen einer Verwechslungsgefahr zwischen der den Mitgliedern eines zyprischen Verbands vorbehaltenen Kollektivmarke HALLOUMI und dem Zeichen „BBQLOUMI“ für Waren einer bulgarischen Gesellschaft

Die Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ist Inhaberin der für Käse eingetragenen Unionskollektivmarke HALLOUMI. Eine Unionskollektivmarke ist eine besondere Unionsmarke, mit der Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen unterschieden werden können.

Die Markeninhaberin erhob unter Berufung auf die besagte Kollektivmarke Widerspruch gegen die Eintragung des folgenden Bildzeichens mit dem Wortbestandteil „BBQLOUMI“ als Unionsmarke, das von der bulgarischen Gesellschaft M. J. Dairies Eood unter anderem für Waren wie Käse, Fleischextrakte, Nahrungsmittel mit Käsegeschmack und Restaurationsdienstleistungen angemeldet worden war:

Das mit der Prüfung von Unionsmarkenanmeldungen betraute Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) wies den Widerspruch namentlich mit der Begründung zurück, für die Verbraucher bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Bildzeichen „BBQLOUMI“ und der älteren Kollektivmarke HALLOUMI. Der Verband focht daraufhin diese Entscheidung des EUIPO vor dem Gericht der Europäischen Union an, das wegen der Bezeichnung einer besonderen Käsesorte durch den Begriff „halloumi“ auf eine schwache Kennzeichnungskraft der Marke HALLOUMI entschied und deshalb ebenfalls eine Verwechslungsgefahr verneinte.

In seinem auf ein Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts ergangenen Urteil vom 5. März 2020 stellte der Gerichtshof fest, dass das Gericht von der Prämisse ausgegangen war, dass bei schwacher Kennzeichnungskraft der älteren Marke das Bestehen von Verwechslungsgefahr auszuschließen sei, sobald sich erweise, dass die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken für sich genommen nicht den Nachweis einer solchen Gefahr ermögliche. Der Gerichtshof befand diese Prämisse für falsch, da die schwache Kennzeichnungskraft einer älteren Marke das Vorliegen von Verwechslungsgefahr nicht ausschließt. Deshalb hob er das Urteil des Gerichts auf und verwies die Rechtssache an das Gericht zurück, damit es prüft, ob für die Verbraucher hinsichtlich der Herkunft der mit dem Zeichen „BBQLOUMI“ gekennzeichneten Waren eine Verwechslungsgefahr besteht.

Mit seinem heutigen Urteil weist das Gericht die Klage des zyprischen Verbands ab, da das EUIPO seiner Ansicht nach zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht.

Das Gericht erinnert zunächst daran, dass eine Verwechslungsgefahr sowohl eine Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken als auch eine Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen voraussetzt. Was den Vergleich der Waren und Dienstleistungen betrifft, verneint es hinsichtlich der mit der
angemeldeten Marke beanspruchten Fleischextrakte und Restaurationsdienstleistungen eine Verwechslungsgefahr, da sie weder mit den von der älteren Marke erfassten Waren identisch noch ihnen ähnlich sind. In Bezug auf die übrigen Waren wie Käse, die in unterschiedlichem Grad den mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren ähnlich sind, kann dagegen eine
Verwechslungsgefahr nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

Zur Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen führt das Gericht aus, dass den einander gegenüberstehenden Zeichen der Bestandteil „loumi“ gemeinsam ist, der für einen großen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, welcher ihn als einen möglichen Hinweis auf den Halloumi-Käse verstehen wird, schwache originäre Kennzeichnungskraft aufweist. Das Anfangselement „bbq“ des Wortbestandteils wird indes bei den Verkehrskreisen wegen seiner Stellung größere Beachtung finden als das Schlusselement „loumi“, so dass Letzteres sehr wenig zur Kennzeichnungskraft der angemeldeten Marke beiträgt. Somit wird der schwache Grad an Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen kaum zu einer Verwechslungsgefahr beitragen.

Außerdem spielt auch der Bildbestandteil der angemeldeten Marke eine differenzierende Rolle, da es sich bei der älteren Marke um eine Wortmarke handelt. Dieser Bildbestandteil bezieht sich mehr auf die Vorstellung von einem Barbecue als auf die Vorstellung von in mediterraner Umgebung hergestelltem Käse, weil nicht eindeutig gesagt werden kann, dass die dargestellten Nahrungsmittel Stücke von Halloumi-Käse sind.

Sodann untersucht das Gericht den Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Kollektivmarke und stellt fest, dass dieser gering ist. In Anbetracht dessen, dass die ältere Marke eher auf den Gattungsnamen dieser Käsesorte verweist als auf die betriebliche Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren, da diese von den Mitgliedern des zyprischen Verbands oder
gegebenenfalls von wirtschaftlich mit ihnen oder dem Verband verbundenen Unternehmen stammen, werden die Verbraucher sie nämlich nicht mit etwas anderem als mit Halloumi-Käse in Verbindung bringen.

Schließlich sieht das Gericht keine Verwechslungsgefahr für die maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der Waren, die mit der angemeldeten Marke versehen sind. Selbst wenn nämlich die Verbraucher ihre Aufmerksamkeit auf das Element „loumi“ richten – was angesichts seiner nachgeordneten Stellung wenig wahrscheinlich ist – und den Bildbestandteil als einen möglichen Hinweis auf gegrillten Halloumi-Käse wahrnehmen, werden sie keine Verbindung zwischen den beiden Marken herstellen, da sie zum einen allenfalls die ältere Marke mit HalloumiKäse in Verbindung bringen werden und zum anderen die einander gegenüberstehenden Marken insgesamt gesehen nur einen geringen Grad an Ähnlichkeit aufweisen.

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BGH: Bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr von sich gegenüberstehenden Marken bzw. Kennzeichen sind beschreibende Bestandteile nicht von vornherein von Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen

BGH
Beschluss vom 09.07.2020
I ZB 80/19
YOOFOOD / YO
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2


Der BGH hat entschieden, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von sich gegenüberstehenden Marken bzw. Kennzeichen beschreibende Bestandteile nicht von vornherein von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen sind.

Leitsatz des BGH:

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr von sich gegenüberstehenden Kennzeichen sind beschreibende Bestandteile nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen. Das schließt es allerdings nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können. Von diesem Maßstab ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht.

BGH, Beschluss vom 9. Juli 2020 - I ZB 80/19 - Bundespatentgericht

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EuGH: Keine Verwechslungsgefahr zwischen Marken MESSI und MASSI für Sportartikel und Sportbekleidung - Bekanntheit von Lionel Messi neutralisiert Ähnlichkeit

EuGH
Urteil vom 17.09.2020
in den verbundenen Rechtssachen
C-449/18 P - EUIPO / Messi Cuccittini und
C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos / Messi Cuccittini


Der EuGH hat entschieden, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken MESSI und und der älteren Marke MASSI für Sportartikel und Sportbekleidung besteht. Die Bekanntheit von Lionel Messi neutralisiert die Ähnlichkeit.

Die Pressemitteilung des EuGH:

Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die das EUIPO und ein spanisches Unternehmen gegen das Urteil des Gerichts eingelegt haben, mit dem dem Fußballspieler Lionel Messi die Eintragung der Marke „MESSI“ für Sportartikel und
Sportbekleidung gestattet wurde.

Im August 2011 meldete der Fußballspieler Lionel Andrés Messi Cuccittini beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) folgendes Bildzeichen zur Eintragung als Marke u. a. für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Turn- und Sportartikel an:

Im November 2011 legte Herr Jaime Masferrer Coma Widerspruch gegen die Eintragung der von Herrn Messi Cuccittini angemeldeten Marke ein. Er berief sich auf die Gefahr einer Verwechslung mit den Unionswortmarken MASSI, die u. a. für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Helme für Radfahrer, Schutzanzüge und Handschuhe eingetragen sind (die Rechte aus diesen Marken wurden im Mai 2012 auf das spanische Unternehmen J.M.-E.V. e hijos übertragen).

Im Jahr 2013 gab das EUIPO dem Widerspruch statt. Herr Messi Cuccittini legte gegen diese Entscheidung beim EUIPO Beschwerde ein. Im April 2014 wies das EUIPO die Beschwerde zurück, was im Wesentlichen damit begründet wurde, dass die Gefahr einer Verwechslung zwischen den Zeichen MASSI und MESSI bestehe. Herr Messi Cuccittini erhob daraufhin Klage beim Gericht der Europäischen Union und beantragte die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO . Mit Urteil vom
26. April 20183 hob das Gericht die Entscheidung auf, da es der Ansicht war, dass die Bekanntheit des Fußballspielers die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Zeichen neutralisiere und jegliche Verwechslungsgefahr ausschließe.

Das EUIPO und J.M.-E.V. e hijos haben gegen das Urteil des Gerichts Rechtsmittel eingelegt.

Mit seinem heutigen Urteil weist der Gerichtshof beide Rechtsmittel zurück.

Das EUIPO (Rechtssache C-449/18 P) rügte, das Gericht habe sich lediglich auf die Wahrnehmung eines bedeutenden Teils der maßgeblichen Verkehrskreise gestützt, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der Gerichtshof ist hingegen der Auffassung, dass das Gericht sehr wohl die Wahrnehmung der Marken MASSI und MESSI durch die maßgeblichen Verkehrskreise insgesamt berücksichtigt und sodann entschieden hat, dass das EUIPO zu Unrecht festgestellt habe, dass die Benutzung der Marke MESSI bei den maßgeblichen Verkehrskreisen die Gefahr einer Verwechslung mit den Marken MASSI begründen könne.

J.M.-E.V. e hijos (C-474/18 P) machten geltend, das Gericht habe rechtsfehlerhaft entschieden, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Bekanntheit der Person – im vorliegenden Fall Herr Messi Cuccittini – zu berücksichtigen sei, deren Name Gegenstand einer Anmeldung als Unionsmarke sei. Der Gerichtshof weist darauf hin, dass die etwaige Bekanntheit der Person, die die Eintragung ihres Namens als Marke beantragt, ebenso wie die Bekanntheit der älteren Marke einer der maßgeblichen Faktoren für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist, da sich diese Bekanntheit darauf auswirken kann, wie die Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrgenommen wird. Das Gericht hat somit fehlerfrei angenommen, dass die
Bekanntheit von Herrn Messi Cuccittini einen für die Feststellung eines begrifflichen Unterschieds zwischen den Begriffen „messi“ und „massi“ relevanten Faktor darstelle.

Der Gerichtshof weist des Weiteren darauf hin, dass die Frage der Bekanntheit von Herrn Messi Cuccittini entgegen der Behauptung des spanischen Unternehmens bereits Gegenstand des Rechtsstreits vor dem EUIPO war. Zudem sind die im Stadium der Klage vor dem Gericht vorgebrachten Argumente, mit denen lediglich bekannte Tatsachen vorgetragen wurden, nicht als neu anzusehen, so dass das Gericht zutreffend festgestellt hat, dass die Bekanntheit des Namens Messi als Familienname eines weltweit bekannten Fußballspielers und Person des öffentlichen Lebens eine allgemein bekannte Tatsache darstelle, d. h. eine Tatsache, die jeder kennen könne oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden könne, und es sich bei diesen Quellen somit um Nachweise handle, über die das EUIPO zum Zeitpunkt des Erlasses seiner Entscheidung habe verfügen können und die es im Rahmen der Beurteilung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen MASSI und MESSI hätte berücksichtigen müssen.

Schließlich ist der Gerichtshof der Auffassung, dass das Vorbringen von J.M.-E.V. e hijos, das Gericht habe zu Unrecht die Rechtsprechung aus dem Urteil Ruiz Picasso u. a./HABM angewandt, auf einem fehlerhaften Verständnis dieses Urteils beruht. Das Bestehen einer bekannten älteren Marke, das zur Stützung eines Widerspruchs geltend gemacht wird, ist nämlich keine Voraussetzung für die Anwendung dieser Rechtsprechung. Der Gerichtshof weist darauf hin, dass sich die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen in der Wahrnehmung der Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, daher sowohl auf das Zeichen beziehen kann, das die ältere Marke bildet (im vorliegenden Fall MASSI), als auch auf das Zeichen, das der angemeldeten Marke entspricht (im vorliegenden Fall MESSI). Folglich konnte das Gericht diese Rechtsprechung, nachdem es darauf hingewiesen hatte, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Zeichen MASSI und MESSI als begrifflich unterschiedlich wahrnähmen, zu Recht anwenden.



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OLG München: Goldener Farbton des Lindt-Goldhasen ist mangels Verkehrsgeltung nicht als Benutzungsmarke markenrechtlich geschützt

OLG München
Urteil vom 30.07.2020
29 U 6389/19


Das OLG München hat entschieden, dass der goldene Farbton des Lindt-Goldhasen mangels Verkehrsgeltung nicht als Benutzungsmarke markenrechtlich geschützt ist.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Die Berufung der Klägerinnen ist zulässig, jedoch im Ergebnis nicht begründet. Der Hauptantrag der Klägerinnen ist entgegen der Auffassung des Landgerichts zwar zulässig, er ist aber nicht begründet. Die Berufung der Beklagten ist zulässig und begründet.

1. Der mit dem Hauptantrag geltend gemachte Unterlassungsanspruch, auf den die Folgeanträge bezogen sind, ist gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO hinreichend bestimmt, obwohl die Anlagen K 27 und K 28, auf die der Antrag Bezug nimmt, nicht mit dem Urteil in einer einheitlichen Urkunde festgelegt werden können.

Das Erfordernis der Bestimmtheit des Urteilsausspruchs soll umfassend der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit hinsichtlich der Entscheidungswirkungen dienen. Dazu muss nicht nur sichergestellt werden, dass der Urteilsausspruch bei Erlass des Urteils inhaltlich bestimmt ist; es muss auch gewährleistet sein, dass der Urteilsinhalt äußerlich in einer Art und Weise festgelegt wird, dass er auch danach bestimmbar bleibt, da andernfalls nach Rechtskraft der Entscheidung und insbesondere bei der Zwangsvollstreckung Unsicherheiten entstehen können. Aus diesem Grunde muss der Urteilsausspruch in aller Regel aus sich heraus oder gegebenenfalls im Zusammenhang mit seiner Begründung bestimmbar sein, was zur Folge hat, dass der Urteilsinhalt grundsätzlich in einer einheitlichen Urkunde festzulegen ist. Dies gilt jedoch nicht ausnahmslos. In besonders gelagerten Fällen können bei der Bemessung der Anforderungen, die zur Sicherung der Bestimmtheit des Urteilsausspruchs festzustellen sind, die Erfordernisse der Gewährung eines wirksamen Rechtsschutzes oder der Vermeidung eines unangemessenen Aufwandes mit abzuwägen sein. Dies gilt insbesondere bei Entscheidungen, durch die eine Verurteilung zur Unterlassung ausgesprochen wird, weil der Gegenstand, auf den sich eine Verurteilung zur Unterlassung bezieht, häufig nicht mit Worten umschrieben werden kann. In diesen Fällen hilft zwar in der Regel die Aufnahme einer Abbildung des betreffenden Gegenstandes in das Urteil. Dies ist jedoch nicht immer ausreichend, um den Entscheidungsgegenstand genau festzulegen. Es ist deshalb in der Rechtsprechung anerkannt, dass in Sonderfällen in der gerichtlichen Entscheidung auch auf Anlagen, die zu den Akten gegeben werden, verwiesen werden kann (vgl. BGH GRUR 2000, 228 - Musical-Gala; BGH GRUR 2015, 672, Rn. 36 - Videospiel-Konsolen II).

Vorliegend ist unverkennbar, dass ein Risiko des Verlustes der mit dem Urteil nicht verbundenen Anlagen besteht, wie sich aus dem Verlust der Schokoladenhasen im Verfahren BGH GRUR 2011, 148 - Goldhase II ergibt; auch bei Versendung der Akten vom Landgericht an das Oberlandesgericht waren die Anlagen K 1, K 27 und K 28 zunächst versehentlich beim Landgericht verblieben und sind erst auf Anforderung des Senats nachgeschickt worden. Gleichwohl ist der Senat der Auffassung, dass es den Klägerinnen im vorliegenden Verfahren nicht verwehrt sein kann, ihre Ansprüche auf die zu den Akten gereichten Originalhasen zu stützen, da es auf die exakten Farbtöne ankommt, die auf der glänzenden Folie, in die die Hasen verpackt sind, verwendet wurde. Aufgrund der glänzenden Folie spielen die Lichtverhältnisse für die Wiedergabe der Farbe auf Fotos eine besondere Rolle. Auch wenn es grundsätzlich auch bei auf abstrakte Farbmarken gestützten Verletzungsklagen ausreichend ist, wenn die angegriffene Verletzungsform abgelichtet und in den Unterlassungsantrag eingeblendet wird (vgl. BGH GRUR 2005, 427 - Lila-Schokolade, BGH GRUR 2009, 783 - UHU, BGH GRUR 2014, 1101 - Gelbe Wörterbücher), ist dies vorliegend problematisch, weil anhand der Abbildungen K 27a und K 28a aufgrund der vorhandenen erheblichen Schattierungen der Umfang der Abweichungen von dem Farbton der angeblichen Benutzungsmarke (Anlage K 1) nur deutlich schlechter beurteilt werden kann.

2. Der Unterlassungsantrag ist auch im Übrigen hinreichend bestimmt. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und die Entscheidung darüber, was dem Beklagten verboten ist, letztlich dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt. Eine hinreichende Bestimmtheit ist für gewöhnlich gegeben, wenn eine Bezugnahme auf die konkrete Verletzungshandlung erfolgt oder die konkret angegriffene Verletzungsform streitgegenständlich ist und der Klageantrag zumindest unter Heranziehung des Klagevortrags unzweideutig erkennen lässt, in welchen Merkmalen des angegriffenen Verhaltens die Grundlage und der Anknüpfungspunkt für den Rechtsverstoß und damit das Unterlassungsgebot liegen soll (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2019, 629 Rn. 15 - Deutschland-Kombi).

Vorliegend haben die Klägerinnen jedenfalls in der Berufungsinstanz klargestellt, dass die Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform auch, aber nicht nur zur Festlegung der angegriffenen Goldtöne erfolgt. Zudem ergibt sich aus dem Klagevortrag, dass die Klägerinnen die Rechtsverletzung in der großflächigen Benutzung der Goldtöne bei den angegriffenen Produkten sehen (vgl. z.B. S. 22, 23 des Schriftsatzes der Klägerinnen vom 23.04.2019, Bl. 96, 97 der Akten). Es ist somit erkennbar, in welchen Merkmalen der angegriffenen Produkte sie die Grundlage und den Anknüpfungspunkt des Rechtsverstoßes sehen.

3. Der Unterlassungsantrag ist jedoch nicht begründet. Die Klägerinnen sind nicht Inhaberinnen einer Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG an dem goldenen Farbton entsprechend der Anlage K 1 für Schokoladenhasen.

a) Entgegen der Auffassung der Beklagten liegt eine Benutzungsmarke vorliegend allerdings nicht deshalb schon nicht vor, weil abstrakte Farbmarken keinen Markenschutz gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG erlangen können. Es ist vielmehr anerkannt, dass auch abstrakte Farbmarken als Benutzungsmarken geschützt sein können, wenn sie Verkehrsgeltung erlangt haben (vgl. BGH GRUR 2004, 151, 153 - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2009, 783 Rn. 31 - UHU).

b) Der goldene Farbton, den die Klägerinnen für ihre Goldhasen verwenden, hat jedoch für die Ware Schokoladenhasen keine Verkehrsgeltung erlangt. Etwas anderes ergibt sich vorliegend auch nicht aus dem erholten Verkehrsgutachten der GfK (Anlage K 26).

aa) Das Verkehrsgutachten ist allerdings nicht schon deshalb zum Nachweis der Verkehrsgeltung des Goldtons entsprechend der Anlage K 1 ungeeignet, weil die den Befragten gezeigte Farbkarte nach dem Gutachten gemäß Anlage K 26 gar nicht den einheitlichen Goldton, für den der Schutz beansprucht wird, aufwies, sondern changierend viele verschiedene Goldtöne. Denn wenn die den Befragten vorgelegte Farbkarte tatsächlich viele verschiedene Goldtöne aufgewiesen haben sollte - die Klägerinnen haben Zeugenbeweis dafür angeboten, dass die Farbkarte einen einheitlichen Goldton aufwies - und der angesprochene Verkehr somit schon in einer solchen changierenden goldenen Farbkarte einen Herkunftshinweis auf die Klägerinnen sieht, ist davon auszugehen, dass dies bei Vorlage einer einheitlichen Farbkarte, die die Farbe der Goldhasen der Klägerinnen gezeigt hätte, erst recht der Fall gewesen wäre.

bb) Gleiches gilt für den Einwand der Beklagten, dass, selbst wenn die den Befragten vorgelegte Farbkarte einen einheitlichen Goldton gezeigt haben sollte, nicht feststehe, dass es sich um den Goldton der Goldhasen gehandelt habe. Auch insofern kann angenommen werden, dass, wenn der den Befragten vorgelegte Goldton nicht dem Goldton der Goldhasen entsprochen haben sollte, die Befragung einen noch höheren Durchsetzungs- und Zuordnungsgrad ergeben hätte, wenn tatsächlich der Goldton der Goldhasen bei der Befragung vorgelegt worden wäre. Etwaige Mängel der vorgelegten Farbkarte stellen das Ergebnis der Verkehrsgutachtens somit nicht in Frage.

cc) Die Verkehrsgeltung des Goldtons der Goldhasen für Schokoladenhasen kann allerdings trotz der Ergebnisse des vorgelegten Verkehrsgutachtens nicht angenommen werden, weil dieses dem Umstand nicht Rechnung trägt, dass die Klägerinnen die goldene Farbe nicht für Schokoladenhasen, für die die Farbe angeblich Schutz genießen soll, generell verwendet, sondern lediglich für ein sehr bekanntes und erfolgreiches Produkt, nämlich den Lindt Goldhasen. Die Klägerin vertreibt den Lindt Goldhasen in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen, aber immer in dem streitgegenständlichen Goldton und der gleichen Form. Aufgrund der intensiven Bewerbung des Lindt Goldhasen (vgl. S. 7, 9, 10 der Klageschrift) und seiner Marktführerschaft ist dem Verkehr die Gestaltung des Lindt Goldhasens, jedenfalls seine Kombination von Form und Farbe bekannt (vgl. zur Kombination von Form und Farbe des Goldhasens bereits BGH GRUR 2007, 235 Rn. 25 - Goldhase I).

Soweit eine Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke bisher angenommen wurde, handelte es sich um Fälle, in denen die Unternehmen eine bestimmte Farbe als Hausfarbe für verschiedene Produkte des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs, für den Farbmarkenschutz beansprucht wurde, und nicht nur für ein bestimmtes Produkt verwendet haben, wie z.B. im Falle des Sparkassen-Rot (vgl. BGH GRUR 2016, 1167), des Langenscheidt-Gelb (vgl. BGH GRUR 2015, 581), des Nivea-Blau (vgl. BGH GRUR 2015, 1012), des Telekom-Magenta (vgl. BGH GRUR 2004) oder des Milka-Lila (vgl. BGH GRUR Int 2005, 719). Die Klägerinnen verwenden den Goldton, für den sie die Benutzungsmarke beanspruchen, dagegen nicht als Hausfarbe für verschiedene von ihr vertriebenen Schokoladenhasen, sondern lediglich für ihren Lindt Goldhasen. So trägt die Klägerin selbst vor, dass sie auch nicht goldfarbene Schokoladenhasen, wie die im Tatbestand eingelichteten, erfolgreich vertreibt.

Da die nach dem Gutachten erfolgte Zuordnung der goldenen Farbe bei Schokoladenhasen zu einem bestimmten Unternehmen und zwar dem „Unternehmen Lindt“ vorliegend allein aufgrund der Verwendung für ein bestimmtes dem Verkehr in seiner Gestaltung bekanntes Produkt erfolgt sein kann und nicht aufgrund einer Verwendung der Farbe durch die Klägerinnen für Schokoladenhasen generell, kann eine Verkehrsgeltung der goldenen Farbe für Schokoladenhasen nur angenommen werden, wenn der Verkehr in dem Goldton der Lindt Goldhasen auch dann einen Herkunftshinweis auf die Klägerinnen sehen würde, wenn es sich bei einem in Goldfolie eingewickelten Schokoladenhasen aufgrund seiner sonstigen Gestaltungsmerkmale ersichtlich nicht um den bekannten Lindt Goldhasen handelt. Dies ist nicht der Fall. Es erscheint vielmehr fernliegend, dass der Verkehr in der goldenen Farbe von Hasen, die eine Gestaltung entsprechend den verschiedenen in dem Anlagenkonvolut B 1 abgebildeten Hasen - jeweils ohne Wortkennzeichnung - aufweisen, einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, gar das „Unternehmen Lindt“ entnehmen. Da dem Verkehr nicht nur die Farbe sondern auch die sonstige Gestaltung der Lindt Goldhasen bekannt ist, wird er in Goldfolie gewickelte Hasen, die ansonsten gänzlich anders aussehen als die Lindt Goldhasen, sogar eher gerade nicht dem „Unternehmen Lindt“ zuordnen, da er deren „Goldhasen“ ja kennt, sondern annehmen, dass die goldenen Hasen aus einem beliebigen anderen Unternehmen, aber nicht dem „Unternehmen Lindt“ stammen. So ist z.B. nicht davon auszugehen, dass der Verkehr die von den Klägerinnen vertriebenen eingeblendeten stehenden Osterhasen mit der gegebenen von den Lindt Goldhasen völlig abweichenden Gesichtsbemalung mit Sonnenbrillen und Zähnen, wären sie in goldene Folie gewickelt, (ohne Wortkennzeichnung) dem „Unternehmen Lindt“ zuordnen würde, denn es handelt sich ja offensichtlich trotz der goldenen Farbe gerade nicht um die Lindt Goldhasen. Dieses Verkehrsverständnis kann der Senat selbst feststellen, weil seine Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich den potentiellen Käufern von Schokoladenhasen, gehören (vgl. BGH GRUR 2016, 83 - Amplidect/ampliteq Tz. 52; GRUR 2004, 244, 245 - Marktführerschaft) und er zudem aufgrund seiner ständigen Befassung mit Kennzeichen- und Wettbewerbsstreitsachen in der Lage ist, das Verkehrsverständnis anhand seiner Erfahrungen selbst zu beurteilen (vgl. BGH GRUR 2014, 1211, Tz. 20 - Runes of Magic II; GRUR 2004, 244, 245 - Marktführerschaft).

dd) Die vermeintliche Zuordnung der goldenen Farbe zum „Unternehmen Lindt“ bei Schokoladenhasen durch den Verkehr beruht allein auf der außergewöhnlichen Bekanntheit des Lindt Goldhasens und begründet keine Verkehrsgeltung der Farbe des Goldhasens für jede Form in entsprechender Goldfolie eingewickelter Schokoladenhasen. Dementsprechend liegt entgegen der Auffassung der Klägerinnen allein in der großflächigen Benutzung der goldenen Farbe für die Hasen der Beklagten auch keine markenmäßige Benutzung der goldenen Farbe. Möglicherweise nutzt die Beklagte ein aus der goldenen Farbe und der Form der angegriffenen Hasen bestehendes Kombinationszeichen markenmäßig. Bezeichnenderweise haben die Klägerinnen in den auf Anregung der Kammer gestellten Hilfsantrag in die Merkmalsbeschreibung mit aufgenommen, dass das Verbot für „sitzende Osterhasen“ gilt, somit auf die Kombination der goldenen Farbe mit der Form der angegriffenen Hasen abgestellt, obwohl sie in ihrem Vortrag hinsichtlich der markenmäßigen Benutzung allein auf den Goldton und dessen großflächige Verwendung abstellen. Allein in der großflächigen Verwendung der goldenen Farbe der angegriffenen Hasen sieht der Verkehr jedoch keinen Herkunftshinweis. Die goldene Farbe hat allein weder als Marke Verkehrsgeltung erlangt noch verwendet die Beklagte sie markenmäßig.

c) Da die Voraussetzungen des § 4 Nr. 2 MarkenG nicht vorliegen, kann dahinstehen, ob § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf vor dem 19.01.2019 entstandene Benutzungsmarken Anwendung findet und ob die goldfarbene Folie den Hasen einen wesentlichen Wert verleiht.

3. Da die Marke, auf die die Klägerinnen ihre Ansprüche stützen, nicht besteht, sind auch die Folgeansprüche nicht begründet."


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EuGH: Verfall einer Marke nach 5 Jahren wegen Nichtnutzung schließt Schadensersatzansprüche wegen Markenrechtsverletzung für Zeit vor Wirksamwerden des Verfalls nicht aus

EuGH
Urteil vom 26.03.2020
C‑622/18
AR gegen Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissements Gabriel Boudier SA,

Der EuGH hat entscheiden, dass der Verfall einer Marke nach 5 Jahren wegen Nichtnutzung Schadensersatzansprüche wegen Markenrechtsverletzung für die Zeit vor Wirksamwerden des Verfalls nicht ausschließt.

Tenor der Entscheidung:

Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 1 und Art. 12 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in Verbindung mit ihrem sechsten Erwägungsgrund sind dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten danach zulassen können, dass der Inhaber einer Marke, die bei Ablauf der Frist von fünf Jahren ab ihrer Eintragung für verfallen erklärt worden ist, da er sie in dem betreffenden Mitgliedstaat für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden war, nicht ernsthaft benutzt hat, das Recht behält, Ersatz des Schadens zu verlangen, der entstanden ist, weil ein Dritter vor Wirksamwerden des Verfalls ein ähnliches Zeichen für identische oder mit seiner Marke verwechselbar ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt hat.

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