BECKMANN UND NORDA - Rechtsanwälte Bielefeld

OLG Hamburg
Urteil vom 13.05.2026
3 U 74/24

Das OLG Hamburg hat entschieden, dass sich die New York Times in Deutschland nicht auf Werktitelschutz an der Bezeichnung „Wordle" berufen kann, weil der das Spiel vom urspränglichen Entwickler vor dem Verkauf an die New York Times rein privat und nicht im geschäftlichen Verkehr genutzt wurde.

Aus den Entscheidungsgründen:
1. Die zulässige Berufung ist unbegründet, weil die zulässige Klage unbegründet ist.

a) Die Klägerin hat keinen Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten gemäß § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG wegen eines vor Anmeldung der Beklagtenmarke bestehenden Werktitelrechts an dem Zeichen „Wordle“.

Nach § 15 Abs. 1 MarkenG gewährt der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Ausweislich § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt. § 5 Abs. 3 MarkenG regelt, dass Werktitel die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken sind.

Das Landgericht hat zu Recht und mit zutreffender Begründung festgestellt, dass im Streitfall zugunsten der Klägerin kein gegenüber der Beklagtenmarke prioritätsbesseres Recht am Werktitel „Wordle“ entstanden ist, weil zum einen die Klägerin das Zeichen selbst erst im Laufe des Februars 2022 genutzt hat und zum anderen die Verwendung des Titels „Wordle“ auf der Website von J. W. bis zum 01.02.2022 nicht im geschäftlichen Verkehr erfolgte, sodass ein Werktitelrecht nicht entstehen und mit der Vereinbarung vom 31.01.2022 auf sie übergehen konnte.

aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entsteht der Werktitelschutz gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG grundsätzlich mit der Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im geschäftlichen Verkehr im Inland (vgl. GRUR 2026, 78, Rn. 17, 18, 43 jew. m.w.N. – Moneypenny).

Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Bezug auf eingetragene Marken vor, wenn sie im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. BGH, GRUR 2020, 1311 Rn. 43 – Vorwerk unter Verweis auf EuGH GRUR 2010, 445 Rn. 50 – Google France und Google; BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 21 – profitbricks.es; BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 16 – MOST-Pralinen). Sie muss der Förderung eines beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszwecks dienen (vgl. BGH, GRUR 2004, 241, 242 – GeDIOS), wobei Entgeltlichkeit nicht zwingend ist (vgl. BGH, GRUR 1987, 438, 440 – Handtuchspender); maßgeblich ist die erkennbar nach außen in Erscheinung tretende Zielrichtung des Handelnden (vgl. BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 21 – profitbricks.es).

Diese Maßstäbe gelten sowohl für die Prüfung, ob ein Handeln im geschäftlichen Verkehr auf Verletzerseite als auch – wie hier – auf Verletztenseite vorliegt; eine Differenzierung ist nicht geboten. So setzt die höchstrichterliche Rechtsprechung für die Schutzentstehung ausdrücklich die Ingebrauchnahme im Inland in einer Weise, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt, voraus (vgl. BGH, GRUR 2016, 1066 Rn. 23 – mt-perfect; BGH, GRUR 2008, 1099, Rn. 36 – afilias.de jeweils für Unternehmenskennzeichen).

bb) Die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Bezug auf das Handeln im geschäftlichen Verkehr für Marken entwickelten Maßstäbe gelten gleichermaßen für Unternehmenskennzeichen und Werktitel gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG (vgl. dazu schon Senat, GRUR-RR 2018, 286 Rn. 52 – Werktitel Tagesschau). Eine differenzierende Auslegung des Tatbestandsmerkmals des Handelns im geschäftlichen Verkehr innerhalb des Regimes des Markengesetzes lässt sich der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht entnehmen und ist auch nicht veranlasst (im Sinne einer einheitlichen Tatbestandsmerkmalauslegung auch Ingerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, 4. Aufl. 2023, MarkenG, § 14 Rn. 66, § 15 Rn. 26 und Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 15 Rn. 16). Durch die Kategorisierung des Werktitels als „geschäftliche Bezeichnung“ in § 5 Abs. 1 MarkenG verdeutlicht bereits der Gesetzeswortlaut den tatbestandlich vorausgesetzten Bezug zum Geschäftsverkehr. Funktion des Begriffs des geschäftlichen Verkehrs ist die Abgrenzung des Anwendungsbereichs des Markengesetzes, welches insoweit nicht zwischen Marken und geschäftlichen Bezeichnungen differenziert. Dies entspricht auch dem gesetzgeberischen Willen, ausweislich dessen die Ansprüche des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung parallel mit denen des Inhabers einer Marke gestaltet sein sollen (vgl. Begr. des RegE zum Markenrechtsreformgesetz, BT-Drs. 12/6581, 67).

Würde dagegen – wie die Klägerin meint – die bloße Wahrnehmbarkeit des Werktitels nebst Werk auf dem Markt als geschäftliches Handeln ausreichen, ließe jedwede private Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im Inland Werktitelschutz entstehen, solange die hinreichende Wahrnehmbarkeit vorliegt. Dies käme einer vollständigen Aushöhlung des markenrechtlichen Begriffs des geschäftlichen Verkehrs gleich und hätte die Konsequenz der systemwidrigen Ausweitung des Anwendungsbereichs des Markenrechts auf private Titelnutzungen insbesondere im Internet. Soweit die Klägerin besorgt, die hier vertretene Auslegung führe dazu, dass im Falle des kostenlosen Zurverfügungstellens von Titeln deren Entwickler rechtlos gestellt seien, ist darauf zu verweisen, dass grundsätzlich auch unentgeltliches Handeln ein solches im geschäftlichen Verkehr darstellen kann, wenn es im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit steht (s.o.). Die hier vertretene Auslegung beschneidet auch nicht den Schutz des geistigen Eigentums, zumal Titel mit hinreichender Werkqualität im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG grundsätzlich urheberrechtlichen Schutz beanspruchen können, dessen Entstehung kein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraussetzt.

cc) Unter Anlegung dieser Maßstäbe ist – wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat – in der Nutzung des Werktitels bis zum 01.02.2022 ein Handeln im geschäftlichen Verkehr durch J. W. auf welches sich die Klägerin als Rechterwerberin berufen könnte, nicht gegeben. In der Gesamtschau der erkennbar nach außen in Erscheinung tretenden Zielrichtung des Handelns von J. W. lässt sich keine auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtete kommerzielle Tätigkeit, sondern vielmehr eine solche im privaten Bereich feststellen.

Die Website unter der Adresse www.p..co.uk/wordle wies im gesamten maßgeblichen Zeitraum keine Werbung auf und es ist auch im Übrigen weder vorgetragen noch ersichtlich, dass J. W. den Seiteninhalt – und damit insbesondere das Rätselspiel „Wordle“ – erkennbar kommerzialisiert hätte. Vielmehr verdeutlicht der Seiteninhalt

„Hi, I'm J.

I enjoy building unique products that focus on human interaction.

Things about me

• I am an artist, product manager and engineer.

• I live in Oakland, CA Brooklyn, NY.

• On the internet, I often go by p..“

aufgrund der persönlichen Ansprache unter Verwendung des Vornamens und der persönlichen Angaben zu Vorlieben, Wohnort und Internet-Pseudonym den privaten Charakter der Website. Dazu trägt des Weiteren bei, dass der Domainname entsprechend dem von J. W. für seine Tätigkeiten im Internet ausgesuchten Pseudonym und nicht etwa vor einem kommerziellen Hintergrund gewählt wurde. Diese rein private Anmutung der Website steht in Einklang mit den nachfolgend wiedergegebenen Aussagen W. in einem von dem Beklagten mit Anlage B 10 vorgelegten Time-Interview vom 01.02.2022, die dessen nicht-kommerzielle Absichten bei der Website-Gestaltung verdeutlichen:

„‚That was never the goal, really, to make money,’ he said in the car. ‚The goal was to make a game that my partner would enjoy playing. What’s interesting is, people ask me all the time about the monetization stuff. Like, ‘You could put ads on it, You could do premium.’ And I don’t know, maybe I’m an idiot. None of that really appeals to me. I think because I started with the intention of not doing it, it’s been easy to say no. If I’d been trying to make a viral game I think it would be very different.’”

Auf Deutsch:

„‚Es war eigentlich nie das Ziel, Geld zu verdienen“, sagte er im Auto. ‚Ziel war es, ein Spiel zu entwickeln, das meine Partnerin gerne spielt. Das Interessante ist, dass mich die Leute ständig nach der Monetarisierung fragen. Zum Beispiel: ‚Du könntest Werbung einbauen, du könntest Premium machen.‘ Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein Idiot. Nichts davon reizt mich wirklich. Ich glaube, weil ich mit der Absicht angefangen habe, es nicht zu tun, war es einfach, nein zu sagen. Wenn ich versucht hätte, ein virales Spiel zu machen, wäre es wohl ganz anders gelaufen.“

Zutreffend hat das Landgericht überdies angenommen, dass die zunehmende Aufmerksamkeit sowohl in Gestalt von Website-Besuchern als auch durch die internationale Presse insbesondere ab Januar 2022 nicht zur Nutzung des Werktitels im geschäftlichen Verkehr geführt hat, da es weiterhin an einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit W. fehlte, die erkennbar nach außen in Erscheinung getreten wäre. Machte man den Charakter der Benutzung von solchen externen Faktoren abhängig, läge die Ausgestaltung der Benutzung bei derart beliebten Veröffentlichungen im Internet regelmäßig nicht mehr in der Hand des Benutzers. Dies stünde im Widerspruch zu der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach welcher es zur Feststellung des Handelns im geschäftlichen Verkehr maßgeblich auf die Zielrichtung des Handelnden ankommt (vgl. GRUR 2016, 810 Rn. 21 m.w.N. – profitbricks.es).

Schließlich fallen auch die auf eine Kommerzialisierung gerichteten Vertragsgespräche W. und der Rechteverkauf im Januar 2022 nicht ins Gewicht – in der maßgeblichen Außenwirkung war die Websitegestaltung und damit die Nutzung des Titels „WORDLE“ weiterhin unverändert privater Natur.

b) Der Klägerin steht auch der hilfsweise geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 2 lit. a), lit. b) UMV wegen einer Verletzung der Klagemarke durch die Benutzung der Beklagtenmarke gegen den Beklagten nicht zu.

aa) Gemäß Art. 9 Abs. 2 UMV hat der Inhaber einer Unionsmarke unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn entweder das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist (Art. 9 Abs. 2 lit. a) UMV) oder das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV).

bb) Ein solcher Anspruch ist indes gemäß § 6 Abs. 4 MarkenG i.V.m. Art. 8, 36, 37 UMV ausgeschlossen, wenn den Kollisionsmarken derselbe Tag als ihr Zeitrang zukommt.

So liegt der Fall hier, weil die Klagemarke und die Beklagtenmarke jeweils am 01.02.2022 angemeldet wurden und daher dieselbe Priorität beanspruchen.

Der Gleichrangigkeit der Rechte steht das Verhalten des Beklagten in Bezug auf die Anmeldung der Beklagtenmarke nicht entgegen. Dies wäre anzunehmen, wenn – wie von der Klägerin geltend gemacht – seitens des Beklagten Umstände vorlägen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als unlauter erscheinen ließen (vgl. BGH, GRUR 2008, 621, Rn. 35 – AKA-DEMIKS für ein prioritätsälteres Recht).

Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht insoweit allerdings festgestellt, dass eine Mitbewerberbehinderung gemäß §§ 3, 4 Nr. 4 UWG wegen unlauterer Markenanmeldung nicht vorliegt.

(1) Die Vorschrift des § 4 Nr. 4 UWG ist in den Fällen des Zeichenerwerbs zu Behinderungszwecken grundsätzlich neben § 8 Abs. 2 Nr. 14 und § 50 Abs. 1 MarkenG sowie neben Art. 59 Abs. 1 lit. b) UMV anwendbar (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann/A. Nordemann, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 2 Rn. 13 m.w.N.; Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 44. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 4.77 m.w.N.).

(2) Nach § 4 Nr. 4 UWG handelt unlauter, wer Mitbewerber gezielt behindert. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung kann eine wettbewerbswidrige Behinderung grundsätzlich auch durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke erfolgen. Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt. Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht entgegen (BGH, GRUR 2008, 621, Rn. 21 m.w.N. – AKADEMIKS).

(a) Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH, a.a.O. m.w.N.).

(aa) Im Streitfall lag bis zum 01.02.2022 kein schutzwürdiger Besitzstand der Klägerin beziehungsweise J. W. vor, von dem der Beklagte Kenntnis hatte oder hätte haben müssen.

Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt voraus, dass das Zeichen im Inland zum Prioritätszeitpunkt entweder auf Grund einer im Inland erfolgten Nutzung oder im Hinblick auf eine überragende Verkehrsgeltung im Ausland eine gewisse Bekanntheit erreicht hat (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 22 m.w.N.). Da sich der Tatbestand des § 4 Nr. 4 UWG auf geschäftliche Handlungen bezieht und den Mitbewerber vor einer Beeinträchtigung seiner geschäftlichen Entfaltungsmöglichkeiten schützen soll (vgl. Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 44. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 4.6), muss es sich bei der erfolgten Nutzung um eine solche mit geschäftlichem Bezug handeln.

Hier hat – wie festgestellt – die Klägerin beziehungsweise J. W. das Zeichen „Wordle” vor dem Prioritätszeitpunkt am 01.02.2022 indes rein privat genutzt. Daher ist auch der – von dem Beklagten als verspätet gerügte – klägerische Vortrag, J. W. habe seit Oktober 2021 über Markenschutz an dem Zeichen „WORDLE“ für ein Worträtselspiel verfügt, wobei die Klägerin auf die mit Rückwirkung („first use“) angemeldete US-Marke abstellt, nicht behelflich, sodass der Senat über die Verspätung des Vortrags nicht entscheiden muss. Denn maßgeblich für die Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstands im Rahmen des § 4 Nr. 4 UWG ist das deutsche Wettbewerbs- beziehungsweise Markenrecht. Vor diesem Hintergrund kann auch dahinstehen, ob das US-Markenrecht – was zwischen den Parteien streitig ist – schon aufgrund der unstreitigen Website-Gestaltung ab Oktober 2021 Schutz in Form einer nicht eingetragenen Benutzungsmarke gewährt hat. Da es bereits an einer geschäftlichen Handlung durch J. W. fehlt, kann ferner dahinstehen, ob ein hinreichender Inlandsbezug vorliegt.

Das Zeichen „Wordle“ hat – wie das Landgericht ebenfalls zutreffend festgestellt hat – auch nicht im Inland wegen einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland eine gewisse Bekanntheit erlangt, da wegen der rein privaten Nutzung schon keine überragende Verkehrsgeltung im Ausland angenommen werden kann.

(bb) Darüber hinaus hatte der Beklagte auch einen zureichenden sachlichen Grund für die Anmeldung der Beklagtenmarke. Denn er hatte die Entwicklung seiner Version des Rätselspiels im Dezember 2021 und damit zu einem Zeitpunkt aufgenommen, in dem er keine Kenntnis von einem schutzwürdigen Besitzstand in Bezug auf den Werktitel „Wordle“ hatte. Dass er nach Kenntnisnahme von dem Rechteerwerb durch die Klägerin am 31.01.2022 zügig eine Marke anmelden wollte, um die bereits mehrere Wochen andauernde Entwicklung auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter dem Zeichen „Wordle“ kommerzialisieren zu können, ist lauterkeitsrechtlich nicht bedenklich.

(b) Besondere Umstände, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, können ferner auch darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, a.a.O., Rn. 21).

Auch hierfür sind im Streitfall hinreichende Anhaltspunkte weder vorgetragen noch ersichtlich.

Voraussetzung insoweit ist die objektive Eignung des angemeldeten Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, sowie eine entsprechende Absicht (Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 44. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 4.84b m.w.N.). Die Behinderungsabsicht setzt voraus, dass der Markenanmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im Ausland bereits für identische oder gleichartige Waren benutzt wird, und sich ihm nach den Umständen zumindest die Kenntnis aufdrängen muss, dass der Inhaber der ausländischen Marke die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 26 m.w.N.). Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs grundsätzlich hinzunehmenden Behinderung ist erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die Markenanmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist. Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die Subsumtion eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 32 m.w.N.).

Hier fehlt es an einer Behinderungsabsicht des Beklagten, da ihm aufgrund der rein privaten Nutzung des Zeichens „Wordle“ durch J. W. bis zum Prioritätszeitpunkt keine tatbestandsrelevante Zeichennutzung im Ausland bekannt sein konnte oder musste. Im Übrigen ergibt sich auch aus der gebotenen Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls nicht, dass seitens des Beklagten als wesentliches Motiv die Absicht bestand, die Beklagtenmarke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Denn dem Beklagten ging es bei der Markenanmeldung darum, seine eigene Version des Rätselspiels unter dem Zeichen „Wordle“ zu kommerzialisieren. Dass der Beklagte der Klägerin mit der Anmeldung eines mit dem von J. W. privat genutzten Zeichen identischen Zeichens offenbar zuvorkommen wollte, ist insbesondere deswegen nicht unlauter, weil er seine Version des Rätselspiels zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Wochen entwickelt hatte, ohne Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis von einer tatbestandsrelevanten Zeichennutzung im Ausland – die auch nicht vorlag – zu haben. Aus demselben Grund führt auch die ähnliche Gestaltung des Rätselspiels nicht zur Annahme des zweckfremden Einsatzes der Beklagtenmarke als wesentliches Motiv des Beklagten.

c) Aufgrund des unter a) und b) Dargelegten stehen der Klägerin auch die haupt- und hilfsweise geltend gemachten Annexansprüche auf Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Rückruf und Vernichtung nicht zu.

d) Die Klägerin hat des Weiteren keinen Anspruch auf Löschung der Beklagtenmarke gegen den Beklagten gemäß §§ 3, 4 Nr. 4, 8 Abs. 1 UWG. Denn dem Beklagten ist – wie unter b) festgestellt – kein unlauteres Verhalten im Rahmen der Anmeldung der Beklagtenmarke vorzuwerfen.

e) Auch der hilfsweise geltend gemachte Löschungsanspruch gemäß §§ 12, 15 Abs. 2, Abs. 4, 51 Abs. 1 MarkenG steht der Klägerin mangels Vorliegens eines prioritätsbesseren Werktitelschutzes (hierzu unter a)) nicht zu.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

3. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 10, § 711, § 709 S. 2 ZPO.

4. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts. Die vorliegende Sache erschöpft sich in der Anwendung gesicherter Rechtsgrundsätze auf den Einzelfall.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

EuG
Urteil vom 13.05.2026
T-24/25
Les Éditions Albert René / EUIPO – Works 11 Michał Lubiński (Obelix)

Das EuG hat die Entscheidung des EUIPO aufgehoben, mit der der Antrag von Les Éditions Albert René auf Nichtigerklärung der Wortmarke Obelix für Schusswaffen, Munition und Sprengstoffe abgelehnt worden war. Les Éditions Albert René ist der Herausgeber der Asterix und Obelix Comics und hatte die Nichtigerklärung beantragt, weil die Eintragung die Markenrechte des Verlags verletzen und den Ruf der älteren Unionsmarke OBELIX schädigen kann. Das EUIPO hatte die Bekanntheit der älteren Marke nicht hinreichend geprüft und die für eine Rufschädigung erforderliche Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken nicht umfassend bewertet.

Die Pressemitteilung des Gerichts:
Die Weigerung des EUIPO, die Wortmarke Obelix für Waffen, Munition und Sprengstoffe für nichtig zu erklären, wird vom Gericht für ungültig erklärt

Im Jahr 2022 hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Wortmarke Obelix für Waren im Bereich Schusswaffen, Munition und Sprengstoffe für ein polnisches Unternehmen eingetragen.

Les Éditions Albert René, Herausgeber der Comic-Buchreihe Asterix und Obelix, hat die Nichtigerklärung dieser Marke auf der Grundlage ihrer älteren Unionsmarke OBELIX und der Schädigung des Rufs dieser Marke beantragt. Das EUIPO hat diesen Antrag jedoch u. a. mit der Begründung abgelehnt, dass die Bekanntheit der älteren Marke nicht hinreichend nachgewiesen worden sei.

Mit seinem Urteil hebt das Gericht der Europäischen Union, das von Les Éditions Albert René angerufen wurde, die Entscheidung des EUIPO auf.

Es weist darauf hin, dass die Bekanntheit einer Marke anhand aller maßgeblichen Faktoren des Einzelfalls2 zu beurteilen ist, auch wenn jeder dieser Faktoren für sich genommen nicht ausreicht, um die Bekanntheit nachzuweisen.

Die vom EUIPO durchgeführte Beurteilung der Bekanntheit der Marke OBELIX beruhte jedoch auf einer unvollständigen und fehlerhaften Analyse. Insbesondere hat das EUIPO Beispiele verschiedener Waren nicht korrekt berücksichtigt, auf denen der Begriff „Obelix“ bzw. „Obélix“ zusammen mit dem Symbol ® angebracht war, was zeigt, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt. Es war auch nicht gerechtfertigt, Beweismittel außer Acht zu lassen, auf denen dieses Zeichen in Kombination mit dem Zeichen Asterix verwendet wurde. Eine solche Verbindung steht der Feststellung, dass der Begriff „Obelix“ individuell als eigenständige Marke wahrgenommen wird, die Bekanntheit erlangt haben kann, nämlich nicht entgegen.

Das Gericht ist außerdem der Ansicht, dass das EUIPO die Verbindung zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Marken, die dazu führen kann, dass sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen miteinander assoziiert werden und auch die Bekanntheit der älteren Marke beeinträchtigen kann, nicht ausreichend beurteilt hat.

Eine solche Beurteilung kann sich nicht, wie vom EUIPO zu Unrecht geltend gemacht, auf die Feststellung beschränken, dass die Unterschiede zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu groß seien, und auch nicht darauf, dass es keine Überschneidungen der maßgeblichen Verkehrskreise gebe. Das Bestehen einer solchen Verbindung ist umfassend unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren zu prüfen, einschließlich des Grads der Unterscheidungskraft der älteren Marke, ob originär oder durch Benutzung erworben.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

LG Hamburg
Urteil vom 18.07.2024
327 O 195/23

Das LG Hamburg hat entschieden, dass die New York Times keine Ansprüche wegen bösgläubiger Markenanmeldung gegen den Inhaber der deutschen Marke "Wordle" hat.

Aus den Entscheidungsgründen:
Der Klägerin stehen der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten weder unter dem Gesichtspunkt des Werktitelschutzes noch aus ihrer Unionswortmarke „WORDLE“ zu (dazu unten I.). Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der deutschen Wortmarke „Wordle“ des Beklagten steht ihr nicht unter dem vorrangig geltend gemachten Aspekt der Markenanmeldung in Behinderungsabsicht und auch nicht aufgrund eines prioritätsbesseren Werktitelrechts zu (dazu unten II.). Schließlich stehen ihr auch die geltend gemachten Annexansprüche auf Auskunftserteilung, Schadensersatzfeststellung und Rückruf entsprechend gekennzeichneter Ware gegen den Beklagten nicht zu (dazu III.).

I. Der Klägerin steht kein Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten wegen Nutzung des Zeichens „W.“ in der aus den Einblendungen in den Klagantrag ersichtlichen Weise zu.

1. Sie kann sich nicht mit Erfolg auf einen Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG gegen den Beklagten berufen. Ihr steht nämlich kein gegenüber der deutschen Wortmarke „Wordle“ des Beklagten prioritätsbesseres Recht am Werktitel „WORDLE“ zu (a.) und dem Beklagten ist es nicht aus lauterkeitsrechtlichen Gründen oder unter dem Gesichtspunkt der bösgläubigen Markenanmeldung verwehrt, sich auf sein Markenrecht zu berufen (b.).

a. Der Klägerin steht kein deutsches Werktitelrecht zu, das vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der deutschen Wortmarke „Wordle“ durch den Beklagten am 1. Februar 2022 entstanden wäre. Sie selbst hat das Zeichen „WORDLE“ erst im Laufe des Februars 2022 auf ihrer Webseite genutzt. Ihr stehen aber auch keine Werktitelrechte zu, welche durch die Vereinbarung mit J. W. vom 31. Januar 2022 auf sie übergegangen wären. J. W. hat nämlich zu diesem Zeitpunkt selbst kein Recht an einem Werktitel im Sinne von § 5 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 3 MarkenG erworben, über das er mit der Vereinbarung vom 31. Januar 2022 verfügen konnte.

aa. Der Werktitelschutz als geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 5 Abs. 1 Alt. 2 MarkenG entsteht grundsätzlich mit der Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im geschäftlichen Verkehr im Inland (BGH, GRUR 2019, 535 Rn. 17 – Das Omen; GRUR 2009, 1055 Rn. 41 – airdsl; GRUR 2000, 70, 72, juris-Rn. 28 – SZENE; GRUR 1998, 1010, 1012, juris-Rn. 23 – WINCAD). Es kommt auf die Wahrnehmbarkeit des Werks auf dem Markt an (BeckOK MarkenR/Weiler, 36. Ed. 1.1.2024, MarkenG, § 5 Rn. 220). Das setzt grundsätzlich eine Veröffentlichung voraus. Es spielt keine Rolle, ob der Bezug für den Verkehr mit Entgelten verbunden ist, solange sich der Vertrieb an die Öffentlichkeit richtet (Ingerl/Rohnke/Nordemann/J. B. Nordemann, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 5 Rn. 95).

Die Rechtsprechung legt an das Vorliegen eines Handelns im geschäftlichen Verkehr regelmäßig großzügige Maßstäbe an. Der Begriff ist weit auszulegen und umfasst jede wirtschaftliche Betätigung, mit der in Wahrnehmung oder Förderung eigener oder fremder Geschäftsinteressen am Erwerbsleben teilgenommen wird. Eine Gewinnerzielungsabsicht oder Entgeltlichkeit der Handlung ist nicht erforderlich. Nicht erfasst werden demgegenüber lediglich rein private, wissenschaftliche, politische und amtliche Handlungen. Für das Handeln im geschäftlichen Verkehr kommt es auf die erkennbar nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden an. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ist stets gegeben, wenn juristische Personen handeln. Bei Privatpersonen, Idealvereinen und hoheitlichem Handeln bedarf es dagegen der positiven Feststellung eines Handelns im geschäftlichen Verkehr (BeckOGK/B. Koch, 1.8.2023, BGB § 12 Rn. 529 m. w. Nachw.).

Die Frage, wann Werktitel im geschäftlichen Verkehr genutzt werden, ist – soweit ersichtlich – bislang weder von der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch von der Kommentarliteratur in den Blick genommen worden. Für den aus Sicht der Kammer vergleichbaren Fall der Nutzung von Internetdomains wird angenommen, dass es einer positiven Feststellung bedarf, dass die Domain im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, wobei im Zweifel von einer rein privaten Nutzung auszugehen ist (BGH GRUR 2008, 1099, 1100 – afilias.de). Sind unter der Domain bereits Inhalte hinterlegt, kommt es bei der Beurteilung eines Handelns im geschäftlichen Verkehr maßgeblich auf den Inhalt der Webseite an. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr liegt jedenfalls dann vor, wenn unter der Domain kommerzielle Angebote unterbreitet werden bzw. die Domain zu einem solchen kommerziellen Angebot führt (BGH GRUR 2009, 1055, 1059 – airdsl). Bietet der Domaininhaber dem Inhaber des vermeintlich besseren Rechts die Domain zum Kauf an, begründet dies alleine noch kein Handeln im geschäftlichen Verkehr (BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 25 – profitbricks.es). Dementsprechend liegt eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr ebenfalls noch nicht vor, wenn ein Interessent an den Inhaber eines Domainnamens herantritt und ein Kaufangebot unterbreitet. Wird die Registrierung allerdings bereits mit dem Willen vorgenommen, die Domain zu lizenzieren oder zu veräußern, liegt im Zweifel ein Handeln im geschäftlichen Verkehr vor Ingerl/Rohnke/Nordemann/A. Nordemann, MarkenG § 14 Rn. 85).

Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Nutzung des Werktitels „WORDLE“ durch J. W. auf dessen privater Website nicht im geschäftlichen Verkehr erfolgt ist. Die Website wies unstreitig keinerlei kommerzielle Inhalte auf. Weder fanden sich allgemeine werbliche Inhalte noch konnten irgendwelche Waren oder Dienstleistungen über diese Website bezogen werden. Die gesamte Aufmachung der Website wies den gesamten Januar 2022 hindurch einen unzweifelhaften privaten Charakter auf, wie sich schon der Überschrift „Hi, I am J..“ entnehmen lässt. Auch der verwendete Domainname „www. p..co.uk“ lässt keinen kommerziellen Inhalt erkennen. Schließlich wurde auch das streitgegenständliche Spiel „Wordle“ auf der Seite kostenfrei angeboten. An diesen nach außen erkennbaren Umständen änderte sich bis zum Abschluss der Vereinbarung am 31. Januar 2022 und auch in den Tagen bis zum Umzug auf die Website der Klägerin nichts. Auch die immer stärker steigende Nutzerzahl der Website sowie die Berichterstattung darüber führt nicht dazu, dass sich der Charakter der nach außen unverändert gebliebenen Website geändert hätte. Dass sich viele Menschen für den Inhalt einer Website oder hier für ein dort abrufbares kostenloses Spiel interessieren, führt nicht dazu, dass dessen Titel im geschäftlichen Verkehr genutzt wird, solange der erhöhte Traffic auf der Seite auch weiterhin nicht – etwa durch das Schalten von Werbung – kommerziell genutzt wird.

Es ist entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht davon auszugehen, dass durch die Gespräche, die J. W. im Laufe des Januars mit verschiedenen Interessenten über den Verkauf des Rätselspiels und der damit zusammenhängenden Rechte führte, der Titel „WORDLE“ ab Mitte Januar 2022 im geschäftlichen Verkehr genutzt worden wäre. Der bloße Umstand, dass zu diesem Zeitpunkt die hohe Aufmerksamkeit, welche dem Rätselspiel mit dem Titel „WORDLE“ zuteil wurde, den Kauf des Spiels und der damit zusammenhängenden Rechte für Interessenten attraktiver machte und dadurch die Verhandlungsposition von J. W. stärkte, führt nicht dazu, dass sich zu dieser Zeit das rechtliche Gepräge der Titelnutzung änderte. Dadurch, dass die Website aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs ihren privaten Charakter durchgehend beibehielt, zumal dort nicht über die bereits laufenden Verhandlungen berichtet wurde, erfolgte die Titelnutzung von „WORDLE“ weiterhin privat und nicht im geschäftlichen Verkehr. Wie dies auch bei Internetdomains der Fall ist, führt die bloße Aufnahme von Verkaufsgesprächen noch nicht zu einer kommerziellen Nutzung (vgl. BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 25 – profitbricks.es).

bb. Offen bleiben kann deshalb die Frage, ob – eine Aufnahme der Werktitelnutzung bereits im Januar 2022 durch J. W. unterstellt – diese einen hinreichenden Inlandsbezug in der Bundesrepublik Deutschland aufgewiesen hätte. Insoweit dürfte zu fordern sein, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Titelnutzung in Deutschland nicht nur als völlig untergeordnet einzustufen sind, vielmehr von einem „commercial effect“ der Titelnutzung auch in Deutschland auszugehen wäre. An diesem dürfte es aufgrund der fehlenden Kommerzialisierung der Website vor dem 1. Februar 2022 ebenfalls fehlen.

2. Auch der hilfsweise geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 2 lit. a), lit. b) UMV in Verbindung mit der Unionsmarke... „WORDLE“ steht der Klägerin nicht zu. Da sowohl die Unionsmarke der Klägerin als auch die deutsche Wortmarke des Beklagten eine Priorität vom 1. Februar 2022 in Anspruch nehmen, führt dies nach § 6 Abs. 4 MarkenG i. V. m. Art. 36, 37 UMV dazu, dass aus diesen gleichrangigen Kennzeichenrechten gegeneinander keine Ansprüche begründet werden können.

Die Klägerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der Beklagte gehindert sei, sein Markenrecht geltend zu machen, weil die Markenanmeldung gemäß § 4 Nr. 4 UWG in Behinderungsabsicht erfolgt sei.

Die markenrechtlichen Bestimmungen der § 8 Abs. 2 Nr. 14 und § 50 Abs. 1 MarkenG, Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV zur bösgläubigen Markenanmeldung schließen die Anwendung des UWG nicht aus (vgl. Köhler/Alexander, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Auflage 2024, § 4 Rn. 4.84 m. w. Nachw.). Erste Voraussetzung der Unlauterkeit der Markenanmeldung ist insoweit, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass der Mitbewerber ein gleiches oder ein ähnliches Kennzeichen im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren benutzt oder benutzen möchte, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 34–53 – Lindt & Sprüngli; BGH, GRUR 2004, 790 (793) – Gegenabmahnung; BGH, GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Als zweite Voraussetzung müssen besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen (BGH, GRUR 2008, 160 Rn. 19 – CORDARONE; GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; WRP 2010, 764 Rn. 51 – WM-Marken). Letzteres ist etwa der Fall, wenn die Anmeldung ohne ausreichenden sachlichen Grund mit dem Ziel der Störung eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes des Vorbenutzers geschieht oder sie in der Absicht erfolgt, für den Vorbenutzer den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren oder damit das Ziel verfolgt wird, die kraft Eintragung entstehende und lauterkeitsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung der Marke ohne sachlichen Grund und damit zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen (Köhler/Alexander a. a. O., § 4 UWG Rn. 4.84b mit umfangreichen Nachw.). Ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers setzt dabei eine gewisse Bekanntheit im Prioritätszeitpunkt entweder auf Grund einer im Inland erfolgten Nutzung oder einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland voraus (BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS). Um festzustellen, ob der Markenanmelder in Behinderungsabsicht gehandelt hat, ist eine Gesamtabwägung aller relevanten Umstände erforderlich (Köhler/Alexander a. a. O.).

Vorliegend kann nach Abwägung aller relevanten Umstände nicht festgestellt werden, dass der Beklagte die Anmeldung der deutschen Wortmarke „Wordle“ am 1. Februar 2022 in Behinderungsabsicht vorgenommen hat. Es ist zwar davon auszugehen, dass er zu diesem Zeitpunkt sowohl davon wusste, dass J. W. den Titel „WORDLE“ bereits Ende 2021 für sein Rätselspiel genutzt hatte, als auch, dass die Klägerin am 31. Januar 2022 – also am Vortag der Markenanmeldung – die Rechte an diesem Spiel erworben hatte. Dies reicht aber für sich genommen nicht aus, um von einer unlauteren Markenanmeldung auszugehen. Insoweit ist insbesondere von Bedeutung, dass die Klägerin am 1. Februar noch keinen schutzwürdigen Besitzstand im Inland, also in der Bundesrepublik Deutschland, erworben hatte. Da J. W. nicht im geschäftlichen Verkehr gehandelt hat, ist ein Werktitelrecht zu diesem Zeitpunkt noch nicht begründet worden (s.o. I.1.a). Die Klägerin konnte deshalb am 31. Januar 2022 auch kein bereits entstandenes Werktitelrecht erwerben. Aufgrund der rein privaten Nutzung ist auch nicht von einer überragenden Verkehrsgeltung des Titels im geschäftlichen Verkehr der USA auszugehen. Auch für den Kläger war aufgrund der Webseitengestaltung von J. W. klar erkennbar, dass insoweit eine rein private Nutzung erfolgt ist, was gegen eine Markenanmeldung in Behinderungsabsicht spricht. Hinzu kommt, dass der Beklagte die Absicht verfolgte, dass Zeichen „Wordle“ selbst für eine deutschsprachige Version des Rätselspiels zu nutzen und insoweit bereits im Dezember 2021 mit der Programmierung begann. Vor diesem Hintergrund kommt auch dem Umstand, dass sich der Beklagte in gestalterischer Hinsicht für sein Spiel an dem englischsprachigen Vorbild orientierte, keine entscheidende Rolle zu. Er führt insbesondere nicht dazu, dass anzunehmen wäre, dass die Sperrabsicht ein wesentliches Motiv bei der Markenanmeldung gewesen ist. Schließlich musste der Beklagte auch in Kenntnis des Rechteerwerbs durch die Klägerin nicht davon ausgehen, dass diese beabsichtigte, sich ihrerseits zeitnah Kennzeichenrechte in Europa und damit auch in Deutschland an dem Zeichen „WORDLE“ zu sichern. Entsprechende hinreichende Anhaltspunkte waren für den Beklagten nicht erkennbar.

II.

Randnummer68
Der Klägerin steht auch kein Anspruch gegen den Beklagten auf Löschung der deutschen Wortmarke des Beklagten zu. Soweit sie diesen Anspruch vorrangig unter dem Gesichtspunkt der gezielten Mitbewerberbehinderung gemäß §§ 3, 4 Nr. 4, 8 Abs. 1 UWG geltend macht, fehlt es an einer Markenanmeldung in Behinderungsabsicht. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen unter I.2 verwiesen werden. Soweit sich die Klägerin insoweit hilfsweise auf ihr Werktitelrecht an dem Zeichen „Wordle“ gemäß §§ 12, 15 Abs. 2, Abs. 4, 51 Abs. 1 MarkenG stützt, steht ihr der geltend gemachte Anspruch ebenfalls nicht zu. Wie bereits ausgeführt steht der Klägerin kein gegenüber der deutschen Wortmarke des Beklagten „Wordle“ prioritätsbesseres Werktitelrecht zu (vgl. oben I.1.a).

III. Mangels Hauptanspruchs stehen der Klägerin auch nicht die geltend gemachten Annexansprüche auf Auskunftserteilung, Schadensersatzfeststellung und Rückruf entsprechend gekennzeichneter Ware gegen den Beklagten zu.

Den Volltext der Entscheidung finden SIe hier:

OLG Frankfurt 6. Zivilsenat
07.03.2024
6 U 25/23

Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass prioritätsältere Rechte an einer Unternehmensbezeichnung Ansprüchen aus einer Unionsmarke entgegengehalten werden können.

Aus den Entscheidungsgründen:
Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg. Die angefochtene Entscheidung des unionsweit international zuständigen Unionsmarkengerichts (Art. 125 Abs. 1, Art. 126 Abs. 1 Buchst. a UMV) beruht weder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von § 546 ZPO, noch rechtfertigen die nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere Entscheidung (§ 513 ZPO).

Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht aus Art. 9 UMV zusteht, da sich die Beklagten nach Art. 9 Abs. 2 Halbsatz 1 UMV für den nach dem Unterlassungsantrag allein in Rede stehenden Bereich der Bundesrepublik Deutschland auf ein prioritätsälteres Recht an dem Unternehmensschlagwort „violed“ der Beklagten zu 1 berufen können (zur territorialen Beschränkung eines deutschen Unternehmenskennzeichens, vgl. z.B. BGH, Urteil vom 07.11.2019 -I ZR 222717, GRUR 2020, 647 Rn. 25 mwN - Club Hotel Robinson). Damit ist die Klage insgesamt unbegründet.

1. Zwar fällt das von der Klägerin beanstandete Produktangebot in den Schutzbereich der Klagemarke. Es bezieht sich auf ein Sterilisationsgerät, das unter dem markenmäßig verwendeten Zeichen „violed“ beworben worden ist. Die markenmäßige Zeichennutzung folgt aus dem auf der Internetseite der Beklagten zu 1 in grafisch gestalteter Form abgebildeten Zeichen „violed“, zumal soweit dieses teilweise mit dem ®-Zeichen versehen war, das für den angesprochenen Adressatenkreis - jedenfalls gewerbliche Kunden von Produkten mit LEDs - auf eine Registereintragung hindeutet. Dass die Beklagte zu 1 nicht über eine solche Registermarke verfügt, ist insoweit ebenso unerheblich wie die fehlende Kennzeichnung des eigentlichen Geräts mit „violed“.

2. Die Beklagte zu 2 hat das Zeichen „violed“ auch nicht (glatt) beschreibend benutzt. Daher scheidet eine Duldungspflicht der Klägerin nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. a oder b UMV aus.

Zwar hat „violed“, insbesondere in der von der Beklagten zu 1 benutzten schwarz-violetten grafischen Gestaltung des Wortes im konkreten Zusammenhang mit UV-LEDs einen beschreibenden Anklang. Wie ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs erkennen wird, setzt es sich aus der Abkürzung „vio“ für „(ultra-)violett“ und „led“ für LED zusammen (wobei es sich auch um eine abgewandelte Schreibweise von „violett“ handeln könnte). Schon weil „vio“ nicht rein beschreibend ist, handelt es sich aber um eine Phantasiebezeichnung.

3. Die Beklagten können sich auch nicht auf ein älteres Recht der Beklagten zu 1 an deren eingetragener deutscher (Wort-)Marke berufen.

a) Die Beklagten machen zu Recht nicht geltend, dass das beanstandete Gerät ein solches der Klasse 9 sei, für das die deutsche Marke Schutz genießt („Optische und Signal-Apparate und -Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Elektrodrähte und -kabel, Elektrokondensatoren, Elektromagnetspulen, elektronische Anzeigetafeln, Sender für elektronische Signale, elektronische Transistoren, Halbleiter und elektronische Halbleiterbauelemente“).

b) Das beanstandete Produkt ist auch nicht als „Beleuchtungsgerät“, „Beleuchtungsanlage“ oder „Beleuchtungslampe“ der Klasse 11 anzusehen.

Die Klägerin macht zu Recht geltend, dass es sich nicht um ein Beleuchtungsgerät, sondern um einen „UV-Sterilisator“ handelt (vgl. Anlage SB5, GA 36 f.), dessen Zweck in der Sterilisation und nicht in der Beleuchtung besteht. Zwar ist das Gerät (auch) mit einer UV-A-Beleuchtung ausgestattet. Diese dient aber nur dazu, die zu sterilisierende Fläche zu beleuchten. Anders als bei einem „Beleuchtungsgerät“ liegt der Hauptzweck des „UV-Sterilisator[s]“ nicht in der Beleuchtung. Bei anderer Betrachtung wären alle Geräte, die mit einer Lampe oder Leuchte ausgestattet sind (wie etwa teilweise Zahnbohrer oder Epilationsgeräte) „Beleuchtungsgeräte“ im Sinne der Klasse 11.

4. Es kann dahinstehen, ob die Nichtbenutzungseinrede der Beklagten durchgreift.

5. Die Beklagten haben die Klagemarke wegen der durchgreifenden Einrede eines prioritätsälteren Rechts der Beklagten zu 1 an deren Unternehmensschlagwort „violed“ nicht verletzt. Auf dieses Zeichen kommt es hier an und nicht auf die ursprüngliche Schreibweise „VioLED“, die lange vor dem Prioritätszeitpunkt der Klagemarke im Jahr 2008 geändert wurde.

a) Nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung ist Art. 9 Abs. 2 UMV so auszulegen, dass eine Verletzung der Unionsmarke nicht vorliegt, wenn dieser ältere Rechte Dritter entgegenstehen. Der Anspruch des Verletzungsklägers reicht nur so weit, wie er auf prioritätsältere Rechte verweisen kann (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 09.11.2017 - I ZR 110/16,GRUR 2018, 516 Rn. 29 mwN - form-strip II). Während nach Art. 99 Abs. 3 GMV (VO (EG) Nr. 207/2009 i.d.F. bis 22.06.2016) gegen Klagen gemäß Art. 96 Buchst. a und c GMV (u.a.) der Einwand der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke, der nicht im Wege der Widerklage erhoben wurde, insoweit zulässig war, als sich der Beklagte darauf berief, dass die Gemeinschaftsmarke wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig erklärt werden könnte (sog. Einrede des relativen Nichtigkeitsgrundes), wird dem Prioritätsprinzip nach neuem Recht bereits im Rahmen des Verletzungstatbestands Geltung verschafft (vgl. auch bereits Art. 9 Abs. 2 VO (EG) Nr. 207/2009 in der ab dem 23.03.2016 geltenden Fassung). Auch nach der geltenden Fassung der Unionsmarkenverordnung ist es daher möglich, der Inanspruchnahme aus dem jüngeren Recht allein durch die Berufung auf das ältere Recht entgegenzutreten, ohne dessen Löschung zu betreiben (vgl. z.B. BGH, GRUR 2018, 516 Rn. 30 mwN - form-strip II).

Unter der Geltung des Art. 99 Abs. 3 GMV war insofern anerkannt, dass der Nichtigkeitseinwand nur zum Erfolg führte, wenn das ältere Recht des Beklagten die Klagemarke wegen Eingreifens eines relativen Nichtigkeitsgrundes gem. Art. 53 Abs. 1 und 2 GMV zu Fall bringen konnte. Voraussetzung des Nichtigkeitseinwands war, dass die jüngere Marke und ihr Schutzbereich mit der älteren Marke und deren Schutzbereich identisch waren (Art. 8 Abs. 1 Buchst. a GMV), eine Verwechslungsgefahr zwischen jüngerer und älterer Marke bestand (Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV), die jüngere Marke den Bekanntheitsschutz der älteren Marke verletzte (Art. 8 Abs. 5 GMV) oder dass ein älteres sonstiges Kennzeichenrecht der Benutzung der jüngeren Marke entgegenstand (Art. 8 Abs. 4 GMV) (vgl. BGH, GRUR 2018, 516 Rn. 33 mwN - form-strip II). Die mit der Verordnung (EU) Nr. 2015/2424 vorgenommene Änderung des Art. 99 Abs. 3 GMV hat am Vorrang älterer Rechte gegenüber jüngeren Marken nichts geändert (BGH, GRUR 2018, 516 Rn. 26, 34 mwN - form-strip II). Der in Art. 9 Abs. 2 UMV ausdrücklich erwähnte Vorrang der vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte besteht, wenn - wie in Art. 8 Abs. 1, 4 und 5 UMV geregelt (vgl. auch Art. 60 Abs. 1 Satz 1 Buchst. d, Abs. 2 UMV) - die jüngere Marke das ältere Recht verletzt oder das ältere Recht der Benutzung der jüngeren Marke entgegensteht und folglich der Inhaber des älteren Rechts Löschung der jüngeren Marke verlangen kann (BGH, GRUR 2018, 516 Rn. 34 mwN - form-strip II).

Der Ausübung der Rechte aus einer Unionsmarke können demnach auch Rechte aus einem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen entgegengehalten werden (siehe insofern bereits BGH, Urteil vom 23.06.2016 - I ZR 241/14, GRUR 2016, 965 Rn. 26-35 [33] - Baumann II). Nach der Regelung zu den sog. relativen Eintragungshindernissen in Art. 8 Abs. 4 UMV ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind (Buchst. a) (und) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Buchst. b).

Maßgeblich ist daher, ob die Beklagte zu 1 aufgrund ihres Unternehmenskennzeichens zum Zeitpunkt der Priorität der Klagemarke berechtigt gewesen ist, deren Benutzung (jedenfalls) für Sterilisationsgeräte mit UV-C-LEDs zu untersagen, ob also schon am 19.10.2015 eine Kollisionslage bestanden hat.

b) Dies ist entsprechend der angefochtenen Entscheidung der Fall.

Seinerzeit lag für den Teilbereich der unter der Klagemarke in Klasse 11 geschützten Waren der Sterilisations- und Desinfektionsgeräte (u.a. „air sterilizer“, „air sterilizers“; „air purifying apparatus and machines“; „air sterilizing apparatus“ „sterilizers“; „disinfectant apparatus“), und insofern speziell für die streitgegenständlichen Geräte auf Basis einer UV-C-LED-Lichttechnik, wegen hochgradiger Zeichenähnlichkeit und Branchennähe eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG vor, die einen Unterlassungsanspruch gemäß § 15 Abs. 4 MarkenG begründet(e).

aa) Die Beklagte zu 1 hat vor dem Prioritätstag der Klagemarke Schutz an ihrem Firmenbestandteil „violed“ erlangt.

(1) Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden Unternehmenskennzeichen als geschäftliche Bezeichnungen geschützt. Zu den Unternehmenskennzeichen zählen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Unternehmens benutzt werden.

Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 05.11.2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 19 mwN - ConText).

Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt dabei neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken. Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dürfen dabei nicht überspannt werden. Eine besondere Originalität, etwa durch eigenartige Wortbildung oder eine Heraushebung aus der Umgangssprache, ist nicht Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft. Es reicht aus, dass sich eine rein beschreibende Verwendung nicht festzustellen lässt (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 15.02.2018 - I ZR 201/16, GRUR 2018, 935 Rn. 28 mwN - goFit).

(2) Diese Voraussetzung ist erfüllt.

Da der auf die Gesellschaftsform der Beklagten zu 1 hindeutende Zusatz „GmbH“ im Rahmen der Firma „violed GmbH“ der Beklagten zu 1 glatt beschreibend ist, genießt „violed“ in Alleinstellung Kennzeichenschutz.

Wie oben bereits dargetan wurde, mag dieses Wort zwar einen beschreibenden Anklang haben. Es verfügt aber aus Sicht des angesprochenen Verkehrs - jedenfalls gewerbliche Abnehmer der LED-Lösungen der Beklagten zu 1 - über originäre Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft. Dies gilt insbesondere, da der Verkehr in Deutschland dazu neigt, den zweiten Wortbestandteil („led“) einsilbig und nicht in einzelne Buchstaben zergliedert („l - e - d“) auszusprechen.

bb) Zwischen der Klagemarke und dem Firmenschlagwort der Beklagten zu 1 „violed“ hat auch bereits zum Prioritätszeitpunkt der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr bestanden.

(1) Die Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des in Rede stehenden Kennzeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 22.03.2012 - I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn. 12 mwN - METRO/ROLLER’s Metro).

Ein Unternehmenskennzeichen kann insoweit nicht nur durch ein anderes Unternehmenskennzeichen, sondern auch durch eine Produktkennzeichnung verletzt werden. Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung einer angegriffenen Bezeichnung ist auszugehen, wenn sie vom Verkehr als Hinweis auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden wird (vgl. z.B. BGH, GRUR 2018, 935 Rn. 47 mwN - goFit).

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien - bzw. hier für die Beklagte zu 1 - (gewesen) sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 20.01.2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 23 - BCC; GRUR 2012, 635 Rn. 14 mwN - METRO/ROLLER’s Metro).

Von einer Unähnlichkeit der Branchen ist angesichts des Kriteriums der Verwechslungsgefahr nur auszugehen, wenn trotz (unterstellter) Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine (absolute) Branchenunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens ausgeglichen werden kann (vgl. z.B. BGH, GRUR 2011, 831 Rn. 23 mwN - BCC).

Für die Verwechslungsgefahr genügt insoweit eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Diese liegt vor, wenn wegen der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit mit dem älteren Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen (zumindest) aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 05.02.2009 - I ZR 167/06, juris Rn. 79 mwN - METROBUS).

(2) Soweit es für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft bei einem Unternehmenskennzeichen - anders als bei einer Marke - darauf ankommt, ob der Verkehr das fragliche Kennzeichen nicht nur einem bestimmten, sondern gerade dem Unternehmen zuordnet, das für diese Bezeichnung Schutz beansprucht (vgl. z.B. BGH, GRUR 2012, 635 Rn. 18 mwN - METRO/ROLLER’s Metro), ist das Unternehmensschlagwort der Beklagten zu 1 durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Für eine nur geringe Kennzeichnungskraft besteht mit Blick auf die Schreibweise in einem Wort und die Neigung des Verkehrs in Deutschland, das Schlagwort deutsch und als ein Wort auszusprechen, trotz eines für LED-Beleuchtungen mit ultravioletter (UV-)Strahlung gewissen beschreibenden Bezugs kein Anhaltspunkt.

Jedenfalls aber ist der Schutzumfang eines - wie hier - an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe angelehnten Zeichens im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich - wie die Klagemarke „Violeds“ - ebenfalls an die freizuhaltende Angabe anlehnen und diese verfremden, nicht begrenzt (BGH, Urteil vom 14.02.2008 - I ZR 162/05, juris Rn.22 - HEITEC I).

(3) Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen „violed“ (Unternehmensschlagwort der Beklagten zu 1) und „Violeds“ (Klagemarke) besteht eine sehr hohe (weit überdurchschnittliche) Zeichenähnlichkeit (siehe insofern z.B. BGH, GRUR 2021, 724 Rn. 61 mwN - PEARL/PURE PEARL).

Zwar führen die Unterschiede in der Groß- und Kleinschreibung des jeweiligen Anfangsbuchstabens der Kollisionszeichen noch nicht aus dem Identitätsbereich hinaus (vgl. z.B. BGH, GRUR 2016, 705 Rn. 30 mwN - ConText). Allerdings besteht wegen des zusätzlichen „s“ am Ende der Klagewortmarke nur eine sehr hohe Zeichenähnlichkeit und keine Zeichenidentität mehr.

(4) Das Landgericht ist für die in Rede Waren (mit UV-C-LEDs), für die die Klagemarke auch Schutz genießt, auch zu Recht von einer Branchennähe des Tätigkeitsbereichs der Beklagten zu 1 bereits im Prioritätszeitpunkt ausgegangen.

(a) Die Maßstäbe der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der von § 15 Abs. 2 MarkenG vorausgesetzten Branchennähe sind nicht deckungsgleich. Für die Beurteilung, ob eine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, sind diejenigen Waren oder Dienstleistungen zugrunde zu legen, für die die Klagemarke eingetragen ist, während es auf das weitere Warensortiment, das der Inhaber der prioritätsälteren Marke anbietet, nicht ankommt. Für die Beurteilung der Branchennähe ist dagegen nicht notwendig, dass die vertriebenen Produkte den Begriff der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im markenrechtlichen Sinne erfüllen. Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es, wie oben bereits dargetan wurde, in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die beteiligten Unternehmen sind. Anhaltspunkte hierfür können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. Zu berücksichtigen sein kann auch, ob sich die Unternehmen mit ihren Produkten auf dem Markt tatsächlich begegnen, mithin jedenfalls eine Überschneidung der Kreise der Adressaten der jeweiligen Leistungen gegeben ist (vgl. z.B. BGH,GRUR 2016, 810 Rn. 65 mwN - profitbricks.es). Eine Branchennähe kann auch unter Einbeziehung einer etwaigen sachlichen Ausweitung des Tätigkeitsbereichs zu bejahen sein, sofern eine entsprechende Ausweitung naheliegend und nicht nur theoretisch ist (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 19.02.2009 - I ZR 135/06, juris Rn. 27 mwN - ahd.de; BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 67 mwN - profitbricks.es).

(b) Nach diesen Maßstäben ist die Annahme einer Branchennähe durch das Landgericht nicht zu beanstanden.

Ausgehend von den durch die Klagemarke u.a. geschützten Dioden („Diodes“), lichtemittierenden Dioden (LEDs) („light emitting diodes (LEDs)“) der Klasse 9 und (v.a.) der Sterilisations- und Desinfektionsgeräte der Klasse 11, darunter tragbare Luftreiniger für den Haushalt („portable air cleaners for household“) und Sterilisations- und Desinfektionsvorrichtung für medizinische Ausrüstung/Ausstattung („sterilizing and disinfecting device for medical equipment“), kann eine Branchennähe zum Tätigkeitsfeld der Beklagten im Prioritätszeitpunkt am 19.10.2015 nicht verneint werden.

Soweit das Landgericht auf Grundlage des Vortrags der Beklagten davon ausgegangen ist, die Beklagte zu 1 sei nicht nur im Bereich Beleuchtungskonzepte mit LEDs tätig gewesen, sondern habe ausweislich Anlagen GL10a-10c schon früher - bereits im Jahr 2011 - LED-Produkte zur medizinischen und biomedizinischen Anwendung angeboten, ist diese mit Blick auf das zulässige Bestreiten der Klägerin mit Nichtwissen erfolgte Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) nicht zu beanstanden.

Maßgeblich ist grundsätzlich nicht der im Handelsregister eingetragene Unternehmensgegenstand der Beklagten zu 1, sondern deren tatsächliche geschäftliche Betätigung. Insoweit haben die Beklagten substantiiert dargetan und mit Unterlagen belegt, dass die Beklagte zu 1 bereits vor dem Prioritätstag der Klagemarke am 19.10.2015 LED-Lichttechnik und LED-Lichtlösungen angeboten hat.

Dies folgt aus Anlagen GL3 und GL4, die nach (unbestrittener) Behauptung der Beklagten Screenshots (u.a.) aus den Jahren 2013 und 2014 (GL3) und von Dezember 2013 sowie März 2015 enthalten (GL4) (vgl. insgesamt GA 68 ff.).

Die ersten beiden Seiten der Anlage GL3 sind Ausdrucke von der Webseite www.(violed).de der Beklagten zu 1 aus der sog. Wayback-Machine (www.(…).org) vom 20.07.2013 und 22.12.2014. Danach bewarb die Beklagte zu 1 schon damals „LED-Lichttechnik“ und „LED-Industrielösungen“, Letztere unter Verweis auf (mögliche) Prototypen und eine enge Absprache mit den Kunden (vgl. GA 68 f.).

Anlage GL4 enthält Wayback-Ausdrucke von der Internetseite der Beklagten zu 1 vom 09.11.2013 und 28.03.2015 mit umfangreicher Werbung für LED-Technologie mit dem Hinweis, die elektronischen Halbleiterlemente („Light Emitting Diode - kurz LED“) könnten durch die Auswahl der Materialien und die Dosierung verschiedenes Licht erzeugen, sowie mit dem Verweis auf leistungsstarke UV-LED-Strahler. Die Kunden wurden aufgefordert, die Beklagte zu 1 herauszufordern. Diese entwickele und realisiere UV-LED-Module, die exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Applikation abgestimmt seien und - je nach Anwendung des einzelnen LED-Chips - verkapselte Varianten (als bedrahtete LED) bis zu High-Power-LEDs im UV-A-Bereich enthielten (vgl. GA 71 ff.).

Auch haben die Beklagten zum Nachweis des Vertriebs von Produkten auf Basis von UV-LEDs (u.a.) auf die in Kopie zur Akte gereichten Rechnungen in Anlage GL5 aus den Jahren 2013 und 2014 verwiesen. Diese teilweise geschwärzten Unterlagen (u.a.) vom 13.09.2013 und 20.03.2014 lassen erkennen, dass die Beklagte zu 1 (u.a.) „LED-Array[s]“) (35 bzw. 300 Stück) mit einer Wellenlänge von 390-395 nm (im UV-A-Bereich) als Sonderausfertigung ausgeliefert hatte (GA 74 f.).

Zu den (teilweise geschwärzten) Rechnungen in Anlage GL9 (u.a.) vom 09.05.2011, 16.12.2013 und 23.03.2015 haben die Beklagten unwidersprochen angegeben, „PCA, UVED COB“ mit der Artikelnummer ... sei ein LED-Hochleistungsmodul mit „Chip on Board“ mit UV-Technik (vgl. GA 178 f. i.V.m. Anlage GL9 [GA 209 ff.] und die Abbildung in Anlage GL10 mit der Aufschrift „violed [-] Artikel ... [-] LED-Hochleistungsmodul […] UV-LED-Modul […]“, GA 183).

Dass die Beklagte zu 1 schon im März 2011 unter ihrem Unternehmensschlagwort einen „UV LED EMITTER - 400nm Series“ mit einer Wellenlänge zwischen 395 nm und 405 nm in ihrem Sortiment hatte, folgt aus Anlage GL10a (GA 184 ff.).

Ausweislich Anlage GL10b (vgl. GA 184) gilt dies auch für ein/e „high-power LED solution“ (LED-Lösung mit großer Stärke) von besonderer Helligkeit der Marke(n) „ACULED® VHLTM“. Als Anwendungsbereich („Applications“) sind insofern neben dem Trocknen („ink-curing and adhesive curing“) u.a medizinische Anwendungen („Medical applications“) und eine medizinische Beleuchtung („Medical lightning“) genannt (vgl., GA 184 sowie das Datenblatt in Anlage GL10b, GA 188 ff.). Dieses Produkt emittiert intensives, nicht sichtbares UV-Licht, das nicht mit Augen in Kontakt kommen sollte (vgl. Anlage GL10b S. 9, GA 195). Dass die Beklagte zu 1 das Gerät schon vor dem Prioritätstag vertrieb, folgt aus den Rechnungen in Anlage GL10c vom 01.07.2008 über insgesamt 600 Stück (GA 201), vom 16.06.2009 über insgesamt 5.100 Stück (GA 200) und vom 09.10.2012 über 350 Stück (GA 199). Ob die Vorrichtung tatsächlich zu einem medizinischen Zweck bei ihr erworben wurde - was die Beklagten selbst nicht geltend gemacht haben (vgl. GA 179) - ist unerheblich. Die Vorrichtung war jedenfalls dafür geeignet.

Da eine Fälschung der vorgenannten Unterlagen weder dargetan noch ersichtlich ist, dienen diese als Beleg für die Geschäftstätigkeit der Beklagten zu 1 vor dem Prioritätstag der Klagemarke. Auf den Umfang dieser Betätigung und eine ununterbrochene Geschäftstätigkeit auf diesem Gebiet kommt es nach zutreffender Ansicht des Landgerichts nicht an.

Nach vorgenannten Unterlagen war das Leistungsspektrum der Beklagten zu 1 auch nicht auf Beleuchtungen und Beleuchtungskonzepte beschränkt, auch wenn darin der Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit gelegen haben mag. Die Beklagte zu 1 bot - ohne Zweckbestimmung oder -begrenzung - „LED Lichttechnik“ und „LED-Industrielösungen“ an, darunter (u.a.) „LED-Technologie“, „Customer-Design“ (individuelle Kundenlösungen), „High-Power-LED (ACULED)“ und „UV-LED-Technik“ (vgl. z.B. Anlage GL4, GA 71). Der Umstand, dass sie die UV-LEDs nicht selbst hergestellt, sondern zugekauft hat, spielt für die Frage der Branchennähe keine entscheidende Rolle. Maßgebend ist das Waren- und Dienstleistungsangebot der Beklagten zu 1.

Zwar lässt sich den oben angeführten Unterlagen nach zutreffender der Auffassung der Klägerin nicht entnehmen, dass die Beklagte zu 1 bereits im Prioritätszeitpunkt Desinfektions- oder Sterilisationsgeräte oder auch nur Geräte mit UV-C-LEDs angeboten hätte - was die Beklagten auch nicht behauptet haben. Das Landgericht ist aber zu Recht davon ausgegangen, dass die Ausdehnung ihres Betätigungsfelds auf andere LED-Anwendungen, darunter UV-C-LEDs zu Sterilisations- bzw. Reinigungszwecken, nahelag. Ob dies für alle Lösungen mit UV-LEDs gilt, kann dahingestellt bleiben. Es ist unstreitig, dass die allen UV-LED-Produkten zugrundeliegende Technik Übereinstimmungen aufweist. UV-A- und UV-C-LEDS unterscheiden sich in technischer Hinsicht im Wesentlichen durch ein anderes Lichtspektrum. Die Beklagte zu 1 konnte insofern unstreitig auf ihrem Know-how und ihren Branchenkenntnissen aufsetzten. Die grundlegende Technik und das für das Angebot und den Verkauf von UV-C-LED-Produkten notwendige Wissen ist unstreitig weitestgehend identisch. Die Strahlung von UV-A-LEDs ist, jedenfalls im Peak-Bereich, ebenfalls nicht sichtbar und damit kein klassisches Beleuchtungsmittel (UV-A-LEDs werden u.a. als sog. „Schwarzlicht“ eingesetzt). Auch ist unstreitig seit Jahrzehnten bekannt, dass UV-Lichtquellen zur Sterilisation und Desinfektion verwendet werden können und auch eingesetzt worden sind (vgl. u.a. Anlage GL12, GA 207). Wie oben bereits dargetan wurde, hat die Beklagte zu 1 insoweit schon im Prioritätszeitpunkt der Klagemarke damit geworben, Lösungen nach Kundenspezifikation anzufertigen. Dabei hat sie ausdrücklich aufgezeigt, dass sich angetrieben von der rasanten technischen Entwicklung bei den LEDs neue Anwendungsgebiete für UV-LEDs eröffneten (dazu, dass der Aspekt eines Know-how-Transfers im Markenrecht im Grenzbereich der Warenähnlichkeit für eine Verwechslungsgefahr sprechen kann, vgl. z.B. BGH, Urteil vom 15.10.2020 - I ZR 135/19, GRUR 2021, 724 Rn. 49 mwN - PEARL/PURE PEARL). Bei lebensnaher Betrachtung kann daher davon ausgegangen werden, dass die Beklagte zu 1 bei entsprechendem Interesse auch Desinfektionsgeräte mit UV-C-LEDs angeboten hätte. Für den Verkehr liegt insofern im Allgemeinen die Annahme nahe, dass sich ein Unternehmen auch mit der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte befasst, um seine vorhandenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können (vgl. z.B.BGH, GRUR 2015, 176 Rn. 20 mwN - ZOOM/ZOOM, zu einer Marke).

Dem Umstand, dass die größten Anbieter von Luftreinigern in Deutschland nicht zugleich auch in der Beleuchtungsbranche tätig sind (vgl. S. 6 des Schriftsatzes vom 21.12.2022, GA 226), kommt insoweit keine entscheidende Bedeutung zu (zumal die Beklagten in der Berufungsverhandlung substantiiert dargetan und mit Screenshots unterlegt haben, dass es - jedenfalls heutzutage - durchaus Unternehmen gibt, die LED-Lampen bzw. -Beleuchtung sowie Geräte zur UV-C-Entkeimung bzw. -Sterilisation anbieten, vgl. die Anlagen zum Protokoll vom 07.03.2024).

Den Verhältnissen beim Vertrieb der Waren ist ebenfalls häufig - so auch hier - nur geringeres Gewicht beizumessen (BGH, GRUR 2015, 176 Rn. 27 mwN - ZOOM/ZOOM, zu einer Marke). Wie in der Berufungsverhandlung erörtert worden ist, hätte die Beklagte zu 1 bei entsprechenden Kundenanfragen ohne Weiteres Lösungen mit UV-C-LEDs anbieten können. Ihr streitgegenständliches Warenangebot unter „Industrielösungen“ in der Rubrik „UV-Sterilisator“ spricht auch nicht erkennbar einen anderen Adressatenkreis an als ihr Waren- und Dienstleistungsangebot bis Mitte Dezember 2015. Seinerzeit hätten interessierte Unternehmen auf der Suche nach UV-C-Lösungen bereits auf ihr Internetangebot stoßen können. Die durch die Klagemarke geschützten Waren sind - mit Ausnahme der ausdrücklich für den Haushalt („household“) bestimmten Geräte - ebenfalls nicht auf eine Verwendung durch Verbraucher beschränkt.

(5) Bei gebotener Gesamtwürdigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens der Beklagten zu 1, der hochgradigen Zeichenähnlichkeit und der Branchennähe, hat daher bereits im Prioritätszeitpunkt der Klagemarke jedenfalls für Desinfektions- bzw. Sterilisationsgeräte mit UV-C-LED-Technik, und damit für einen Teil der durch die Klagemarke (mit-)geschützten Waren, eine Verwechslungsgefahr bestanden. Diese berechtigt die Beklagten dazu, der beanstandeten Verwendung des Zeichens „violed“ für eine UV-C-Sterilisator ein prioritätsälteres Kennzeichenrecht entgegenzuhalten.

c) Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Baumann I“ (BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 47- Baumann I) führt nicht zu einer anderen Bewertung.

aa) Die dortige Klägerin hatte als ehemalige Lizenznehmerin der betreffenden Marke ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen im Inland erlangt, aus dem sie gegen die dortige Beklagte nach Auffassung des Bundesgerichtshofs allerdings keine besseren Rechte ableiten konnte. Im Verhältnis zwischen den Parteien war sie so zu stellen, als wäre ihr Unternehmenskennzeichen erst mit einer Priorität zum Ende des Lizenzverhältnisses entstanden (vgl. BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 46 - Baumann I). An diesem Ergebnis ändert nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs der Umstand nichts, dass die dortige Klägerin ungeachtet der Prioritätslage jedenfalls über ein Unternehmenskennzeichen im Inland verfügte. Zwar könne sie sich darauf berufen, dass niemand daran gehindert werden dürfe, sich unter seinem Familiennamen im geschäftlichen Verkehr zu betätigen. Dieser Grundsatz gelte auch zugunsten einer Kapitalgesellschaft wie der dortigen Klägerin, die einer deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung entspreche und die den Namen eines ihrer Gesellschafter in ihre Firma aufgenommen habe. Könne ihr danach die Führung einer Firma mit dem Namen ihres Gesellschafters Baumann nicht untersagt werden, rechtfertige dies aber nicht den Übergang von einer firmen- zu einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens (vgl. BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 47- Baumann I).

bb) Dieser Entscheidung liegt die Sondersituation einer beendeten Lizenzbeziehung zwischen den Inhabern der kollidierenden Rechte zugrunde (vgl. z.B. BGH, GRUR 2013, 1150 Rn. 44 mwN - Baumann I; Urteil vom 21.10.2015 - I ZR 173/14, GRUR 2016, 201 Rn. 31 - Ecosoil).

Eine solche Konstellation steht hier nicht in Rede.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

EuGH
Urteil vom 06.03.2024
T-647/22
Puma ./. EUIPO - Handelsmaatschappij J. Van Hilst

Der EuGH hat entschieden, dass ein Puma-Gemeinschaftsgeschmacksmuster für ein Schuhmodell nichtig ist. Grund ist der Nachweis der früheren Offenbarung eines älteren Gemeinschaftsgeschmacksmusters u.a. durch Fotos der Künstlerin Rihanna auf ihrem Instagram-Account.

Die Pressemitteilung des EuGH:
Die frühere Offenbarung eines Schuhmodells von Puma durch die Künstlerin Rihanna hat die Nichtigerklärung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zur Folge

Das Gericht bestätigt die Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO).

Mit Entscheidung des EUIPO vom 11. August 2022 erwirkte die Handelsmaatschappij J. Van Hilst (HJVH) die Nichtigerklärung eines im August 2016 zugunsten von Puma eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters für Turnschuhe. Zur Begründung seiner Entscheidung führte das EUIPO aus, dass Robyn Rihanna Fenty (bekannt als Rihanna) Schuhe getragen habe, die ein älteres Geschmacksmuster mit den gleichen Merkmalen wie das eingetragene Geschmacksmuster aufgewiesen hätten, und zwar zwölf Monate vor Einreichung der Anmeldung. Unter diesen Umständen war das EUIPO der Auffassung, dass das ältere Geschmacksmuster offenbart worden sei, was die Nichtigerklärung des eingetragenen Geschmacksmusters rechtfertige.

Das Gericht weist die von Puma gegen diese Entscheidung erhobene Klage ab.

HJVH hatte zur Stützung ihres Antrags auf Nichtigerklärung u. a. Fotos des Instagram-Kontos „badgalriri“ vorgelegt, die auf Mitte Dezember 2014 datiert waren und sich auf die Ernennung von Rihanna zur neuen Kreativdirektorin von Puma bezogen. Auf diesen Fotos war zu sehen, dass Rihanna ein Paar weiße Turnschuhe mit einer dicken schwarzen Sohle trug. Die Fotos wurden in mehreren Artikeln in Online-Zeitschriften abgebildet

HJVH hatte zur Stützung ihres Antrags auf Nichtigerklärung u. a. Fotos des Instagram-Kontos „badgalriri“ vorgelegt, die auf Mitte Dezember 2014 datiert waren und sich auf die Ernennung von Rihanna zur neuen Kreativdirektorin von Puma bezogen. Auf diesen Fotos war zu sehen, dass Rihanna ein Paar weiße Turnschuhe mit einer dicken schwarzen Sohle trug. Die Fotos wurden in mehreren Artikeln in Online-Zeitschriften abgebildet.

Das Gericht bestätigt die Beurteilung des EUIPO, wonach diese Fotos für den Nachweis einer Offenbarung des älteren Geschmacksmusters ausreichen, und dass die Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs Kenntnis von dieser Offenbarung haben konnten. Hierzu stellt es fest, dass auf den dem Instagram-Account mit dem Namen „badgalriri“ entnommenen, im Dezember 2014 verbreiteten Fotos alle wesentlichen Merkmale des älteren Geschmacksmusters mit bloßem Auge oder mithilfe einer Vergrößerung dieser Fotos erkennbar sind.

In diesem Zusammenhang weist das Gericht das Vorbringen von Puma zurück, wonach sich im Dezember 2014 niemand für die Schuhe von Rihanna interessiert und daher niemand das ältere Geschmacksmuster wahrgenommen habe. Im Dezember 2014 war Rihanna nämlich ein weltweit bekannter Popstar. Dies impliziert, dass ihre Fans und die Fachkreise im Modebereich zu diesem Zeitpunkt ein besonderes Interesse an den Schuhen entwickelt hatten, die sie am Tag der Unterzeichnung des Vertrags trug, durch den der Star Kreativdirektorin von Puma wurde.

Nach alledem hat das EUIPO nach Ansicht des Gerichts zu Recht angenommen, dass das ältere Geschmacksmuster im Dezember 2014 offenbart worden war, so dass das angemeldete Geschmacksmuster für nichtig erklärt werden konnte.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 18.10.2022
X ZR 36/21
Gesperre
PatG § 4, § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 32 Abs. 5, § 40 Abs. 6

Der BGH hat entschieden, dass Unterlagen eines Patentanmeldungsverfahrens, die einem allgemeinen Recht auf Akteneinsicht unterliegen, grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Leitsätze des BGH:
a) Unterlagen eines Patentanmeldungsverfahrens, die einem allgemeinen Recht auf Akteneinsicht unterliegen, sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugänglich (Bestätigung von BGH, Urteil vom 29. Februar 2000 - X ZR 166/97, juris Rn. 33).

b) Dies gilt auch für eine frühere Patentanmeldung, deren Priorität die dem Akteneinsichtsrecht unterliegende Anmeldung in Anspruch nimmt.

BGH, Urteil vom 18. Oktober 2022 - X ZR 36/21 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

EuG
Urteil vom 10.11.2021
T-353/20
AC Milan / EUIPO - InterES (ACM 1899 AC MILAN)

Das EuG hat entschieden, dass das Wappen des AC Mailand mit dem Schriftzug "AC Milan" aufgrund der älteren deutschen Wortmarke MILAN nicht als Marke für Schreibwaren und Büroartikel eingetragen werden kann.

Die Pressemitteilung des EuG:

Das Gericht bestätigt, dass das Zeichen, welches das Wappen des Fußballvereins AC Mailand darstellt, nicht Gegenstand einer internationalen Registrierung als Marke mit Benennung der Europäischen Union für Schreibwaren und Büroartikel
sein kann

Die starke phonetische Ähnlichkeit und die mittlere visuelle Ähnlichkeit dieses Zeichens im Vergleich zur älteren deutschen Wortmarke MILAN rufen eine Gefahr der Verwechslung bei den Verbrauchern hervor, so dass nicht beide Zeichen gleichzeitig in der Union Schutz genießen könne.

Die internationale Registrierung einer Marke mit Benennung der Europäischen Union hat die gleiche Wirkung wie die Eintragung einer Unionsmarke und unterliegt dem gleichen Widerspruchsverfahren wie die Anmeldung einer Unionsmarke.

Im Februar 2017 beantragte der italienische Fußballverein AC Milan (AC Mailand) gemäß der Unionsmarkenverordnung1 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union für das folgende Bildzeichen, und zwar u. a. für Schreibwaren und Büroartikel:

Im April 2017 erhob die deutsche Gesellschaft InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG Widerspruch gegen die beantragte Registrierung. Zur Begründung verwies sie auf die 1984 angemeldete und 1988 eingetragene deutsche Wortmarke MILAN, die sich u. a. auf Waren bezieht, die mit den vom Antrag des AC Mailand erfassten Waren im Wesentlichen
identisch sind oder ihnen ähneln. Die deutsche Gesellschaft vertritt die Auffassung, dass die Registrierung der angemeldeten Marke aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der älteren Marke eine Gefahr der Verwechslung beim deutschen Publikum hervorrufen könne.

Mit Entscheidung vom 14. Februar 2020 gab das EUIPO dem Widerspruch vollumfänglich statt. Gegen diese Entscheidung erhob der AC Mailand Klage beim Gericht der Europäischen Union. Mit seinem heute verkündeten Urteil weist das Gericht die Klage in vollem Umfang ab.

Als Erstes stellt das Gericht auf der Grundlage einer Reihe von Beweisen, darunter Rechnungen und Werbematerial in deutscher Sprache, fest, dass die ältere Marke in Deutschland ernsthaft benutzt worden ist.

Als Zweites stellt das Gericht fest, dass die ältere Marke auf dem deutschen Markt sowohl in der eingetragenen Form benutzt worden ist als auch in einer abgewandelten Form, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass ein Bildelement hinzugefügt wurde, das den Kopf einer Art Raubvogel darstellt. In dieser Hinsicht hebt das Gericht hervor, dass das zusätzliche Bildelement zwar nicht ganz vernachlässigbar ist, aber auch nicht als dominierend angesehen werden kann und nicht geeignet erscheint, die Unterscheidungskraft des Wortelements der älteren Marke in ihrer eingetragenen Form zu beeinflussen.

Als Drittes ist das Gericht der Auffassung, dass das maßgebliche Publikum das Bildelement der angemeldeten Marke insbesondere aufgrund seiner Größe und seiner Position zwar nicht ignorieren wird, seine Aufmerksam sich aber nicht darauf konzentrieren wird. Vielmehr wird die Aufmerksamkeit des Publikums von dem Wortelement angezogen, das aus den Buchstaben „AC“ und dem Wort „MILAN“ besteht, da diese in Großbuchstaben und einer stilisierten Schriftart geschrieben sind und das aus ihnen gebildete Element deutlich länger ist als das Bildelement. Folglich ist das Element „AC MILAN“ nach Auffassung des Gerichts das dominierende Element der angemeldeten Marke.

In diesem Zusammenhang stellt das Gericht fest, dass, auch wenn ein Teil des Publikums das Wortelement „AC MILAN“ der angemeldeten Marke als Bezugnahme auf den gleichnamigen Fußballverein der Stadt Mailand (Italien) wahrnehmen kann, die einander gegenüberstehenden Zeichen, die in phonetischer Hinsicht sehr ähnlich sind, beide auf die italienische Stadt Mailand hinweisen.

Soweit der AC Mailand mit der Bekanntheit der angemeldeten Marke in Deutschland argumentiert, die mit der großen Bekanntheit dieses Fußballvereins zusammenhänge, weist das Gericht darauf hin, dass nur die Bekanntheit der älteren Marke, nicht aber die der angemeldeten Marke, zu berücksichtigen ist, um zu beurteilen, ob die Ähnlichkeit der von zwei Marken bezeichneten Waren genügt, um eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Infolgedessen entscheidet das Gericht, dass die Ähnlichkeiten zwischen den beiden in Rede stehenden Zeichen insgesamt groß genug sind, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

OLG Frankfurt
Urteil vom 12.12.2019
6 U 83/18

Das OLG Frankfurt hat entschieden, dass kein wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG greift, wenn die Nachahmung eines nur im Ausland erhältlichen Produkts zuerst in Deutschland erhältlich ist.

Aus den Entscheidungsgründen:

"1.) Es fehlt schon an der für ein unlauteres Verhalten nach § 4 Nr. 3 UWG notwendigen Nachahmung.

a) Eine Nachahmung setzt voraus, dass dem Hersteller im Zeitpunkt der Schaffung des beanstandeten Produkts das Vorbild bekannt war (vgl. BGH GRUR 2008, 1115, Rnr. 24 - Büromöbel; BGH, GRUR 2002, 629, 633 - Blendsegel). Liegt diese Kenntnis nicht vor, sondern handelt es sich bei der angegriffenen Ausführung um eine selbstständige Zweitentwicklung, ist schon begrifflich eine Nachahmung ausgeschlossen. Daran hat sich auch nichts dadurch geändert, dass für die Zuerkennung von Ansprüchen aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz nach §§ 3, 4 Nr. 3 UWG das Vorliegen eines subjektiven Unlauterkeitstatbestands nicht erforderlich ist.

b) An einer solchen Nachahmung fehlt es hier, da die Herstellerin nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme das Produkt „Shoeps“ nicht nach dem klägerischen Produkt auf den Markt gebracht hat, was eine Vermutungswirkung für eine Nachahmung auslösen würde (BGH GRUR 1998, 477, 480 - Trachtenjanker), sondern zeitgleich oder sogar früher.

Aus den von der Beklagten vorgelegten Rechnungen (Anlage B 11 ff.) ergibt sich, dass die Markteinführung der Shoeps-Produkte im April 2014 erfolgte und bis Jahresende ca. 4000 Exemplar verkauft wurden.

Die Authentizität der vorgelegten Rechnungen hat der Zeuge A bestätigt. Er hat in seiner Vernehmung vor dem Senat erläutert, erstmals 2013 von der Fa. Miyali auf die „Shoeps“ aufmerksam gemacht worden zu sein und daraufhin Kontakt mit möglichen Abnehmern in Deutschland aufgenommen zu haben. Dann seien die Schnürsenkel auf der Fachmesse GDS im März 2014 ausgestellt worden (Anlage B 29, Bl. 432). In unmittelbarer Folge dieser Messe habe er dann begonnen, von der Fa. Miyali „Shoeps“ zu beziehen und an Abnehmer in Deutschland zu verkaufen. Es sind auch keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass nur ein Teil der Rechnungen tatsächlich vom Zeugen A erstellt worden sind und ein Teil gefälscht sind. Der Zeuge A hat in der mündlichen Verhandlung die Rechnungen stichprobenartig geprüft und inhaltlich näher erläutern können. Der Senat hat keine Zweifel, dass mit jeder Rechnung auch eine entsprechende Lieferung korrespondiert, hat doch der Zeuge ausgesagt, die Rechnung zwei Tage vor der Lieferung zu versenden.

Die Aussage des Zeugen war glaubhaft, in sich konsistent und frei von Widersprüchen. Der Senat hat auch keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen. Aufgrund des persönlichen Eindrucks des Senats in Beweisaufnahme ergibt sich insbesondere, dass der Zeuge keinen Be- oder Entlastungseifer für eine Partei an den Tag gelegt hat

Damit ist der Senat mit hinreichender Sicherheit davon überzeugt, dass die „Shoeps“-Produkte in signifikanten Umfang bereits ab April 2014 auf dem deutschen Markt verfügbar waren und somit keine Nachahmung der klägerischen Produkte vorgelegen hat.

c) Der Ablehnung einer Nachahmung steht auch nicht entgegen, dass der Herstellerin Miyali im Jahr 2014 das seit 2012 in den USA und anderen Ländern bereits vertriebene Produkt der Klägerin bekannt gewesen sein mag. Der ergänzende Leistungsschutz ist auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Dementsprechend kann die Übernahme einer Gestaltung eines außerhalb der Bundesrepublik bereits vertriebenen Produktes grundsätzlich eine Nachahmung im Sinne von § 4 Nr. 3 UWG nicht begründen. Der Inländergleichbehandlungsgrundsatz gem. Art. 1 II, 2 I PVÜ ändert nichts daran, dass die nach inländischem Recht erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sein müssen (vgl. BGH, GRUR 1992, 523, 524 - Betonsteinelemente; BGH, GRUR 2009, 79 Rn. 35 - Gebäckpresse).

2.) Aus den eben dargestellten Gründen lässt sich auch eine wettbewerbliche Eigenart der klägerischen „Hickies“ nicht begründen.

Wettbewerbliche Eigenart liegt vor, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (BGH GRUR 2013, 1052 Rn. 18 - Einkaufswagen III; BGH WRP 2015, 1090 Rn. 10 - Exzenterzähne; BGH WRP 2016, 854 Rn. 16 - Hot Sox; BGH GRUR 2016, 730 Rn. 33 - Herrnhuter Stern). Zwar setzt dies keine Neuheit voraus; diese kann jedoch ein Indiz für die Eigenart darstellen. Treten jedoch zwei Produkte ähnlicher Ausgestaltung zeitgleich auf den Markt, kann der Verkehr von Anbeginn der Ausgestaltung keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft entnehmen.

3.) Jedenfalls aber konnte der Senat die zum Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehrbringens der „Shoeps“ notwendige „gewisse Bekanntheit“ der „Hickies“-Produkte nicht hinreichend sicher feststellen, so dass es an einer Herkunftstäuschung nach § 4 Nr. 3a UWG fehlt.

a) Voraussetzung für eine Herkunftstäuschung ist, dass das nachgeahmte Erzeugnis eine „gewisse Bekanntheit“ bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise erlangt hat (BGH GRUR 2005, 166, 169 - Puppenausstattungen; BGH GRUR 2005, 600, 602 - Handtuchklemmen; BGH GRUR 2006, 79 Rn. 35 - Jeans I; BGH GRUR 2007, 984 Rn. 34 - Gartenliege; Harte/Henning/Sambuc § 4 Nr. 3 Rn. 86). Denn andernfalls kann die Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht bestehen. Ist nämlich dem Verkehr nicht bekannt, dass es ein Original gibt, scheidet eine Herkunftstäuschung in aller Regel schon begrifflich aus. Für das erforderliche Maß an Bekanntheit gilt: Das Erzeugnis muss bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise eine solche Bekanntheit erreicht haben, dass sich in relevantem Umfang die Gefahr der Herkunftstäuschung ergeben kann, wenn Nachahmungen vertrieben werden (BGH GRUR 2005, 166, 167 - Puppenausstattungen; BGH GRUR 2006, 79 Rn. 35 - Jeans I; BGH GRUR 2007, 339 Rn. 39 - Stufenleitern; BGH GRUR 2007, 984 Rn. 34 - Gartenliege). Eine Verkehrsgeltung iSd § 4 Nr. 2 MarkenG ist nicht erforderlich (BGH GRUR 2002, 275 (277) - Noppenbahnen; BGH GRUR 2006, 79 Rn. 35 - Jeans I). Dagegen muss eine gewisse Bekanntheit auf dem inländischen Markt bestehen (BGH GRUR 2009, 79 Rn. 35 – Gebäckpresse). Daher kommt es auf eine etwaige Bekanntheit auf einem ausländischen Markt nicht an, selbst wenn der ausländische Wettbewerber nach Art. 1 II, 2 I PVÜ Gleichbehandlung genießt (BGH GRUR 2009, 79 Rn. 35 - Gebäckpresse). Maßgebender Zeitpunkt für die Bekanntheit ist die Markteinführung der Nachahmung (BGH GRUR 2007, 339 Rn. 39 - Stufenleitern; BGH GRUR 2009, 79 Rn. 35 - Gebäckpresse) sowie beim Unterlassungsanspruch der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Für die Feststellung der Bekanntheit gilt: Die Bekanntheit kann sich nicht nur aus entsprechenden Werbeanstrengungen (zB Prospekte, Kataloge, Messeauftritte; OLG Köln WRP 2014, 875 Rn. 7), sondern auch aus der Dauer der Marktpräsenz, den hohen Absatzzahlen des Originals oder dem hohen Marktanteil ergeben (BGH GRUR 2007, 339 Rn. 32 - Stufenleitern; BGH GRUR 2007, 984 Rn. 32 - Gartenliege; BGH WRP 2013, 1189 Rn. 27 - Regalsystem; OLG Frankfurt GRUR-RR 2019, 77 Rn. 26)

b) Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt.

Die Klägerin ist unstreitig im April 2014 in den deutschen Markt eingetreten. Vorherige Verkäufe über den internationalen Shop der Klägerin nach Deutschland sind schon deshalb nicht zur Begründung einer „gewissen Bekanntheit“ geeignet, weil nicht vorgetragen ist, welchen Umfang diese Verkäufe erreicht haben. Die Klägerin hat im Jahr 2014 ca. 10.000 Verkaufseinheiten abgesetzt, im Jahr 2015 60.000 Verkaufseinheiten. Hinzu kommt die flankierend zum Markteintritt einsetzende Presseberichterstattung.

Die Herstellerin der Shoeps hat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ihrerseits von April - Dezember 2014 4.004 Verpackungen an die Handelsagentur A geliefert, die diese an Einzelhändler in Deutschland weitergeliefert hat. Der Zeuge A hat ausgesagt, die von der Fa. Miyali an ihn gelieferten Shoeps-Produkte unmittelbar an Abnehmer in Deutschland weitergeliefert zu haben.

Hieraus ergibt sich, dass die Herstellerin Miyali erstmals im April 2014 mit ihren Produkten auf den Markt getreten ist; dieser Zeitpunkt ist daher für die Betrachtung der Unlauterkeit zugrunde zu legen. Zu diesem Zeitpunkt fehlte es den klägerischen Produkten jedoch noch an der für eine Herkunftstäuschung notwendigen gewissen Bekanntheit. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt erst vereinzelt Exemplare ihrer Schnürsenkel verkauft. Zwar ist auch zu berücksichtigen, dass bereits zu einem Zeitpunkt Presseberichterstattung über die Produkte der Klägerin in Deutschland stattgefunden hatte, als diese noch gar nicht erhältlich waren. Dies kann jedoch nicht dazu führen, dem Produkt schon vor dem Markteintritt die notwendige gewisse Bekanntheit zuzusprechen. Der wettbewerbliche Leistungsschutz dient dem Schutz des Leistungsergebnisses eines Mitbewerbers vor einer Übernahme mit unlauteren Mitteln oder Methoden (BGH WRP 2010, 94 Rn. 17 – LIKEaBIKE; BGH GRUR 2016, 730 Rn. 19, 21 – Herrnhuter Stern). Der Schutz kann sich aber nur auf das auf dem deutschen Markt erworbene Leistungsergebnis beziehen, nicht hingegen auf im Ausland erworbene Leistungsergebnisse. Die (vorbereitende) Presseberichterstattung vor Markteinführung kann daher höchstens dazu führen, dass die notwendige gewisse Bekanntheit auf dem deutschen Markt schneller eintritt.

Im vorliegenden Fall ist die vorgelegte Presseberichterstattung indes nicht geeignet, einen derartigen Einfluss zu begründen. Die in der Anlage K 3 vorgelegten Berichte datieren überwiegend aus der Zeit nach Markteinführung der „Shoeps“ (11.04.14, 04/2014, 23.09.14). Die in Anlage K 17 - K 24 vorgelegten Presseberichte wiederum richten sich an Fachpublikum („Daily Business Inspiration“, www.fuer-gruender.de,) oder Special-Interest-Medien wie kleine Blogs o.ä. Beides ist nicht geeignet, eine hinreichende Bekanntheit der Produkte zu begründen.

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist hier auch auf die Markteinführung der Produkte an sich im Jahr 2014 abzustellen und nicht auf das Jahr 2016, in dem die Beklagte erstmals die Shoeps-Produkte selbst vertrieben hat (BGH GRUR 2002, 275, 277; BGH GRUR 2007, 339, Rnr. 39 - Stufenleitern). Soweit die Klägerin darauf verweist, jedenfalls im Fall des Inverkehrbringens eines bereits im Ausland vertriebenen Produkts nunmehr auch im Inland sei der Zeitpunkt nicht auf das erstmalige Inverkehrbringen „vorzuverlagern“, da sonst besonders schnelle Nachahmer den Vertrieb des „Originals“ im Inland verhindern könnten, kann dahinstehen, ob jenseits einer möglichen Behinderung nach § 4 Nr. 4 UWG dem Originalhersteller eine gewisse Karenzzeit zuzubilligen ist. Wenn nämlich nach einem Zeitraum von zwei Jahren, in dem beide Produkte parallel auf dem Markt verfügbar waren, sich nunmehr die Beklagte im Jahr 2016 entschlossen hat, dieses Produkt (auch) zu vertreiben, kann es jedenfalls keinen Anlass geben, den Zeitpunkt derart zurückzuverlagern.

Schließlich kann auch dahinstehen, ob tatsächlich alle an die Abnehmer des Zeugen A gelieferten Produkte unmittelbar an Endabnehmer weiterkauft wurden oder vom Zeugen A an Zwischenhändler geliefert wurden. Es ist davon auszugehen, dass auch über die Zwischenhändler die Produkte in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang an Endabnehmer angeboten wurden. Der von der Klägerin angedeutete Weiterverkauf in das Ausland ist vollkommen spekulativ.

4.) Aus den dargestellten Gründen fehlt es auch einer unangemessenen Ausnutzung der Wertschätzung des klägerischen Produkts im Sinne von § 4 Nr. 3 b) UWG. Auch hierfür ist nämlich erforderlich, dass eine Wertschätzung bereits entstanden ist, also bereits eine gewisse Bekanntheit vorliegt.

5.) Schließlich stellt sich das Verhalten der Beklagten auch unter dem Gesichtspunkt der Behinderung nicht als unlauter im Sinne von § 4 Nr. 4 UWG dar.

a) Nach Schaffung eines eigenen gesetzlichen Unlauterkeitstatbestands der gezielten Behinderung besteht kein Bedürfnis mehr, eine allgemeine Behinderung des Originalherstellers unabhängig von den in § 4 Nr. 3 UWG angeführten Unlauterkeitsmerkmalen zur Begründung eines Anspruchs nach dieser Bestimmung ausreichen zu lassen. Den Aspekt einer allgemeinen Behinderung beim wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz als eigenständiges Unlauterkeitskriterium im Rahmen einer entsprechenden Anwendung des § 4 Nr. 3 UWG oder der Generalklausel des § 3 I UWG hat der BGH in der Entscheidung „Segmentstruktur“ im Interesse einer systematisch klaren Abgrenzung aufgegeben (BGH, GRUR 2017, 79 Rn. 79 – Segmentstruktur). Spielt allein bei der Nachahmung eines wettbewerblich eigenartigen Produkts der Gesichtspunkt der Behinderung als Unlauterkeitskriterium eine Rolle, müssen für ein Verbot die Voraussetzungen der gezielten Behinderung im Sinne von § 4 Nr. 4 UWG erfüllt sein.

b) Eine Behinderung kann danach in Betracht kommen, wenn der Hersteller des Originalerzeugnisses zwar noch nicht unmittelbar auf dem deutschen Markt aufgetreten ist, nach der Lebenserfahrung aber damit zu rechnen ist, dass die Originalerzeugnisse in Kürze auch in Deutschland vertrieben werden sollen. Die Sachlage liegt insofern nicht anders, als wenn ein deutsches Unternehmen durch das Dazwischentreten eines Mitbewerbers an der bevorstehenden Einführung eines bestimmten neuen Produkts gehindert wird. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs in einer Entscheidung aus dem Jahr 1976 stellt das Anbieten einer identischen Nachahmung eine wettbewerbswidrige Behinderung des Originalherstellers dar, wenn dieser beabsichtigt, das Original in Kürze auch auf dem deutschen Markt zu vertreiben und dies dem Anbieter der Nachahmung bei der ihm zumutbaren Marktbeobachtung bekannt sein musste. Von einer Absicht des Originalherstellers, das Originalerzeugnis in Kürze auch im Inland zu vertreiben, müsse insbesondere ausgegangen werden, wenn der Originalhersteller im Inland eine Niederlassung unterhält und das Produkt bereits in anderen Mitgliedsstaaten der EU vertrieben hat. Auf eine Behinderungs- oder Schädigungsabsicht des Nachahmers komme es dagegen nicht an (BGH WRP 1976, 370, 371 - Ovalpuderdose; Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Sambuc, 4. Aufl. 2016, UWG § 4 Abs. 3 Rn. 189-190; Werner in: FS Köhler, Vor- und nachwirkender wettbewerblicher Leistungsschutz, S. 790 f.).

c) Ob an dieser fast vierzig Jahre alten Rechtsprechung auch vor dem Hintergrund des gewandelten Verständnisses des Unlauterkeitsrechts festzuhalten ist, kann hier dahinstehen, da die Voraussetzungen für eine Unlauterkeit unter diesem Aspekt nicht vorliegen. Zwar hatte die Klägerin ihre Produkte seit 2012 zunächst in den USA und sodann auch in Asien sowie ab 2014 über ihren internationalen Online-Shop vertrieben, bevor sie 2014 auch den deutschen Markt betreten wollte. Auch hatte sie 2013 bereits Vorbereitungen hierfür getroffen (Gründung Hickies Europe SA, Deutsche USt-ID, Schaffung eines Lagers in Deutschland). Der Vorwurf der Unlauterkeit wegen eines Zuvorkommens beim Inlandsvertrieb könnte die Beklagte vor diesem Hintergrund jedoch nur treffen, wenn sie in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem geplanten Markteintritt der Klägerin ihrerseits den Markt betreten hätte, der Klägerin somit zuvorgekommen wäre und diese damit behindert hätte. Im Jahr 2014 war es allerdings nicht die Beklagte, sondern die Herstellerin Miyali selbst, die den deutschen Markt betrat. Die Beklagte hat erst im Jahr 2016 – also zwei Jahre später - mit dem Vertrieb der „Shoeps“-Produkte begonnen, nachdem sie zuvor zwei Jahre die Produkte der Klägerin vertrieben hatte. Die Beklagte hat sich also zu dieser Zeit nach einem anderen Anbieter auf dem Markt der elastischen Schnürsenkel umgesehen und die „Shoeps“-Produkte als eingeführte, am Markt erhältliche Wettbewerbsprodukte ausgewählt. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Behinderung der Klägerin nicht erkennbar. Hinzu kommt, dass eine derartige Behinderung nach der Rechtsprechung des BGH nur bei einer identischen Leistungsübernahme in Betracht kommt, an der es hier jedoch fehlt. Nähme man eine Nachahmung überhaupt an (vgl. oben), läge schon aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der elastischen Schnürsenkel in der nicht benutzten Form nur eine nachschaffende oder nahezu identische Nachahmung vor.

d) Schließlich lässt sich eine Unlauterkeit durch gezielte Behinderung auch nicht mit dem Argument begründen, dass die Beklagte zuvor die Produkte der Klägerin vertrieben hat. Eine Unlauterkeit kann sich zwar aus einem Vertrauensbruch im Rahmen einer vertraglichen Verbindung ergeben. Eine vergleichbare Situation liegt hier aber nicht vor. Die Beklagte war lediglich Zwischenhändlerin für die Produkte der Klägerin ohne besonderes Vertrauensverhältnis zu dieser. Der Wechsel eines Lieferanten für eine bestimmte Produktgattung durch einen Zwischenhändler ohne weitere besondere Umstände kann jedoch grundsätzlich eine Unlauterkeit nicht begründen; er ist vielmehr selbstverständlicher Teil eines wettbewerblichen Marktgeschehens.

6.) Der Verweis der Klägerin auf eine ungerechtfertigte Schutzlücke kann schon deshalb nicht zu einer anderen Beurteilung führen, da diese Schutzlücke im Falle eines Zuvorkommens beim Inlandsvertrieb zuvorderst durch den Gesetzgeber zu schließen wäre und im Übrigen § 4 Nr. 4 UWG in bestimmten Konstellationen Schutz bietet. Im Übrigen bieten die Sonderschutzrechte Möglichkeiten, die (spätere) Produkteinführung eines bereits im Ausland vertriebenen Produkts auch im Inland hinreichend abzusichern."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 8. November 2018 - I ZR 126/15
PUC II
MarkenG § 125c Abs. 1 und 2; Richtlinie 2008/95/EG Art. 14; Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 34 Abs. 2

Der BGH hat entschieden, dass der Zeitrang einer nationalen Marke, die wegen Verzichts gelöscht wurde, kann nicht für Unionsmarke genutzt werden, wenn die Voraussetzungen des Verfalls im Zeitpunkt des Erlöschens vorlagen.

Leitsätze des BGH:

a) Im Hinblick auf eine wegen Verzichts gelöschte deutsche Marke, deren Zeitrang für eine Unionsmarke in Anspruch genommen wird, ist auf Antrag nachträglich gemäß § 125c MarkenG die Ungültigkeit wegen Verfalls festzustellen, wenn die Voraussetzungen des Verfalls zum Zeitpunkt des Erlöschens der deutschen Marke gegeben waren. Es ist dagegen nicht erforderlich, dass diese Voraussetzungen auch im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über den Antrag vorliegen.

b) Mit der Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke soll dem Inhaber der Unionsmarke im Wege einer Fiktion ermöglicht werden, in dem jeweiligen Mitgliedstaat weiter von dem Schutz zu profitieren, den die gelöschte ältere nationale Marke genoss. Es ist jedoch nicht möglich, die nationale Marke zu benutzen, auf die verzichtet wurde. Eine etwaige Benutzung des in Rede stehenden Zeichens nach der Löschung ist als Benutzung der Unionsmarke anzusehen.

BGH, Urteil vom 8. November 2018 - I ZR 126/15 - OLG Hamburg - LG Hamburg

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 09.11.2017
I ZR 110/16
form-strip II
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 97, Art. 99; Verordnung (EU) 2015/2424 Art. 1 Nr. 11, Art. 1 Nr. 92; Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. b, Art. 127

Der BGH hat entschieden,dass auch nach Neufassung des Art. 127 Abs. 3 UMV ein kann älteres Recht der Inanspruchnahme aus einer Unionsmarke im Wege der Einrede entgegengesetzt werden

Leitsätze des BGH:

a) Die Neufassung des Art. 127 Abs. 3 UMV, die - anders als Art. 99 Abs. 3 Fall 2 GMV - nicht mehr die Einrede des Inhabers des älteren Rechts vorsieht, hat nichts daran geändert, dass ein älteres Recht der Inanspruchnahme aus der Unionsmarke im Wege der Einrede entgegengesetzt werden kann. Dies folgt aus der Neufassung des Art. 9 Abs. 2 UMV, die durch die ausdrückliche Erwähnung des Prioritätsprinzips klarstellt, dass der Markeninhaber (weiterhin) sein Recht aus der Unionsmarke nicht mit Erfolg gegen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens geltend machen kann, das Gegenstand eines älteren Rechts ist
.
b) Der Prioritätsgrundsatz regelt, wie im Wortlaut des Art. 9 Abs. 2 UMV zum Ausdruck kommt, das zeitliche Rangverhältnis von Rechten. Einer tatsächlichen Benutzungsform kann mangels Rechtscharakters kein Vorrang im Sinne des Art. 9 Abs. 2 UMV zukommen.

BGH, Urteil vom 9. November 2017 - I ZR 110/16 - OLG München - LG München I

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier: