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BGH: ÖKO-TEST-Siegel - Markenrechtsverletzung durch Werbung mit dem als Unionsmarke geschützten Testsiegel ohne Lizenzvertrag

BGH
Urteile vom 12.12.2019
I ZR 173/16 - ÖKOTEST I
I ZR 174/16
I ZR 117/17 - ÖKOTEST II


Der BGH hat entschieden, dass eine Markenrechtsverletzung durch Werbung mit dem als Unionsmarke geschützten ÖKO-TEST-Siegel vorliegt, wenn dies ohne Lizenzvertrag erfolgt.

Die Pressemitteilung des BGH:

Bundesgerichtshof zur Werbung mit dem markenrechtlich geschützten "ÖKO-TEST-Siegel"

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in drei Revisionsverfahren die Benutzung von Testsiegel-Marken als Verletzung der Rechte der Markeninhaberin an ihrer bekannten Marke angesehen.

Die Klägerin gibt seit 1985 das Magazin "ÖKO-TEST" heraus, in dem Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden. Sie ist Inhaberin einer im Jahr 2012 eingetragenen Unionsmarke, die das ÖKO-TEST-Siegel wiedergibt und markenrechtlichen Schutz für die Dienstleistungen "Verbraucherberatung und Verbraucherinformation bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen" gewährt. Die Klägerin gestattet den Herstellern und Vertreibern der von ihr getesteten Produkte die Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel, wenn diese mit ihr einen entgeltlichen Lizenzvertrag schließen.

Die Beklagten sind Versandhändler und haben in ihren Online-Shops mit dem ÖKO-TEST-Siegel geworben, ohne zuvor einen Lizenzvertrag mit der Klägerin geschlossen zu haben.

Die Beklagte in dem Verfahren I ZR 173/16 bot in ihrem Internetportal eine blaue Baby-Trinkflasche und einen grünen Baby-Beißring an, die von der Klägerin in einer anderen Farbgestaltung getestet worden waren. Neben den Produktpräsentationen fand sich jeweils eine Abbildung des ÖKO-TEST-Siegels, das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "sehr gut" und der Fundstelle des Tests versehen war.

Die Beklagte in dem Verfahren I ZR 174/16 bot in ihrem Internetportal einen Lattenrost in verschiedenen Größen und Ausführungsformen sowie einen in Schwarz, Weiß und Rot gehaltenen Fahrradhelm an. Neben den Angeboten war das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "gut" bzw. "sehr gut" und der Fundstelle des Tests versehene ÖKO-TEST-Siegel abgebildet. Die Klägerin hatte den Lattenrost in einer bestimmten Größe mit verstellbarem Kopf- und Fußteil getestet. Den Fahrradhelm hatte sie in einer anderen Farbgestaltung als den von der Beklagten angebotenen Helm getestet.

Die Beklagte in dem Verfahren I ZR 117/17 bot in ihrem Internetportal einen Lattenrahmen und ein Kopfkissen in verschiedenen Größen an. Neben den Angeboten befand sich jeweils eine Abbildung des ÖKO-TEST-Siegels mit dem Zusatz "Richtig gut leben" sowie mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "gut" bzw. "sehr gut" sowie der Fundstelle des Tests. Der Lattenrahmen und das Kopfkissen waren von der Klägerin jeweils nur in einer der angebotenen Größen getestet worden. Erst nach der Veröffentlichung des Angebots durch die Beklagte schlossen die Parteien einen Lizenzvertrag zur Nutzung des ÖKO-TEST-Siegels für das Kopfkissen in der getesteten Größe.

Die Klägerin sieht in der Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel jeweils eine Verletzung ihrer Rechte an der Unionsmarke. Sie hat die Beklagten auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage in dem Verfahren I ZR 173/16 stattgegeben und die Klage in dem Verfahren I ZR 174/16 abgewiesen. In der Berufung waren beide Klagen erfolgreich. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Beklagten in beiden Verfahren zurückgewiesen.

Im Verfahren I ZR 117/17 hat das Landgericht der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Beklagten im Wesentlichen zurückgewiesen und die auf die konkrete Verletzungsform bezogene Verurteilung zur Unterlassung bestätigt.

In allen drei Verfahren verletzt die beanstandete Zeichennutzung entgegen Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 1 und 2 Buchst. c UMV die bekannte Marke der Klägerin.

Die Berufungsgerichte haben die Bekanntheit der Klagemarke rechtsfehlerfrei bejaht. Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar zugutekommen; es reicht vielmehr aus, dass die Marke - wie im Streitfall durch Publikationen unter Verwendung der Marke - mittelbar hiervon profitiert.

Es liegt auch eine rechtsverletzende Benutzung der Klagemarke vor, weil der Verkehr das jeweils von den Beklagten verwendete Logo mit der Klagemarke gedanklich verknüpft. Die Beklagten haben dem Verkehr eine Information über die Beschaffenheit oder die Qualität ihrer Produkte vermittelt und sich hierzu auf die unter der bekannten Marke der Klägerin erbrachte Dienstleistung des Warentests bezogen. Bei der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Gesamtwürdigung wiegen die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe Zeichenähnlichkeit so schwer, dass die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung nicht entgegensteht. Es ist von hochgradiger Zeichenähnlichkeit auszugehen, nicht hingegen von Zeichenidentität, weil die Beklagten jeweils das als Marke geschützte "leere" Testlogo um die Angaben zum Testergebnis und der Testfundstelle ergänzt haben. Die von der Marke erfassten Dienstleistungen (Verbraucherberatung und -information) und die von den Beklagten jeweils erbrachten Handelsdienstleistungen sind einander nicht ähnlich. Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information.

Die Berufungsgerichte haben weiter rechtsfehlerfrei angenommen, dass die jeweils angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen. Im Hinblick darauf, dass die Klägerin erhebliche wirtschaftliche Anstrengungen für die Schaffung und Erhaltung der Bekanntheit ihrer Marke unternommen hat und die Beklagten sich jeweils die daraus resultierende Werbewirkung der Marke ohne finanziellen Beitrag zunutze gemacht haben, ist es rechtlich nicht zu beanstanden, dass die Berufungsgerichte das Interesse der Klägerin daran, die Werbung mit ihrem Zeichen daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihren testbezogenen Maßstäben genügt, höher bewertet haben als das Interesse der Beklagten, ihre Kunden auf die gute oder sehr gute Bewertung ihrer Produkte durch die Klägerin hinzuweisen.

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. c GMV (VO [EG] 207/2009):

Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Art. 9 Abs. 1 und 2 Buchst. c UMV (VO [EU] 2017/1001):

Mit der Eintragung einer Unionsmarke erwirbt ihr Inhaber ein ausschließliches Recht an ihr. Der Inhaber einer Unionsmarke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Vorinstanzen:

im Verfahren I ZR 173/16

LG Berlin - Urteil vom 8. September 2015 - 102 O 13/15

KG Berlin - Urteil vom 21. Juni 2016 - 5 U 136/15

im Verfahren I ZR 174/16

LG Berlin - Urteil vom 28. Juli 2015 - 103 O 5/15

KG Berlin - Urteil vom 21. Juni 2016 - 5 U 108/16

im Verfahren I ZR 117/17

LG Koblenz - Urteil vom 25. Januar 2017 - I HK O 21/15

OLG Koblenz - Beschluss vom 22. Juni 2017 - 6 U 198/17




Volltext LG Düsseldorf liegt vor: Inhaber der Unionsmarke Malle kann Dritten die Durchführung von "Malle-Partys" untersagen -Marke nicht offenkundig schutzunfähig

LG Düsseldorf
Urteil vom 29.11.2019
38 O 96/19


Wir hatten bereits in dem Beitrag LG Düsseldorf: Inhaber der Unionsmarke Malle kann Dritten die Durchführung von "Malle-Partys" untersagen - Marke nicht offenkundig schutzunfähig über die Entscheidung berichtet.

Die Entscheidungsgründe:

Die einstweilige Verfügung ist gemäß §§ 925 Abs. 2, 936 ZPO zu bestätigen.

I. Der Antragsteller geht – entgegen seiner missverständlichen Darstellung in der Antragsschrift – aus der unter der Nummer 002631166 bei dem EUIPO (European Union Intellectual Property Office) registrierten Unionsmarke „MALLE“ vor. In diesem Sinne ist die Bezugnahme des Antragstellers auf die „beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragene Wortmarke“ zu verstehen. Dementsprechend ist nicht auf die in der Antragsschrift genannten Vorschriften des MarkenG, sondern auf die Regeln der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (UMV) abzustellen.

II. Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist gemäß Art. 131 Abs. 1 UMV in Verbindung mit §§ 935, 940 ZPO statthaft und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere ist der – gemäß §§ 935, 940 ZPO eine spezielle Verfahrensvoraussetzung für den erfolgreichen Abschluss eines auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gerichteten Eilverfahrens bildende (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Februar 2000 – IX ZB 31/99 [unter III 2 b]) – Verfügungsgrund gegeben. Sein Vorliegen wird gemäß Art. 129 Abs. 3 UMV in Verbindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG vermutet. Diese Vermutung ist nicht entkräftet.

1. Der Antragsteller hat nach seinem unwiderlegten Vortrag erstmals im Mai von der Internetpräsenz „malle-auf-schalke.de“ Kenntnis erhalten. Er ist danach hinreichend zügig – nämlich innerhalb von etwa zwei Monaten (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 21. April 1998 – 20 U 155/97, NJWE-WettbR 1999, 15 [unter I 2]; Urteil vom 1. Juli 2014 – 20 U 231/13, GRUR-RR 2015, 65) – mit seinem am 6. Juni 2019 bei Gericht eingegangenen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die dort von ihm beobachtete Zeichennutzung vorgegangen.

2. Die Dringlichkeit kann nicht mit Blick auf das von der Antragsgegnerin angesprochene Löschungsverfahren und die von ihr angesprochenen absoluten Schutzhindernisse des Art. 7 Abs. 1 lit. b und lit. c UMV verneint werden.

a) Vom Rechtsbestand dieser Marke ist in diesem Verfahren gemäß Art. 127 Abs. 1 UMV auszugehen. Damit ist der Kammer eine Prüfung der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke des Antragstellers grundsätzlich verwehrt (vgl. BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 110/16 – form-strip II [unter II 2 d aa]), wobei die Bindung alle Eintragungsvoraussetzungen und -hindernisse erfasst (vgl. BGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 – I ZR 91/02 – Lila-Schokolade [unter II 1]). Die sich aus Art. 127 Abs. 1 UMV ergebende Verpflichtung der Unionsmarkengerichte, von der Rechtsgültigkeit einer eingetragenen Unionsmarke auszugehen, entfällt nur, wenn die Marke mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird, was der Antragsgegnerin im einstweiligen Verfügungsverfahren jedoch nicht möglich ist.

Allerdings ist vor Einführung der Dringlichkeitsvermutung in § 140 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung der Einwand der Schutzunfähigkeit der Marke insoweit berücksichtigt worden, als mangels einer § 12 Abs. 2 UWG entsprechenden Regelung die Dringlichkeit im Markenrecht positiv durch eine Abwägung der Interessen der Parteien festgestellt werden musste und in diesem Rahmen die Erfolgsaussichten eines anhängigen Löschungsverfahrens insoweit berücksichtigt werden konnten, als in Fällen offenkundiger Schutzunfähigkeit der Marke der Verfügungsgrund verneint werden konnte (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. November 2001 – 20 U 114/01, GRUR-RR 2002, 212 [212 f.]; OLG Köln, Urteil vom 31. Oktober 2014 – 6 U 55/14, BeckRS 2015, 11697 [unter II 1]; OLG Hamburg, Urteil vom 13. Februar 2014 – 3 U 113/13, BeckRS 2014, 9531 [unter B I 1 b bb]). Nach Einführung von § 140 Abs. 3 MarkenG n.F. kann die Dringlichkeit jedenfalls nicht unter weniger strengen Voraussetzungen verneint werden, also allenfalls dann, wenn ein Erfolg des Löschungsverfahrens so gut wie feststeht.

b) Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Zwar mag davon auszugehen sein, dass das Wort „Malle“ den deutschsprachigen Verkehrskreisen in der Union als umgangssprachliche Kurzform für Mallorca bekannt ist. Auch mag angenommen werden können, dass eine solche umgangssprachliche Kurzform markenrechtlich als geografische Angabe zu behandeln ist, sie von den beteiligten Verkehrskreisen mit Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, in Verbindung gebracht werden kann und geeignet ist, bei diesen positiv besetzte Vorstellungen im Sinne einer besonderen Qualität der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen (vgl. etwa EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 – C-108 und 109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH ./. Boots- und Segelzubehör Walter Huber u. Franz Attenberger [Rn. 26 ff.]; EuG, Urteil vom 20. Juli 2016 – T-11/15, Internet Consulting GmbH ./. EUIPO [Rn. 26 ff.]), nämlich in Bezug auf mit dem Wort „Malle“ gekennzeichnete Unterhaltungsveranstaltungen Erwartungen an eine Party zu wecken, bei der ohne unnötige Zurückhaltung und Angst vor Peinlichkeit ein sich intellektuell unkompliziert gebendes Publikum mit Tiefgang an Flasche und Glas ausgelassen auf eine Weise feiert, wie sie auf der Insel Mallorca im Freien beobachtet werden kann.

Auf den Umstand, dass das Wort „Malle“ heute in der Alltagssprache als umgangssprachliche Kurzform für die Insel Mallorca gebraucht wird, kommt es jedoch nicht entscheidend an. Die absoluten Schutzhindernisse des Art. 7 Abs. 1 lit. b und lit. c UMV sind bezogen auf die Sachlage zum Zeitpunkt der Anmeldung zu prüfen (vgl. EuGH, Beschluss vom 23. April 2010 – C-332/09 P, HABM ./. Frosch Touristik GmbH u.a. [Rn. 40 ff.]), also bezogen auf den 29. April 2002. Unabhängig von der Frage, ob sich der hieraus für den Streitfall ergebenden Notwendigkeit, dem Stand des Umgangssprachgebrauchs vor mehr als 17 Jahren nachzugehen, in einem einstweiligen Verfügungsverfahren überhaupt sinnvoll entsprochen werden kann, gestattet der Vortrag der Antragsgegnerin nicht die Feststellung, dem Löschungsantrag käme eine hohe Erfolgsaussicht zu. Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung einen Schriftsatz aus dem Löschungsverfahren vorgelegt. Abgesehen davon, dass dieser auf umfangreiche Anlagen Bezug nimmt, die die Antragsgegnerin nicht beigebracht hat, konnte sich der Antragsteller auf diesen Schriftsatz ac hoc nicht einlassen. Ihm müsste Gelegenheit gegeben werden, den vorgelegten Schriftsatz nebst Anlagen auswerten und anschießend zu dem Stand der Umgangssprache zum Anmeldezeitpunkt vorzutragen. Das war jedenfalls in Anbetracht des Standes der Verfahrens nicht möglich.

III. Der Antrag ist aus Artt. 9 Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b und lit. e, 130 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 UMV begründet.

1. Nach Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV kann der Inhaber einer Unionsmarke Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Ob diese Voraussetzungen vorliegen, beurteilt sich aus Sicht der Verkehrskreise, die durch die in Rede stehenden Zeichen angesprochen sind, mithin als Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beansprucht oder die Marke genutzt wird, in Frage kommen (vgl. BGH, Urteil vom 17. November 2014 – I ZR 114/13 – PINAR [unter II 2 c aa]; EuGH, Urteil vom 26. April 2007 – C-412/05, P Alcon Inc./HABM [Rn. 55 f.]; Urteil vom 9. März 2006 – C-421/04, Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [Rn. 24]). Stehen – wie hier der Fall – (auch) für Verbraucher bestimmte Waren und Dienstleistungen in Rede, ist Beurteilungsgrundlage für das Vorliegen der markenrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen – insoweit gelten für die Prüfung der markenmäßigen Nutzung, der Kennzeichnungskraft, der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr die ursprünglich zum Verbraucherschutzrecht entwickelten Grundsätze – die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betroffenen Produkte unterschiedlich hoch sein kann (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 – C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV. [Rn. 26 f.]; Urteil vom 12. Februar 2004 – C-218/01, Henkel KGaA [Rn. 50]; BGH, Urteil vom 13. Januar 2000 – I ZR 223/97 – ATTACHÉ/TISSERAND [unter II 2 d]; s.a. EuGH, Urteil vom 16. September 2015 – C-215/14, Société des Produits Nestlé SA ./. Cadbury UK Ltd – KitKat [Rn. 61]; BGH, Urteil vom 27. März 2013 – I ZR 100/11 – AMARULA/Marulablu [unter B VI 1 b bb (2)]; Urteil vom 17. Oktober 2018 – I ZR 136/17 – Tork [unter B II 3]). Dabei beruht der Begriff des Durchschnittsverbrauchers nicht auf statistischen, sondern auf normativen Maßstäben und bezeichnet einen fiktiven typischen Verbraucher, dessen mutmaßliche Reaktion von den Gerichten regelmäßig aufgrund eigener Sachkunde und Lebenserfahrung ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens oder einer Verbraucherbefragung unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und sprachlicher Faktoren durch Anwendung speziellen Erfahrungswissens festzustellen ist (vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 1998 – Rs. C-210/96, Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky ./. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt [Rn. 31 f., 35 f. und 37]; EuGH, Urteil vom 26. Oktober 2016 – Rs. C-611/14 Canal Digital Danmark A/S [Rn. 39 f.]; BGH, Urteil vom 2. Oktober 2003 – I ZR 150/01 – Marktführerschaft [unter II 2 a]; BGH, Urteil vom 13. September 2012 – I ZR 230/11 – Biomineralwasser [unter II 2 c aa und unter II 3 a aa]; BGH, Urteil vom 18. September 2014 – I ZR 34/12 [unter II 2]). Letzteres gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob die entscheidenden Richter selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen (vgl. BGH, Urteil vom 2. Oktober 2003 – I ZR 150/01 – Marktführerschaft [unter II 2 b]; Urteil vom 29. März 2007 – I ZR 122/04 – Bundesdruckerei [unter III 1]; Urteil vom 18. September 2014 – I ZR 34/12 [unter II 2]; Urteil vom 20. September 2018 – I ZR 71/17 – Industrienähmaschinen [unter B II 1 e dd (1)]).

2. Der Antragsteller ist Inhaber der im Tatbestand genannten Unionsmarke, von deren Rechtsbestand die Kammer – wie oben unter II 2 bereits erörtert – gemäß Art. 127 Abs. 1 UMV auszugehen hat. Die von der Antragsgegnerin angeregte Aussetzung des Verfügungsverfahrens bis zur Entscheidung über das Löschungsverfahren scheidet aus (vgl. KG, Beschluss vom 22. Juli 2019 – 2 W 1/19, NJW-RR 2019, 1344 [unter II 2]).

3. Eine Zustimmung zur Verwendung seiner Marke durch die Antragsgegnerin hat der Antragsteller nicht erteilt.

4. Die Antragsgegnerin hat – wie für die Annahme einer Markenrechtsverletzung erforderlich – die Wendung „Malle auf Schalke“ auf ihrer Internetpräsenz gleichen Namens im geschäftlichen Verkehr markenmäßig verwandt.

a) Eine Benutzung des angegriffenen Zeichens im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt, wobei es auf die erkennbar nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden ankommt und im Interesse des Markenschutzes an dieses Merkmal keine hohen Anforderungen zu stellen sind (vgl. BGH, Urteil vom 28. April 2016 – I ZR 82/14 – profitbricks.es [unter B II 1 b aa]).

Ferner ist Voraussetzung einer Rechte des Markeninhabers beeinträchtigenden Zeichennutzung eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnung oder – was dem entspricht – eine Verwendung als Marke, was voraussetzt, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient, so dass die Rechte aus der Marke auf diejenigen Fälle beschränkt ist, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 195/17 – SAM [unter B II 3 a]; Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 138/16 – ORTLIEB [unter C II 2 a]; Urteil vom 12. Januar 2017 – I ZR 253/14 – World of Warcraft II [unter B IV 2 b]).

Wie bereits unter III 1 angesprochen, beurteilt sich die Frage, ob ein Zeichen markenmäßig benutzt worden ist, nach dem Verständnis des angesprochenen Verkehrs, und damit nach der mutmaßlichen Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsmitgliedes der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessen der fraglichen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 – I ZR 136/17 – Tork [unter B II 3]). Das Verkehrsverständnis wird einerseits von etwa vorhandenen branchenüblichen Bezeichnungen oder Kennzeichnungsgewohnheiten des maßgeblichen Waren- oder Dienstleistungssektors mitgeprägt (vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 – I ZR 136/17 – Tork [unter B II 3]; Urteil vom 5. Februar 2009 – I ZR 167/06 – METROBUS [unter B I 3 b aa (2)]; Urteil vom 14. Januar 2010 – I ZR 92/08 – DDR-Logo [unter II 1 c]; Urteil vom 10. November 2016 – I ZR 191/15 – Sierpinski-Dreieck [unter B I 1 b bb]) und andererseits durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. BGH, Urteil vom 3. November 2016 – I ZR 101/15 – MICRO COTTON [unter III 1 b bb]; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10 – pjur/pure [unter II 2 a dd]). An einer kennzeichenmäßigen Verwendung einer Bezeichnung kann es fehlen, wenn sie vom Verkehr als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden wird (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2008 – I ZR 151/05 – Metrosex [unter II 2 a bb (1)]).

b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat die Antragsgegnerin die Wendung „Malle auf Schalke“ im geschäftlichen Verkehr markenmäßig benutzt.

aa) Die Bereitstellung ihrer Internetpräsenz zum Abruf stellt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr dar. Die Antragsgegnerin nutzt die Internetpräsenz zur Bewerbung ihrer geschäftlichen Tätigkeit. Zwar mag die im oberen Bildteil erwähnte Party beendet sein, sie stellt aber eine Referenz für ihre Tätigkeit dar. Außerdem zeigte die Antragsgegnerin auf ihrer Seite ein Werbebanner, das mit der Party „Olé auf Schalke“ eine künftig stattfindende Veranstaltungen bewarb und auf weiterführende Webseiten verlinkt war. Damit förderte die Antragsgegnerin mit ihrer Internetseite kommerzielle Tätigkeit.

Der Umstand, dass die Antragsgegnerin die Internetpräsenz nach Aufgabe der Nutzung der Wendung „Malle auf Schalke“ infolge der Umbenennung der Party in „Olé auf Schalke“ im Jahr 2014 „vergessen“ haben mag, ist unerheblich. Bei der Bereitstellung des Seiteninhalts zum Abruf über das Internet handelt es sich rechtlich gesehen nicht lediglich um eine einmalige Handlung, die (nur) in der erstmaligen Einspielung des Seiteninhalts durch Hochladen auf dem Server bestünde, sondern um eine Dauerhandlung die darin besteht, den Seiteninhalt fortwährend zum jederzeitigen Abruf von dem Server bereitzuhalten.

bb) Außerdem sind die aufgezeigten Voraussetzungen einer markenmäßigen Benutzung erfüllt. Der Verkehr wird die Benutzung der Worte „Malle auf Schalke“ in der Webpräsenz der Antragsgegnerin zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die beworbene Veranstaltung ansehen, was für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung des Zeichens genügt.

Dem Verkehr ist bekannt, dass öffentliche Veranstaltungen teilweise unter Nennung rein beschreibender, auf ihr Motto bezogener Begriffe beworben werden (etwa als Karnevals Party, Christmas Party oder Beach Party), dass teilweise für öffentliche Partys gewählte Bezeichnungen aber auch herkunftshinweisende Funktion haben, indem sie Bezüge zu dem Veranstalter, einem Lizenzgeber oder einer Veranstaltungsreihe herstellen (vgl. OLG München, Urteil vom 27. September 2018 – 6 U 1304/18, GRUR-RR 2019, 12 [unter A 2 a bb]).

Die Wendung „Malle auf Schalke“ wird der angesprochene Verkehr in der bildlichen Darstellung im oberen Bereich der Internetseite der Antragsgegnerin trotz der durch sie geweckten Assoziationen mutmaßlich nicht als rein beschreibende Angabe wahrnehmen, sondern ihr auch eine herkunftshinweise Funktion beimessen. So ist der Slogan „Malle auf Schalke“ nach Art einer Marke prominent aufgemacht und hervorgehoben dargestellt, wobei das Wort „Malle“ zweifarbig rot-gelb ausgeführt ist und sich von dem blauen „auf Schalke“ abhebt. Zu dieser für Markennennungen typischen blickfangmäßigen Herausstellung der Wortfolge „Malle auf Schalke“ tritt der Kontext, in den sie gestellt ist. Etwas oberhalb von ihr bindet sich – teilweise überschrieben von der Datumsangabe – der Schriftzug „Sommer adé – Party olé“, der aufgrund seiner deutlich kleineren Darstellung und seiner Länge eher als rein beschreibende Angabe eingeordnet werden wird. Genannt sind in der bildlichen Darstellung außerdem zwei Werbepartner sowie – direkt unterhalb des Bildes – drei Getränkehersteller als „Gastro-Partner“. Eine Angabe zum Veranstalter findet sich hingegen nicht. Unter diesen Umständen liegt es nahe, dem prominenten Schriftzug „Malle auf Schalke“ im Unterschied zu der kleineren Erläuterung „Sommer adé – Party olé“ und in Ermangelung sonstiger eindeutiger Herkunftshinweise eine nicht lediglich rein beschreibende Bedeutung beizumessen.

5. Zwischen den einander gegenüber stehenden Zeichen des Antragstellers und dem angegriffenen Zeichen der Antragsgegnerin besteht Verwechslungsgefahr.

a) Die Frage, ob die von Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV geforderte markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren – insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen einerseits und der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen andererseits sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke – eine Wechselwirkung besteht, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt; abzustellen ist auf den Gesamteindruck der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind und davon auszugehen ist, dass der Durchschnittsverbraucher sich regelmäßig auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von den verschiedenen Marken im Gedächtnis behalten hat, und er eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 – C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV. [Rn. 25 ff.]; Urteil vom 11. November 1997 – C-251/95 – Sabèl BV / Puma AG und Rudolf Dassler Sport [Rn. 22 ff.]; BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 110/16 – form-strip II [unter II 2 c bb]; Urteil vom 24. Februar 2011 – I ZR 154/09 – Enzymax/Enzymix [unter II]). Letzteres verbietet regelmäßig eine zergliedernde und analysierende Betrachtung eines Zeichens, schließt es aber nicht aus, zunächst seine einzelnen Elemente nacheinander zu prüfen um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (vgl. BGH, Urteil vom 2. März 2017 – I ZR 30/16 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke [unter B I 2 c cc (1)]; Urteil vom 28. April 2016 – I ZR 254/14 – Kinderstube [unter B III 4 b bb (1)]).

b) In Rede stehen identische Dienstleistungen, nämlich Unterhaltungsveranstaltungen. Für solche beansprucht die Unionsmarke des Antragstellers Schutz und für den Vertrieb solcher Waren hat die Antragsgegnerin das angegriffene Zeichen genutzt.

c) Die Unionsmarke des Antragstellers verfügt aufgrund ihrer Eintragung jedenfalls über geringe Kennzeichnungskraft.

d) Zwischen der Marke des Antragstellers und dem von der Antragsgegnerin verwendeten Zeichen besteht Zeichenähnlichkeit.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen, der bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt sein kann, was allerdings erfordert, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Urteil vom 22. April 2004 – I ZR 189/01 – URLAUB DIREKT [unter II 2 c]). So sind etwa rein beschreibende Zusätze, die auf den Gesamteindruck keinen Einfluss haben, für den Zeichenvergleich nicht maßgeblich (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 195/17 – SAM [unter B II 2 e cc]). Weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können, ist die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen grundsätzlich nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, wobei für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche ausreicht, doch kann ein abweichender Sinngehalt – sofern er klar erkennbar und eindeutig ist – eine bildliche und/oder klangliche Zeichenähnlichkeit neutralisieren (vgl. BGH, Urteil vom 2. März 2017 – I ZR 30/16 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke [unter B I 2 d bb]).

Das Kriterium der Zeichenidentität ist restriktiv auszulegen und setzt grundsätzlich eine vollständige Übereinstimmung der kollidierenden Zeichen voraus; unschädlich sind jedoch so geringfügige Unterschiede zwischen den Zeichen, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können, weshalb der Identitätsbereich regelmäßig noch nicht verlassen ist, wenn sich die Unterschiede der zu vergleichenden Zeichen auf die Groß- oder Kleinschreibung einer Buchstabenfolge beschränken (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 195/17 – SAM [unter B II 2 e aa]). Auch bei Prüfung der Zeichenidentität sind deutlich abgesetzte oder rein beschreibende Zusätze, die vollständig hinter dem Zeichen zurücktreten und auf den Gesamteindruck keinen Einfluss haben, für den Zeichenvergleich nicht maßgeblich (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 195/17 – SAM [unter B II 2 e cc]).

bb) Hier stehen sich die Wortmarke „MALLE“ des Antragstellers und das angegriffene Zeichen „Malle auf Schalke“ der Antragsgegnerin gegenüber.

Zwischen beiden Zeichen besteht jedenfalls eine starke schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit. Die Worte „auf Schalke“ in dem angegriffenen Zeichen der Antragsgegnerin tritt im Gesamteindruck hinter dem ersten Wort „Malle“ zurück. Dies gilt schon optisch aufgrund der kleineren Schriftgröße des Wortes „auf“ und der für beide Worte gewählten und angesichts des blauen Untergrundes unauffälligen Farbe Blau. Außerdem wird sie der Verkehr rein beschreibend verstehen, da die Party in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen – dem Stadion des Vereins Schalke 04 – durchgeführt wurde und die Bezeichnung „auf Schalke“ dem Verkehr als (Ort-)Bezeichnung dieses Stadions bekannt ist.

Mithin sind zwei Zeichen zu vergleichen, die entweder nur aus dem Wort „MALLE“ bestehen oder deren Gesamteindruck durch das Wort „Malle“ geprägt wird. Daraus ergibt sich zumindest eine hohe Zeichenähnlichkeit. Ob nach den aufgezeigten Kriterien sogar Zeichenidentität vorliegt, kann offenbleiben.

e) In der Gesamtbetrachtung liegt trotz zugunsten der Antragsgegnerin unterstellter nur geringer Kennzeichnungskraft der Marke des Antragstellers angesichts gegebener Dienstleistungsidentität und und hoher Zeichenähnlichkeit Verwechslungsgefahr vor.

6. Der Anspruch des Antragstellers ist nicht verjährt. Eine Verjährung scheidet schon deshalb aus, weil es sich – wie oben unter III 4 b aa bereits ausgeführt – bei der fortlaufenden Bereitstellung des Seiteninhalts zum Abruf im Internet um eine Dauerhandlung handelt.

IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Ein Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ist entbehrlich, da sich die Vollstreckbarkeit eines Urteils, mit dem eine einstweilige Verfügung bestätigt wird, bereits aus der Natur des auf sofortige Vollziehung ausgerichteten einstweiligen Rechtsschutzes (vgl. §§ 936, 929 ZPO) ergibt.

Streitwert: € 80.000




EuGH: Nicht geografische Begriffe "aceto" und "balsamico" sind nicht vom Schutz der geschützten geografischen Angabe "Aceto Balsamico di Modena" umfasst

EuGH
Urteil vom 04.12.2019
C-432/18
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena ./. Balema GmbH


Der EuGH hat entschieden, dass die nicht geografischen Begriffe "aceto" und "balsamico" nicht vom Schutz der geschützten geografischen Angabe "Aceto Balsamico di Modena" umfasst sind.

Die Pressemitteilung des EuGH:

Der Schutz der Bezeichnung „Aceto Balsamico di Modena“ erstreckt sich nicht auf die Verwendung ihrer nicht geografischen Begriffe wie „aceto“ und „balsamico“

Die Bezeichnung „Aceto Balsamico di Modena (g.g.A.)“ (Balsamessig aus Modena, Italien) ist seit 2009 im Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und der geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) eingetragen.

Balema ist eine deutsche Gesellschaft, die auf Essig aus badischen Weinen basierende Produkte erzeugt und vermarktet. Auf den Etiketten dieser Produkte befinden sich die Begriffe „Balsamico“ und „Deutscher balsamico“ in der Aufschrift „theo der essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen“ bzw. „1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3“.

Das Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, ein Konsortium, dem Erzeuger von Erzeugnissen mit der Bezeichnung „Aceto Balsamico di Modena (g.g.A.)“ angehören, hatte von Balema verlangt, die Verwendung des Begriffs „balsamico“ zu unterlassen. Daraufhin erhob Balema bei den deutschen Gerichten Klage auf Feststellung, dass sie diesen Begriff für ihre
Produkte verwenden darf.

Der mit dem Rechtsstreit befasste Bundesgerichtshof (Deutschland) möchte vom Gerichtshof wissen, ob der durch die Verordnung über den Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel gewährte Schutz der Bezeichnung „Aceto Balsamico di Modena“ nur die Gesamtbezeichnung, d. h. „Aceto Balsamico di
Modena“, betrifft oder sich auf die Verwendung ihrer nicht geografischen Bestandteile, d. h. „aceto“, „balsamico“ und „aceto balsamico“, erstreckt.

Mit seinem heutigen Urteil stellt der Gerichtshof fest, dass sich der Schutz der Bezeichnung „Aceto Balsamico di Modena“ nicht auf die Verwendung ihrer einzelnen nicht geografischen Begriffe erstreckt.

Der Gerichtshof führt aus, dass die Eintragung der in Rede stehenden g.g.A. und der sich aus ihr ergebende Schutz die Bezeichnung „Aceto Balsamico di Modena“ als Ganzes betreffen, weil diese Bezeichnung sowohl auf dem nationalen Markt als auch im Ausland ein unzweifelhaftes Ansehen genießt. Dagegen können die nicht geografischen Begriffe dieser g.g.A., nämlich „aceto“ und „balsamico“, sowie ihre Kombination und ihre Übersetzungen nicht in den Genuss dieses Schutzes kommen, insbesondere weil der Begriff „aceto“ ein üblicher Begriff ist und der Begriff „balsamico“ ein Adjektiv ist, das üblicherweise zur Bezeichnung eines durch einen süßsauren Geschmack gekennzeichneten Essigs verwendet wird.

Der Gerichtshof weist ferner darauf hin, dass die Begriffe „aceto“ und „balsamico“ in den eingetragenen g.U. „Aceto balsamico tradizionale di Modena“ und „Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia“ erscheinen, ohne dass ihre Verwendung den Schutz der in Rede stehenden g.g.A. beeinträchtigt.


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LG Düsseldorf: Inhaber der Unionsmarke Malle kann Dritten die Durchführung von "Malle-Partys" untersagen - Marke nicht offenkundig schutzunfähig

LG Düsseldorf
Urteil vom 29.11.2019
38 O 96/19


Das LG Düssekdorf hat im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens entschieden, dass der Inhaber der Unionsmarke "Malle" Dritten die Durchführung von "Malle-Partys" untersagen kann. Auch wenn ein Löschungsverfahren gegen die Marke anhängig ist, ändert dies nach Ansicht des Gerichts nichts daran, dass Rechte aus der Marke hergeleitet werden können, da die Marke - so das Gericht - nicht offenkundig schutzunfähig sei bzw. dies nicht hinreichen glaubhaft gemacht worden sei.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Inhaber der Unionsmarke „Malle“ kann anderen die Durchführung von sog. Malle-Partys untersagen

Mit Urteil vom 29. November 2019 hat die 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf (38 O 96/19) entschieden, dass der Inhaber der eingetragenen Unionsmarke „Malle“ Partyveranstaltern untersagen kann, ohne seine Zustimmung Partys mit der Bezeichnung „Malle“ zu bewerben und zu veranstalten.

In mehr als 100 einstweiligen Verfügungsverfahren war der Inhaber der Unionsmarke „Malle“ gegen Partyveranstalter vorgegangen. Nur einzelne hatten sich gegen die Unterlassungsbeschlüsse gewehrt. Nun hat das Landgericht Düsseldorf erstmals durch Urteil entscheiden.

Die Marke „Malle“ war seit 2002 für die Dienstleistungen „Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Partyorganisation und PartyDurchführung“ beim Europäischen Markenamt EuIPO in Alicante eingetragen.

Der Inhaber der Marke hatte die Malle-Party-Veranstalter zunächst abgemahnt und dann beim Landgericht Düsseldorf entsprechende Unterlassungsanträge gestellt. Daraufhin ist mehreren Organisatoren verboten worden, ihre Unterhaltungsveranstaltungen, bei denen ausgelassen mit einer eingängigen Musik und alkoholischen Getränken wie auf Mallorca gefeiert wird, als „Malle Party“, „Malle im Zelt“, „Malle Break“ oder – wie im Rechtsstreit 38 O 96/19 - „Malle auf Schalke“ zu bezeichnen und zu bewerben. Sie müssten zuvor eine Lizenz des Markeninhabers erwerben.

Die 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf hat in ihrem Urteil vom 29.11.2019 ausgeführt, dass die Unionsmarke „Malle“ für Partys im Rahmen des hier durchgeführten einstweiligen Verfügungsverfahrens Rechtsbestand hat. Denn die Marke „Malle“ ist eingetragen. Dass im europäischen Markenamt in Alicante seit Februar 2019 ein Antrag auf Löschung der Marke „Malle“ für Unterhaltungsveranstaltungen vorliegt, ändert an dem Rechtsbestand der Marke nichts. Insbesondere ist die Marke auch nicht offenkundig schutzunfähig. Dazu müsste festgestellt werden, dass zum entscheidenden Zeitpunkt der Eintragung im Jahre 2002 die Bezeichnung „Malle“ eine geographische Bezeichnung für die Insel Mallorca war und als geographische Bezeichnung nicht hätte eingetragen werden dürfen. Das hat die Antragstellerin im einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf jedoch nicht ausreichend vorgetragen und glaubhaft gemacht.

Die Bezeichnung einer Party als „Malle auf Schalke“ ist auch herkunftshinweisend und nicht nur beschreibend. Denn die von der Bewerbung der Party angesprochenen Verbraucher erkennen, dass die Werbung und die Party einen Bezug zu einem bestimmten Veranstalter, einem Sponsor oder dem Lizenzgeber einer Veranstaltungsreihe haben. An einem solchen Bezug fehlt etwa bei rein beschreibenden Begriffen wie Karnevals Party oder Christmas Party.

Es kommt bei den Bürgern auch zu einer Gefahr der Verwechselung, wenn sie einerseits die Wortmarke „Malle“ des Markeninhabers und andererseits das angegriffene Zeichen des Partyveranstalters „Malle auf Schalke“ sehen. Deshalb hat das Gericht dem Partyveranstalter untersagt, seine Party unter der Bezeichnung „Malle auf Schalke“ zu bewerben und zu veranstalten.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Dagegen kann Berufung zum Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt werden.



OLG Köln: Keine Markenrechtsverletzung durch nicht blickfangmäßige Aufschrift Thermomix auf Cover eines Kochbuchs mit Thermomix-Rezepten

OLG Köln
Urteil vom 13.09.2019
6 U 29/19


Das OLG Köln hat entschieden, dass keine Markenrechtsverletzung durch die nicht blickfangmäßige Aufschrift "Thermomix" auf dem Cover eines Kochbuchs mit Thermomix-Rezepten vorliegt.

Die Pressemitteilung des OLG Köln:

Oberlandesgericht Köln: Kochbücher für "Thermomix" - Aufschrift "Thermomix" kann trotz Markenschutz zulässig sein

Ein Verlag darf auf das Cover seiner Kochbücher mit Rezepten für den "Thermomix" trotz bestehenden Markenschutzes den Produktnamen und ein stilisiertes Bild der Küchenmaschine drucken. Die Verwendung der Marke hat sich allerdings im Rahmen dessen zu halten, was erforderlich ist, um die Verbraucher über den Zweck des Kochbuches zu informieren. Dies hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln mit Urteil vom 13.09.2019 im Rechtsstreit zwischen der Herstellerfirma und dem Kochbuchverlag entschieden und eine erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Köln bestätigt.

Zur Begründung führte der Senat im Wesentlichen aus, dass es sich bei "Thermomix" um eine bekannte Wortmarke handele, um die sich seit langen Jahren ein "Kult" entwickelt habe. Der Kochbuchverlag habe durch die Verwendung des Produktnamens die Wertschätzung dieser bekannten Wortmarke ausgenutzt, um auf ihre Kochbücher aufmerksam zu machen. In Deutschland werde eine unübersehbare Flut von Kochbüchern angeboten, so dass die Bezugnahme auf eine bekannte Marke erkennbar dazu diene, sich aus der Masse hervorzuheben und interessierte Verbraucher aufmerksam zu machen.

Die Benutzung der Marke sei aber gem. § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt. Die Kochbücher seien für jeden nutzlos, der nicht über einen "Thermomix" verfüge. Um eine Irreführung der Verbraucher zu vermeiden, habe der Verlag deutlich darauf hinweisen müssen, dass die Kochbücher ausschließlich für diese Küchenmaschine bestimmt sind. Im konkreten Fall habe der Verlag bei der Covergestaltung auch die Grenze der Erforderlichkeit (das "Wie" der Markennutzung) noch nicht überschritten. Der Blick der Verbraucher richte sich in erster Linie auf den hervorgehobenen Buchtitel und erst danach gleichrangig auf das Wort "Thermomix" sowie das ebenfalls auf dem Cover aufgedruckte Zeichen des Kochbuchverlags. Die stilisierte Abbildung der Küchenmaschine nehme als relativ kleines Dekorationselement nicht am Blickfang teil.

Insgesamt sei klar, dass es bei den Kochbüchern um Rezepte aus dem Verlag der Beklagten für die Küchenmaschine der Klägerin gehe.

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen, da das Urteil die tatrichterliche Übertragung allgemein anerkannter Auslegungs- und Rechtsanwendungsgrundsätze auf den Einzelfall betrifft. Nach der Streitwertfestsetzung durch den Senat ist die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof gegeben.

Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 13.09.2019 - Az. 6 U 29/19


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EuGH: Zuständigkeit des Unionsmarkengerichts des Mitgliedstaats in dem sich Verbraucher oder Händler befinden an die sich Werbung oder Verkaufsangebote im Internet richten

EuGH
Urteil vom 05.09.2019
C‑172/18
AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree gegen Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas


Tenor der Entscheidung:

Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Unionsmarke, der glaubt, durch die ohne seine Zustimmung erfolgte Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens durch einen Dritten in der Werbung und in Verkaufsangeboten, die elektronisch für Waren angezeigt werden, die mit denen, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind, geschädigt worden zu sein, gegen diesen Dritten eine Verletzungsklage vor einem Unionsmarkengericht des Mitgliedstaats erheben kann, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich diese Werbung oder Verkaufsangebote richten, obwohl der Dritte die Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf diese elektronische Anzeige in einem anderen Mitgliedstaat getroffen hat.

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LG München: Alleiniger Geschäftsführer haftet auch persönlich für Markenrechtsverletzung einer GmbH - 400.000 EURO Streitwert bei Verletzung einer bekannten Marke

LG München
Urteil vom 09.07.2019
33 O 11904/18


Das LG München hat entschieden, dass der alleinige Geschäftsführer einer GmbH neben der GmbH auch persönlich für Markenrechtsverletzungen der GmbH haftet. Zudem hat das Gericht entschieden, dass ein Streitwert von 400.000 EURO bei Verletzung einer bekannten Marke angemessen ist. Das Gericht ist zudem der Ansicht, dass für die vorgerichtlichen Abmahnkosten eine 1,5 Geschäftsgebühr angesetzt werden kann.

Aus den Entscheidungsgründen:

"5. Als alleiniger Geschäftsführer der Beklagten zu 1) haftet der Beklagte zu 2) für die streitgegenständliche Markenrechtsverletzung auch persönlich.

a) Eine persönliche Verantwortlichkeit des gesetzlichen Vertreters als Täter oder Teilnehmer setzt voraus, dass der gesetzliche Vertreter an der Markenverletzung entweder durch positives Tun beteiligt war oder er sie aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätte verhindern müssen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 14 Rdn. 469 m.w.N.). Eine Verantwortlichkeit aufgrund positiven Tuns liegt danach etwa dann vor, wenn positiv festgestellt ist, dass der gesetzliche Vertreter an der verletzenden Zeichenbenutzung selbst beteiligt war. Aber auch ohne solche positiven Feststellungen kann von einer Verantwortlichkeit als Täter oder Teilnehmer ausgegangen werden, wenn es um Maßnahmen der Gesellschaft geht, über die typischerweise auf Geschäftsführerebene entschieden wird. Dann kann nach dem äußeren Erscheinungsbild und vorbehaltlich abweichender Feststellungen im Einzelfall davon ausgegangen werden, dass die jeweilige Maßnahme von dem gesetzlichen Vertreter veranlasst worden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 14 Rdn. 469 m.w.N.).

b) Von einem solchen typischen Geschehensablauf ist vorliegend auszugehen. Typischerweise wird der alleinige Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens entscheiden, welche Produkte unter welcher Kennzeichnung in das Produktportfolio des Unternehmens aufgenommen werden.

II. Als Folge der Markenrechtsverletzung der Beklagten zu 1) und zu 2) bestehen auch die geltend gemachten Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung gegen die zumindest fahrlässig handelnden Beklagten (vgl. zu den im Kennzeichenrecht anzulegenden strengen Maßstäben Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, Vor §§ 14-19d Rdnr. 219) gemäß § 19 MarkenG und § 242 BGB bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 6 MarkenG.

III. Der Klägerin steht ferner der geltend gemachte Anspruch auf Erklärung der Teilnichtigkeit der angegriffenen Marken der Beklagten zu 1) für „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“ aus §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 51 Abs. 1 MarkenG a.F., § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG n.F. zu. Der Eintragung stehen die älteren Rechte der Klägerin an ihrer deutschen Wort-/Bildmarke Nr. ... entgegen, da Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke und den angegriffenen Zeichen besteht. Insoweit gelten die Ausführungen zur Verwechslungsgefahr unter B. I. 2. für die Waren „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“ entsprechend, mit der Folge, der vollständigen Löschung des Oberbegriffs (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/II Portone; Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, 12. Auflage, MarkenG, § 51 Rdn. 34, § 55 Rdn. 35).

[...)

IV. Der Klägerin steht der geltend gemachte Kostenerstattungsanspruch gegen die Beklagten gemäß §§ 683 S. 1, 670, 677 BGB in Höhe einer 1,5 Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert vom 400.000,- Euro zzgl. Auslagenpauschale, mithin von 4.299,50 Euro, zu. Die Abmahnung der Klägerin vom 09.07.2018 (Anlage K 56) war nach dem oben Gesagten berechtigt und begründet. Die von der Klägerin angesetzte hälftige 1,5 Geschäftsgebühr ist ebenso wie der zugrunde gelegte Gegenstandswert in Höhe von EUR 400.000 nicht zu beanstanden. Die Abmahnkosten wurden von der Klägerin unstreitig bereits ausgeglichen. Der zuerkannte Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen ergibt sich aus §§ 280 Abs. 1 und 2, 286, 288 Abs. 1 BGB. "


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OLG München: Verkauf von Markenkosmetika als Sonderposten im Discounterumfeld regelmäßig keine Markenrechtsverletzung

OLG München
Urteil vom 08.11.2018
29 U 3700/17


Das OLG München hat entschieden, dass der Verkauf von Markenkosmetika als Sonderposten im Discounterumfeld regelmäßig keine Markenrechtsverletzung darstellt.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Klage ist jedoch unbegründet; der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche aus §§ 119 Abs. 1, 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5, Abs. 6, 19 MarkenG nicht zu.

1. Unstreitig hat die Beklagte mit den Klagemarken gekennzeichnete Hautpflegeprodukte in ihrem Ladengeschäft in der Münchner Innenstadt zum Kauf angeboten und daher mit den Klagemarken identische Zeichen für identische Waren iSv § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG benutzt.

2. Eine Kennzeichenrechtsverletzung ist darin jedoch nicht zu sehen, da die so gekennzeichneten Waren erschöpft iSv § 24 Abs. 1 MarkenG sind.

a) Gem. § 24 Abs. 1 MarkenG hat ein Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

b) Die Klägerin stellt nicht in Abrede, dass die Beklagte die streitgegenständlichen Waren von einem Vertriebspartner der Klägerin erhalten hat; sie räumt vielmehr selbst ein, dass die von der Beklagten angebotenen Produkte - soweit die Klägerin diese zurückverfolgen habe können - von einem deutschen Depositär der Klägerin stammen, so dass grundsätzlich die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 MarkenG zugunsten der Beklagten als erfüllt anzusehen sind.

c) Dass es auch in Fällen, in denen ein Lizenznehmer Markenwaren in den Verkehr bringt, nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2009, 593, Rn. 51 - Copad/Dior) im Einzelfall am Merkmal der Zustimmung des Markeninhabers iSv § 24 Abs. 1 MarkenG fehlen kann (nämlich wenn ein Fall des § 30 Abs. 2 MarkenG vorliegt) und aus diesem Grund der Erschöpfungseinwand nicht zum Tragen kommen kann, ist für den hiesigen Rechtsstreit ohne Belang, denn die Klägerin hat bereits erstinstanzlich (im Schriftsatz vom 28.04.2017, dort S. 7; Bl. 57 d.A.) klargestellt, dass die aus ihrer Sicht einzig relevanten Rechtsfragen des Falles die Fragen betreffen, ob die Umstände des Anbietens und Vertreibens der streitgegenständlichen Produkte deren Qualität und Ruf schädigen und sich die Klägerin daher gem. § 24 Abs. 2 MarkenG dem weiteren Anbieten und Vertreiben widersetzen darf. Auch in der Berufungsbegründung macht die Klägerin deutlich, dass es im vorliegenden Fall nicht darum gehe, dass die Klägerin sich auf eine Klausel im Depositärvertrag gegenüber ihren Vertriebshändlern berufe (S. 8 der Berufungsbegründung; Bl. 116 d.A.). Es kann folglich an dieser Stelle dahinstehen, ob die Klägerin - wie sie behauptet - ein selektives Vertriebssystem betreibt und inwieweit sie ein solches konsequent gegen Vertragsverstöße ihrer Vertriebspartner absichert.

3. Auf § 24 Abs. 2 MarkenG kann sich die Klägerin vorliegend nicht berufen. Nach der insoweit vorzunehmenden Interessenabwägung stehen der Klägerin keine berechtigten Gründe zu, sich trotz der nach § 24 Abs. 1 MarkenG eingetretenen Erschöpfung gegen den streitgegenständlichen Vertrieb und das dem zugrunde liegende Angebot erfolgreich zu wehren.

a) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 MarkenG kann sich ein Markeninhaber auch dann gegen das Angebot und den Vertrieb von Waren unter seiner Marke wehren, wenn an sich ein Fall der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG vorliegt, die Waren also - zunächst - als zumindest mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht anzusehen sind. Erforderlich sind hierzu berechtigte Gründe des Markeninhabers, sich dem weiteren Vertrieb der Waren zu widersetzen, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

b) Die Fälle, in denen derart berechtigte Gründe zugunsten des Markeninhabers anzunehmen sind, sind nicht auf die Fälle der Veränderung oder der Verschlechterung der Ware beschränkt. Vielmehr kann sich ein Markeninhaber auch dann auf § 24 Abs. 2 MarkenG berufen, wenn die konkret beanstandete Verwendung seiner Marke(n) geeignet ist, deren Ruf zu schädigen (EuGH GRUR Int 1998, 140, Rn. 43 - Dior/Evora; EuGH GRUR 2009, 593, Rn. 55 - Copad/Dior; BGH GRUR 2007, 882, Rn. 26 - Parfümtester; Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 24 Rn. 164). Solche Umstände können insbesondere beim Vertrieb von Waren mit Luxus- und/oder Prestigecharakter vorliegen, wenn nämlich die konkret zu beurteilenden Umstände des Angebots und/oder des Vertriebs derartiger Waren dazu geeignet sind, das den Marken zukommende Luxusimage negativ zu beeinträchtigen.

c) Die Anforderungen, die an die Bejahung einer für § 24 Abs. 2 MarkenG relevanten Rufschädigung zu stellen sind, sind jedoch am Normzweck des § 24 MarkenG zu messen. Die Erschöpfung beschränkt die Verbotsrechte des Markeninhabers hinsichtlich solcher Einzelstücke der gekennzeichneten Waren, die von ihm selbst oder zumindest mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind. Damit wird dem Markeninhaber zwar die Entscheidung über das erstmalige Inverkehrbringen zugewiesen, was ihm ermöglicht, den wirtschaftlichen Wert der Ware zu realisieren, ihm aber im Ergebnis die markenrechtliche Kontrolle des weiteren Vertriebswegs untersagt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 24, Rn. 7). Grundlage hierfür ist eine Interessenabwägung zwischen den Interessen des Markeninhabers einerseits und insbesondere dem Interesse an Rechtssicherheit der Abnehmer und einem freien Wirtschaftsverkehr bereits in Verkehr gebrachter Waren innerhalb des Binnenmarktes andererseits (Ingerl/Rohnke, a.a.O.). Will man daher dem Markeninhaber in den Fällen, in denen dieser aufgrund eines mit seiner Zustimmung erfolgten erstmaligen Inverkehrbringens der mit seinen Marken gekennzeichneten Waren den wirtschaftlichen Wert der Ware bereits realisiert hat, gleichwohl das Recht zubilligen, den weiteren Vertrieb auf unteren Handelsstufen von seiner Zustimmung abhängig zu machen, ist dies nur gerechtfertigt, wenn die Interessen des Markeninhabers die genannten ordnungspolitischen Interessen wie auch diejenigen der Abnehmer und Wiederverkäufer überwiegen.

d) Ein berechtigter Grund iSv § 24 Abs. 2 MarkenG kann daher nur in Fällen angenommen werden, in denen eine Beeinträchtigung von einigem Gewicht zu bejahen ist, in Fällen der Rufschädigung also nur dann, wenn eine solche zumindest droht (Thiering, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 24 Rn. 164). Dabei ist das Vorliegen eines berechtigten Grundes auch nach der von der Klagepartei für ihre Position in Anspruch genommenen Entscheidung des OLG Düsseldorf streng zu prüfen (GRUR-RR 2018, 335, Rn. 30 - Japanischer Kosmetikhersteller), wenngleich die Anforderungen nach zutreffender Auffassung nicht überspannt werden dürfen (ebda.).

e) Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen sind vorliegend keine berechtigten Gründe anzunehmen, die es der Klägerin erlauben würden, die konkret beanstandete Kennzeichenverwendung zu untersagen.

(i) Zugunsten der Klagepartei unterstellt der Senat, dass diese das von ihr im einzelnen dargestellte selektive Vertriebssystem unterhält, dass sie die Einhaltung der mit den Depositären vereinbarten Vorgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten überwacht und kartellrechtliche Beanstandungen gegen ihr Vertriebssystem nicht bestehen. Des Weiteren ist entsprechend den Feststellungen des Landgerichts davon auszugehen, dass die von der Beklagten angebotenen Waren dem Luxusbereich zuzuordnen sind und die Klägerin im Rahmen ihres selektiven Vertriebssystems besonderen Wert auf die herausgehobene Präsentation ihrer Waren in den von den Depositären betriebenen Ladengeschäften wie auch im Onlinevertrieb legt.

(ii) Vor diesem Hintergrund ist zwar festzustellen, dass die antragsgegenständlichen und die Verletzungshandlung konkretisierenden Lichtbilder eine von den Vorstellungen der Klägerin abweichende Präsentation der klägerischen Produkte zeigen. Dass aus dieser Art des Anbietens und Vertreibens der klägerischen Produkte zumindest die Gefahr einer Schädigung des Rufs der klägerischen Kennzeichen und des ihnen anhaftenden Luxusimages begründet würde, kann jedoch nicht konstatiert werden.

(1) Das von der Klägerin beanstandete „discountartige“ Umfeld, in dem die Produkte angeboten werden, genügt für sich alleine nicht, denn allein der Umstand, dass ein Discounter Luxuswaren in den in seiner Branche üblichen Formen bewirbt oder anbietet, begründet nicht die Gefahr einer Rufschädigung (vgl. Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 24 Rn. 164). So ist der Verkehr mittlerweile daran gewöhnt, dass auch klassische Discounter oder auch große Ketten, die nicht zuletzt aufgrund ihrer im Verhältnis zu Flagstores vergleichsweise spartanisch gehaltenen Ausstattung in der Lage sind, günstigere Preise zu verlangen, in ihrem Sortiment auch solche Parfümerie- und Kosmetikprodukte vorhalten, die dem höheren Preissegment zuzuordnen sind, ohne dass der Verkehr dies allein als imageschädigend ansehen würde.

(2) Die von der Klägerin beanstandete „nicht produkt- und imagespezifische Art und Weise der Produktpräsentation“, wie sie sich aus den Lichtbildern ergibt, begründet ebenfalls nicht die Gefahr einer Rufschädigung. Zutreffend ist zwar, dass die Produkte nicht in der Art präsentiert werden, wie sie sich aus den von der Klägerin vorgelegten Fotos aus Geschäften ihrer Vertriebspartner ergibt. Gleichwohl ist auch hier festzustellen, dass die klägerischen Produkte im Geschäft der Beklagten gerade nicht im gleichen Regalteil mit Fremdprodukten und insbesondere mit klassischen Billigprodukten angeboten werden, sondern für den angesprochenen Verkehr sichtbar räumlich abgesetzt präsentiert werden, mit der Folge, dass der Verkehr bereits aufgrund dieser Art der Präsentation erkennt, dass die so ausgestellten Waren eine Sonderstellung im Vergleich zum sonstigen Sortiment der Beklagten einnehmen. Eine Rufschädigung wird hierdurch nicht hervorgerufen, vielmehr wird auf diese Weise das Besondere der angebotenen Waren unterstrichen.

(3) Entsprechendes gilt für die Plastikumverpackungen, die ersichtlich allein dem Zweck dienen, den Diebstahl dieser Produkte zu erschweren. Dass die Beklagte diese Maßnahme getroffen hat, unterstreicht ebenfalls ihre nach außen ohne weiteres erkennbare Aussage, dass die so gesicherten Produkte im Sortiment der Beklagten etwas Besonderes darstellen. Insbesondere ist dieser Fall nicht dem von § 24 Abs. 2 MarkenG erfassten Fall des Umverpackens gleichzustellen, denn wie aus den Fotos ersichtlich, bleibt die eigentliche Produktverpackung erhalten und insbesondere nach wie vor uneingeschränkt erkennbar. Der Verkehr erkennt in der Plastikumverpackung daher allein eine - gerade für Luxuswaren, soweit sie in größeren und damit schwerer einsehbaren Kaufhäusern angeboten werden - übliche Diebstahlssicherung, die jedenfalls keine negativen Auswirkungen auf das Image der so präsentierten Produkte und der darauf befindlichen Marken haben kann.

(4) Auch die fehlende Beratung durch geschultes Personal, wie sie zwar nicht aus den Fotos ersichtlich wird, aber laut Klägerin (s. S. 29 der Klageschrift) ebenfalls maßgeblich für § 24 Abs. 2 MarkenG sein soll, lässt eine Rufschädigung nicht besorgen. Nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin (vgl. Klageschrift S. 6 ff.) werden ihre Produkte unter anderem auch im Karstadt in Hamburg oder im KaDeWe in Berlin verkauft, mithin in großen Warenhäusern. Von Warenhäusern weiß der Verkehr indes, dass dort in aller Regel deutlich weniger Personal anzutreffen ist, als in kleineren Boutiquen oder Fachgeschäften. Er findet zudem - unstreitig - Produkte der Klägerin auch im Internet, wo naturgemäß keine Beratung durch geschultes Personal stattfindet, sondern der Käufer seine Wahl auch ohne diese Beratung trifft. Das Fehlen geschulten Personals rechnet der Verkehr daher allenfalls dem Geschäft selbst zu - imageschädigend auf die Marke wirkt sich dies allein jedoch nicht aus (jedenfalls solange nicht, solange der Verkehr die streitgegenständlichen Waren nicht ausschließlich über solche Geschäfte beziehen kann, in denen derartiges Personal zwingend anzutreffen ist - was hier jedoch nicht der Fall ist).

(5) Der Umstand, dass in räumlicher Nähe zu den klägerischen Produkten solche zu Preisen von 2 - 3 EUR angeboten wurden und diese als „Sale“ gekennzeichnet wurden, begründet ebenfalls keine Rufschädigung. Wie bereits dargestellt, erkennt der angesprochene Verkehr die von der Beklagten tatsächlich vorgenommene räumliche Trennung der klägerischen Waren vom sonstigem Sortiment und wird daher so darauf hingewiesen, dass sich das Angebot der streitgegenständlichen Waren von den genannten Billigprodukten deutlich abhebt.

(6) Soweit die Klägerin schließlich darauf abstellt, dass sich unter den von der Beklagten angebotenen Produkten auch ein solches mit beschädigter Verpackung habe finden lassen, begründet auch dies die behauptete Rufschädigung nicht. Selbst wenn dies zutreffen sollte - was zwischen den Parteien streitig ist -, erscheint die Präsentation im Geschäft der Beklagten nicht in einer Art und Weise, die das exklusive Image der klägerischen Marken wie ihrer Produkte beeinträchtigen könnte. Da auch die Klägerin nur diesen einen Fall benennt, wird der Verkehr, wenn er diese Packung im Sortiment der Beklagten wahrgenommen hat, ohne weiteres davon ausgehen, dass es sich um einen - wodurch auch immer - verursachten Ausreißer handelt, der in keiner Weise Rückschlüsse auf den Ruf der Klägerin und ihrer Marken zulässt.

(7) Auch eine Gesamtwürdigung aller genannten Einzelumstände führt nicht dazu, dass eine Rufschädigung der klägerischen Marken angenommen werden kann: aufgrund der konkreten Art der Präsentation erkennt der angesprochene Verkehr, dass es sich bei den im Geschäft der Beklagten angebotenen Waren um etwas Besonderes im Sortiment der Beklagten handelt, welches gesondert präsentiert und gegen Diebstahl gesichert ist, weil es sich um hochwertige Markenartikel handelt, die sich - zumindest von einem nicht unerheblichen Teil des Sortiments der Beklagten - deutlich abheben. Dass durch dieses Angebot das Image der Klägerin und ihrer Marken negativ beeinträchtigt würde, kann nicht erkannt werden. Zwar findet der Verkehr unbestreitbar nicht die aus den Fotos aus Geschäften der Depositäre deutlich aufwendigere Warenpräsentation wieder, er erkennt aber auch bei der Beklagten, dass ihm hier Luxuswaren angeboten werden, wenn auch zu einem deutlich geringeren Preis.

(iii) Die von der Klägerin gegen diese im Ergebnis auch vom Landgericht vertretene Auffassung herangezogene Rechtsprechung steht dieser Würdigung nicht entgegen.

(1) Die Entscheidung Copad/Dior (EuGH, GRUR 2009, 593) stellt lediglich klar, dass die Schädigung des Rufes einer Marke für einen Markeninhaber grundsätzlich ein berechtigter Grund i.S. des § 24 Abs. 2 MarkenG sein kann, sich dem Wiederverkauf von Prestigewaren zu widersetzen (dort Rn. 55). Dabei ist es Sache des nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob das Ansehen der Marke dadurch geschädigt wird, dass der Dritte (hier die Beklagte) die mit der Marke versehenen Waren unter Verwendung der in seiner Branche üblichen Vertriebsformen weiterverkauft (a.a.O., Rn. 57). Hierbei sind insbesondere der Adressatenkreis, an den die Waren weiterverkauft werden sollen, und die spezifischen Umstände des Verkaufs von Prestigewaren zu berücksichtigen. Dass und warum im vorliegenden Fall die konkreten Umstände des Weitervertriebs durch die Beklagte keine Rufschädigung begründen können, wurde oben bereits ausgeführt.

(2) Die kürzlich ergangene Entscheidung Coty/Akzente (EuGH GRUR 2018, 211) führt ebenfalls im vorliegenden Fall nicht zu einer anderen Beurteilung: Die Entscheidung, die sich mit der kartellrechtlichen Zulässigkeit selektiver Vertriebssysteme auseinandersetzt, hat zwar auch Aussagekraft für die Beurteilung der markenrechtlichen Erschöpfung (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2018, 335, Rn. 31 - Japanischer Kosmetikhersteller), da dort die für § 30 Abs. 2 MarkenG relevante Frage, inwieweit sich der Markeninhaber aus seinen Markenrechten (und nicht nur aus Vertrag) gegen Vertriebshandlungen seiner Lizenznehmer wenden kann, dahingehend konkretisiert wurde, dass für Luxuswaren in Anbetracht ihrer Eigenschaften und ihres Wesens die Einrichtung eines selektiven Vertriebssystems erforderlich sein kann, um ihre Qualität zu wahren und ihren richtigen Gebrauch zu gewährleisten (a.a.O., Rn. 31), und dass es danach kartellrechtlich nicht zu beanstanden ist, dem Lizenznehmer auch bestimmte Vorgaben hinsichtlich des Internetverkaufs von Luxuswaren vertraglich aufzuerlegen. Gleichwohl ist bei der Anwendung dieser Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall von vornherein zu berücksichtigen, dass die Zulässigkeit derartiger Vertriebsbeschränkungen und die Relevanz etwaiger Verstöße der Lizenznehmer hiergegen in kennzeichenrechtlicher Hinsicht zunächst die Frage betreffen, ob die inmitten stehenden Waren als mit Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht angesehen werden können und damit überhaupt ein Fall der Erschöpfung iSv § 24 Abs. 1 MarkenG vorliegt. Auf dieser Ebene die Interessen des Markeninhabers stärker zu gewichten als diejenigen eines vertragsbrüchigen Lizenznehmers, erscheint durchaus gerechtfertigt, auch mit der Folge, dass bei den in einem solchen Fall gleichwohl vertriebenen Waren keine Erschöpfung angenommen werden kann. Die vorliegende Konstellation ist jedoch eine andere: die streitgegenständlichen Waren sind als mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht anzusehen, der Markeninhaber hat den wirtschaftlichen Wert seiner Marken bereits realisiert; er soll sich daher gem. § 24 Abs. 2 MarkenG nur bei Vorliegen berechtigter Gründe dem Weiterverkauf der Ware widersetzen können. Insoweit ist es erforderlich, nach wie vor und auch unter Berücksichtigung der jüngeren EuGH-Rechtsprechung strenge Anforderungen an die Bejahung derartiger berechtigter Gründe zu stellen, die sich an den konkreten Umständen des Einzelfalls zu orientieren haben, um Rechtsunsicherheiten zulasten des freien Warenverkehrs und eine diesem letztlich schadende zu weit gehende Einflussmöglichkeit des Markeninhabers auf den ungehinderten Vertrieb erschöpfter Waren zu verhindern.

(3) Soweit die obergerichtliche Rechtsprechung in jüngerer Zeit (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2018, 335 - Japanischer Kosmetikhersteller; OLG Hamburg, BeckRS 2018, 22030) in den dort entschiedenen Fällen § 24 Abs. 2 MarkenG für anwendbar gehalten hat, führt auch dies im vorliegenden Fall nicht zu einem anderen Ergebnis. Dort haben die Gerichte unter anderem darauf abgestellt, dass der „dauerhaft angelegte und umfangreiche Vertrieb der in Rede stehenden Kosmetikprodukte“ (OLG Düsseldorf, a.a.O. Rn. 33; OLG Hamburg, a.a.O., Rn. 45) geeignet sei, das Image der jeweiligen Markeninhaber erheblich zu beeinträchtigen. Unabhängig davon, ob die dort entschiedenen Fälle - die jedenfalls zum Teil den Onlinevertrieb betrafen - mit dem hiesigen hinsichtlich der konkret zu beurteilenden Umstände überhaupt vergleichbar sind, fehlt es vorliegend jedenfalls an einem auf Dauer angelegten und umfangreichen Vertrieb. Denn wie sich bereits aus den von der Klägerin selbst vorgelegten Presseartikeln zum Geschäftsmodell der Beklagten ergibt und wie auch das Landgericht festgestellt hat, hat die Beklagte keinen festen Lagerbestand und kein auf Dauer angelegtes Produktsortiment, sondern ein aus unterschiedlichen günstigen Einkäufen aus Geschäftsauflösungen und vergleichbaren Sonderposten kurzfristig und auch nicht flächendeckend vorgehaltenes Angebot. Der Kunde geht daher bei der Beklagten von vornherein davon aus, deswegen günstige Angebote vorzufinden, weil diese Markenprodukte als kurzfristige Sonderposten anbieten kann. Während er bei einem auf Dauer und umfangreich angebotenen Sortiment, welches auch ansonsten hochpreisige Luxusartikel „zum Schleuderpreis“ beinhaltet, durchaus die Exklusivität und den Luxuscharakter solcher Markenprodukte in Zweifel ziehen wird, weil er zu erkennen glaubt, jedermann könne sich die vermeintlichen Prestigeprodukte ohne weiteres und jederzeit leisten, wird er dies bei einem als solchem erkennbaren Sonderposten nicht annehmen. Ein dermaßen preisgünstiges kurzfristiges Angebot wird er lediglich als attraktive Gelegenheit erkennen, ein unter normalen Umständen deutlich teureres Luxusgut erwerben zu können. Der Charakter als Prestigeobjekt wird durch solch eine Aktion gerade nicht negativ tangiert.

(4) Dies bedeutet zwar nicht, dass nicht auch das Angebot eines Sonderpostens den Ruf einer Marke schädigen kann. Vorliegend wäre das unter Umständen der Fall, wenn die streitgegenständlichen Produkte nicht räumlich von den „Billigwaren“ getrennt angeboten wären, sondern in einem Wühltisch zusammen mit anderen, deutlich minderwertigeren Produkten. Da vorliegend aber die erforderliche Trennung und damit die nötige Abgrenzung zum sonstigen Sortiment erfolgt ist, ist im Ergebnis eine Rufbeeinträchtigung iSv § 24 Abs. 2 MarkenG zu verneinen.

(iv) Auch soweit die Klägerin sich konkret gegen den Vertrieb ihres Produkts in der im Antrag wiedergegebenen beschädigten Verpackung wendet, fehlt es an dem nach § 24 Abs. 2 MarkenG erforderlichen berechtigten Grund, auch wenn man zugunsten der Klägerin unterstellt, dass die Ware in dieser Form bei der Beklagten angeboten wurde. Ungeachtet der bereits ausgeführten Umstände liegt insoweit insbesondere kein Fall der in der Vorschrift genannten Verschlechterung vor, denn diese ist nur dann relevant, wenn dieser Zustand nach dem Inverkehrbringen der Ware eingetreten ist. Dass dies so ist, trägt die Klägerin jedoch nicht vor, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Ware bereits in dieser Form vom Lizenznehmer der Klägerin und damit mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebracht wurde. Eine davon unabhängige Rufbeeinträchtigung könnte indes nur dann angenommen werden, wenn die Beklagte in größerem Umfang Waren in derart beschädigten Verpackungen angeboten hätte. Auch dies wird jedoch auch von der Klägerin nicht geltend gemacht.



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BGH: Im Regelfall kein Indiz für Rechtsmissbrauch wenn Wettbewerbsverstöße und markenrechtliche Ansprüche in getrennten Verfahren verfolgt werden

BGH
Urteil vom 24.01.2019
I ZR 200/17
Das beste Netz
UWG § 4 Nr. 1 und 2, § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1, § 5a Abs. 2, § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis 5, § 8 Abs. 4; ZPO § 547 Nr. 6

Der BGH hat entschieden, dass im Regelfall kein Indiz für Rechtsmissbrauch vorliegt, wenn Wettbewerbsverstöße und markenrechtliche Ansprüche in getrennten Verfahren verfolgt werden.

Leitsätze des BGH:

a) Die Verfolgung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche wegen verschiedener Werbemaßnahmen vor verschiedenen Gerichten ist nicht rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG, wenn aufgrund sukzessiver, auf wettbewerbsrechtliche Beanstandungen zurückzuführender Veränderungen der Werbemaßnahmen durch den Mitbewerber die Zusammenfassung des Angriffs auf sämtliche Verletzungsformen in einem Verfahren der einstweiligen Verfügung wegen seiner Eilbedürftigkeit nicht möglich ist.

b) Die gegen eine Werbemaßnahme gerichtete sukzessive Verfolgung lauterkeitsrechtlicher und markenrechtlicher Ansprüche in getrennten Verfahren der einstweiligen Verfügung stellt regelmäßig kein Indiz für rechtsmissbräuchliches Verhalten dar, weil sie durch die erheblichen Unterschiede in der tatsächlichen Darlegung und rechtlichen Beurteilung der jeweiligen Verstöße sachlich begründet ist.

c) Ein humorvoller Werbevergleich setzt einen Mitbewerber nicht schon deshalb im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr.
5 UWG unlauter herab, weil die Ironie allein zu seinen Lasten eingesetzt wird.

d) Die Werbung mit aktuellen Testergebnissen für Produkte, die den getesteten entsprechen und die auch nicht technisch überholt sind, ist grundsätzlich nicht irreführend, wenn die von einem Dritten vergebene Auszeichnung in einem seriösen Verfahren vergeben und nicht erschlichen worden ist. Eine solche Werbung kann ausnahmsweise irreführend sein, wenn dem Testsiegel aufgrund besonderer Umstände - etwa wegen des Fehlens von objektiven Kriterien für die Prüfung der untersuchten Dienstleistung - nur eine begrenzte Aussagekraft zukommt (Fortführung von BGH, Urteil vom 13. Februar 2003 - I ZR 41/00, GRUR 2003, 800, 802 [juris Rn. 38] = WRP 2003, 1111 - Schachcomputerkatalog - und BGH, Urteil vom 7. Juli 2005 - I ZR 253/02, GRUR 2005, 877, 879 f. [juris Rn. 35 ff.] = WRP 2005, 1242 - Werbung mit Testergebnis).

e) Eine Werbung, mit der der Werbende den Inhalt des von einem Dritten in einem seriösen Verfahren vergebenen und nicht erschlichenen Testsiegel nicht in der wörtlich verliehenen Form nutzt, sondern mit eigenen Worten umschreibt, ist irreführend, wenn der Werbende die Aussage des Testergebnisses zu seinen Gunsten verändert. Gibt die angegriffene Werbung den Inhalt des Testsiegels hingegen zutreffend wieder, ist es lauterkeitsrechtlich unerheblich, ob Teile des Verkehrs dieser Wiedergabe des Testsiegels unzutreffende Vorstellungen über Gegenstand oder Ergebnis des Tests entnehmen.

BGH, Urteil vom 24. Januar 2019 - I ZR 200/17 - OLG Köln - LG Köln

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EuGH: Manchego - Gebrauch von Bildzeichen das auf geografisches Gebiet anspielt kann Verletzung einer geschützten Ursprungsbezeichnung sein

EuGH
Urteil vom 02.05.2019
C-614/17
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella SL und Juan Ramón Cuquerella Montagud


Der EuGH hat entschieden, dass der Gebrauch von Bildzeichen, die auf ein geografisches Gebiet anspielen, eine Verletzung einer geschützten Ursprungsbezeichnung sein kann.

Die Pressemitteilung des EuGH:

Der Gebrauch von Bildzeichen, die auf das geografische Gebiet anspielen, das mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung (g. U.) verbunden ist, kann eine rechtswidrige Anspielung auf diese darstellen

Die Industrial Quesera Cuquerella SL (im Folgenden: IQC) vermarktet drei ihrer Käsesorten mit Etiketten, die das Bild eines Reiters, der den gewöhnlichen Darstellungen von Don Quijote de la Mancha ähnelt, eines abgemagerten Pferdes und von Landschaften mit Windmühlen und Schafen sowie die Begriffe „Quesos Rocinante“ enthalten. Diese Bilder und der Begriff „Rocinante“ beziehen sich auf den Roman Don Quijote de la Mancha von Miguel de Cervantes, wobei „Rocinante“ der Name des von Don Quijote gerittenen Pferdes ist. Die fraglichen Käse fallen nicht unter die geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) „queso manchego“, die die Käse erfasst, die in der Mancha (Spanien) mit Schafmilch unter Beachtung der Bedingungen ihrer Produktspezifikation hergestellt werden.

Die Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (Stiftung Kontrollrat für die geschützte Ursprungsbezeichnung Queso Manchego, im Folgenden: Stiftung) ist damit beauftragt, diese g.U. zu verwalten und zu schützen. Deshalb erhob sie Klage gegen IQC und Herrn Juan Ramón Cuquerella Montagud auf Feststellung, dass die Etiketten, die zur Unterscheidung und Vermarktung dieser drei nicht von der g.U. „queso manchego“ erfassten Käsesorten verwendet werden, sowie der Gebrauch der genannten Begriffe einen Verstoß gegen die in Rede stehende g.U. darstellen. Die Stiftung ist nämlich der Auffassung, dass diese Etiketten und Begriffe eine rechtswidrige Anspielung im Sinne der Verordnung zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel darstellen.

Die spanischen Gerichte der ersten und zweiten Instanz waren der Auffassung, dass die von IQC zur Vermarktung dieser Käse verwendeten Zeichen und Bezeichnungen auf die Mancha anspielten, nicht aber unbedingt auf den von der g.U. erfassten Käse „queso manchego“. Das mit der Sache befasste Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof, Spanien) fragt den Gerichtshof zum
einen, ob die Anspielung auf eine eingetragene Bezeichnung durch den Gebrauch von Bildzeichen möglich ist, und zum anderen, ob die Verwendung solcher Zeichen, die auf das geografische Gebiet anspielen, mit dem eine g.U. verbunden ist, eine Anspielung auf diese auch dann darstellen kann, wenn diese Bildzeichen von einem Erzeuger verwendet werden, der in dieser Gegend ansässig ist, dessen Erzeugnisse aber nicht von dieser g.U. erfasst werden.

Mit seinem heutigen Urteil entscheidet der Gerichtshof, dass die Anspielung auf eine eingetragene Bezeichnung durch den Gebrauch von Bildzeichen erfolgen kann. Er stellt zunächst fest, dass die Verordnung eingetragene Bezeichnungen vor „jeder Anspielung“ schützt und dass der Gebrauch des Wortes „jede“ den Willen widerspiegelt, eingetragene Bezeichnungen zu schützen, indem in Betracht gezogen wird, dass eine Anspielung durch einen Wort- oder Bildbestandteil erfolgt. Das entscheidende Kriterium für die Feststellung, ob ein Element auf die eingetragene Bezeichnung anspielt, besteht darin, ob dieses Element geeignet ist, dem Verbraucher das Erzeugnis, das diese Bezeichnung trägt, gedanklich unmittelbar in Erinnerung zu rufen. Zudem wird das Ziel, zu gewährleisten, dass der Verbraucher über klare, knappe und glaubhafte Auskünfte über die Herkunft des Erzeugnisses verfügt, umso besser sichergestellt, wenn auf die eingetragene Bezeichnung nicht mittels Bildzeichen angespielt werden darf. Es ist Sache des nationalen Gerichts, konkret zu beurteilen, ob die fraglichen Bildzeichen geeignet sind, dem Verbraucher die Erzeugnisse, die eine g.U. tragen, gedanklich unmittelbar in Erinnerung zu rufen.

Der Gerichtshof stellt sodann fest, dass die Verwendung von Bildzeichen, die auf das geografische Gebiet anspielen, mit dem eine Ursprungsbezeichnung verbunden ist, eine Anspielung auf diese auch dann darstellen kann, wenn die Bildzeichen von einem in dieser Gegend ansässigen Erzeuger verwendet werden, dessen Erzeugnisse, die den von dieser Ursprungsbezeichnung geschützten Erzeugnissen ähnlich oder mit ihnen vergleichbar sind, aber nicht von dieser erfasst werden.

Die Verordnung sieht nämlich keinen Ausschluss zugunsten eines Erzeugers vor, der in einem der g.U. entsprechenden geografischen Gebiet ansässig ist und dessen Erzeugnisse, ohne von dieser g.U. geschützt zu sein, den von dieser geschützten ähnlich oder mit ihnen vergleichbar sind. Es ist daher Sache des Tribunal Supremo, zu prüfen, ob es eine hinreichend unmittelbare und eindeutige begriffliche Nähe zwischen den von IQC verwendeten Bildzeichen und der g.U. „queso manchego“
gibt, die auf das geografische Gebiet verweist, mit dem sie verbunden ist, nämlich die Mancha.

Das nationale Gericht wird sich vergewissern müssen, dass diese Bildzeichen, insbesondere die Bilder einer Don Quijote de la Mancha ähnelnden Person, eines abgemagerten Pferdes und von Landschaften mit Windmühlen und Schafen enthalten, eine begriffliche Nähe zu der g.U. „queso manchego“ herstellen können, so dass der Verbraucher gedanklich einen unmittelbaren Bezug zu dem Erzeugnis herstellt, das diese g.U. trägt. Dabei wird das Tribunal Supremo auch zu beurteilen haben, ob sämtliche Bild- und Wortbestandteile, die auf den in Rede stehenden Erzeugnissen abgebildet sind, zusammen zu berücksichtigen sind, um eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen, in der allen Gesichtspunkten, die ein Anspielpotenzial haben, Rechnung getragen wird.

Das Tribunal Supremo fragt den Gerichtshof außerdem, ob der Begriff des „normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers“, auf dessen Wahrnehmung das nationale Gericht bei der Beurteilung abzustellen hat, ob eine „Anspielung“ im Sinne der Verordnung vorliegt, auf die europäischen Verbraucher Bezug nimmt oder nur auf die Verbraucher des Mitgliedstaats, in dem das Erzeugnis hergestellt wird, das zur Anspielung auf die geschützte Bezeichnung Anlass gibt oder mit dem diese Bezeichnung geografisch verbunden ist, und in dem das Erzeugnis überwiegend konsumiert wird.

Der Gerichtshof betont, dass dieser Begriff so auszulegen ist, dass ein effektiver und einheitlicher Schutz der eingetragenen Bezeichnungen vor jeder Anspielung im gesamten Unionsgebiet sichergestellt wird. Er ist daher der Auffassung, dass dieser Begriff dahin aufzufassen ist, dass er auf die europäischen Verbraucher einschließlich der Verbraucher des Mitgliedstaats
Bezug nimmt, in dem das Erzeugnis hergestellt wird, das zu der Anspielung auf die geschützte Bezeichnung Anlass gibt oder mit dem diese Bezeichnung geografisch verbunden ist, und in dem das Erzeugnis überwiegend konsumiert wird. Daraus schließt der Gerichtshof, dass das Tribunal Supremo zu beurteilen hat, ob die Bild- und Wortzeichen, die sich auf das im Ausgangsverfahren in Rede stehende Erzeugnis, das in Spanien hergestellt und überwiegend dort konsumiert wird, beziehen, bei den Verbrauchern dieses Mitgliedstaats gedanklich das Bild einer eingetragenen Bezeichnung hervorrufen, die, sollte dies der Fall sein, gegen eine Anspielung in einem beliebigen Teil des Unionsgebiets zu schützen ist.


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BGH: Markenrechtsverletzung durch Verwendung eines markenrechtlich geschützten Vornamens als Modellbezeichnung im Bekleidungssektor wenn dies als Herkunftshinweis aufgefasst wird

BGH
Urteil vom 07.03.2019
I ZR 195/17
SAM
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1


Der BGH hat entschieden, dass eine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn ein markenrechtlich geschützter Vornamens als Modellbezeichnung im Bekleidungssektor verwendet wird und dies als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Leitsätze des BGH:

a) Eine markenrechtsverletzende Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen setzt voraus, dass ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht. Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Marke und damit als Herkunftshinweis erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden. Für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung genügt es nicht, dass das Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung im Hinblick auf die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen nicht glatt beschreibend erfolgt.

b) Ist es in einer Branche (hier: Bekleidungssektor) üblich, bestimmte Zeichen (hier: Vornamen) als Modellbezeichnungen zu verwenden, kann ihre Anbringung an der Ware selbst oder auf Etiketten vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis verstanden werden. Erfolgt die Benutzung eines solchen Zeichens in einem Verkaufsangebot, ist dessen Gestaltung in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Dabei kommt ein Verständnis dieser Modellbezeichnung als Herkunftshinweis umso eher in Betracht, je bekannter die Herstellermarke ist. Ist weder der Hersteller noch die Modellbezeichnung selbst bekannt, kann die konkrete Art der Verwendung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst.

BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 195/17 - OLG Frankfurt am Main LG Frankfurt am Main

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BGH: Anordnung der Vernichtung und des Rückrufs markenrechtswidrig gekennzeichneter Waren nach § 18 Abs. 1 MarkenG unterliegt in besonderem Maße dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

BGH
Urteil vom 11.10.2018
I ZR 259/15
Curapor
MarkenG §§ 18, 24


Der BGH hat entschieden, dass die Anordnung der Vernichtung und des Rückrufs markenrechtswidrig gekennzeichneter Waren nach § 18 Abs. 1 MarkenG in besonderem Maße dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterliegt.

Leitsätze des BGH:

a) Die Anordnung der Vernichtung widerrechtlich gekennzeichneter Waren gemäß § 18 Abs. 1 MarkenG sowie die Anordnung des Rückrufs und des endgültigen Entfernens solcher Waren aus den Vertriebswegen haben über die Folgenbeseitigung hinaus Sanktionscharakter und sind wegen des damit verbundenen Eingriffs in das durch Art. 14 GG geschützte Eigentum in besonderem Maße dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterworfen. Die Frage der Unverhältnismäßigkeit im Sinne von § 18 Abs. 3 MarkenG ist deshalb unter umfassender Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beantworten. Eine schematische Prüfung verbietet sich.

b) In die Abwägung einzubeziehen sind unter Berücksichtigung des generalpräventiven Zwecks der Vorschrift das Vernichtungsinteresse des Inhabers der Marke und das Erhaltungsinteresse des Verletzers, die Schuldlosigkeit oder der Grad des Verschuldens des Verletzers, die Schwere des Eingriffs in das Markenrecht (unmittelbare Übernahme oder Verletzung im Randbereich), der Umfang des bei der Vernichtung für den Verletzer entstehenden Schadens im Vergleich zu dem durch die Verletzung eingetretenen wirtschaftlichen Schaden des Rechtsinhabers und Besonderheiten der Beschaffenheit der Ware.

c) Neben diesen Gesichtspunkten kann bei der Abwägung auch die Frage von Bedeutung sein, ob im Einzelfall ein milderes Mittel zur Beseitigung der Störung, wie etwa die sichere und dauerhafte Entfernung der widerrechtlichen Kennzeichnung, zur Verfügung steht.

BGH, Urteil vom 11. Oktober 2018 - I ZR 259/15 - OLG Düsseldorf - LG Düsseldorf

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:


OLG Köln: Culatello di Parma ist eine unzulässige Anspielung auf geschützte Ursprungsbezeichnung Prosciutto di Parma - Parmaschinken

OLG Köln
Urteil vom 18.01.2019
6 U 61/18


Das OLG Köln hat entschieden, dass die Bezeichnung "Culatello di Parma" eine unzulässige Anspielung auf die geschützte Ursprungsbezeichnung Prosciutto di Parma (Parmaschinken) ist.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Schinken aus Parma - Culatello di Parma unzulässige Anspielung auf Prosciutto di Parma

Die Vereinigung italienischer Hersteller von Parmaschinken hat vor dem 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln einen Erfolg gegen einen Vertreiber von "Culatello di Parma" errungen. Der für Wettbewerbssachen zuständige Senat bestätigte mit Urteil vom 18.01.2019 eine Entscheidung des Landgerichts Köln, wonach ein als "Culatello di Parma" in Deutschland vertriebener Schinken als unzulässige Anspielung auf die geschützte Produktbezeichnung "Prosciutto di Parma" so nicht weiter verkauft werden darf.

Der Senat musste sich bei der Entscheidung mit den Details der italienischen Schinkenherstellung befassen. Während "Prosciutto di Parma" eine seit vielen Jahren europaweit geschützte Ursprungsbezeichnung ist, trifft dies auf die aus der gleichen Region stammende Schinkenart "Culatello di Parma" nicht zu. Bei beiden Produkten handelt es sich um aufgeschnittene Rohschinkenscheiben aus der Hinterkeule eines Schweins. "Culatello" enthält aber u.a. mit Pfeffer und Knoblauch Zutaten, die bei „Prosciutto di Parma“ nicht zugelassen sind, und darf daher unter dieser Bezeichnung nicht vertrieben werden.

Der Streit drehte sich insbesondere um die Frage, ob der verklagte Hersteller durch die Verwendung der Produktbezeichnung "Culatello di Parma" unzulässig auf den geschützten Begriff "Prosciutto di Parma" anspielt, was nach der einschlägigen Norm des europäischen Rechts (Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 1151/2012) nicht erlaubt ist. Eine Anspielung ist danach selbst dann verboten, wenn der tatsächliche Ursprung des Erzeugnisses angegeben ist. Da es sich um einen europaweiten Schutz handelt, kommt es auf die sog. Verkehrsauffassung des "europäischen Verbrauchers" an.

Bei einer umfassenden Gesamtabwägung kam der Senat zu dem Schluss, dass das konkret von der Klage betroffene Produkt mit dieser Bezeichnung und Verpackung unzulässig auf "Prosciutto di Parma" anspiele. Dafür spreche u.a. die Ähnlichkeit der Produktbezeichnungen und die starke Ähnlichkeit der Produkte, welche für den Verbraucher substituierbar seien. Außerdem spreche die Ähnlichkeit der Produktetiketten dafür, dass die Beklagte bewusst auf die geschützte Bezeichnung "Prosciutto die Parma" anspiele. Auch wenn keine Verwechselungsgefahr bestehe, werde beim Verbraucher durch Verpackung, Etikettierung und Produktbezeichnung doch gedanklich ein Bezug zu der Ware hergestellt, die die geschützte Angabe "Prosciutto die Parma" trage.

Der Senat hat die Revision zugelassen, unter anderem da höchstrichterlich noch nicht entschieden ist, wie sich der europäische Verbraucher bestimmt. Das Urteil ist demnächst im anonymisierten Volltext unter www.nrwe.de externer Link, öffnet neues Browserfenster / neuen Browser-Tab abrufbar.

Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 18.01.2019 - Az. 6 U 61/18.



BGH: Zur Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen combit und Commit im IT-Bereich

BGH
Urteil vom 12.07.2018
I ZR 74/17
combit/Commit
VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Buchst. b; VO (EU) 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. b



Leitsätze des BGH:

a) Bei der Feststellung der klanglichen Ähnlichkeit spricht der Umstand, dass bei der Aussprache einer mehrsilbigen Klagemarke, nicht aber der angegriffenen Bezeichnung zwischen einzelnen Silben eine Lippenumformung zu erfolgen hat (hier: Übergang von "com-" zu "- bit"), wegen der Möglichkeit der undeutlichen Aussprache für die Ähnlichkeit der Zeichen.

b) Bestand die als Markenverletzung angegriffene Handlung im Angebot von Produkten über eine (auch) deutschsprachige Internetseite, so ändert eine nachträgliche Umstellung des Vertriebs auf eine fremdsprachliche Internetpräsenz nichts daran, dass sich die Angebotshandlung jedenfalls auch an den deutschsprachigen Verkehr richtete.

c) Die Annahme, dass begriffliche Unterschiede zwischen zwei Zeichen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können, erfordert die Feststellung, dass zumindest einem der betroffenen Zeichen gerade bei der im Streitfall in Rede stehenden Verwendung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein eindeutiger und bestimmter, ohne weiteres erfassbarer Sinngehalt zukommt.

BGH, Urteil vom 12. Juli 2018 - I ZR 74/17 - OLG Düsseldorf - LG Düsseldorf

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:


OLG München: Verletzung der Marke Ballermann durch Bewerbung von Partyveranstaltungen bzw. Discoevents mit der Bezeichnung "BALLERMANN PARTY"

OLG München
Urteil vom 27.09.2018
6 U 1304/18


Das OLG München hat entschieden, dass die Bewerbung von Partyveranstaltungen bzw. Discoevents mit der Bezeichnungen "BALLERMANN PARTY" eine Verletzung der Marke Ballermann darstellt.

Aus den Entscheidungsgründen:

"2. Mit den angegriffenen, aus dem Anlagenkonvolut K 5 ersichtlichen, Zeichenverwendungen hat die Beklagte die Klagemarken „Ballermann“ gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verletzt. Entsprechend den zutreffenden Feststellungen des Landgerichts handelt es sich dabei um eine markenmäßige Zeichenverwendung im geschäftlichen Verkehr, welche eine Verwechslungsgefahr zu den Klagemarken begründet im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Eine Umwandlung der Klagemarken in allgemeine Gattungsbezeichnungen kann nicht angenommen werden. Auch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG greift vorliegend nicht ein.

a) Das Erstgericht hat die Annahme einer markenmäßigen Zeichenverwendung durch die streitgegenständliche Bewerbung einer Partyveranstaltung mit den Bezeichnungen „BALLERMANN PARTY“ bzw. „Ballermann Party mit N. “ (vgl. Anlagenkonvolut K 5) zu Recht bejaht.

aa) Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Zeichenverwendung vorliegt. Dies ist der Fall, wenn die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient. Voraussetzung ist also, dass die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (st. Rspr. vgl. BGH GRUR 2017, 397 Rn. 92 - World of Warcraft II; BGH GRUR 2017, 730 Rn. 21 - Sierpinski-Dreieck; BGH GRUR 2017, 520 Rn. 26 - MICRO COTTON; BGH GRUR 2015, 1223 Rn. 21 - Posterlounge; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 20 - VOLKSWA-GEN/Volks.Inspektion; BGH GRURInt. 2012, 666, Tz. 17 - Medusa; BGH GRUR 2010, 838, Tz. 19 - DDR-Logo; BGH BeckRS 2010, 16047, Tz. 16 - CCCP; BGH NJW-RR 2003, 1483 - AntiVir/AntiVirus; BGH GRUR 2002, 809, 811 - FRÜH-STÜCKS-DRINK I). Eine rein beschreibende Verwendung, stellt keine Benutzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 61 -L'Oreal/Bellure; BGH GRUR 2017, 520 Rn. 26 - MICRO COTTON; BGH GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus; BGH GRUR 2002, 812, 813 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II; BGH GRUR 2008, 912 Rn.- metrosex). Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob ein markenmäßiger Gebrauch des angegriffenen Zeichens vorliegt, ist das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, wobei die Auffassung eines durchschnittlich informierten, verständigen und situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen zugrunde zu legen ist (BGH GRUR 2012, 618, Rn. 23 - Medusa; BGH GRUR 2003, 963, 964 Anti-Vir/AntiVirus; BGH GRUR 2002, 812, 813 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II; weitere Nachweise bei Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 14 Rn. 123). Dabei wird die Verkehrsauffassung auch durch die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Waren- oder Dienstleistungssektor (vgl. BGH GRUR 2017, 730 Rn. 22 - Sierpinski-Dreieck) und durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. EuGH GRUR 2008, 698 Rn. 64 - O2/Hutchison; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 19 - pjur/pure; BGH GRUR 2010, 838 Rn. - DDR-Logo; BGH GRUR 2003, 963, 964 AntiVir/AntiVirus BGH GRUR 2002, 809, 811 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Eine blickfangmäßige Herausstellung oder die Verwendung eines Zeichens im Rahmen der Produktkennzeichnung spricht dabei für eine markenmäßige Verwendung (vgl. BGH GRUR 2017, 520 Rn. 26 - MICRO COTTON; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 19 - pjur/pure). Grundsätzlich ist der Begriff der markenmäßigen Benutzung weit zu fassen (vgl. Senat, Urt. v. 10.01.2008, Az. 6 U 5290/06, BeckRS 2009, 09009 - Power Ball). Dabei genügt die objektive, nicht völlig fernliegende Möglichkeit, dass der Verkehr einen Herkunftshinweis annimmt (EuGH GRUR 2003, 55 - Arsenal Football Club, Rn. 57 und 51; EuGH GRUR 2002, 692 Rn. 17 - Hölterhoff).

bb) Vorliegend sind die angesprochenen Durchschnittsverbraucher daran gewöhnt, dass Partys in Diskotheken unter bestimmten Bezeichnungen beworben und veranstaltet werden können. Eine solche Bezeichnung kann einerseits - wie der angesprochene Verkehr weiß - im jeweiligen Einzelfall unter Verwendung freihaltebedürftiger Begriffe rein beschreibend in Bezug auf das jeweilige Party-Motto sein, wie etwa „Summer Party“, „Beach Party“, „Christmas Party“, „Halloween-Party“ etc. (vgl. auch die von der Beklagten in ihrer Berufungsbegründung angeführten Bezeichnungen „Gothic-Party“, „Grufti-Party“ oder „Punk-Party“). Die Bezeichnung kann sich demgegenüber aber auch in herkunftshinweisender Funktion auf den jeweiligen Veranstalter, auf einen Produkthersteller - etwa als Werbepartner bzw. Sponsor - oder auf die Kennzeichnung einer kommerziell - häufig im Wege von Lizenzierungen vermarkteten -angebotenen Partyveranstaltung bzw. Partyveranstaltungs-Reihe beziehen.

cc) Der Bundesgerichtshof hat in Bezug auf die Bezeichnung „Ballermann 6“ als Marke für alkoholische Getränke mit Urteil vom 24.04.2000 (Az. I ZR 168/97, NJW 2001, 114, 115 - Ballermann) festgestellt, dass die vom angesprochenen Verkehr hiermit verbundenen Assoziationen nicht zur Annahme eines beschreibenden Begriffsinhalts führen, indem er ausgeführt hat:
„[…] Die vom Berufungsgericht herangezogenen Assoziationen an ein Etablissement in Arenal, das durch Urlaubsfeiern mit ausschweifendem Alkoholkonsum bekannt geworden sei und im Ruhrgebiet zu ebenso benannten „Nachfolgeparties“ angeregt habe, rechtfertigen nicht die Annahme einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, sondern stärken diese angesichts der in Betracht zu ziehenden alkoholischen Getränke eher, weil jedenfalls der Teil des Verkehrs, dem das Etablissement bekannt ist und der deshalb die Assoziation nachvollziehen kann, darin eine nicht wenig phantasievolle Übertragung im Sinne ner Produktkennzeichnung sehen wird.“

dd) Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Löschungsverfahren betreffend die Klagemarke DE 39748147 „Ballermann“ mit Beschluss vom 15.01.2003, S 152/01 Lösch, S. 9 (K 19) zur Begründung der Aufrechterhaltung der Marke Folgendes festgestellt:
„Ballermann“ stellt eine Verballhornung des Namens des Strandlokals „Balneario 6“ dar und bezeichnet damit in umgangssprachlicher Weise eine bestimmte Lokalität auf Mallorca. Hiermit verbindet sich jedoch zumindest ursprünglich keine Aussage über verkehrswesentliche Eigenschaften der verschiedenen Waren und Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht.
Eine größere Bekanntheit und damit einen beschreibenden Anklang in Bezug auf einzelnen Waren und Dienstleistungen des Verzeichnisses erlangte „Ballermann“ erst durch die Anmeldung der Marke „Ballermann 6“ durch den Ehemann der Antragsgegnerin im Herbst 1994 […] Sofern sich derzeit für einzelne Waren und Dienstleistungen, wie etwa alkoholische Getränke, Musikzusammenstellungen oder Unterhaltungsveranstaltungen, mit der angegriffenen Marke bestimmte Vorstellungen verbinden, handelt es sich bei diesen nicht um solche in Zusammenhang mit dem Namen einer Strandbar auf Mallorca, sondern um solche in Zusammenhang mit der Marke „Ballermann“. Zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke wies diese daher als allgemeine Bezeichnung keinen konkreten Aussagegehalt auf. Lediglich als bestehende Marke verbanden sich mit der angegriffenen Marke bestimmte Vorstellungen. […].“

ee) Der angesprochene Verkehr wird im Streitfall auch unter Berücksichtigung der Art und Weise der Zeichenverwendung in der blickfangmäßigen Zeichenverwendung „BALLERMANN-PARTY“ bzw. „Ballermann Party mit N.“ (vgl. Anlagenkonvolut K 5) keine rein beschreibende Angabe erblicken. Mit dem Begriff „Ballermann“ werden die angesprochenen Verkehrskreise zwar bestimmte Assoziationen im Hinblick auf eine Örtlichkeit auf der spanischen Ferieninsel Mallorca, an welcher ein ausschweifendes Partyleben stattfindet, verbinden. Eine beschreibende Bedeutung im Hinblick auf eine Partyveranstaltung (in Deutschland) im Sinne eines allgemeinen Gattungsbegriffs kann der Bezeichnung aber - auch im Hinblick auf die streitgegenständliche Art und Weise der Verwendung, nämlich unter plakativ kennzeichnender Verwendung des Begriffs „Ballermann“ als Bezeichnung der beworbenen Party - nicht entnommen werden (vgl. bereits OLG München vom 29.11.2001, 6 U 4146/01, K 18 und OLG München 29 U 3240/05, K 28). Eine beschreibende Bedeutung des Begriffs „Ballermann“ in Bezug auf Partyveranstaltungen lässt sich auch nicht den von Beklagtenseite vorgelegten Auszügen aus dem deutschen Duden (vgl. Anlagen B 3 und B 4) entnehmen. Soweit dort als eine von mehreren Bedeutungen das „Gebiet an der Playa de Palma auf Mallorca, das durch eine Vielzahl von Bars, Strandcafes und Ähnlichem gekennzeichnet ist“ genannt wird, entspricht dies der oben bereits erwähnten, vom angesprochenen Verkehr mit dem Begriff „Ballermann“ verbundenen Assoziation, stellt aber keine beschreibende Bedeutung in Bezug auf eine Partyveranstaltung dar. Tatsächliche Umstände, aus denen sich ergeben würde, dass der Begriff „Ballermann“ vom Verkehr in geläufiger Weise als allgemein beschreibende Bezeichnung in Bezug auf Partyveranstaltungen in Deutschland verwendet würde, sind auch von Beklagtenseite nicht dargetan. Demgegenüber hat die Klägerin - unbestritten - vorgetragen, dass Partyveranstaltungen, die in Deutschland unter der Bezeichnung „Ballermann“ stattfinden, Gegenstand von Lizenzierungen aus den Klagemarken seien."


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