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OLG Hamburg: New York Times kann sich in Deutschland nicht auf Werktitelschutz an "Wordle" berufen weil das Spiel vor dem Verkauf rein privat und nicht im geschäftlichen Verkehr genutzt wurde

OLG Hamburg
Urteil vom 13.05.2026
3 U 74/24


Das OLG Hamburg hat entschieden, dass sich die New York Times in Deutschland nicht auf Werktitelschutz an der Bezeichnung „Wordle" berufen kann, weil der das Spiel vom urspränglichen Entwickler vor dem Verkauf an die New York Times rein privat und nicht im geschäftlichen Verkehr genutzt wurde.

Aus den Entscheidungsgründen:
1. Die zulässige Berufung ist unbegründet, weil die zulässige Klage unbegründet ist.

a) Die Klägerin hat keinen Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten gemäß § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG wegen eines vor Anmeldung der Beklagtenmarke bestehenden Werktitelrechts an dem Zeichen „Wordle“.

Nach § 15 Abs. 1 MarkenG gewährt der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Ausweislich § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt. § 5 Abs. 3 MarkenG regelt, dass Werktitel die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken sind.

Das Landgericht hat zu Recht und mit zutreffender Begründung festgestellt, dass im Streitfall zugunsten der Klägerin kein gegenüber der Beklagtenmarke prioritätsbesseres Recht am Werktitel „Wordle“ entstanden ist, weil zum einen die Klägerin das Zeichen selbst erst im Laufe des Februars 2022 genutzt hat und zum anderen die Verwendung des Titels „Wordle“ auf der Website von J. W. bis zum 01.02.2022 nicht im geschäftlichen Verkehr erfolgte, sodass ein Werktitelrecht nicht entstehen und mit der Vereinbarung vom 31.01.2022 auf sie übergehen konnte.

aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entsteht der Werktitelschutz gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG grundsätzlich mit der Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im geschäftlichen Verkehr im Inland (vgl. GRUR 2026, 78, Rn. 17, 18, 43 jew. m.w.N. – Moneypenny).

Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Bezug auf eingetragene Marken vor, wenn sie im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. BGH, GRUR 2020, 1311 Rn. 43 – Vorwerk unter Verweis auf EuGH GRUR 2010, 445 Rn. 50 – Google France und Google; BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 21 – profitbricks.es; BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 16 – MOST-Pralinen). Sie muss der Förderung eines beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszwecks dienen (vgl. BGH, GRUR 2004, 241, 242 – GeDIOS), wobei Entgeltlichkeit nicht zwingend ist (vgl. BGH, GRUR 1987, 438, 440 – Handtuchspender); maßgeblich ist die erkennbar nach außen in Erscheinung tretende Zielrichtung des Handelnden (vgl. BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 21 – profitbricks.es).

Diese Maßstäbe gelten sowohl für die Prüfung, ob ein Handeln im geschäftlichen Verkehr auf Verletzerseite als auch – wie hier – auf Verletztenseite vorliegt; eine Differenzierung ist nicht geboten. So setzt die höchstrichterliche Rechtsprechung für die Schutzentstehung ausdrücklich die Ingebrauchnahme im Inland in einer Weise, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt, voraus (vgl. BGH, GRUR 2016, 1066 Rn. 23 – mt-perfect; BGH, GRUR 2008, 1099, Rn. 36 – afilias.de jeweils für Unternehmenskennzeichen).

bb) Die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Bezug auf das Handeln im geschäftlichen Verkehr für Marken entwickelten Maßstäbe gelten gleichermaßen für Unternehmenskennzeichen und Werktitel gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG (vgl. dazu schon Senat, GRUR-RR 2018, 286 Rn. 52 – Werktitel Tagesschau). Eine differenzierende Auslegung des Tatbestandsmerkmals des Handelns im geschäftlichen Verkehr innerhalb des Regimes des Markengesetzes lässt sich der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht entnehmen und ist auch nicht veranlasst (im Sinne einer einheitlichen Tatbestandsmerkmalauslegung auch Ingerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, 4. Aufl. 2023, MarkenG, § 14 Rn. 66, § 15 Rn. 26 und Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 15 Rn. 16). Durch die Kategorisierung des Werktitels als „geschäftliche Bezeichnung“ in § 5 Abs. 1 MarkenG verdeutlicht bereits der Gesetzeswortlaut den tatbestandlich vorausgesetzten Bezug zum Geschäftsverkehr. Funktion des Begriffs des geschäftlichen Verkehrs ist die Abgrenzung des Anwendungsbereichs des Markengesetzes, welches insoweit nicht zwischen Marken und geschäftlichen Bezeichnungen differenziert. Dies entspricht auch dem gesetzgeberischen Willen, ausweislich dessen die Ansprüche des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung parallel mit denen des Inhabers einer Marke gestaltet sein sollen (vgl. Begr. des RegE zum Markenrechtsreformgesetz, BT-Drs. 12/6581, 67).

Würde dagegen – wie die Klägerin meint – die bloße Wahrnehmbarkeit des Werktitels nebst Werk auf dem Markt als geschäftliches Handeln ausreichen, ließe jedwede private Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im Inland Werktitelschutz entstehen, solange die hinreichende Wahrnehmbarkeit vorliegt. Dies käme einer vollständigen Aushöhlung des markenrechtlichen Begriffs des geschäftlichen Verkehrs gleich und hätte die Konsequenz der systemwidrigen Ausweitung des Anwendungsbereichs des Markenrechts auf private Titelnutzungen insbesondere im Internet. Soweit die Klägerin besorgt, die hier vertretene Auslegung führe dazu, dass im Falle des kostenlosen Zurverfügungstellens von Titeln deren Entwickler rechtlos gestellt seien, ist darauf zu verweisen, dass grundsätzlich auch unentgeltliches Handeln ein solches im geschäftlichen Verkehr darstellen kann, wenn es im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit steht (s.o.). Die hier vertretene Auslegung beschneidet auch nicht den Schutz des geistigen Eigentums, zumal Titel mit hinreichender Werkqualität im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG grundsätzlich urheberrechtlichen Schutz beanspruchen können, dessen Entstehung kein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraussetzt.

cc) Unter Anlegung dieser Maßstäbe ist – wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat – in der Nutzung des Werktitels bis zum 01.02.2022 ein Handeln im geschäftlichen Verkehr durch J. W. auf welches sich die Klägerin als Rechterwerberin berufen könnte, nicht gegeben. In der Gesamtschau der erkennbar nach außen in Erscheinung tretenden Zielrichtung des Handelns von J. W. lässt sich keine auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtete kommerzielle Tätigkeit, sondern vielmehr eine solche im privaten Bereich feststellen.

Die Website unter der Adresse www.p..co.uk/wordle wies im gesamten maßgeblichen Zeitraum keine Werbung auf und es ist auch im Übrigen weder vorgetragen noch ersichtlich, dass J. W. den Seiteninhalt – und damit insbesondere das Rätselspiel „Wordle“ – erkennbar kommerzialisiert hätte. Vielmehr verdeutlicht der Seiteninhalt

„Hi, I'm J.

I enjoy building unique products that focus on human interaction.

Things about me

• I am an artist, product manager and engineer.

• I live in Oakland, CA Brooklyn, NY.

• On the internet, I often go by p..“

aufgrund der persönlichen Ansprache unter Verwendung des Vornamens und der persönlichen Angaben zu Vorlieben, Wohnort und Internet-Pseudonym den privaten Charakter der Website. Dazu trägt des Weiteren bei, dass der Domainname entsprechend dem von J. W. für seine Tätigkeiten im Internet ausgesuchten Pseudonym und nicht etwa vor einem kommerziellen Hintergrund gewählt wurde. Diese rein private Anmutung der Website steht in Einklang mit den nachfolgend wiedergegebenen Aussagen W. in einem von dem Beklagten mit Anlage B 10 vorgelegten Time-Interview vom 01.02.2022, die dessen nicht-kommerzielle Absichten bei der Website-Gestaltung verdeutlichen:

„‚That was never the goal, really, to make money,’ he said in the car. ‚The goal was to make a game that my partner would enjoy playing. What’s interesting is, people ask me all the time about the monetization stuff. Like, ‘You could put ads on it, You could do premium.’ And I don’t know, maybe I’m an idiot. None of that really appeals to me. I think because I started with the intention of not doing it, it’s been easy to say no. If I’d been trying to make a viral game I think it would be very different.’”

Auf Deutsch:

„‚Es war eigentlich nie das Ziel, Geld zu verdienen“, sagte er im Auto. ‚Ziel war es, ein Spiel zu entwickeln, das meine Partnerin gerne spielt. Das Interessante ist, dass mich die Leute ständig nach der Monetarisierung fragen. Zum Beispiel: ‚Du könntest Werbung einbauen, du könntest Premium machen.‘ Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein Idiot. Nichts davon reizt mich wirklich. Ich glaube, weil ich mit der Absicht angefangen habe, es nicht zu tun, war es einfach, nein zu sagen. Wenn ich versucht hätte, ein virales Spiel zu machen, wäre es wohl ganz anders gelaufen.“

Zutreffend hat das Landgericht überdies angenommen, dass die zunehmende Aufmerksamkeit sowohl in Gestalt von Website-Besuchern als auch durch die internationale Presse insbesondere ab Januar 2022 nicht zur Nutzung des Werktitels im geschäftlichen Verkehr geführt hat, da es weiterhin an einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit W. fehlte, die erkennbar nach außen in Erscheinung getreten wäre. Machte man den Charakter der Benutzung von solchen externen Faktoren abhängig, läge die Ausgestaltung der Benutzung bei derart beliebten Veröffentlichungen im Internet regelmäßig nicht mehr in der Hand des Benutzers. Dies stünde im Widerspruch zu der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach welcher es zur Feststellung des Handelns im geschäftlichen Verkehr maßgeblich auf die Zielrichtung des Handelnden ankommt (vgl. GRUR 2016, 810 Rn. 21 m.w.N. – profitbricks.es).

Schließlich fallen auch die auf eine Kommerzialisierung gerichteten Vertragsgespräche W. und der Rechteverkauf im Januar 2022 nicht ins Gewicht – in der maßgeblichen Außenwirkung war die Websitegestaltung und damit die Nutzung des Titels „WORDLE“ weiterhin unverändert privater Natur.

b) Der Klägerin steht auch der hilfsweise geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 2 lit. a), lit. b) UMV wegen einer Verletzung der Klagemarke durch die Benutzung der Beklagtenmarke gegen den Beklagten nicht zu.

aa) Gemäß Art. 9 Abs. 2 UMV hat der Inhaber einer Unionsmarke unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn entweder das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist (Art. 9 Abs. 2 lit. a) UMV) oder das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV).

bb) Ein solcher Anspruch ist indes gemäß § 6 Abs. 4 MarkenG i.V.m. Art. 8, 36, 37 UMV ausgeschlossen, wenn den Kollisionsmarken derselbe Tag als ihr Zeitrang zukommt.

So liegt der Fall hier, weil die Klagemarke und die Beklagtenmarke jeweils am 01.02.2022 angemeldet wurden und daher dieselbe Priorität beanspruchen.

Der Gleichrangigkeit der Rechte steht das Verhalten des Beklagten in Bezug auf die Anmeldung der Beklagtenmarke nicht entgegen. Dies wäre anzunehmen, wenn – wie von der Klägerin geltend gemacht – seitens des Beklagten Umstände vorlägen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als unlauter erscheinen ließen (vgl. BGH, GRUR 2008, 621, Rn. 35 – AKA-DEMIKS für ein prioritätsälteres Recht).

Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht insoweit allerdings festgestellt, dass eine Mitbewerberbehinderung gemäß §§ 3, 4 Nr. 4 UWG wegen unlauterer Markenanmeldung nicht vorliegt.

(1) Die Vorschrift des § 4 Nr. 4 UWG ist in den Fällen des Zeichenerwerbs zu Behinderungszwecken grundsätzlich neben § 8 Abs. 2 Nr. 14 und § 50 Abs. 1 MarkenG sowie neben Art. 59 Abs. 1 lit. b) UMV anwendbar (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann/A. Nordemann, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 2 Rn. 13 m.w.N.; Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 44. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 4.77 m.w.N.).

(2) Nach § 4 Nr. 4 UWG handelt unlauter, wer Mitbewerber gezielt behindert. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung kann eine wettbewerbswidrige Behinderung grundsätzlich auch durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke erfolgen. Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt. Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht entgegen (BGH, GRUR 2008, 621, Rn. 21 m.w.N. – AKADEMIKS).

(a) Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH, a.a.O. m.w.N.).

(aa) Im Streitfall lag bis zum 01.02.2022 kein schutzwürdiger Besitzstand der Klägerin beziehungsweise J. W. vor, von dem der Beklagte Kenntnis hatte oder hätte haben müssen.

Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt voraus, dass das Zeichen im Inland zum Prioritätszeitpunkt entweder auf Grund einer im Inland erfolgten Nutzung oder im Hinblick auf eine überragende Verkehrsgeltung im Ausland eine gewisse Bekanntheit erreicht hat (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 22 m.w.N.). Da sich der Tatbestand des § 4 Nr. 4 UWG auf geschäftliche Handlungen bezieht und den Mitbewerber vor einer Beeinträchtigung seiner geschäftlichen Entfaltungsmöglichkeiten schützen soll (vgl. Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 44. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 4.6), muss es sich bei der erfolgten Nutzung um eine solche mit geschäftlichem Bezug handeln.

Hier hat – wie festgestellt – die Klägerin beziehungsweise J. W. das Zeichen „Wordle” vor dem Prioritätszeitpunkt am 01.02.2022 indes rein privat genutzt. Daher ist auch der – von dem Beklagten als verspätet gerügte – klägerische Vortrag, J. W. habe seit Oktober 2021 über Markenschutz an dem Zeichen „WORDLE“ für ein Worträtselspiel verfügt, wobei die Klägerin auf die mit Rückwirkung („first use“) angemeldete US-Marke abstellt, nicht behelflich, sodass der Senat über die Verspätung des Vortrags nicht entscheiden muss. Denn maßgeblich für die Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstands im Rahmen des § 4 Nr. 4 UWG ist das deutsche Wettbewerbs- beziehungsweise Markenrecht. Vor diesem Hintergrund kann auch dahinstehen, ob das US-Markenrecht – was zwischen den Parteien streitig ist – schon aufgrund der unstreitigen Website-Gestaltung ab Oktober 2021 Schutz in Form einer nicht eingetragenen Benutzungsmarke gewährt hat. Da es bereits an einer geschäftlichen Handlung durch J. W. fehlt, kann ferner dahinstehen, ob ein hinreichender Inlandsbezug vorliegt.

Das Zeichen „Wordle“ hat – wie das Landgericht ebenfalls zutreffend festgestellt hat – auch nicht im Inland wegen einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland eine gewisse Bekanntheit erlangt, da wegen der rein privaten Nutzung schon keine überragende Verkehrsgeltung im Ausland angenommen werden kann.

(bb) Darüber hinaus hatte der Beklagte auch einen zureichenden sachlichen Grund für die Anmeldung der Beklagtenmarke. Denn er hatte die Entwicklung seiner Version des Rätselspiels im Dezember 2021 und damit zu einem Zeitpunkt aufgenommen, in dem er keine Kenntnis von einem schutzwürdigen Besitzstand in Bezug auf den Werktitel „Wordle“ hatte. Dass er nach Kenntnisnahme von dem Rechteerwerb durch die Klägerin am 31.01.2022 zügig eine Marke anmelden wollte, um die bereits mehrere Wochen andauernde Entwicklung auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter dem Zeichen „Wordle“ kommerzialisieren zu können, ist lauterkeitsrechtlich nicht bedenklich.

(b) Besondere Umstände, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, können ferner auch darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, a.a.O., Rn. 21).

Auch hierfür sind im Streitfall hinreichende Anhaltspunkte weder vorgetragen noch ersichtlich.

Voraussetzung insoweit ist die objektive Eignung des angemeldeten Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, sowie eine entsprechende Absicht (Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 44. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 4.84b m.w.N.). Die Behinderungsabsicht setzt voraus, dass der Markenanmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im Ausland bereits für identische oder gleichartige Waren benutzt wird, und sich ihm nach den Umständen zumindest die Kenntnis aufdrängen muss, dass der Inhaber der ausländischen Marke die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 26 m.w.N.). Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs grundsätzlich hinzunehmenden Behinderung ist erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die Markenanmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist. Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die Subsumtion eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 32 m.w.N.).

Hier fehlt es an einer Behinderungsabsicht des Beklagten, da ihm aufgrund der rein privaten Nutzung des Zeichens „Wordle“ durch J. W. bis zum Prioritätszeitpunkt keine tatbestandsrelevante Zeichennutzung im Ausland bekannt sein konnte oder musste. Im Übrigen ergibt sich auch aus der gebotenen Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls nicht, dass seitens des Beklagten als wesentliches Motiv die Absicht bestand, die Beklagtenmarke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Denn dem Beklagten ging es bei der Markenanmeldung darum, seine eigene Version des Rätselspiels unter dem Zeichen „Wordle“ zu kommerzialisieren. Dass der Beklagte der Klägerin mit der Anmeldung eines mit dem von J. W. privat genutzten Zeichen identischen Zeichens offenbar zuvorkommen wollte, ist insbesondere deswegen nicht unlauter, weil er seine Version des Rätselspiels zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Wochen entwickelt hatte, ohne Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis von einer tatbestandsrelevanten Zeichennutzung im Ausland – die auch nicht vorlag – zu haben. Aus demselben Grund führt auch die ähnliche Gestaltung des Rätselspiels nicht zur Annahme des zweckfremden Einsatzes der Beklagtenmarke als wesentliches Motiv des Beklagten.

c) Aufgrund des unter a) und b) Dargelegten stehen der Klägerin auch die haupt- und hilfsweise geltend gemachten Annexansprüche auf Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Rückruf und Vernichtung nicht zu.

d) Die Klägerin hat des Weiteren keinen Anspruch auf Löschung der Beklagtenmarke gegen den Beklagten gemäß §§ 3, 4 Nr. 4, 8 Abs. 1 UWG. Denn dem Beklagten ist – wie unter b) festgestellt – kein unlauteres Verhalten im Rahmen der Anmeldung der Beklagtenmarke vorzuwerfen.

e) Auch der hilfsweise geltend gemachte Löschungsanspruch gemäß §§ 12, 15 Abs. 2, Abs. 4, 51 Abs. 1 MarkenG steht der Klägerin mangels Vorliegens eines prioritätsbesseren Werktitelschutzes (hierzu unter a)) nicht zu.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

3. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 10, § 711, § 709 S. 2 ZPO.

4. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts. Die vorliegende Sache erschöpft sich in der Anwendung gesicherter Rechtsgrundsätze auf den Einzelfall.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

EuG: Eintragung der Wortmarke Obelix für Schusswaffen, Munition und Sprengstoff kann die Markenrechte des Herausgebers der Asterix und Obelix Comics verletzen und in ihrem Ruf schädigen

EuG
Urteil vom 13.05.2026
T-24/25
Les Éditions Albert René / EUIPO – Works 11 Michał Lubiński (Obelix)


Das EuG hat die Entscheidung des EUIPO aufgehoben, mit der der Antrag von Les Éditions Albert René auf Nichtigerklärung der Wortmarke Obelix für Schusswaffen, Munition und Sprengstoffe abgelehnt worden war. Les Éditions Albert René ist der Herausgeber der Asterix und Obelix Comics und hatte die Nichtigerklärung beantragt, weil die Eintragung die Markenrechte des Verlags verletzen und den Ruf der älteren Unionsmarke OBELIX schädigen kann. Das EUIPO hatte die Bekanntheit der älteren Marke nicht hinreichend geprüft und die für eine Rufschädigung erforderliche Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken nicht umfassend bewertet.

Die Pressemitteilung des Gerichts:
Die Weigerung des EUIPO, die Wortmarke Obelix für Waffen, Munition und Sprengstoffe für nichtig zu erklären, wird vom Gericht für ungültig erklärt

Im Jahr 2022 hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Wortmarke Obelix für Waren im Bereich Schusswaffen, Munition und Sprengstoffe für ein polnisches Unternehmen eingetragen.

Les Éditions Albert René, Herausgeber der Comic-Buchreihe Asterix und Obelix, hat die Nichtigerklärung dieser Marke auf der Grundlage ihrer älteren Unionsmarke OBELIX und der Schädigung des Rufs dieser Marke beantragt. Das EUIPO hat diesen Antrag jedoch u. a. mit der Begründung abgelehnt, dass die Bekanntheit der älteren Marke nicht hinreichend nachgewiesen worden sei.

Mit seinem Urteil hebt das Gericht der Europäischen Union, das von Les Éditions Albert René angerufen wurde, die Entscheidung des EUIPO auf.

Es weist darauf hin, dass die Bekanntheit einer Marke anhand aller maßgeblichen Faktoren des Einzelfalls2 zu beurteilen ist, auch wenn jeder dieser Faktoren für sich genommen nicht ausreicht, um die Bekanntheit nachzuweisen.

Die vom EUIPO durchgeführte Beurteilung der Bekanntheit der Marke OBELIX beruhte jedoch auf einer unvollständigen und fehlerhaften Analyse. Insbesondere hat das EUIPO Beispiele verschiedener Waren nicht korrekt berücksichtigt, auf denen der Begriff „Obelix“ bzw. „Obélix“ zusammen mit dem Symbol ® angebracht war, was zeigt, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt. Es war auch nicht gerechtfertigt, Beweismittel außer Acht zu lassen, auf denen dieses Zeichen in Kombination mit dem Zeichen Asterix verwendet wurde. Eine solche Verbindung steht der Feststellung, dass der Begriff „Obelix“ individuell als eigenständige Marke wahrgenommen wird, die Bekanntheit erlangt haben kann, nämlich nicht entgegen.

Das Gericht ist außerdem der Ansicht, dass das EUIPO die Verbindung zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Marken, die dazu führen kann, dass sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen miteinander assoziiert werden und auch die Bekanntheit der älteren Marke beeinträchtigen kann, nicht ausreichend beurteilt hat.

Eine solche Beurteilung kann sich nicht, wie vom EUIPO zu Unrecht geltend gemacht, auf die Feststellung beschränken, dass die Unterschiede zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu groß seien, und auch nicht darauf, dass es keine Überschneidungen der maßgeblichen Verkehrskreise gebe. Das Bestehen einer solchen Verbindung ist umfassend unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren zu prüfen, einschließlich des Grads der Unterscheidungskraft der älteren Marke, ob originär oder durch Benutzung erworben.


Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BPatG: Keine Eintragung der Marke "Neuschwansteiner" für Getränke da es sich um eine freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe handelt

BPatG
Beschluss vom 19.01.2026
26 W (pat) 34/17
Neuschwansteiner

Das BPatG hat entschieden, dass die Marke "Neuschwansteiner" nicht für Getränke eingetragen werden kann, da es sich um eine freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe handelt

Leitsatz des Gerichts:
Für das Vorliegen einer freihaltebedürftigen geographischen Herkunftsangabe von Ortsbezeichnungen, welche nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betroffenen Warengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 26 - Chiemsee; GRUR 2018, 1146 Rn. 37 – NEUSCHWANSTEIN), bedarf es keiner objektiven Beziehung zwischen dem bezeichneten Ort und den fraglichen Waren oder Dienstleistungen. Insbesondere ist hierfür nicht erforderlich, dass eine Herstellung der Waren in der betroffenen geografischen Region bereits stattfindet oder zukünftig vernünftigerweise erwartet werden kann. Ausreichend ist vielmehr eine ideelle Beziehung zwischen dem Ort und den fraglichenWaren oder Dienstleistungen, etwa, wenn vom Nimbus eines (bekannten) Ortes profitiert wird, der auf die Waren oder Dienstleistungen erstreckt werden soll.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH: Markenrechtliche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn kann auch vorliegen wenn die relevanten Waren nur ähnlich sind

BGH
Beschluss vom 20.11.2025
I ZB 30/25
H 15/Hecht H 15
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1; MarkenG aF § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2


Der BGH hat entschieden, dass eine ´markenrechtliche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn auch vorliegen kann, wenn die relevanten Waren nur ähnlich sind.

Leitsätze des BGH:
a) Das der Regelung des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aF zugrunde liegende Prinzip der "wandernden Benutzungsfrist" steht mit der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und der Richtlinie
2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke in Einklang.

b) Eine Marke wird rechtserhaltend benutzt, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Ware, für die die Marke tatsächlich benutzt wird, mit der Ware gleichsetzen, für die die Marke Schutz beansprucht. Ist die ältere Marke für Arzneimittel geschützt, kann für die Definition dieses Begriffs auf die Vorschriften der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel und des Arzneimittelgesetzes zurückgegriffen werden.

c) Die Fallgruppe der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn aufgrund einer selbständigen kennzeichnenden Stellung der älteren Marke in der jüngeren ist nicht auf den Fall der Identität der Waren beschränkt, für die die einander gegenüberstehenden Zeichen Schutz genießen, sondern kommt auch in Betracht, wenn diese Waren einander nur ähnlich sind.

BGH, Beschluss vom 20. November 2025 - I ZB 30/25 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BMJV: Entwurf der Verordnung zur Neuregelung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV)

Das BMJV hat den Referentenentwurf der Verordnung zur Neuregelung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV) veröffentlicht.

Aus demn Entwurf:
A. Problem und Ziel
Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) war schon in frühen Jahren Vorreiter bei der Digitalisierung seiner Anmelde- und Kommunikationswege. Seit dem Jahr 2003 bietet es elektronische Einreichungsmöglichkeiten an. Seit 2017 kann das DPMA Dokumente an seine Kundinnen und Kunden elektronisch zustellen. Über 90 Prozent aller Patent- und Designanmeldungen und über 85 Prozent aller Markenanmeldungen gehen inzwischen elektronisch beim DPMA ein.

Um dem technischen Wandel Rechnung zu tragen, müssen diese Anmelde- und Kommunikationswege vom und zum Amt weiterentwickelt und dem technischen Fortschritt angepasst werden. Die Grundlage hierfür wird mit der vorliegenden Neuregelung der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV) geschaffen.

B. Lösung
Die Neuregelung ersetzt die bestehende ERVDPMAV und schafft die nötigen Rechtsgrundlagen, um die digitalen Kommunikationswege des DPMA weiter auszuweiten und zu modernisieren.

Die Neuregelung schafft insbesondere die Rechtsgrundlagen für den Aufbau eines webbasierten Nutzerportals des DPMA, das die elektronische Einreichung, Zustellung und Verwaltung gewerblicher Schutzrechte ermöglichen und moderne Registrierungs- und Authentisierungsmittel verwenden wird.

Erfasst von der Neuregelung der Verordnung sind aber auch die etablierten Dienste des DPMA wie DPMAdirektPro und DPMAdirektWeb, die bis zur technischen Umsetzung des Nutzerportals weiterbetrieben und mit dieser Verordnung punktuell verbessert werden.

Zudem erweitert die Neuregelung der Verordnung die Möglichkeit der Nutzung digitaler Dienste europäischer und internationaler Ämter auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes für die Einreichung elektronischer Dokumente beim DPMA. Insbesondere werden die Nutzungsmöglichkeiten der von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zur Verfügung gestellten Datenbank für elektronische Prioritätsbelege WIPO Digital Access Service (WIPO DAS) erweitert.

Die Neuregelung schafft außerdem eine einfache Möglichkeit des Austauschs elektronischer Dokumente während Anhörungen und mündlichen Verhandlungen. Hierdurch wird die Effizienz von Anhörungen und mündlichen Verhandlungen weiter gesteigert, insbesondere wenn diese per Videokonferenz stattfinden.

Schließlich werden die Regelungen zur Zustellung elektronischer Dokumente modernisiert und vereinfacht.


Den vollständigen Entwurf finden Sie hier:

BGH: 100.000 EURO Streitwert für das Rechtsbeschwerdeverfahren in einem Markenlöschungsstreit bei umfänglich benutzter und gut am Markt eingeführter Marke angemessen

BGH
Beschluss vom 05.06.2025
I ZB 50/24


Der BGH hat entschieden, dass ein Streitwert in Höhe von 100.000 EURO für das Rechtsbeschwerdeverfahren in einem Markenlöschungsstreit bei umfänglich benutzter und gut am Markt eingeführter Marke angemessen ist.

Aus den Entscheidungsgründen:
Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts des Rechtsbeschwerdeverfahrens im Markenlöschungsstreit ist das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke. Nach der Rechtsprechung des Senats entspricht eine Festsetzung des Gegenstandswerts auf 50.000 € für das Rechtsbeschwerdeverfahren in einem Markenlöschungsstreit im Regelfall billigem Ermessen (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Dezember 2017 - I ZB 45/16, WRP 2018, 349 [juris Rn. 1]; Beschluss vom 3. Juni 2024 - I ZB 59/23, juris Rn. 2 mwN). Im Einzelfall kann der Wert angesichts des Interesses des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner umfänglich benutzten Marke auch deutlich darüber liegen (BGH, Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13, juris Rn. 7, mwN).

Im Streitfall hat das Bundespatentgericht den Gegenstandswert im Hinblick darauf auf 100.000 € festgesetzt, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine umfänglich benutzte und am Markt gut eingeführte Marke handelt. Auf die Anregung des Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin, der die Markeninhaberin und ihr Verfahrensbevollmächtigter nicht entgegengetreten sind war der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren deshalb ebenfalls auf diesen Betrag festzusetzen

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BPatG: Zur Eintragungsfähigeit der Farbmarke Orange für Bau- und Heimwerkerartikel

BPatG
Beschluss vom 05.06.2025
Aktenzeichen: 29 W (pat) 24/18
§ 50 I MarkenG n. F., §§ 50 II MarkenG a. F. i V. m. § 158 VIII n. F. i. V. m. §§ 8 II Nr. 1, 2, 10, 8 III MarkenG a. F.


Das BPatG hat sich vorliegend mit der Eintragungsfähigeit der Farbmarke Orange für Bau- und Heimwerkerartikel befasst.

Leitsätze des BPatG:
1. Bei Waren und Dienstleistungen des Massenkonsums zählt grundsätzlich die Gesamtbevölkerung zu den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei regelmäßig diejenigen Teile des Verkehrs ausgenommen werden können, die den Erwerb der Waren bzw. die Inanspruchnahme der Dienstleistungen „kategorisch ablehnen“ (vgl. BGH GRUR 2006, 760 Rn. 22 – LOTTO). Eine solche Einschränkung der angesprochenen Verkehrskreise setzt jedoch voraus, dass ein Ausschluss der künftigen Inanspruchnahme der Dienstleistungen oder des künftigen Erwerbs der Waren nachvollziehbar ist, was in Bezug auf die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen ist und bei grundlegenden Leistungen oder Produkten ausgeschlossen sein kann.

2. Im Nichtigkeitsverfahren trifft den Markeninhaber auch in den Fällen die Feststellungslast hinsichtlich der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung, in denen die Eintragung der Marke als verkehrsdurchgesetzt durch das DPMA auf der Grundlage eines demoskopischen Gutachtens erfolgte. Dem steht ein Vertrauensschutz des Markeninhabers nicht entgegen.

3. Eine Entscheidung zu Lasten des Markeninhabers aufgrund der ihn treffenden Feststellungslast hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Nichtigkeitsantrag kann auch dann erfolgen, wenn das von ihm eingereichte demoskopische Gutachten zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Entscheidungszeitpunkt zwar nicht an wesentlichen Mängeln leidet und einen bereinigten Kennzeichnungsgrad von knapp 50 % ergibt, die Werte dieses Gutachtens aber durch die stark abweichenden Ergebnisse eines vom Antragsteller eingereichten demoskopischen „Gegen“-Gutachtens erheblich in Frage gestellt werden.

4. Ohne entsprechendes Beweisangebot des Markeninhabers und ohne Kostenvorschuss ist die Einholung eines demoskopischen Gutachtens von Amts wegen und (zunächst) auf Kosten der Staatskasse regelmäßig nicht geboten.

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BGH: Bundespatentgericht muss nach Rechtsbeschwerde erneut über Löschung der Farbmarke NJW-Orange des Beck Verlages entscheiden

BGH
Beschluss vom 24.04.2025
I ZB 50/24


Der BGH hat entschieden, dass das BPatG erneut über die Löschung der Farbmarke NJW-Orange des Beck Verlages entscheiden muss.

Aus den Entscheidungsgründen:
aa) Nach der im vorliegenden Verfahren ergangenen Entscheidung des Senats obliegt es dem Markeninhaber, diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt (BGH, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 39] - NJW-Orange). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs können bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden. Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen, die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt. Bei der Frage, ob sich eine Farbe im Verkehr als Marke durchgesetzt hat, wird sich die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung im Regelfall erst nach Vorlage eines methodisch einwandfreien Parteigutachtens oder eines von Amts wegen einzuholenden gerichtlichen Sachverständigengutachtens treffen lassen (BGH, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 32] - NJW-Orange, mwN). Ein solches Parteigutachten oder gerichtliches Sachverständigengutachten zur Verkehrsdurchsetzung kann nur dann repräsentative Ergebnisse liefern, wenn der Markeninhaber nicht zeitgleich oder in zeitlichem Zusammenhang mit der demoskopischen Befragung Werbekampagnen startet, die die in Rede stehende Marke besonders hervorheben.

bb) Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Bundespatentgericht bei Berücksichtigung des von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vorbringens der Antragstellerin zu der Erkenntnis gelangt wäre, dass der Markeninhaberin der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht gelungen ist.


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LG Hamburg: New York Times hat keine Ansprüche wegen bösgläubiger Markenanmeldung gegen Inhaber der deutschen Marke "Wordle"

LG Hamburg
Urteil vom 18.07.2024
327 O 195/23


Das LG Hamburg hat entschieden, dass die New York Times keine Ansprüche wegen bösgläubiger Markenanmeldung gegen den Inhaber der deutschen Marke "Wordle" hat.

Aus den Entscheidungsgründen:
Der Klägerin stehen der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten weder unter dem Gesichtspunkt des Werktitelschutzes noch aus ihrer Unionswortmarke „WORDLE“ zu (dazu unten I.). Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der deutschen Wortmarke „Wordle“ des Beklagten steht ihr nicht unter dem vorrangig geltend gemachten Aspekt der Markenanmeldung in Behinderungsabsicht und auch nicht aufgrund eines prioritätsbesseren Werktitelrechts zu (dazu unten II.). Schließlich stehen ihr auch die geltend gemachten Annexansprüche auf Auskunftserteilung, Schadensersatzfeststellung und Rückruf entsprechend gekennzeichneter Ware gegen den Beklagten nicht zu (dazu III.).

I. Der Klägerin steht kein Unterlassungsanspruch gegen den Beklagten wegen Nutzung des Zeichens „W.“ in der aus den Einblendungen in den Klagantrag ersichtlichen Weise zu.

1. Sie kann sich nicht mit Erfolg auf einen Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG gegen den Beklagten berufen. Ihr steht nämlich kein gegenüber der deutschen Wortmarke „Wordle“ des Beklagten prioritätsbesseres Recht am Werktitel „WORDLE“ zu (a.) und dem Beklagten ist es nicht aus lauterkeitsrechtlichen Gründen oder unter dem Gesichtspunkt der bösgläubigen Markenanmeldung verwehrt, sich auf sein Markenrecht zu berufen (b.).

a. Der Klägerin steht kein deutsches Werktitelrecht zu, das vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der deutschen Wortmarke „Wordle“ durch den Beklagten am 1. Februar 2022 entstanden wäre. Sie selbst hat das Zeichen „WORDLE“ erst im Laufe des Februars 2022 auf ihrer Webseite genutzt. Ihr stehen aber auch keine Werktitelrechte zu, welche durch die Vereinbarung mit J. W. vom 31. Januar 2022 auf sie übergegangen wären. J. W. hat nämlich zu diesem Zeitpunkt selbst kein Recht an einem Werktitel im Sinne von § 5 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 3 MarkenG erworben, über das er mit der Vereinbarung vom 31. Januar 2022 verfügen konnte.

aa. Der Werktitelschutz als geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 5 Abs. 1 Alt. 2 MarkenG entsteht grundsätzlich mit der Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels im geschäftlichen Verkehr im Inland (BGH, GRUR 2019, 535 Rn. 17 – Das Omen; GRUR 2009, 1055 Rn. 41 – airdsl; GRUR 2000, 70, 72, juris-Rn. 28 – SZENE; GRUR 1998, 1010, 1012, juris-Rn. 23 – WINCAD). Es kommt auf die Wahrnehmbarkeit des Werks auf dem Markt an (BeckOK MarkenR/Weiler, 36. Ed. 1.1.2024, MarkenG, § 5 Rn. 220). Das setzt grundsätzlich eine Veröffentlichung voraus. Es spielt keine Rolle, ob der Bezug für den Verkehr mit Entgelten verbunden ist, solange sich der Vertrieb an die Öffentlichkeit richtet (Ingerl/Rohnke/Nordemann/J. B. Nordemann, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 5 Rn. 95).

Die Rechtsprechung legt an das Vorliegen eines Handelns im geschäftlichen Verkehr regelmäßig großzügige Maßstäbe an. Der Begriff ist weit auszulegen und umfasst jede wirtschaftliche Betätigung, mit der in Wahrnehmung oder Förderung eigener oder fremder Geschäftsinteressen am Erwerbsleben teilgenommen wird. Eine Gewinnerzielungsabsicht oder Entgeltlichkeit der Handlung ist nicht erforderlich. Nicht erfasst werden demgegenüber lediglich rein private, wissenschaftliche, politische und amtliche Handlungen. Für das Handeln im geschäftlichen Verkehr kommt es auf die erkennbar nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden an. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ist stets gegeben, wenn juristische Personen handeln. Bei Privatpersonen, Idealvereinen und hoheitlichem Handeln bedarf es dagegen der positiven Feststellung eines Handelns im geschäftlichen Verkehr (BeckOGK/B. Koch, 1.8.2023, BGB § 12 Rn. 529 m. w. Nachw.).

Die Frage, wann Werktitel im geschäftlichen Verkehr genutzt werden, ist – soweit ersichtlich – bislang weder von der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch von der Kommentarliteratur in den Blick genommen worden. Für den aus Sicht der Kammer vergleichbaren Fall der Nutzung von Internetdomains wird angenommen, dass es einer positiven Feststellung bedarf, dass die Domain im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, wobei im Zweifel von einer rein privaten Nutzung auszugehen ist (BGH GRUR 2008, 1099, 1100 – afilias.de). Sind unter der Domain bereits Inhalte hinterlegt, kommt es bei der Beurteilung eines Handelns im geschäftlichen Verkehr maßgeblich auf den Inhalt der Webseite an. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr liegt jedenfalls dann vor, wenn unter der Domain kommerzielle Angebote unterbreitet werden bzw. die Domain zu einem solchen kommerziellen Angebot führt (BGH GRUR 2009, 1055, 1059 – airdsl). Bietet der Domaininhaber dem Inhaber des vermeintlich besseren Rechts die Domain zum Kauf an, begründet dies alleine noch kein Handeln im geschäftlichen Verkehr (BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 25 – profitbricks.es). Dementsprechend liegt eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr ebenfalls noch nicht vor, wenn ein Interessent an den Inhaber eines Domainnamens herantritt und ein Kaufangebot unterbreitet. Wird die Registrierung allerdings bereits mit dem Willen vorgenommen, die Domain zu lizenzieren oder zu veräußern, liegt im Zweifel ein Handeln im geschäftlichen Verkehr vor Ingerl/Rohnke/Nordemann/A. Nordemann, MarkenG § 14 Rn. 85).

Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Nutzung des Werktitels „WORDLE“ durch J. W. auf dessen privater Website nicht im geschäftlichen Verkehr erfolgt ist. Die Website wies unstreitig keinerlei kommerzielle Inhalte auf. Weder fanden sich allgemeine werbliche Inhalte noch konnten irgendwelche Waren oder Dienstleistungen über diese Website bezogen werden. Die gesamte Aufmachung der Website wies den gesamten Januar 2022 hindurch einen unzweifelhaften privaten Charakter auf, wie sich schon der Überschrift „Hi, I am J..“ entnehmen lässt. Auch der verwendete Domainname „www. p..co.uk“ lässt keinen kommerziellen Inhalt erkennen. Schließlich wurde auch das streitgegenständliche Spiel „Wordle“ auf der Seite kostenfrei angeboten. An diesen nach außen erkennbaren Umständen änderte sich bis zum Abschluss der Vereinbarung am 31. Januar 2022 und auch in den Tagen bis zum Umzug auf die Website der Klägerin nichts. Auch die immer stärker steigende Nutzerzahl der Website sowie die Berichterstattung darüber führt nicht dazu, dass sich der Charakter der nach außen unverändert gebliebenen Website geändert hätte. Dass sich viele Menschen für den Inhalt einer Website oder hier für ein dort abrufbares kostenloses Spiel interessieren, führt nicht dazu, dass dessen Titel im geschäftlichen Verkehr genutzt wird, solange der erhöhte Traffic auf der Seite auch weiterhin nicht – etwa durch das Schalten von Werbung – kommerziell genutzt wird.

Es ist entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht davon auszugehen, dass durch die Gespräche, die J. W. im Laufe des Januars mit verschiedenen Interessenten über den Verkauf des Rätselspiels und der damit zusammenhängenden Rechte führte, der Titel „WORDLE“ ab Mitte Januar 2022 im geschäftlichen Verkehr genutzt worden wäre. Der bloße Umstand, dass zu diesem Zeitpunkt die hohe Aufmerksamkeit, welche dem Rätselspiel mit dem Titel „WORDLE“ zuteil wurde, den Kauf des Spiels und der damit zusammenhängenden Rechte für Interessenten attraktiver machte und dadurch die Verhandlungsposition von J. W. stärkte, führt nicht dazu, dass sich zu dieser Zeit das rechtliche Gepräge der Titelnutzung änderte. Dadurch, dass die Website aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs ihren privaten Charakter durchgehend beibehielt, zumal dort nicht über die bereits laufenden Verhandlungen berichtet wurde, erfolgte die Titelnutzung von „WORDLE“ weiterhin privat und nicht im geschäftlichen Verkehr. Wie dies auch bei Internetdomains der Fall ist, führt die bloße Aufnahme von Verkaufsgesprächen noch nicht zu einer kommerziellen Nutzung (vgl. BGH, GRUR 2016, 810 Rn. 25 – profitbricks.es).

bb. Offen bleiben kann deshalb die Frage, ob – eine Aufnahme der Werktitelnutzung bereits im Januar 2022 durch J. W. unterstellt – diese einen hinreichenden Inlandsbezug in der Bundesrepublik Deutschland aufgewiesen hätte. Insoweit dürfte zu fordern sein, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Titelnutzung in Deutschland nicht nur als völlig untergeordnet einzustufen sind, vielmehr von einem „commercial effect“ der Titelnutzung auch in Deutschland auszugehen wäre. An diesem dürfte es aufgrund der fehlenden Kommerzialisierung der Website vor dem 1. Februar 2022 ebenfalls fehlen.

2. Auch der hilfsweise geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 2 lit. a), lit. b) UMV in Verbindung mit der Unionsmarke... „WORDLE“ steht der Klägerin nicht zu. Da sowohl die Unionsmarke der Klägerin als auch die deutsche Wortmarke des Beklagten eine Priorität vom 1. Februar 2022 in Anspruch nehmen, führt dies nach § 6 Abs. 4 MarkenG i. V. m. Art. 36, 37 UMV dazu, dass aus diesen gleichrangigen Kennzeichenrechten gegeneinander keine Ansprüche begründet werden können.

Die Klägerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der Beklagte gehindert sei, sein Markenrecht geltend zu machen, weil die Markenanmeldung gemäß § 4 Nr. 4 UWG in Behinderungsabsicht erfolgt sei.

Die markenrechtlichen Bestimmungen der § 8 Abs. 2 Nr. 14 und § 50 Abs. 1 MarkenG, Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV zur bösgläubigen Markenanmeldung schließen die Anwendung des UWG nicht aus (vgl. Köhler/Alexander, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Auflage 2024, § 4 Rn. 4.84 m. w. Nachw.). Erste Voraussetzung der Unlauterkeit der Markenanmeldung ist insoweit, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass der Mitbewerber ein gleiches oder ein ähnliches Kennzeichen im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren benutzt oder benutzen möchte, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 34–53 – Lindt & Sprüngli; BGH, GRUR 2004, 790 (793) – Gegenabmahnung; BGH, GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Als zweite Voraussetzung müssen besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen (BGH, GRUR 2008, 160 Rn. 19 – CORDARONE; GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; WRP 2010, 764 Rn. 51 – WM-Marken). Letzteres ist etwa der Fall, wenn die Anmeldung ohne ausreichenden sachlichen Grund mit dem Ziel der Störung eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes des Vorbenutzers geschieht oder sie in der Absicht erfolgt, für den Vorbenutzer den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren oder damit das Ziel verfolgt wird, die kraft Eintragung entstehende und lauterkeitsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung der Marke ohne sachlichen Grund und damit zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen (Köhler/Alexander a. a. O., § 4 UWG Rn. 4.84b mit umfangreichen Nachw.). Ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers setzt dabei eine gewisse Bekanntheit im Prioritätszeitpunkt entweder auf Grund einer im Inland erfolgten Nutzung oder einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland voraus (BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS). Um festzustellen, ob der Markenanmelder in Behinderungsabsicht gehandelt hat, ist eine Gesamtabwägung aller relevanten Umstände erforderlich (Köhler/Alexander a. a. O.).

Vorliegend kann nach Abwägung aller relevanten Umstände nicht festgestellt werden, dass der Beklagte die Anmeldung der deutschen Wortmarke „Wordle“ am 1. Februar 2022 in Behinderungsabsicht vorgenommen hat. Es ist zwar davon auszugehen, dass er zu diesem Zeitpunkt sowohl davon wusste, dass J. W. den Titel „WORDLE“ bereits Ende 2021 für sein Rätselspiel genutzt hatte, als auch, dass die Klägerin am 31. Januar 2022 – also am Vortag der Markenanmeldung – die Rechte an diesem Spiel erworben hatte. Dies reicht aber für sich genommen nicht aus, um von einer unlauteren Markenanmeldung auszugehen. Insoweit ist insbesondere von Bedeutung, dass die Klägerin am 1. Februar noch keinen schutzwürdigen Besitzstand im Inland, also in der Bundesrepublik Deutschland, erworben hatte. Da J. W. nicht im geschäftlichen Verkehr gehandelt hat, ist ein Werktitelrecht zu diesem Zeitpunkt noch nicht begründet worden (s.o. I.1.a). Die Klägerin konnte deshalb am 31. Januar 2022 auch kein bereits entstandenes Werktitelrecht erwerben. Aufgrund der rein privaten Nutzung ist auch nicht von einer überragenden Verkehrsgeltung des Titels im geschäftlichen Verkehr der USA auszugehen. Auch für den Kläger war aufgrund der Webseitengestaltung von J. W. klar erkennbar, dass insoweit eine rein private Nutzung erfolgt ist, was gegen eine Markenanmeldung in Behinderungsabsicht spricht. Hinzu kommt, dass der Beklagte die Absicht verfolgte, dass Zeichen „Wordle“ selbst für eine deutschsprachige Version des Rätselspiels zu nutzen und insoweit bereits im Dezember 2021 mit der Programmierung begann. Vor diesem Hintergrund kommt auch dem Umstand, dass sich der Beklagte in gestalterischer Hinsicht für sein Spiel an dem englischsprachigen Vorbild orientierte, keine entscheidende Rolle zu. Er führt insbesondere nicht dazu, dass anzunehmen wäre, dass die Sperrabsicht ein wesentliches Motiv bei der Markenanmeldung gewesen ist. Schließlich musste der Beklagte auch in Kenntnis des Rechteerwerbs durch die Klägerin nicht davon ausgehen, dass diese beabsichtigte, sich ihrerseits zeitnah Kennzeichenrechte in Europa und damit auch in Deutschland an dem Zeichen „WORDLE“ zu sichern. Entsprechende hinreichende Anhaltspunkte waren für den Beklagten nicht erkennbar.

II.

Randnummer68
Der Klägerin steht auch kein Anspruch gegen den Beklagten auf Löschung der deutschen Wortmarke des Beklagten zu. Soweit sie diesen Anspruch vorrangig unter dem Gesichtspunkt der gezielten Mitbewerberbehinderung gemäß §§ 3, 4 Nr. 4, 8 Abs. 1 UWG geltend macht, fehlt es an einer Markenanmeldung in Behinderungsabsicht. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen unter I.2 verwiesen werden. Soweit sich die Klägerin insoweit hilfsweise auf ihr Werktitelrecht an dem Zeichen „Wordle“ gemäß §§ 12, 15 Abs. 2, Abs. 4, 51 Abs. 1 MarkenG stützt, steht ihr der geltend gemachte Anspruch ebenfalls nicht zu. Wie bereits ausgeführt steht der Klägerin kein gegenüber der deutschen Wortmarke des Beklagten „Wordle“ prioritätsbesseres Werktitelrecht zu (vgl. oben I.1.a).

III. Mangels Hauptanspruchs stehen der Klägerin auch nicht die geltend gemachten Annexansprüche auf Auskunftserteilung, Schadensersatzfeststellung und Rückruf entsprechend gekennzeichneter Ware gegen den Beklagten zu.


Den Volltext der Entscheidung finden SIe hier:

BPatG: Farbmarke NJW-Orange wird nicht gelöscht da der Beck Verlag den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung durch Gutachten erbracht hat

BPatG
Beschluss vom 19.06.2024
29 W (pat) 24/17


Das BPatG hat entschieden, dass die Farbmarke NJW-Orange wird nicht gelöscht wird, da der Beck Verlag den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung durch Gutachten erbracht hat.

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