BECKMANN UND NORDA - Rechtsanwälte Bielefeld

OLG Nürnberg
Hinweisbeschluss vom 28.02.2019
3 U 1295/18

Das OLG Nürnberg hat im Rahmen eines Hinweisbeschlusses dargelegt, dass die dem Markeninhaber im Rahmen einer Löschungsklage obliegende sekundäre Darlegungslast zur rechtserhaltenden Benutzung keine Umkehr der Beweislast zur Folge hat.

Aus den Entscheidungsgründen:

"b) Die Klägerin bleibt beweisfällig dafür, dass die Beklagte die Klagemarke nicht für die Warengruppe „Fahrräder mit elektrischem Unterstützungsmotor“ (ernsthaft) benutzt.

aa) Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage trifft die Klagepartei. Den Beklagten einer Löschungsklage trifft lediglich nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht, wenn der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (BGH, GRUR 2015, 685, Rn. 10 - STAYER). Diese sogenannte sekundäre Darlegungslast hat jedoch keine Umkehr der Beweislast zur Folge. Sie bewirkt lediglich, dass der Beklagte die Behauptung der Nichtbenutzung des Klägers nicht einfach, sondern nur substantiiert bestreiten kann, d.h. im Einzelnen zu Art und Umfang seiner Benutzung vortragen muss. Entspricht er dieser sekundären Darlegungslast, ist es wieder Sache des Klägers, die Nichtbenutzung zu beweisen. Der Kläger kann sich somit nicht darauf beschränken, den im Rahmen der sekundären Darlegungslast unterbreiteten Vortrag des Beklagten zu bestreiten. Vielmehr bleibt es an ihm, dessen Unrichtigkeit erforderlichenfalls zu beweisen (Thiering, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 55 Rn. 44).

bb) Die Beklagte hat im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast hinreichend zu einer (ernsthaften) Nutzung der Klagemarke für Fahrräder mit elektrischem Unterstützungsmotor vorgetragen.

In der ersten Instanz führte die Beklagte aus, dass sie unter der Klagemarke im Zeitraum von 2011 bis 2016 für „Fahrräder, einschließlich Elektrofahrräder“ einen Gesamtumsatz von ca. 21,6 Mio. €, d.h. durchschnittlich 3,6 Mio. pro Jahr, erzielt habe. Darüber hinaus legte sie Werbeanzeigen und Broschüren vor (Anlagenkonvolute AR 14 und AR 16), in denen auch Fahrräder mit elektromotorischem Hilfsantrieb gezeigt werden.

In der Berufungserwiderung führte die Beklagte aus, dass sie im Zeitraum von 2013 bis 2018 unter der Marke T… 6.310 Elektrofahrräder zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von ca. 2.000,00 Euro brutto verkauft habe. Die Stückzahlen würden sich wie folgt verteilen:
2013 830 Stück
2014 750 Stück
2015 600 Stück
2016 210 Stück
2017 2.000 Stück
2018 1.920 Stück

Die Beklagte habe damit seit 2013 fast jedes Jahr einen Umsatz von über einer Million Euro mit Elektrofahrrädern unter der Marke T… erwirtschaftet.

Die Klägerin beantragt, diese erstmals in der Berufungserwiderung gemachten Angaben zu verkauften Stückzahlen von Elektrofahrrädern zurückzuweisen. Die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO liegen jedoch nicht vor. Denn der Vortrag zu den Umsatzzahlen ist unstreitig geblieben, weshalb er nicht gemäß § 531 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen werden darf, da unstreitige Tatsachen, die erstmals im Berufungsrechtszug vorgetragen werden, stets zu berücksichtigen sind (BGH, r+s 2015, 212 Rn. 5). Darüber hinaus ist ein Vorbringen einer Partei nicht neu i.S.v. § 531 Abs. 2 ZPO, wenn ein bereits schlüssiges Vorbringen aus der ersten Instanz durch weitere Tatsachenbehauptungen zusätzlich konkretisiert, verdeutlicht oder erläutert wird (BGH, NJW-RR 2009, 1236 Rn. 9).

cc) Die Klägerin hat keinen Nachweis dafür erbracht, dass der (hinreichend substantiierte) Vortrag der Beklagten zur Nutzung der Klagemarke für „Fahrräder mit elektrischem Unterstützungsmotor“ unzutreffend ist."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 15.02.2018
I ZR 138/16
ORTLIEB
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1

Wir hatten bereits in dem Beitrag "BGH: Ortlieb - Markenrechtsverletzung durch Amazon wenn nach Eingabe der Marke Trefferliste generiert wird und nicht erkennbar ist ob Produkte von Dritten oder Markeninhaber stammen" über die Entscheidung berichtet

Leitsätze des BGH:

a) Derjenige, der eine Internetseite technisch betreibt und für die dort vorgehaltene seiteninterne Suchmaschine verantwortlich ist, benutzt Marken als Schlüsselwörter im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation, wenn er die Auswahl der in einer Trefferliste angezeigten Suchergebnisse aufgrund einer automatisierten Auswertung des Kundenverhaltens veranlasst und die Anbieter der in den Ergebnislisten angezeigten Waren auf den Inhalt der Trefferliste keinen Einfluss nehmen können.

b) Kann ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer bei einer Trefferliste, die von einer seiteninternen Suchmaschine nach Eingabe eines mit einer Marke identischen Zeichens als Suchwort erzeugt wird, nicht oder nur schwer erkennen, ob die dort beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen, ist die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigt.

BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 - I ZR 138/16 - OLG München - LG München I

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 15.02.2018
I ZR 138/16:
Ortlieb

Der BGH hat entschieden, dass eine Markenrechtsverletzung durch Amazon vorliegt, wenn nach Eingabe der Marke Trefferliste generiert wird und nicht erkennbar ist, ob Produkte von Dritten oder Markeninhaber stammen. Der BGH hat die Sache an das OLG zurückverwiesen, da insoweit keine Feststellungen getroffen wurden.

Aus der Pressemitteilung des BGH:

Zur Frage der Zulässigkeit der Verwendung von Marken und Unternehmenskennzeichen innerhalb einer in
eine Internethandelsplattform eingebetteten Suchfunktion

Der unter anderem für das Marken- und Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Februar 2018 in zwei Verfahren zur Zulässigkeit der Verwendung von Marken und Unternehmenskennzeichen in der Suchfunktion einer Internethandelsplattform entschieden.

Das Verfahren I ZR 138/16:

Die Klägerin ist exklusive Lizenznehmerin der Marke "ORTLIEB". Sie vertreibt unter dieser Marke wasserdichte Taschen und Transportbehälter.

Die Beklagten sind Gesellschaften des Amazon-Konzerns. Die Beklagte zu 3 ist technische Betreiberin der Internetseite "amazon.de". Die Beklagte zu 2 betreibt die unter dieser Internetseite aufrufbare Plattform "Amazon Marketplace", auf der Dritte ihre Waren anbieten können. Die Beklagte zu 1 ist für die Angebote von Waren verantwortlich, die mit dem Hinweis "Verkauf und Versand durch Amazon" versehen sind.

Die Klägerin bietet ihre Produkte nicht über die Plattform "amazon.de" an, sondern vermarktet diese über ein selektives Vertriebssystem. Sie wendet sich dagegen, dass nach einer Eingabe des Suchbegriffs "Ortlieb" in die plattforminterne Suchmaschine in der Trefferliste auch Angebote von Produkten anderer Hersteller erscheinen, und zwar sowohl Angebote der Beklagten zu 1 als auch Angebote von Drittanbietern. Sie sieht in den angezeigten Treffern eine Verletzung des Rechts an der Marke "ORTLIEB" und nimmt die Beklagten auf Unterlassung in Anspruch.

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Der Bundesgerichtshof hat auf die Revision der Beklagten das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Die Beklagte zu 3 benutzt die Marke "ORTLIEB" in der eigenen kommerziellen Kommunikation, weil sie die Suchmaschine so programmiert hat, dass bei Eingabe der Marke eine Trefferliste zu dem Zweck generiert wird, den Internetnutzern Produkte zum Erwerb anzubieten. Die Beklagte zu 3 wird dabei als Beauftragte der Beklagten zu 1 und 2 tätig. Diese Nutzung der Marke kann die Klägerin nur untersagen, wenn nach Eingabe der Marke als Suchwort in der Ergebnisliste Angebote von Produkten gezeigt werden, bei denen der Internetnutzer nicht oder nur schwer erkennen kann, ob sie von dem Markeninhaber oder von einem Dritten stammen. Da das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen hatte, wie der Internetnutzer die im Verfahren vorgelegte und von der Klägerin beanstandete Trefferliste versteht, hat der Bundesgerichtshof die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen, damit diese Feststellungen nachgeholt werden.

Vorinstanzen:

LG München - Urteil vom 18. August 2015 - 33 O 22637/14

OLG München - Urteil vom 12. Mai 2016 - 29 U 3500/15

Die maßgebliche Vorschrift lautet:

§ 14 Abs. 1 und 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, (…)

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

[...]

BGH
Beschluss vom 13.03.2014
I ZB 27/13
VIVA FRISEURE/VIVA
MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 4; BGB §§ 741 ff.; ZPO § 62 Abs. 1 Fall 2

Leitsätze des BGH:

a) Die auf § 83 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG gestützte zulassungsfreie Rechtsbeschwerde ist grundsätzlich nur statthaft, wenn der Rechtsbeschwerdeführer geltend macht, selbst im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten gewesen zu sein.

b) Mehrere Inhaber einer Marke bilden eine Bruchteilsgemeinschaft, wenn sie ihre Rechtsbeziehungen nicht abweichend geregelt haben.

c) Steht eine Marke mehreren Personen in Bruchteilsgemeinschaft zu, sind sie notwendige Streitgenossen in dem gegen diese Marke gerichteten Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht.

BGH, Beschluss vom 13. März 2014 - I ZB 27/13 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

LG Braunschweig
Urteil vom 03.04.2014
22 O 334/14

Das LG Braunschweig hat entschieden, dass auch dann markenrechtliche Erschöpfung eintritt, wenn der Markeninhaber eine Herstellungslizenz vergibt und der Lizenznehmer die Ware weisungswidrig in den Verkehr bringt.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Wenn der Markeninhaber - wie hier - eine Herstellungslizenz vergibt, ist für den Eintritt der Erschöpfung entscheidend, wo der Hersteller ansässig ist:

Wenn der Hersteller - wie hier - im europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, tritt Erschöpfung ein (Ingerl/Rohnke, aaO., § 24 Rdnr. 36, Fezer, MarkenG, 4. Auflg., § 24 Rn 34).

a.) Dies gilt auch dann, wenn nicht die Markeninhaberin selbst die Ware in den Verkehr gesetzt hat sondern der Hersteller, der dazu keine Erlaubnis erteilt hatte. Insoweit muss sich der Markeninhaber bei einer Auftragsproduktion rechtlich so behandeln lassen, als ob er die Ware selbst in Verkehr gesetzt hätte (BGH GRUR 1984, 545, 547 - „Schamotte-Einsätze“). Insoweit liegt die Sache nicht anders, als wenn der Markeninhaber die Kennzeichnung innerhalb seines eigenen Unternehmens vorgenommen hätte und dort infolge eines betrieblichen Organisationsfehlers die Ware weisungswidrig ausgeliefert worden wäre (BGH, aaO.)."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
BGH
Urteil vom 10.01.2013
I ZR 84/09
PROTI II
MarkenRL Art. 10 Abs. 2 Buchst. a; MarkenG § 26 Abs. 3 Satz 1 und 2


Leitsätze des BGH:

a) Die Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie stehen der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht entgegen.

b) Der Schutz einer Zeichenserie kann auch dadurch entstehen, dass der Markeninhaber unmittelbar mit der gesamten Markenserie im Markt auftritt und die Serie nicht erst über einen längeren Zeitraum entwickelt. Aus einem nur einmalig verwendeten Zeichen kann dagegen der Schutz eines Stammzeichens einer Zeichenserie nicht abgeleitet werden.

BGH, Urteil vom 10. Januar 2013 - I ZR 84/09 - OLG Köln - LG Köln

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EuGH
Urteil vom 19.07.2012
C‑376/11
Pie Optiek SPRL ./.
Bureau Gevers SA,
European Registry for Internet Domains ASBL

Tenor der Entscheidung:

Art. 12 Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung ist dahin auszulegen, dass in einem Fall, in dem das betroffene frühere Recht ein Markenrecht ist, der Begriff „Lizenznehmer früherer Rechte“ keine Person erfasst, der vom Inhaber der betreffenden Marke nur erlaubt worden ist, im eigenen Namen, aber für Rechnung dieses Inhabers einen Domänennamen zu registrieren, der mit der genannten Marke identisch oder ihr ähnlich ist, ohne dass dieser Person erlaubt worden wäre, die Marke kommerziell gemäß ihren Funktionen zu benutzen.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BPatG
Beschluss vom 17.02.2011
25 W (pat) 216/09
Wiener Griessler (Widerspruch gegen die Löschung)

Leitsätze des BPatG:

1. Stellt die Inhaberin der mit dem Löschungsantrag angegriffenen Marke innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG lediglich einen Antrag auf Verlängerung der Frist zur Stellungnahme auf die Mitteilung nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, kann dies regelmäßig nicht als Widerspruch i. S. d. § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ausgelegt werden.

2. Der innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG erhobene Widerspruch ist not-wendige Voraussetzung für die Durchführung eines Löschungsverfahrens nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG mit materiellrechtlicher Prüfung der im Löschungsantrag geltend gemachten Löschungsgründe. Das Vorliegen dieser Verfahrensvoraussetzung ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen. Ihr Fehlen stellt ein Verfahrenshindernis dar mit der zwingenden Rechtsfolge, dass die angegriffene Marke im an-gegriffenen Umfang zu löschen ist, § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

3. Die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stellt eine gesetzliche Ausschlussfrist dar, die nicht verlängerbar ist. Sie steht weder zur Disposition des Patentamts noch kann der Löschungsantragsteller auf deren Einhaltung mit Rechtswirkung ausdrücklich oder etwa durch rügelose Einlassung verzichten.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier: