BGH: Bundespatentgericht muss nach Rechtsbeschwerde erneut über Löschung der Farbmarke NJW-Orange des Beck Verlages entscheiden
BGH
Beschluss vom 24.04.2025
I ZB 50/24
Der BGH hat entschieden, dass das BPatG erneut über die Löschung der Farbmarke NJW-Orange des Beck Verlages entscheiden muss.
Aus den Entscheidungsgründen:
aa) Nach der im vorliegenden Verfahren ergangenen Entscheidung des Senats obliegt es dem Markeninhaber, diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt (BGH, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 39] - NJW-Orange). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs können bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden. Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen, die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt. Bei der Frage, ob sich eine Farbe im Verkehr als Marke durchgesetzt hat, wird sich die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung im Regelfall erst nach Vorlage eines methodisch einwandfreien Parteigutachtens oder eines von Amts wegen einzuholenden gerichtlichen Sachverständigengutachtens treffen lassen (BGH, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 32] - NJW-Orange, mwN). Ein solches Parteigutachten oder gerichtliches Sachverständigengutachten zur Verkehrsdurchsetzung kann nur dann repräsentative Ergebnisse liefern, wenn der Markeninhaber nicht zeitgleich oder in zeitlichem Zusammenhang mit der demoskopischen Befragung Werbekampagnen startet, die die in Rede stehende Marke besonders hervorheben.
bb) Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Bundespatentgericht bei Berücksichtigung des von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vorbringens der Antragstellerin zu der Erkenntnis gelangt wäre, dass der Markeninhaberin der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht gelungen ist.
Den Volltext der Entcheidung finden Sie hier:
Beschluss vom 24.04.2025
I ZB 50/24
Der BGH hat entschieden, dass das BPatG erneut über die Löschung der Farbmarke NJW-Orange des Beck Verlages entscheiden muss.
Aus den Entscheidungsgründen:
aa) Nach der im vorliegenden Verfahren ergangenen Entscheidung des Senats obliegt es dem Markeninhaber, diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt (BGH, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 39] - NJW-Orange). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs können bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden. Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen, die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt. Bei der Frage, ob sich eine Farbe im Verkehr als Marke durchgesetzt hat, wird sich die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung im Regelfall erst nach Vorlage eines methodisch einwandfreien Parteigutachtens oder eines von Amts wegen einzuholenden gerichtlichen Sachverständigengutachtens treffen lassen (BGH, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 32] - NJW-Orange, mwN). Ein solches Parteigutachten oder gerichtliches Sachverständigengutachten zur Verkehrsdurchsetzung kann nur dann repräsentative Ergebnisse liefern, wenn der Markeninhaber nicht zeitgleich oder in zeitlichem Zusammenhang mit der demoskopischen Befragung Werbekampagnen startet, die die in Rede stehende Marke besonders hervorheben.
bb) Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Bundespatentgericht bei Berücksichtigung des von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vorbringens der Antragstellerin zu der Erkenntnis gelangt wäre, dass der Markeninhaberin der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht gelungen ist.
Den Volltext der Entcheidung finden Sie hier: