BECKMANN UND NORDA - Rechtsanwälte Bielefeld

OLG Düsseldorf
Urteil vom 16.04.2026
2 U 87/24

Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass unberechtigte Infringement-Meldungen auf Handelsplattformen wie unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen zu behandeln sind und zudem eine unlautere Mitbewerberbehinderung nach § 4 Nr. 4 UWG darstellen.

Aus den Entscheidungsgründen:
Die Beklagte ist verpflichtet, das von der Klägerin beanstandete Verhalten zu unterlassen. Ein entsprechender Anspruch folgt aus § 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog.

Dass die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche in erster Linie auf Wettbewerbsrecht gestützt und das Landgericht dem Klagebegehren unter dem wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkt der gezielten Behinderung entsprochen hat, ist ohne Bedeutung. Bei dem auf die §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB gestützten Unterlassungsanspruch handelt es sich nicht um einen anderen Streitgegenstand als den auf § 8 UWG gestützten Unterlassungsanspruch. Weder der Klageantrag noch der Lebenssachverhalt unterscheiden sich voneinander. Der Unterlassungsanspruch wird sowohl bei dem Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB als auch bei dem Anspruch aus § 8 UWG aus demselben Verhalten der Beklagten, nämlich den unberechtigten Meldungen gegenüber X 1, abgeleitet. Bei den verschiedenen Anspruchsgrundlagen handelt es sich lediglich um verschiedene Begründungen desselben Streitgegenstands (Sy, jurisPR-WettbR 8/2025 Anm. 5 m.w.N.).

1. Unbeschadet des grundsätzlichen Verhältnisses zwischen Wettbewerbs- und Deliktsrecht (vgl. hierzu Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, UWG, 44. Auflage 2026, § 4 Rn. 4.23 m.w.N) ist anerkannt, dass eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen Wettbewerbsverstoß und daneben auch einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb begründen kann (BGH, GRUR 2006, 433 Rn. 16 - Unbegründete Abnehmerverwarnung; GRUR 2024, 1129 Rn. 112 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III; Senat, Beschl. v. 02.03.2009 - I-2 W 10/09 Rn. 11 - Sonnenkollektor, zitiert nach juris; Urt. v. 07.08.2014 - 2 U 9/14, GRUR-RS 2014, 22166 - Betrugsschutzsoftware; OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.08.2021 - 6 U 188/21, GRUR-RS 2021, 62026 Rn. 30 - Foliendesign; OLG Köln, Urt. v. 21.12.2007 - 6 U 143/07, BeckRS 2008, 7756; BeckOK, UWG/Menebröcker/Blank/Smielick, 30. Ed., Stand: 01.10.2025, § 4 Rn. 470.1 - Rn. 472). Entsprechendes gilt für solche Maßnahmen, die mit einer Schutzrechtsverwarnung vergleichbar sind, weshalb hier keiner abschließenden Klärung bedarf, inwieweit das allgemeine Deliktsrecht neben dem Wettbewerbsrecht als Sonderdeliktsrecht noch Anwendung finden kann.

2. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die unberechtigte Verwarnung aus einem gewerblichen Schutzrecht einen rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen kann. Dem liegt die Erwägung zu Grunde, dass der notwendige Ausgleich zwischen dem durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, nicht mehr wirksam gewährleistet wäre, wenn es dem Schutzrechtsinhaber gestattet wäre, Schutz in einem Umfang zu beanspruchen, der ihm nicht zusteht und wenn er den wirtschaftlichen Nutzen aus einer schuldhaften Verkennung des Umfangs des ihm zustehenden Schutzes ziehen dürfte, ohne für einen hierdurch verursachten Schaden seiner Mitbewerber einstehen zu müssen (BGH, GRUR 2005, 882 Rn. 15 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I; GRUR 2016, 630 Rn. 15 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II; GRUR 2020, 1116 Rn. 17 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III; GRUR 2024, 1129 Rn. 24 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III; Senat, Urt. v. 30.04.2025 - I-2 U 45/24, GRUR-RS 2025, 10815 Rn. 48 - Pharmazeutische Zubereitung mit Oxycodon und Naloxon). Das wird besonders deutlich bei einer Verwarnung von Abnehmern. Bei dieser macht der Schutzrechtsinhaber sein vermeintlich verletztes Recht nicht gegenüber dem unmittelbaren Mitbewerber, sondern - was ihm grundsätzlich freisteht - gegenüber dessen Abnehmern geltend. Das Interesse der Abnehmer, sich sachlich mit dem Schutzrechtsinhaber auseinanderzusetzen, ist typischerweise erheblich geringer als das entsprechende Interesse des mit dem Schutzrechtsinhaber konkurrierenden Herstellers. Bei dem einzelnen Abnehmer können die Umsätze mit dem vermeintlich verletzenden Erzeugnis nur geringe Bedeutung haben; außerdem steht ihm häufig die Alternative zu Gebote, ohne oder ohne erhebliche Nachteile auf ein entsprechendes Produkt des Schutzrechtsinhabers auszuweichen. Der Abnehmer hat daher typischerweise ein geringeres Interesse an einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Schutzrechtsinhaber und wird im Allgemeinen - wenn er auf Konkurrenzprodukte ausweichen kann - geneigt sein, sich der Verwarnung zu beugen, ohne deren Berechtigung näher zu prüfen, um damit einem Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen (vgl. BGH, GRUR 2009, 878 Rn. 17 - Fräsautomat; GRUR 2018, 832 Rn. 92 - Ballerinaschuh; GRUR 2024, 1129 Rn. 24 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III; OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.08.2021 - 6 U 188/21, GRUR-RS 2021, 62026 Rn. 18 - Foliendesign). Einschneidend getroffen wird in dieser Situation nicht der verwarnte Abnehmer, sondern der ihn beliefernde Hersteller. Derartige Verwarnungen bergen daher für das Unternehmen des Herstellers besondere Gefahren. Die allgemein anerkannte Rechtspflicht eines jeden, sich bei der Verfolgung seiner Rechte unter Berücksichtigung auch der Belange des vermeintlichen Schädigers auf die hierzu notwendigen Mittel zu beschränken, gebietet es, zu der risikoträchtigen Abnehmerverwarnung erst dann zu schreiten, wenn die Herstellerverwarnung erfolglos geblieben ist oder bei verständiger Abwägung der besonderen Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise unangebracht erscheint und die vorausgegangene sorgfältige Prüfung der Rechtslage bei objektiver Betrachtungsweise den Verwarnenden davon überzeugen konnte, seine Ansprüche seien berechtigt (BGH, GRUR 2018, 832 Rn. 92 - Ballerinaschuh). Der Bundesgerichtshof wendet diese Maßstäbe auch auf mit Schutzrechtsverwarnungen vergleichbare Maßnahmen zur Abwehr drohender Eingriffe in Schutzrechte an (vgl. BGH, GRUR 2009, 878 Rn. 17 - Fräsautomat). Ausreichend ist es insoweit, wenn die Maßnahme geeignet ist, den Adressaten vom Erwerb des vermeintlich schutzrechtsverletzenden Gegenstands abzuhalten, etwa indem sie dessen Verunsicherung bewirkt (BGH, GRUR 2009, 878 Rn. 19, 22, 24 - Fräsautomat; OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.08.2021 - 6 U 188/21, GRUR-RS 2021, 62026 Rn. 18 - Foliendesign).

3. Vorliegend kann dahinstehen, ob in den streitgegenständlichen Meldungen der Beklagten eine Schutzrechtsverwarnung liegt.

a) Der Anspruch wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, die darauf beruht, dass dem Abgemahnten eine Verletzung des geltend gemachten Schutzrechts vorgeworfen wird, setzt ein ernsthaftes und endgültiges Verlangen voraus, eine als Schutzrechtsverletzung beanstandete Handlung künftig nicht mehr vorzunehmen (vgl. BGH, GRUR 1963, 255, 257 - Kindernähmaschinen; GRUR 1997, 741, 742 - Chinaherde; GRUR 1997, 896, 897 - „Mecki“-Igel III; GRUR 2011, 995 Rn. 29 - Besonderer Mechanismus; GRUR 2024, 1129 Rn. 28 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III; Senat, Urt. v. 30.04.2025 - I-2 U 45/24, GRUR-RS 2025, 10815 Rn. 48 - Pharmazeutische Zubereitung mit Oxycodon und Naloxon). Ein solches Verlangen liegt in der Regel vor, wenn der Rechtsinhaber die Abgabe einer förmlichen Unterlassungserklärung verlangt und hierfür eine Frist setzt oder er jedenfalls - ob ausdrücklich oder nicht - darauf hinweist, gewillt zu sein, zur Durchsetzung seines Rechts gerichtlichen Schutz in Anspruch zu nehmen (vgl. BGH, GRUR 1979, 332 - Brombeerleuchte; GRUR 1995, 424 - Abnehmerverwarnung; GRUR 2024, 1129 Rn. 28 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III; Senat, Urt. v. 30.04.2025 - I-2 U 45/24, GRUR-RS 2025, 10815 Rn. 48 - Pharmazeutische Zubereitung mit Oxycodon und Naloxon). Ein bloß vorbereitender Meinungsaustausch über die Rechtslage im Hinblick auf das Schutzrecht (sog. Berechtigungsanfrage) begründet hingegen keine Ansprüche (vgl. BGHZ 38, 200 - Kindernähmaschinen; BGH, GRUR 1995, 896 - „Mecki“-Igel III; GRUR 2011, 995 - Besonderer Mechanismus; GRUR 2024, 1129 Rn. 28 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III).

Für die Annahme eines ernsthaften und endgültigen Verlangens, eine als Schutzrechtsverletzung beanstandete Handlung künftig nicht mehr vorzunehmen, ist es allerdings nicht stets erforderlich, dass der Schutzrechtsinhaber unter Fristsetzung die Abgabe einer Unterlassungserklärung verlangt (BGH, GRUR 2024, 1129 Rn. 45 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III; Senat, Urt. v. 07.08.2014 - I-2 U 9/14, GRUR-RS 2014, 22166 - Betrugsschutzsoftware). Es ist vielmehr aufgrund einer Betrachtung aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob es sich bei der jeweils in Rede stehenden Geltendmachung des Schutzrechts durch den Schutzrechtsinhaber um ein ernsthaftes und endgültiges Verlangen handelt (BGH, GRUR 2024, 1129 Rn. 45 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III). Ist es noch nicht zu einer Verletzungshandlung gekommen, reicht es für die Annahme einer Schutzrechtsverwarnung aus, wenn der Schutzrechtsinhaber ernsthaft und endgültig geltend macht, dass die beabsichtigten Benutzungshandlungen sein Ausschließlichkeitsrecht verletzen, und er für den Fall der Verletzung die Durchsetzung seiner Rechte androht (BGH, GRUR 2011, 995 Rn. 31 - Besonderer Mechanismus; GRUR 2024, 1129 Rn. 46 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III; Senat, Urt. v. 07.08.2014 - I-2 U 9/14, GRUR-RS 2014, 22166 - Betrugsschutzsoftware). Macht der Schutzrechtsinhaber dem Verwarnten zum Vorwurf, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben und verlangt er in dieser Situation nicht die Abgabe einer Unterlassungserklärung, mag dies Zweifel an seinem ernsthaften Willen wecken, sein Schutzrecht tatsächlich durchzusetzen und notfalls gerichtliche Schritte einzuleiten, wenn sich der (vermeintliche) Verletzer nicht unterwirft (BGH, GRUR 2011, 995 Rn. 29 - Besonderer Mechanismus; GRUR 2024, 1129 Rn. 46 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine unter Fristsetzung erfolgte Forderung nach einer Unterlassungserklärung stets Voraussetzung für eine Schutzrechtsverwarnung ist (BGH, GRUR 2024, 1129 Rn. 45 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III, mwN; Senat, Beschl. v. 15.09.2011 - 2 W 58/10, BeckRS 2011, 27019). Es kommt vielmehr auf alle Umstände des Einzelfalls an, ob es sich bei der jeweils in Rede stehenden Geltendmachung des Schutzrechts durch den Schutzrechtsinhaber um ein ernsthaftes und endgültiges Verlangen an den Adressaten handelt, eine als Schutzrechtsverletzung beanstandete Handlung künftig nicht mehr vorzunehmen (BGH, GRUR 2024, 1129 Rn. 46 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III). Maßgeblich ist insoweit die objektivierte Sicht des Empfängers der Verwarnung, ob dieser das Anliegen des Schutzrechtsinhabers als ernsthafte und endgültige Forderung verstehen muss, ein bestimmtes Verhalten sofort einzustellen (vgl. BGH, GRUR 2016, 630 Rn. 15 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II; GRUR 2024, 1129 Rn. 45 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III; Senat, Beschl. v. 15.09.2011 - 2 W 58/10, BeckRS 2011, 27019; GRUR-RR 2014, 315 (316) - Bestattungsbehältnis).

b) Ob gemessen an diesen Grundsätzen im Streitfall in den streitgegenständlichen Meldungen eine Schutzrechtsverwarnung liegt, erscheint zweifelhaft. Nach dem unstreitigen Parteivorbringen ist davon auszugehen, dass die Beklagte X 1 über das dort bereitgestellte Beschwerdesystem über eine Schutzrechtsverletzung in Kenntnis gesetzt hat, wobei zwischen den Parteien streitig ist, ob die Beklagte zum Ausdruck brachte, dass sie, die Beklagte, bereits von einer Patentverletzung überzeugt sei, oder ob sie, die Beklagte, eine Patentverletzung lediglich für möglich halte. Dem mit der Anlage K19 vorgelegten Blankoformular für eine Mitteilung an X 1 über das System lässt sich nicht entnehmen, dass mit der Mitteilung des Schutzrechtsinhabers zwingend eine ernsthafte und endgültige Unterlassungsaufforderung verbunden ist. Das Formular enthält zwar den Passus „Indem Sie auf Absenden klicken:“, dem eine Aufzählung von Erklärungsinhalten, die mit der Mitteilung des Schutzrechtsinhabers verbunden sein sollen, folgt. Darin ist indes eine Aufforderung zum Sperren des jeweiligen Produktangebots nicht genannt. Zwar ist nicht auszuschließen, dass ein Schutzrechtsinhaber in dem Feld, das das Formular für eine freie Texteingabe bereithält, eine Unterlassungsaufforderung formuliert. Dem Senat liegen die streitgegenständlichen Meldungen hier indes nicht mit ihrem vollständigen Inhalt vor. Auch aus den von der Klägerin vorgelegten E-Mails von X 1 , mit denen die Klägerin über die jeweiligen Beschwerden informiert worden ist, ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte X 1 zur Unterlassung und/oder Sperrung der in Rede stehenden Produktangebote aufgefordert hat, was die Beklagte selbst auch in Abrede stellt. Dies bedarf letztlich jedoch keiner weiteren Vertiefung.

4. Bei den in Rede stehenden Meldungen handelt es sich jedenfalls um mit einer Schutzrechtsverwarnung vergleichbare Maßnahmen, die nach den rechtlichen Maßstäben einer Schutzrechtsverwarnung gegenüber einem Abnehmer zu beurteilen sind.

Ob unberechtigte Infringement-Meldungen gegenüber einem Plattformbetreiber, die ein endgültiges Unterlassungsbegehren nicht beinhalten, nach den eingangs wiedergegeben Grundsätzen der unberechtigten Abnehmerschutzrechtsverwarnung gemäß §§ 823, 1004 BGB zu behandeln sind, ist in der Rechtsprechung und Literatur noch nicht abschließend geklärt. In der Instanzrechtsprechung wird dies überwiegend bejaht. Es wird angenommen, dass Infringement-Meldungen ihrer allgemeinen Natur nach geeignet sind, entsprechend den Grundsätzen der unberechtigten Abnehmerverwarnung Ansprüche nach §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB zu begründen (LG Düsseldorf, Urt. v. 28.04.2022 - 4a O 8/22, GRUR-RS 2022, 52103 Rn. 36 - Weihnachtsbaumständer; Urt. v. 21.03.2024 - 4a O 28/23, GRUR-RS 2024, 13402 Rn. 86 - Lichtemittierende Einrichtung; LG München I, Endurteil v. 01.10.2020 - 7 O 10517/20, GRUR-RS 2020, 29773 Rn. 14 - Zyklon-Abscheidevorrichtung; Endurteil v. 14.10.2021 - 7 O 12732/20, GRUR-RS 2021, 31805 Rn. 47 ff. - Starthilfegerät; vgl. auch OLG Nürnberg, GRUR 2025, 1513 Rn. 20 ff., 24 - Kuscheltiere, das von einer Schutzrechtsverwarnung ausgeht; ebenso LG Hamburg, Beschl. v. 02.03.2018 - 308 O 63/18, BeckRS 2018, 5654 Rn. 6 ff. zum „Notice and Take Down“-Verfahren bei X 1 ; offengelassen von OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.08.2021 - 6 U 188/21, GRUR-RS 2021, 62026 Rn. 27 ff. - Foliendesign, das annimmt, dass Infringement-Meldungen zumindest unter dem Gesichtspunkt von § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG geprüft werden können, soweit sie wegen Herabsetzung, Anschwärzung oder gezielter Behinderung nach § 4 UWG unlauter sein können; vgl. dazu auch OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2016, 344, 345 - Verifiziertes Rechteinhaberprogramm; OLG Hamm, Urt. v. 10.09.2020 - 4 U 4/20, GRUR-RS 2020, 49420 - Infringement-Meldungen; Spindler/Schuster/Kaesling/Micklitz/Schirmbacher, 5. Aufl. 2026, UWG § 4 Rn. 144).

Der erkennende Senat tritt dieser Auffassung bei. Wie bei einer Abnehmerverwarnung wendet sich der Schutzrechtsinhaber mit einer Schutzrechtsverletzungsanzeige gegenüber einem Plattformbetreiber mit dem Vorwurf einer Schutzrechtsverletzung an einen Dritten. Diese Maßnahme ist geeignet, den Plattformbetreiber dazu anzuhalten, den vermeintlich schutzrechtsverletzenden Gegenstand zu sperren, worauf sie regelmäßig auch abzielt. Wertungsmäßig macht es keinen Unterschied, ob der Dritte - wie im Falle der Abnehmerverwarnung - selbst vom Kauf eines Produkts abgehalten werden soll, oder ob - wie hier - ein Händler bzw. ein Plattformbetreiber dazu veranlasst werden soll, den Verkauf eines Produkts zu verhindern (LG Düsseldorf, Urt. v. 21.03.2024 - 4a O 28/23, GRUR-RS 2024, 13402 Rn. 88 - Lichtemittierende Einrichtung).

[...]

Die unberechtigten Infringement-Meldungen der Beklagten stellen gezielte Mitbewerberbehinderungen im Sinne von § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 4 UWG dar.

a) Eine unlautere Behinderung von Mitbewerbern im Sinne von § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 4 UWG setzt eine Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten der Mitbewerber voraus, die zusätzlich zu der mit jedem Wettbewerb verbundenen Beeinträchtigung weitere Merkmale aufweist, damit von einer unzulässigen individuellen Behinderung gesprochen werden kann (BGH, GRUR 2001, 1061 (1062) - Mitwohnerzentrale.de; GRUR 2009, 878 Rn. 13 - Fräsautomat). Wettbewerbswidrig ist die Beeinträchtigung im Allgemeinen dann, wenn gezielt der Zweck verfolgt wird, Mitbewerber an ihrer Entfaltung zu hindern und sie dadurch zu verdrängen. Ist eine solche Zweckrichtung nicht festzustellen, muss die Behinderung derart sein, dass der beeinträchtigte Mitbewerber seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengungen nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann (BGH, GRUR 2001, 1061 (1062 - Mitwohnerzentrale.de; GRUR 2007, 800 Rn. 22 - Außendienstmitarbeiter; GRUR 2009, 878 Rn. 13 - Fräsautomat). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist im Rahmen einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Interessen der Mitbewerber, Verbraucher und sonstiger Marktteilnehmer sowie der Allgemeinheit zu beurteilen (BGH, GRUR 2004, 877 (880) - Werbeblocker; GRUR 2015, 607 Rn. 16 - Uhrenankauf im Internet).

Bei der danach gebotenen Gesamtabwägung ist in Konstellationen wie der vorliegenden zu berücksichtigen, dass es dem Schutzrechtsinhaber grundsätzlich nicht verwehrt ist, notwendige Maßnahmen zur Abwehr eines drohenden Eingriffs in sein Recht, wie etwa Dritte auf rechtsverletzende Handlungen hinzuweisen oder sie wegen solcher zu verwarnen, zu ergreifen (BGH, GRUR 1995, 424 (425) - Abnehmerverwarnung; GRUR 2009, 878 Rn. 16 - Fräsautomat). Gleichwohl sind Schutzrechtsverwarnungen und vergleichbare Maßnahmen zur Abwehr drohender Eingriffe in ein Schutzrecht nicht uneingeschränkt zulässig (BGH, GRUR 2009, 878 Rn. 17 - Fräsautomat; GRUR 2024, 1129 Rn. 127 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht III; Senat, Urt. v. 07.08.2014 - I-2 U 9/14, GRUR-RS 2014, 22166, S. 8, 11 - Betrugsschutzsoftware; OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.08.2021 - 6 U 188/21, GRUR-RS 2021, 620026 Rn. 28 - Foliendesign; Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, UWG, 44. Auflage, 2026, § 4 Rn. 4.183b). Vielmehr sind das Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, sowie das Interesse der sonstigen Marktteilnehmer, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Ausschließlichkeitsrechte Dritter unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, gegeneinander abzuwägen (BGH, GRUR 2005, 882 (883) - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; GRUR 2009, 878 Rn. 17 - Fräsautomat). Dies berücksichtigend kann eine Verwarnung (oder eine vergleichbare Maßnahme) unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu beanstanden sein, wenn sie sich mangels eines besonderen Rechts als unbegründet erweist.

Bei der Beurteilung, ob eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung (oder eine vergleichbare Maßnahme) unlauter ist, sind im Ausgangspunkt dieselben Grundsätze anzulegen wie bei der Beurteilung der Rechtswidrigkeit des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung (BGH, GRUR 2009, 878 Rn. 16 f. - Fräsautomat; KG Berlin, Hinweisbeschluss v. 12.05.2022 - 5 U 139/19, GRUR-RS 2022, 22121 Rn. 90 - KING 01 und Queen 01).

b) Orientiert an diesem Maßstab stellen die streitgegenständlichen Meldungen eine gezielte Mitbewerberbehinderung dar. Zur näheren Begründung wird auf die vorherigen Ausführungen zur Rechtswidrigkeit des in den Infringement-Meldungen liegenden Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (unter Ziff. I., 8.) verwiesen, die hier entsprechend gelten.


c) Soweit der BGH in der Entscheidung „Verwarnung aus Kennzeichenrecht III“ (GRUR 2024, 1129 Rn. 128 f.) im Hinblick auf ein auf eine markenrechtliche Verletzung gestütztes Verlangen gegenüber X 11, die Seite eines Nutzers zu sperren, bzw. das Verlangen gegenüber X 12, eine Applikation aus dem Play-Store/App-Store zu entfernen, eine Behinderungsabsicht unter Verweis auf seine Rechtsprechung zur Erhebung einer allgemeinen Markenbeschwerde bei X 12 verneint hat, gibt diese Entscheidung keine Veranlassung zu einer anderweitigen Beurteilung. In diesem Zusammenhang hat der BGH bei der gebotenen Gesamtabwägung für entscheidend erachtet, dass dem Markeninhaber eine effektive Durchsetzung seiner Markenrechte im Internet wegen der Vielzahl und Vielfältigkeit möglicher Verletzungshandlungen ohne die Möglichkeit einer allgemeinen Markenbeschwerde bei X 12 kaum möglich sei, weshalb es im Interesse der Verhinderung zahlreicher Markenverletzungen angemessen sei, wenn Mitbewerber, die eine nicht markenverletzende Adwords-Werbung planen, die vorherige Zustimmung des Markeninhabers einholen müssten. Diese Erwägungen sind in dieser Allgemeinheit auf patentrechtliche Verletzungshandlungen nicht übertragbar. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Vielfältigkeit möglicher Verletzungshandlungen. Anders als mit Blick auf markenrechtliche Verletzung, etwa durch sog. Ad-Words, treten patentrechtliche Verletzungshandlungen im Internet zuvorderst in zum Abruf bereitgehaltenen Produktangeboten zu Tage, auf deren Grundlage der Schutzrechtsinhaber jedenfalls eine erste Einschätzung zur Verletzung seines Schutzrechts treffen kann.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

LG München
Urteil vom 08.01.2026
7 O 5007/25

Das LG München hat die Grundsätze des FRAND-Einwands bei standardessenziellen Patenten konkretisiert. Vorliegend gingt es um ein Patent, welches für WiFi 6-fähige-Endgeräte erforderlich ist.

Die Pressemitteilung des Gerichts:
Schutzrechte für Technologien, die zwingend zur Einhaltung technischer Standards erforderlich sind.

Entscheidung der 7. Zivilkammer für Kriterien zur Überprüfung der Verhandlungswilligkeit von Patentinhaber und Herstellern der Endgeräte

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts München I hat mit Urteil vom 8.Januar 2026 die aus ihrer Sicht geltenden Grundsätze für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (sogenannter „FRAND-Einwand“) bei standardessenziellen Patenten konkretisiert (Az. 7 O 5007/25).

Mit der Entscheidung hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts München I dabei der Klägerin gegen die Beklagte einen Unterlassungsanspruch in Bezug auf den Vertrieb von Wifi-6-fähigen Endgeräten zugesprochen.

Wenn die Beklagte nun keine Lizenz mit der Klägerin abschließt, kann die Beklagte bis auf Weiteres keine Wifi-6-fähigen Endgeräte in Deutschland mehr verkaufen, sofern die Klägerin vorläufig aus dem Urteil vollstreckt.

Zum Hintergrund / Verständnis:

Um insbesondere im Mobilfunkbereich sicherzustellen, dass alle Hersteller von Endgeräten die gleiche Technik (z.B. 5G-Standard, Wi-Fi, Videokodierung etc.) verwenden, besteht die Möglichkeit, Patente als „standardessenziell“ zu erklären. Diese Standards werden von den Herstellern dann in ihren Endgeräten umgesetzt. Dies führt allerdings zu einem potenziellen Ungleichgewicht, da die Patentinhaber damit die Möglichkeit hätten, einzelne Hersteller vom Markt zu verdrängen, indem sie ihnen die Standards nicht lizenzieren.

Liegt ein derartiger Marktmissbrauch seitens der Patentinhaber vor, müssen die lizenzsuchenden Hersteller vor Patentverletzungsklagen geschützt werden. Gleichzeitig müssen auch die Patentinhaber davor geschützt werden, dass Hersteller die Standards ohne Lizenzvereinbarung umsetzen, d.h. ohne angemessene Lizenzgebühren zu zahlen. Der Europäische Gerichtshof hat im Jahr 2015 (Urteil vom 16. Juli 2015, Az. C-170/13) dazu entschieden, dass die Inhaber standardessenzieller Patente weiterhin Patentverletzungsklagen erfolgreich geltend machen können, wenn sie selbst den Hersteller auf die Patentverletzung hingewiesen haben und dazu bereit sind, eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen („fair, reasonable and non-discriminatory“ – kurz FRAND) zu gewähren.

Seit diesem Grundsatzurteil ist die deutsche Rechtsprechung um eine Konkretisierung der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs bemüht.

Zur Entscheidung der 7. Zivilkammer

Die 7. Zivilkammer hat mit der Entscheidung vom 8. Januar 2026, deren Gründe nunmehr veröffentlicht wurden, weitere Kriterien für die Bewertung der FRAND-Gemäßheit des Verhaltens der Parteien aufgestellt. Die 7. Zivilkammer hat dabei konkretisiert, dass die Patentverletzer (= i.d.R. Hersteller der Endgeräte) nur dann als lizenzwillig anzusehen sein sollen, wenn sie

(1) den Betrag, den sie selbst für den Lizenzvertrag als angemessen erachten, bereits vor Abschluss des Lizenzvertrags an den Patentinhaber auszahlen,

(2) im Falle einer großen Differenz zwischen ihrem eigenen und dem Angebot des Patentinhabers Sicherheit in Höhe der Lizenzgebühr leisten, die nach dem klägerischen Angebot auf ein Jahr des angebotenen Lizenzzeitraums entfiele und

(3) für den Fall, dass sie vor einem ausländischen Gericht ein Ratenfestsetzungsverfahren betreiben und dieses Gericht bereits einen angemessenen Betrag als Lizenzgebühr vorgeschlagen hat – in dieser Höhe Sicherheit leisten.

Außerdem hat die 7. Zivilkammer hinsichtlich der konkreten Bewertung der Angemessenheit eines Angebots des Patentinhabers Kriterien aufgestellt: Ausgangspunkt sollen dabei bestehende Vergleichslizenzen sein, wobei es dem Patentinhaber obliegt, welche Lizenzverträge er zur Begründung seines Angebots vorlegt. Gleichzeitig nimmt die 7. Zivilkammer eine Kontrollberechnung zur Überprüfung bestehender Angebote anhand eines sog. Top-Down-Ansatzes vor. Dieser geht in zwei Schritten vor: zunächst wird der wirtschaftliche Wert der insgesamt erforderlichen Lizenzen für jedes Endgerät geschätzt. Sodann wird ausgehend von diesem Wert ein konkreter Lizenzbetrag für die verletzten Patente berechnet. Die Kontrollberechnung setzt voraus, dass der Patentinhaber über einen erheblichen Anteil aller für einen konkreten Standard relevanten Patente verfügt. Es hängt vom konkreten Standard ab, wie hoch dieser Anteil ist. Bei Mobilfunkstandards dürfte ein Prozent ausreichen, bei kleineren Standards ist ggf. ein höherer Anteil erforderlich.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 27.01.2026
KZR 10/25
FRAND-Einwand III
AEUV Art. 102 Abs. 2 Buchst. b, c; PatG § 139 Abs. 1 Satz 3

Wir hatten bereits in dem Beitrag BGH: Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand gegen eine Klage wegen Patentverletzung greift nicht wenn nach Gesamtumständen kein ernsthaftes Interesse an einer Lizenz besteht über die Entscheidung berichtet.

Leitsätze des BGH:
a) Die fortdauernde Lizenzbereitschaft des Benutzers ist unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Lizenzverhandlung und damit auch für den Vorwurf eines Missbrauchs von Marktmacht gegenüber dem Patentinhaber bei deren Scheitern. Sie behält auch dann ihre Bedeutung, wenn der Patentinhaber dem Benutzer ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet hat.

b) Nimmt der Benutzer ein Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers nicht an und lehnt dieser ein Gegenangebot ab, so hat der Benutzer alsbald danach eine angemessene Sicherheit zu leisten.

c) Wer von der Lehre eines standardessenziellen Patents Gebrauch macht, zugleich aber durch sein Verhalten gegenüber dem Patentinhaber zu erkennen gibt, dass er nicht lizenzwillig ist, kann sich regelmäßig nicht darauf berufen, der Unterlassungsanspruch begründe für ihn eine nicht gerechtfertigte Härte.

BGH, Urteil vom 27. Januar 2026 - KZR 10/25 - OLG München - LG München I

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 27.01.2026
KZR 10/25

Der BGH hat entschieden, dass der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand gegen eine Klage wegen Patentverletzung nicht greift, wenn nach den Gesamtumständen kein ernsthaftes Interesse an einer Lizenz besteht.

Die Pressemitteilung des BGH:
Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand gegen eine Klage wegen Patentverletzung bleibt erfolglos

Der Kartellsenat des Bundegerichtshofs hat der Klage eines Patentinhabers wegen Patentverletzung stattgegeben. Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand blieb erfolglos, weil sich bei Würdigung des gesamten Verhaltens der Beklagten ergab, dass sie kein ernsthaftes Interesse an einer Lizenz zeigte.

Sachverhalt:

Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer Patente, die die Codierung von Audiosignalen betreffen. Die durch diese Patente geschützte technische Lehre hat Eingang in Standards für den Betrieb von Mobilfunkgeräten gefunden (standardessenzielle Patente = SEP). Die Klägerin erklärte gegenüber der für diese Standards zuständigen Organisation, sie sei bereit, jedem Interessenten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen (FRAND = fair, reasonable and non-discriminatory) zu erteilen. Verhandlungen über den Abschluss eines Lizenzvertrags zwischen den Parteien blieben erfolglos. Die Klägerin nimmt die Beklagte, die dem Standard entsprechende Mobiltelefone vertrieb, u.a. auf Unterlassung in Anspruch. Die Beklagte wendet ein, die Klägerin missbrauche ihre marktbeherrschende Stellung (Art. 102 AEUV) und sei deshalb an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs gehindert.

Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit ihrer Revision möchte die Beklagte die Abweisung der Klage erreichen.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Der Kartellsenat hat die Revision der Beklagten zurückgewiesen.

Der Rechtsbestand des Patents und das Vorliegen einer Patentverletzung stehen im Revisionsrechtszug nicht mehr im Streit. Zu entscheiden war daher im Wesentlichen nur noch darüber, ob die Beklagte mit Erfolg geltend machen kann, die Klägerin handele kartellrechtswidrig, wenn sie die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch nimmt.

Im Anschluss an eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13 - Huawei/ZTE) und zwei frühere Senatsentscheidungen (BGH, Urteile vom 5. Mai 2020 - KZR 36/17 - FRAND-Einwand I, und vom 24. November 2020 - KZR 35/17 - FRAND-Einwand II) hält der Bundesgerichtshof daran fest, dass der Inhaber eines standardessenziellen Patents nicht durch Art. 102 AEUV daran gehindert ist, seine Rechte gerichtlich durchzusetzen, wenn das Verhalten des Gegners erkennen lässt, dass dieser nicht ernsthaft lizenzwillig ist.

Das Verhalten der Beklagten lässt hier eine fehlende Lizenzbereitschaft erkennen. Die Klägerin hat der Beklagten am 25. Oktober 2019 ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags übermittelt. Zugleich hat sie ihr den Abschluss einer Vertraulichkeitsabrede angeboten. Diese ist Voraussetzung dafür, dass die Klägerin Lizenzverträge offenlegen darf, die sie bereits mit anderen Unternehmen geschlossen hat. Die Beklagte hat auf das Lizenzvertragsangebot am 17. März 2020 reagiert, auf das Angebot einer Vertraulichkeitsabrede erst im Juni 2020. Zu weiteren Lizenzvertragsangeboten der Klägerin vom 6. Mai 2020 hat die Beklagte am 17. August 2020 Stellung genommen. Zudem hat die Beklagte während der sich über mehrere Jahre hinziehenden Vertragsverhandlungen nur eine Sicherheit geleistet, die deutlich unter derjenigen blieb, die sich nach den von ihr selbst unterbreiteten Lizenzvertragsangeboten ergab.

Eine Vorlage gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV an den Gerichtshof der Europäischen Union war nicht veranlasst. Ein nationales Gericht ist von der Vorlagepflicht befreit, wenn die gestellte Frage nicht entscheidungserheblich ist, die Vorschrift des Unionsrechts bereits Gegenstand einer Auslegung durch den Gerichtshof war oder die richtige Auslegung des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt. Nach der Entscheidung Huawei/ZTE ist den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falles gebührend Rechnung zu tragen. Dies ist unter Anwendung seines nationalen Verfahrensrechts Aufgabe des mitgliedstaatlichen Gerichts im Einzelfall. Danach ist ohne vernünftigen Zweifel davon auszugehen, dass das Unionsrecht (Art. 102 AEUV) keine feste Abfolge von Verfahrensschritten vorgibt, die in jedem Fall strikt zu beachten sind. Auf die Frage, ob eine vom Beklagten zu erbringende Sicherheitsleistung sich der Höhe nach am Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers zu orientieren hat, kommt es hier nicht an, weil die geleistete Sicherheit deutlich unter dem eigenen Angebot der Beklagten lag.

Vorinstanzen:

Landgericht München I - Urteil vom 25. Mai 2022 - 7 O 14091/19

Oberlandesgericht München - Urteil vom 20. März 2025 - 6 U 3824/22 Kart

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

Artikel 102 AEUV

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

(2) Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen;

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher;

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.

Artikel 267 AEUV

(1) Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung

a) über die Auslegung der Verträge,

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union.

(2) Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen.

(3) Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet.

(4) Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren, das eine inhaftierte Person betrifft, bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, so entscheidet der Gerichtshof innerhalb kürzester Zeit.

OLG Düsseldorf
Urteil vom 24.05.2024
2 U 67/23

Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass ein Patentinhaber bei einer Patentverletzung regelmäßig einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung in elektronisch auswertbarer Form hat.

Aus den Entscheidungsgründen:
b) Die Klägerin kann auch Auskunft und Rechnungslegung in elektronischer Form beanspruchen.

Angesichts der weitgehenden Digitalisierung der Geschäftswelt kann der Gläubiger des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs regelmäßig vom Schuldner desselben verlangen, die Auskunft und Rechnungslegung in elektronisch auswertbarer Form zu erhalten. Als elektronisch auswertbare Form ist hierbei eine Form zu verstehen, bei der die Daten von einem Computer unmittelbar ausgewertet werden können – also beispielsweise Microsoft Excel. Nicht genügend ist dagegen die Übermittlung von digitalisierten Fotos oder Scans schriftlicher Dokumente (außer im Rahmen der Belegvorlage; vgl. Senat, Urt. v. 25.06.2020 – I-2 U 54/19; Urt. v. 13.08.2020 – I- 2 U 52/19, GRUR-RS 2020, 49189 Rn. 95 – WC-Sitzgelenk II; Urt. v. 13.08.2020 – I-2 U 10/19, GRUR-RS 2020, 44647 Rn. 105 – Zündkerze; BeckOK PatR/Fricke, 31. Ed. 15.1.2024, PatG § 140b Rn. 26 m.w.N.). Es entspricht den heutigen Gepflogenheiten im Geschäftsverkehr, dass die entsprechenden Daten beim Schuldner bereits digital verfügbar sind. Dementsprechend ist es ihm regelmäßig möglich und zumutbar, dem Gläubiger dasjenige elektronische Element zu überlassen, das ohnehin die Basis einer Auskunftserteilung und Rechnungslegung in Papierform bildet. Der Schuldner wird hierdurch offensichtlich nicht belastet und dem Gläubiger wird die Verwertung der Auskünfte zum Zwecke der weiteren Rechtsverfolgung entscheidend erleichtert. Liegen die entsprechenden Daten dem Schuldner ausnahmsweise nur in analoger Form vor, ist es ihm ein Leichtes, dies im Verletzungsprozess einzuwenden und seinen Einwand mit entsprechendem Sachvortrag zu untermauern. Unterbleibt dies, wie hier, besteht regelmäßig kein Grund, dem Gläubiger einen Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung in elektronischer Form zu versagen (Senat, Urt. v. 13.08.2020 – I-2 U 10/19, GRUR-RS 2020, 44647 Rn. 105 – Zündkerze; BeckOK PatR/Fricke, 31. Ed. 15.1.2024, PatG § 140b Rn. 26 m.w.N.; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 1000).

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Beschluss vom 11.06.2024
X ZB 5/22
DABUS
PatG § 37 Abs. 1, §§ 6, 42

Der BGH hat entschieden, dass künstliche Intelligenz kein Erfinder im Sinne des Patentrechts sein kann. Für eine Patentanmeldung ist eine natürliche Person als Erfinder grundsätzlich möglich und erforderlich auch wenn ein KI-System verwendet wurde.

Leitsätze des BGH:
1. Erfinder im Sinne von § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Ein maschinelles, aus Hard- oder Software bestehendes System kann auch dann nicht als Erfinder benannt werden, wenn es über Funktionen künstlicher Intelligenz verfügt

2. Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder ist auch dann möglich und erforderlich, wenn zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre ein System mit künstlicher Intelligenz eingesetzt worden ist.

3. Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder im dafür vorgesehenen amtlichen Formular genügt nicht den Anforderungen aus § 37 Abs. 1 PatG, wenn zugleich beantragt wird, die Beschreibung um den Hinweis zu ergänzen, die Erfindung sei durch eine künstliche Intelligenz generiert oder geschaffen worden.

4. Die Ergänzung einer hinreichend deutlichen Erfinderbenennung um die Angabe, der Erfinder habe eine näher bezeichnete künstliche Intelligenz zur Generierung der Erfindung veranlasst, ist rechtlich unerheblich und rechtfertigt nicht die Zurückweisung der Anmeldung nach § 42 Abs. 3 PatG.

BGH, Beschluss vom 11. Juni 2024 - X ZB 5/22 - Bundespatentgericht

Den Volltext der ENtscheidung finden Sie hier:

OLG Düsseldorf
Urteil vom 30.12.2022
I-15 U 59/21

Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass das Gewehr "Haenel CR 223" ein Patent von Heckler & Koch verletzt.

Die Pressemitteilung des Gerichts:
Gewehr "Haenel CR 223“ verletzt Patent von Heckler & Koch

Das Gewehr "Haenel CR 223" verletzt Patentrechte der Heckler & Koch GmbH und darf aufgrund des heutigen Urteils des 15. Zivilsenats unter Leitung der Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht Ulrike Voß derzeit in Deutschland weder hergestellt noch vertrieben werden. Mit seiner Entscheidung hat der Senat die Berufung der das Gewehr veräußernden Haenel GmbH gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf (Urteil vom 16.11.2021, Az. 4a O 68/20) zurückgewiesen.

Die beklagte Haenel GmbH produziert und vertreibt ein Gewehr mit der Bezeichnung "Haenel CR 223" (angegriffene Ausführungsform), die Klägerin Heckler & Koch GmbH ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 2 018 508 B1 (Klagepatent). Das Patent hat die Ausgestaltung eines Waffenverschlusssystems zum Gegenstand, durch das die Funktionsfähigkeit und Sicherheit eines Gewehrs auch nach Eintauchen in Flüssigkeiten – insbesondere Wasser – sichergestellt werden soll. Der Senat hat eine Verletzung dieses Klagepatents durch die im Gewehr "Haenel CR 223" genutzte Konstruktion bestätigt. Das Verschlusssystem verfüge über "ventilfreie Fluid-Durchtritts-Öffnung(en)" im Sinne der mit dem Klagepatent geschützten Konstruktionsweise, durch welche der Abfluss von Flüssigkeiten aus dem Waffenverschlusssystem und somit die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Gewehrs nach einem Flüssigkeitskontakt gewährleistet seien.

Aufgrund der im Urteil festgestellten Patentrechtsverletzung ist die Haenel GmbH neben dem Herstellungs- und Vertriebsverbot für das Gewehr "Haenel CR 223" zudem verpflichtet, alle noch in ihrem Besitz befindlichen Gewehre zu vernichten, ihre gewerblichen Kunden gegen eine Entschädigungszahlung zur Rückgabe bereits gelieferter Gewehre aufzufordern und der Klägerin Auskunft über den mit dem bisherigen Verkauf der Gewehre erzielten Gewinn zu erteilen. Auf Basis dieser Auskunft kann die Klägerin dann Schadenersatzansprüche gegen die Beklagte geltend machen.

Das dem Rechtsstreit zugrundeliegende Klagepatent EP 2 018 508 B1 ist in der von der Klägerin in diesem Verfahren geltend gemachten Fassung mit erstinstanzlichem Urteil des Bundespatentgerichts vom 30.09.2022 (Az. 7 Ni 29/20 (EP)) für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten worden. Eine Veranlassung zur Aussetzung des hiesigen Rechtsstreits nur aufgrund eines möglichen Berufungsverfahrens über den Bestand des Patents bestand daher nach Auffassung des Senats nicht.

Mangels Vorliegen der Voraussetzungen hat der Senat die Revision zum Bundesgerichtshof gegen seine Entscheidung nicht zugelassen. Die Beklagte kann gegen das Urteil daher nur das Rechtsmittel der Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen.

LG München
Beschluss vom 12.10.2022
21 O 513/22 und 21 O 515/22

Das LG München hat mit der Konzentrationsmaxime in Patentstreitsachen und der Geltendmachung des Einwands nach § 145 PatG befasst.

Die Pressemitteilung des Gerichts:

Zur Konzentrationsmaxime in Patentstreitsachen

Die 21. Zivilkammer (Patentstreitkammer) hat heute in einem internationalen Rechtsstreit zwischen zwei Technologieunternehmen den Antrag der Beklagten auf abgesonderte Verhandlung und Entscheidung über den Zulässigkeitseinwand nach § 145 PatG mit Beschluss zurückgewiesen.

Die Verfahren mit den Az. 21 O 513/22 und 21 O 515/22 sind Teil eines großen, international geführten Rechtsstreits zweier Unternehmen, die wechselseitig eine Vielzahl von Patentverletzungsklagen erhoben haben. In Deutschland sind vor mehreren Landgerichten Klagen rechtshängig. Vor dem Landgericht München I hat die Klägerin die Verletzung von sechs verschiedenen Klagepatenten durch diverse Konzerngesellschaften der Beklagtenseite geltend gemacht. Fünf dieser Klagepatente sollen nach Meinung der Klägerin standardessentiell für die Mobilfunkstandards 4G (LTE) und 5G sein.

Die 21. Zivilkammer hat am 14.09.2022 den ersten Verhandlungstermin in dem Streitkomplex durchgeführt.

In den oben genannten Verfahren haben die Beklagten den Einwand nach § 145 PatG erhoben. Sie meinen, die Klagen vor dem Landgericht München I seien bereits unzulässig. Denn sie hätten „gleichartige Handlungen“ wie die Klagen vor einem anderen Landgericht zum Gegenstand, diese seien aber (zumindest zum Teil) früher zugestellt (und damit erhoben) worden. Die Beklagten haben daher im frühen ersten Termin nach dem Münchner Verfahren in Patentstreitsachen beantragt, die Kammer solle über die Zulässigkeit der Klage nach § 280 Abs. 1 ZPO abgesondert verhandeln und die Klagen wegen Unzulässigkeit nach § 145 PatG endgültig abweisen.

§ 280 Abs. 1 ZPO räumt der Kammer ein Ermessen ein. Dieses hat sie dahingehend ausgeübt, keine abgesonderte Verhandlung über die Zulässigkeit der Klage anzuordnen und derzeit kein Urteil über die Zulässigkeit der Klage zu erlassen.

Die Kammer führt aus, es sei jetzt noch nicht an der Zeit, über die Zulässigkeit der Klage und insbesondere über den Einwand der Beklagten nach § 145 PatG eine verbindliche Entscheidung zu treffen. Es bestehe derzeit (noch) keine Entscheidungsreife, weil der Gegenstand des Klagepatents bislang nicht hinreichend geklärt sei und daher keine hinreichende Vergleichsmöglichkeit zu dem Gegenstand der Verfahren vor dem anderen Landgericht bestehe.

Zur Begründung führte das Gericht unter anderem aus:

„Es widerspricht dem der Regelung des § 280 ZPO zugrundeliegenden Gedanken der Prozessökonomie, sich bereits zu diesem (frühen) Zeitpunkt (im Verfahren) – dann aber insoweit abschließend – mit zahlreichen technischen Aspekten auseinanderzusetzen und diese verbindlich zu entscheiden. Insbesondere müsste sich die Kammer bereits jetzt umfassend und abschließend mit der – sowohl für die Begründetheit und die Aussetzung maßgeblichen – Auslegung der Patentansprüche befassen, um eine insgesamt widerspruchsfreie Behandlung des Verfahrens sicherzustellen. Dies gilt auch im Hinblick auf die durch die Klägerin aufgeworfene Frage des Verschuldens und dafür, ob die Klägerin der Einrede der Beklagten erfolgreich die Gegeneinrede des mangelnden Verschuldens entgegenhalten kann, weil auch insofern im Einzelfall zahlreiche technische Details eine Rolle spielen (können), die jedoch erst zu gegebener Zeit, später, von der Kammer hinreichend beurteilt werden können.“

Der in beiden Verfahren ergangene Beschluss ist unanfechtbar.

Trotz des Beschlusses heute bleibt der Einwand nach § 145 PatG bestehen. Über den Einwand wird nach dem Haupttermin zu entscheiden sein.

Die 21. Zivilkammer wird in o.g. Verfahren am 21.12.2022 über den von den Beklagten erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (FRAND-Einwand) verhandeln. Haupttermin in der Sache ist auf den 15.03.2023 bestimmt.



Zum Hintergrund:

I. § 145 PatG regelt die sog. Konzentrationsmaxime. Die Norm besagt:

„Wer eine Klage nach § 139 erhoben hat, kann gegen den Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund eines anderen Patents nur dann eine weitere Klage erheben, wenn er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen.“

Wegen der Konzentrationsmaxime und aus Sorge, dass eine Klage unzulässig sein könnte, werden Klagen wegen derselben oder gleichartigen Handlungen, auch wenn sie mehrere Klagepatente betreffen, regelmäßig in einer Klageschrift zusammengefasst. Solche Klageschriften sind teils sehr umfangreich. So umfasst die Klageschrift in dem Verfahren 21 O 513/22 fünf Klagepatente. Allein die Klageschrift ist 535 Seiten lang, hinzu kommen zahlreiche Anlagen.

Auch wenn die Patente wegen § 145 PatG in einer Klageschrift geltend gemacht werden, handelt es sich um mehrere Verfahren. Die verschiedenen Patente bilden grundsätzlich unterschiedliche Streitgegenstände (andere Anträge, andere Lebenssachverhalte). Auch die technischen Fragen sind regelmäßig von Patent zu Patent andere. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit und der Verhandelbarkeit ist daher in aller Regel eine Abtrennung geboten, geordnet nach den verschiedenen Klagepatenten.

Gleiches gilt, wenn die Klägerseite eine bereits anhängige Klage – wiederum wegen § 145 PatG – um einen neuen Antrag betreffend ein weiteres Patent erweitert.

II. Das Münchner Verfahren in Patentstreitsachen wird seit 2009 von den Patentstreitkammern am Landgericht München I praktiziert. In den Jahren 2019 bis 2020 wurde es vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb evaluiert. Kernpunkte sind die Durchführung zweier Termine in der Sache („erster Termin“ und „zweiter Termin“) und ein strenges Fristenregime. Die Durchführung des (frühen) ersten Termins dient der Konzentration auf die wesentlichen Punkte des Verfahrens. In dem ersten Termin werden primär Auslegung des Klagepatents und dessen Verletzung durch die angegriffenen Ausführungsformen diskutiert. Die regelmäßig erforderliche Diskussion über den Rechtsbestand des Klagepatents ist dem zweiten Termin vorbehalten. Sofern die Klägerin standardessentielle Patente geltend macht und die Beklagte sich mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand verteidigt, findet häufig ein weiterer „FRAND-Termin“ statt, in dem über die Bemühungen der Parteien um den Abschluss eines fair, reasonable and non discriminatory (FRAND) Lizenzvertrages gesprochen wird.

Diese mit zwei bis drei Terminen aufwändige Verhandlungsleitung hat zum Ziel, in einem für beide Seiten fairen und transparenten Verfahren schnellen und effektiven Rechtsschutz bereitzustellen.

BGH
Urteil vom 21.07.2022
X ZR 110/21

Der BGH hat entschieden, dass regelmäßig kein Rechtsschutzbedürfnis für eine Klage auf Nichtigerklärung eines erloschenen Patents besteht. Das allgemeine Interesse an einer gesetzeskonformen Erteilungspraxis des Patentamts genügt nicht.

Kein Rechtsschutzbedürfnis für Klage gegen erloschenes Patent für ein Verfahren zur Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen

Der insbesondere für das Patentrecht zuständige X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich in seinem heute verkündeten Urteil mit der Frage befasst, unter welchen Voraussetzungen ein Patent, das nicht mehr in Kraft steht, mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden kann.

Sachverhalt:

Der Beklagte war Inhaber eines deutschen Patents, das ein Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter Stammzellen betrifft. Der klagende Verein macht geltend, das Patent hätte nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG nicht erteilt werden dürfen, soweit es auch menschliche Blastocysten (ein bestimmtes Entwicklungsstadium der Embryogenese, in dem bei Menschen und Säugetieren die Einnistung in die Gebärmutter erfolgt) erfasse.

Bisheriger Prozessverlauf:

Während des Verfahrens des ersten Rechtszugs vor dem Bundespatentgericht ist das Streitpatent dadurch erloschen, dass der Beklagte die für die Aufrechterhaltung jährlich zu zahlende Gebühr nicht entrichtet hat (§ 20 PatG). Das Patentgericht hat die Klage daraufhin als unzulässig abgewiesen. Dagegen wendet sich der Kläger mit der Berufung.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Die Berufung blieb erfolglos. Entscheidend dafür war, dass das angegriffene Patent nicht mehr in Kraft steht.

Die Klage auf Nichtigerklärung eines Patents ist als Popularklage ausgestaltet. Ein Patent kann also grundsätzlich von jedermann angegriffen werden. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass es im allgemeinen Interesse liegt, dass zu Unrecht erteilte Schutzrechte beseitigt werden. Ist das Patent jedoch - wie hier - erloschen, entfällt dieses Allgemeininteresse. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Nichtigkeitsklage nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur noch zulässig, wenn der Kläger ein Rechtsschutzbedürfnis hat. Die Rechtsprechung bejaht ein solches Rechtsschutzbedürfnis insbesondere dann, wenn der Kläger damit rechnen muss, dass er wegen Verletzungshandlungen in der Vergangenheit aus dem damals noch bestehenden Patent in Anspruch genommen wird.

Ein solches Rechtsschutzbedürfnis hat der Kläger nicht. Das allgemeine Interesse an der Sicherung gesetzeskonformer Erteilungspraxis des Patentamts genügt insoweit nicht. Auch unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Vorgaben ergibt sich nichts anderes. Die Verfassung gewährleistet, dass demjenigen, der geltend machen kann, durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein, der Rechtsweg offensteht (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG). Dagegen ist es verfassungsrechtlich nicht geboten, jedermann das Recht einzuräumen, im Interesse der Allgemeinheit gegen (vermeintlich) rechtswidrige staatliche Maßnahmen vorzugehen. Darüber hinaus liegt eine Beeinträchtigung der Rechte des Klägers durch die Erteilung des inzwischen erloschenen Patents nicht vor, weil davon keine ihn betreffenden Rechtswirkungen (mehr) ausgehen. Jedenfalls insofern unterscheidet sich der Streitfall von dem der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 (1 BvR 2656/18 u.a.) zum Rechtsschutz gegen unzureichende Klimaschutzmaßnahmen zugrundeliegenden Fall. Dort hat das Bundesverfassungsgericht eine Beschwerdebefugnis insoweit bejaht, als es die Verletzung der Grundrechte der Beschwerdeführenden für möglich gehalten hat. Eine solche Möglichkeit besteht aus den genannten Gründen im Streitfall nicht.

Vorinstanz:

Bundespatentgericht - Urteil vom 5. Oktober 2021 - 3 Ni 31/19

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

§ 2 PatG:

(1) Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

(2) Insbesondere werden Patente nicht erteilt für

1.Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

2.Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;

3.die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;

4.Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die entsprechenden Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes maßgeblich.

§ 20 PatG

(1) Das Patent erlischt, wenn

1.der Patentinhaber darauf durch schriftliche Erklärung an das Patentamt verzichtet

oder

2.die Jahresgebühr oder der Unterschiedsbetrag nicht rechtzeitig (§ 7 Abs. 1, § 13 Abs. 3 oder § 14 Abs. 2 und 5 des Patentkostengesetzes, § 23 Abs. 7 Satz 4 dieses Gesetzes) gezahlt wird.

(2) Über die Rechtzeitigkeit der Zahlung entscheidet nur das Patentamt; die §§ 73 und 100 bleiben unberührt.

Art. 19 Grundgesetz

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

BGH
Urteil vom 12.04.2022
X ZR 73/20
PatG § 3 Abs. 1 Satz 2; GeschGehG § 2 Nr. 1
Oberflächenbeschichtung

Leitsätze des BGH:
a) Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstände die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnenen Kenntnisse zu verneinen. Dies gilt jedenfalls so lange, wie die Kenntnisse nur solchen Personen zugänglich sind, die an dieser Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit beteiligt sind, aber auch dann, wenn die Herstellung oder einzelne Herstellungsschritte auf Dritte übertragen werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. Mai 2019 - X ZR 93/17, Rn. 34; Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362, juris Rn. 35 - Herzklappenprothese).

b) Informationen, die nicht unter den Begriff des Geschäftsgeheimnisses im Sinne von § 2 Nr. 1 GeschGehG fallen, sind nicht ohne weiteres als der Öffentlichkeit zugänglich im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG anzusehen.

BGH, Urteil vom 12. April 2022 - X ZR 73/20 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier: