BECKMANN UND NORDA - Rechtsanwälte Bielefeld

OLG Nürnberg
Urteil vom 09.07.2026
3 U 428/26

Das OLG Nürnberg hat entschieden, dass dem Inhaber eines prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens ein Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG zusteht, wenn ein Mitbewerber bei Branchenidentität ein im prägenden Kern identisches Firmenschlagwort nutzt. Die Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) schließen die Verwechslungsgefahr selbst bei einer Ableitung vom bürgerlichen Namen der Gesellschafter nicht aus, sofern der prioritätsjüngere Namensträger nicht alle erforderlichen und zumutbaren Vorkehrungen trifft, um Verwechslungen auf ein hinnehmbares Maß zu reduzieren.

Aus den Entscheidungsgründen:
Die zulässige Berufung der Verfügungsbeklagten hat in der Sache keinen Erfolg. Der Verfügungsklägerin steht für die geltend gemachten Ansprüche sowohl ein Verfügungsgrund als auch ein Verfügungsanspruch zu.

I. Der nach § 140 Abs. 3 MarkenG vermutete Verfügungsgrund ist nicht widerlegt.

1. Nach der Rechtsprechung des Senats ist die Vermutung der Dringlichkeit widerlegt, wenn der Verfügungskläger trotz Kenntnis des Wettbewerbsverstoßes und der ihm drohenden Nachteile mit der Rechtsverfolgung zu lange wartet, insbesondere den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht stellt, oder das Verfahren nicht zügig, sondern schleppend betreibt. Der Senat sieht die Zeitspanne, die zwischen Kenntniserlangung durch den Verfügungskläger und dem Verfügungsantrag liegen darf, regelmäßig bei der Dauer von mehr als einem Monat als überschritten an. Diese Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Verfügungsklagepartei zuverlässige Kenntnis von der Kennzeichenverletzung und der Person des Verletzers erlangt hat (vgl. zu § 12 UWG: OLG Nürnberg GRUR-RR 2025, 520 Rn. 14 – Fachzentrum für medizinische Haarentfernung). Die Dringlichkeit kann neu entstehen, wenn sich die Umstände wesentlich ändern, z.B. der Verletzer sein Verhalten intensiviert bzw. eine völlig neue Verletzungssituation vorliegt (OLG Hamburg GRUR-RR 2024, 442 Rn. 15 – Deutsche Lichtmiete).

2. Für den Fristbeginn ist bei der Verletzung eines Unternehmenskennzeichens grundsätzlich auf die Kenntnis von der Eintragung des prioritätsjüngeren Unternehmens unter diesem Zeichen ins Handelsregister abzustellen.

Zwar ist der Ansatzpunkt des Landgerichts grundsätzlich zutreffend, dass mit der Kenntniserlangung von der Anmeldung einer verletzenden Marke (lediglich) die Dringlichkeitsfrist für die Geltendmachung des vorbeugenden Unterlassungsanspruchs wegen Erstbegehungsgefahr zu laufen beginnt und eine erst spätere Kenntniserlangung von der Aufnahme der tatsächlichen Benutzung eine neue Dringlichkeitsfrist zu diesem Eingriff von grundlegend anderer Art und Intensität in Gang setzt (Ingerl/Rohnke/Nordemann/Jaworski, 4. Aufl. 2023, MarkenG vor § 14 Rn. 262; Ströbele/Hacker/Thiering/ Thiering, 14. Aufl. 2024, MarkenG § 140 Rn. 88).

Dies ist jedoch bei der Eintragung einer Firma ins Handelsregister grundlegend anders. Diese begründet bereits eine Wiederholungsgefahr. Denn aus der Anmeldung zum Handelsregister ergibt sich nicht nur der Wille des Handelnden, die Bezeichnung in Zukunft als Unternehmenskennzeichen zu benutzen; der Anmelder tut vielmehr bereits damit kund, dass sein Unternehmen diese Bezeichnung führt (BGH GRUR 2008, 912 Rn. 28 – Metrosex). Auch greift bei der Anmeldung eines Unternehmenskennzeichens – anders als bei einer Markenanmeldung – nicht der Erfahrungssatz, dass diese öfters nur auf Vorrat, jedenfalls aber für wesentlich breitere Verzeichnisse angemeldet werden und daher die durch die Eintragung begründete Erstbegehungsgefahr noch wenig konkret ist und sich häufig auch nicht realisiert. Vor diesem Hintergrund ist die tatsächliche Aufnahme einer geschäftlichen Bezeichnung am Markt unter normalen Umständen gegenüber der Handelsregistereintragung keine völlig neue Verletzungssituation, weshalb die Kenntnis von der Handelsregistereintragung grundsätzlich maßgeblich für die Dringlichkeitsfrist ist.

Daraus folgt im Streitfall, dass soweit die Verfügungsklägerin die Verwendung der Bezeichnung „Helmsauer Versicherungsmakler GmbH“ begehrt, grundsätzlich auf die Eintragung am 09.12.2025 und nicht auf die Kenntnis vom tatsächlichen Marktzutritt am 01.01.2026 abzustellen ist. Dies würde dazu führen, dass es dringlichkeitsschädlich war, mit der Einreichung des Schriftsatzes, mit dem die Verfügungsklägerin den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragte, bis zum 26.01.2026 abzuwarten. Soweit sich die Verfügungsklägerin mit ihren Anträgen gegen die erstmals 2026 verwendete Bezeichnung „Helmsauer Verbund“ wendet, besteht dagegen von vornherein kein Problem mit dem Verfügungsgrund.

3. Eine andere Beurteilung ist im vorliegenden Fall jedoch insgesamt – also auch in Bezug auf die Bezeichnung „Helmsauer Versicherungsmakler GmbH“ – deshalb veranlasst, weil ein Neuentstehen des Verfügungsgrunds auf eine (tatsächliche) Intensivierung des Verletzerverhaltens gestützt werden kann.

Eine markenrechtliche deutliche Intensivierung ist etwa gegeben, wenn sich die Verletzungshandlung durch eine Ausdehnung auf weitere, andere Produktarten oder auf dem geschützten Kennzeichen noch wesentlich näherkommende Zeichengestaltungen auszeichnet (OLG Hamburg GRUR-RR 2024, 442 Rn. 19 – Deutsche Lichtmiete). Maßgeblich ist, ob es sich um derart einschneidende Veränderungen der Art und/oder Intensität nach handelt, die eine neue Situation zulasten des Verfügungsklägers entstehen lassen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2014, 273 (275) – Rücklastschriftkosten), also die Rechtsbeeinträchtigung durch den neuen Verstoß eine andere Qualität erlangt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn die Gefahr einer wirtschaftlichen Beeinträchtigung durch den neuen Verstoß signifikant wächst (OLG Stuttgart GRUR-RR 2025, 82 Rn. 15 – Drittplattform).

Im Streitfall erfolgte die Eintragung der Verfügungsbeklagten ins Handelsregister am 09.12.2025 allgemein mit dem Tätigkeitsgebiet „alle Tätigkeiten eines Versicherungsmaklers, die Verwaltung und Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen und alle damit unmittelbar und mittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind“. Dieser sich aus der Eintragung ergebende Unternehmensgegenstand hat zwar eine gewisse Indizwirkung für die bevorstehende unternehmerische Tätigkeit (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 05.08.2010 – 6 U 89/09, juris-Rn. 38). Aus der Eintragung, die sich allgemein auf Tätigkeiten eines Versicherungsmaklers und sonstige Versicherungsdienstleistungen bezog, ergab sich jedoch noch nicht das genaue Geschäftsmodell, insbesondere für welche Zielgruppen die Verfügungsbeklagte tätig sein wollte.

Erst mit dem Marktzutritt der Verfügungsbeklagten am 01.01.2026 war für die Verfügungsklägerin hinreichend sicher absehbar, in welchem Umfang es infolge der Handelsregistereintragungen tatsächlich zu einer geschäftlichen Aktivität der Verfügungsbeklagten nicht nur in derselben Branche der Versicherungsmaklerdienstleistungen, sondern auf exakt demselben Markt wie die Verfügungsklägerin – also Tätigkeiten einer Versicherungsmaklerin für die Zielgruppen Gesundheitswesen, Handwerk sowie Gewerbe und Mittelstand – unter Benutzung ihres Unternehmenskennzeichens kommen würde.

Daraus folgt im Streitfall, dass mit der Registereintragung zwar bereits die (materielle) Anspruchsvoraussetzung der Wiederholungsgefahr bestand. Die Verfügungsklägerin hat jedoch – vor dem Hintergrund des weiten Tätigkeitsbereichs in der Handelsregistereintragung – dadurch, dass sie gegen die Eintragung der Bezeichnung „Helmsauer Versicherungsmakler GmbH“ nicht vorging, (ausnahmsweise) nicht zu erkennen gegeben, dass es ihr hinsichtlich der konkreten geschäftlichen Aktivitäten der Verfügungsbeklagten nicht eilig ist.

II. Der Verfügungsklägerin steht für die geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Ansprüche auch ein Verfügungsanspruch zu, da die von der Verfügungsbeklagten verwendeten Zusätze nicht ausreichen, um die Verwechslungsgefahr auf ein hinnehmbares Maß zu vermindern.


1. Die Verfügungsklägerin hat durch jahrzehntelange Benutzung im Versicherungsmaklergeschäft ein Unternehmenskennzeichenrecht i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG an der Bezeichnung „Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG“ sowie an der Bezeichnung „Helmsauer“ als Firmenschlagwort kennzeichenrechtlichen Schutz erworben.

a) Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden Unternehmenskennzeichen als geschäftliche Bezeichnungen geschützt. Zu den Unternehmenskennzeichen zählen nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG solche Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Unternehmens benutzt werden (sogenannte Kennzeichen mit Namensfunktion). Das Unternehmenskennzeichenrecht entsteht im Falle einer originär kennzeichnungskräftigen Bezeichnung durch ihre tatsächliche namensmäßige Benutzung (BGH GRUR 2016, 1066 Rn. 23 – mtperfect).

Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung (BGH GRUR 2016, 705 Rn. 19 – ConText). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 28 – Castell/VIN CASTELL). Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort nach § 5 Abs. 2 MarkenG setzt vielmehr neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken. Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dürfen dabei nicht überspannt werden. Eine besondere Originalität, etwa durch eigenartige Wortbildung oder eine Heraushebung aus der Umgangssprache, ist nicht Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft. Es reicht aus, dass sich eine rein beschreibende Verwendung nicht feststellen lässt (BGH GRUR 2018, 935 Rn. 28 – goFit).

b) Die Verfügungsklägerin ist unzweifelhaft Inhaberin des Unternehmenskennzeichens „Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG“ nach § 5 Abs. 2 S. 1 2. Alt. MarkenG, da sie unter dieser Bezeichnung seit 19.11.1998 im Handelsregister eingetragen und seit 1998 umfangreich am Markt als Versicherungsmaklerin tätig ist. Diese Bezeichnung ist auch originär kennzeichnungskräftig, da sie in Bezug auf das Tätigkeitsgebiet der Klägerin nicht glatt beschreibend ist und nicht unmittelbar auf das Tätigkeitsfeld der Verfügungsklägerin schließen lässt.

Darüber hinaus ist die Verfügungsklägerin Inhaberin des Firmenschlagworts „Helmsauer“. Es handelt sich dabei um einen kennzeichnungskräftigen und in keiner Weise beschreibenden Firmenbestandteil, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Bestandteilen des Unternehmenskennzeichens – der Tätigkeitsbeschreibung und dem Rechtsformzusatz – geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Angesichts der Gesamtfirmierung „Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG“ entspricht es der Lebenserfahrung, dass der Verkehr zur Verkürzung dieser Gesamtfirmierung diese auf den prägenden Bestandteil „Helmsauer“ verkürzt.

Eine andere Beurteilung ist nicht deshalb veranlasst, weil es sich bei dem Bestandteil „Helmsauer“ um einen Familiennamen handelt. Die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit sind selbst dann erfüllt, wenn zur Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs ein häufiger Familienname verwendet wird; die Häufigkeit eines als Geschäftsbezeichnung verwendeten Familiennamens beeinflusst lediglich die Kennzeichnungskraft und damit den Schutzumfang der Bezeichnung (BGH GRUR 2008, 801 Rn. 12 – Hansen-Bau). Bei der Bezeichnung „Helmsauer“ handelt es sich dagegen um einen eher seltenen Familiennamen; ein Freihaltebedürfnis für diesen Namen besteht von vornherein nicht.

2. Die Verfügungsbeklagte hat durch die Benutzung der Zeichen „Helmsauer Versicherungsmakler GmbH“ und „Helmsauer Verbund“ als Unternehmenskennzeichen in die prioritätsälteren Kennzeichenrechte der Verfügungsklägerin an dem Firmenschlagwort „Helmsauer“ nach § 15 Abs. 1 und 2 MarkenG eingegriffen. Insbesondere besteht zwischen den Kollisionszeichen Verwechslungsgefahr.

a) Die Beurteilung der Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Nähe der Unternehmensbereiche, der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen (BGH GRUR 2016, 705 Rn. 23 – ConText).

b) Angesichts der Tätigkeit beider Parteien als Versicherungsmakler mit identischen Zielgruppen ihrer Dienstleistungen besteht Branchenidentität.

c) Es ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Klagezeichens „Helmsauer“ auszugehen.

aa) Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name des Unternehmensträgers einzuprägen (BGH GRUR 2012, 635 Rn. 18 – METRO/ROLLER's Metro). Der Familienname stellt dabei ein klassisches Kennzeichnungsmittel dar, dem der Verkehr im Allgemeinen einen klaren Herkunftshinweis entnimmt (BGH GRUR-RR 2010, 205 Rn. 46 – Haus & Grund IV).

bb) Im Streitfall weist das klägerische Unternehmensschlagwort „Helmsauer“ durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Zum einen handelt es sich bei „Helmsauer“ nicht um einen „Allerweltsnamen“, sondern um einen eher seltenen Familiennamen, der für die Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers keine beschreibenden Anklänge aufweist. Zum anderen ist die Verfügungsklägerin seit 1998 intensiv am Markt tätig und erzielt erhebliche Umsätze von ca. von […] Mio. Euro pro Jahr (Anlage ASt 14).

cc) Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen ist nicht hinreichend dargetan. Die Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen stellt einen Ausnahmetatbestand dar und setzt voraus, dass die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarten Branchen oder Waren und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet ist, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (BGH GRUR 2008, 1104 Rn. 25 – Haus & Grund II).
Im Streitfall trägt die Verfügungsbeklagte vor, dass auf der Webseite www.helmsauergruppe.de unter Impressum auf verschiedene andere Unternehmen mit dem Namensbestandteil „Helmsauer“ hingewiesen werde. Die (strengen) Voraussetzungen der Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen werden mit diesem Vortrag nicht erfüllt. Zum einen unterscheiden sich diese Firmen, die das Schlagwort „Helmsauer“ aufweisen, durch die Verwendung unterscheidungskräftiger Zusätze („Preuß“, „Curamed“) oder durch den zwar beschreibenden, aber für den Leser unmissverständlichen Verweis auf andere Branchen („IT-Solutions“, „Managementgesellschaft und Beratungszentrum für das Gesundheitswesen“, „Verrechnungsstelle für Ärzte“, „Vermögensverwaltung“). Zum anderen trägt die Verfügungsklägerin unwidersprochen vor, dass sämtliche dieser Firmen aktuell entweder überhaupt nicht als Versicherungsvermittler tätig oder (im Fall der Helmsauer & Preuß GmbH) nur noch mit der Abwicklung geringfügiger Restbestände befasst seien.

d) Zwischen den Zeichen besteht hochgradige Ähnlichkeit.

aa) Bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen zwar grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort, kann jedoch dieser gesondert geschützte Teil dem Zeichenvergleich zu Grunde gelegt werden. Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt. Der Grund für diesen selbstständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (BGH GRUR 2016, 705 Rn. 28 – ConText).

bb) Daraus folgt im Streitfall, dass bei der Prüfung der Frage, inwieweit die sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien übereinstimmen oder ähnlich sind, allein auf die Firmenschlagworte „Helmsauer” abzustellen ist. Die beschreibenden Zusätze in den Firmierungen bleiben nicht nur bei dem Klagezeichen (dazu oben unter B.II.1.), sondern auch bei den Verletzungszeichen außer Betracht (vgl. auch BGH GRUR 2008, 803 Rn. 19 – HEITEC). Dies gilt neben dem Rechtsformzusatz auch für die Bestandteile „Versicherungsmakler“ und „Verbund“, denen lediglich ganz untergeordnete, beschreibende Wirkung zukommt. Der Zusatz „Versicherungsmakler“ gibt die Branche an, in welcher die Beklagte tätig ist, und ist glatt beschreibend; der Zusatz „Verbund“ weist darauf hin, dass ein Zusammenschluss bzw. eine Zusammenarbeit von Unternehmen vorliegt und wird als Synonym u.a. für Gruppe verwendet (https://www.duden.de/rechtschreibung/Verbund). Auch bei den Verletzungszeichen ist lediglich der Name „Helmsauer“ unterscheidungskräftig und damit prägend.

Soweit die Beklagte auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs verweist, in welcher dieser eine Verwechslungsgefahr zwischen den für ähnliche Dienstleistungen beanspruchten Zeichen „IDW“ und „idw Informationsdienst Wissenschaft“ verneint hat (BGH GRUR 2008, 719, Rn. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft), ist dies auf den hiesigen Fall, bei dem es um in der identischen Branche verwendete und durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweisende Unternehmenskennzeichen geht, nicht übertragbar, zumal es in jenem Urteil um die – im hiesigen Rechtsstreit nicht gegebene – Sondersituation ging, dass das ältere Zeichen aus einer nicht allgemein bekannten Abkürzung bestand und das jüngere Zeichen jene Abkürzung wiederholte und mit einer beschreibenden Wortfolge kombinierte.

e) Unter Abwägung der Faktoren durchschnittliche Kennzeichnungskraft, Branchenidentität sowie hochgradige Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG zu bejahen.

f) Dass die Verfügungsbeklagte in „Helmsauer Brüder Versicherungsmakler GmbH“ umfirmierte und nunmehr die Bezeichnung „Helmsauer Brüder Verbund“ verwendet, ist für den geltend gemachten Unterlassungsanspruch ohne Relevanz (vgl. BGH GRUR 2008, 1108 Rn. 23 – Haus & Grund III).

g) Darüber hinaus kann im Streitfall eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne angenommen werden.

aa) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist gegeben, wenn der Verkehr die sich gegenüberstehenden Zeichen zwar auseinanderhalten, auf Grund vorhandener Übereinstimmungen jedoch den Eindruck gewinnen kann, zwischen den beteiligten Unternehmen bestünden vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen (BGH GRUR 2012, 635 Rn. 37 – METRO/ROLLER’s Metro). Dies ist insbesondere bei einer vollständigen Übereinstimmung in dem prägenden Bestandteil der gegenüberstehenden Kennzeichen anzunehmen (BGH GRUR 2008, 1108 Rn. 39 – Haus & Grund III). Für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung in dem angegriffenen Gesamtzeichen kann eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens sprechen (BGH GRUR 2009, 484 Rn. 80 – METROBUS).

bb) Im Streitfall besteht unter den gegebenen Umständen die Gefahr, dass der Verkehr den unzutreffenden Eindruck gewinnt, zwischen den Parteien bestehen vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen.

Zwar weist das ältere Firmenschlagwort „Helmsauer“ keine gesteigerte Kennzeichnungskraft auf. Dies ist jedoch nicht entscheidungserheblich, weil der Bestandteil „Helmsauer“ in den angegriffenen Bezeichnungen „Helmsauer Versicherungsmakler GmbH“ und „Helmsauer Verbund“ wegen der im Übrigen beschreibenden Zusätze alleinig prägend ist (vgl. dazu bereits oben unter Ziffer B.II.2.d) bb)).

Vor dem Hintergrund der vorliegenden gegebenen Branchenidentität wird der Verkehr durch die vollständige Übereinstimmung in dem prägenden Bestandteil „Helmsauer” den Eindruck gewinnen, bei der Verfügungsbeklagten handele es sich um ein weiteres Unternehmen aus der Helmsauer-Gruppe (nunmehr […] Gruppe), zu der neben der Verfügungsklägerin u.a. die Helmsauer Holding GmbH, die Helmsauer Beteiligungs GmbH, die Helmsauer Assekuradeur GmbH und die Helmsauer Investment GmbH gehören. In diesem Zusammenhang kann nicht außer Acht gelassen werden, dass auch die Verfügungsbeklagte zu einem Verbund unter Verwendung der Bezeichnung „Helmsauer“ gehört, in dem sich mehrere Unternehmen, deren Firmen den Bestandteil „Helmsauer“ enthalten, gemeinsam auftreten und spezifische Dienstleistungen anbieten.

3. Die Verfügungsklägerin muss die Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen „Helmsauer Versicherungsmakler GmbH“ und „Helmsauer Verbund“ auch nicht nach den zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen hinnehmen.

a) Zwar tragen die beiden Geschäftsführer und der Alleingesellschafter der Dachgesellschaft der Verfügungsbeklagten den Familiennamen „Helmsauer“. Der sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG ergebende Grundsatz, wonach niemand daran gehindert werden darf, sich unter seinem Familiennamen im geschäftlichen Verkehr zu betätigen, gilt unabhängig von der Rechtsform des jüngeren Namensträgers, also auch zu Gunsten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie der Verfügungsbeklagten (vgl. BGH GRUR 2013, 1150 Rn. 47 – Baumann). Die Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen gelten insbesondere auch zu Gunsten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die den Namen eines ihrer Gesellschafter in ihre Firma aufnimmt (BGH GRUR 2008, 801 Rn. 24 – Hansen-Bau). Dies gilt auch für die Konstellation im Streitfall, bei der zwischen der Verfügungsbeklagten und den natürlichen Personen S. und B. Helmsauer noch Dachgesellschaften zwischengeschaltet sind, zumal S. und B. Helmsauer auch die Geschäftsführer der Verfügungsbeklagten sind. Die heute nicht unüblichen Konstruktionen entsprechender Holding- und Dachstrukturen können das Recht des Namensträgers, auf sich hinzuweisen, nicht tangieren, da sie nichts an dessen Relevanz als führende Person ändern.

b) Doch die Verfügungsbeklagte hat nicht alles Erforderliche und Zumutbare getan, um durch geeignete Zusätze eine Verwechslungsgefahr auf ein hinnehmbares Maß zu vermindern.

aa) Zur Beurteilung der Fälle von Gleichnamigkeit, in denen eine geschützte Bezeichnung mit einer aus einem bürgerlichen Namen gebildeten Bezeichnung zusammentrifft, hat der Bundesgerichtshof Grundsätze entwickelt, die im Rahmen des § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG anwendbar sind. Danach muss der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr hinnehmen, die der Träger des prioritätsjüngeren Namensrechts dadurch hervorruft, dass er seinen Namen im Geschäftsverkehr führt, wenn der Träger des prioritätsjüngeren Namensrechts ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat, redlich handelt und alles Erforderliche und Zumutbare tut, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen oder auf ein hinnehmbares Maß zu vermindern (BGH GRUR 2020, 57 Rn. 46 – Valentins).

Es ist auf Grund einer umfassenden Interessenabwägung zu bestimmen, was im Einzelfall erforderlich und zumutbar ist (BGH GRUR 2008, 801 Rn. 25 – Hansen-Bau). Für diese Abwägung kann auf Seiten des Prioritätsjüngeren bedeutsam sein, wie nahe die Branche, in der er die Bezeichnung benutzen will, derjenigen des prioritätsälteren Kennzeicheninhabers kommt, wie groß sein Interesse gerade an der gewählten Bezeichnung ist und ob er sich in lauterer Weise um ein zumutbares Höchstmaß an Abgrenzung bemüht oder von vornherein eher eine vermeidbare Annäherung an die ältere Kennzeichnung gewählt hat (BGH GRUR 1993, 579 (580) – Römer GmbH). Nicht ausreichend ist die Beifügung einer (nicht kennzeichnungskräftigen) Branchenangabe, wenn beide Parteien sich gerade eben in dieser Branche betätigen (BGH GRUR 1998, 391 (394)) – Dr. St. … Nachf.). Selbst die Hinzufügung eines Vornamens genügt in der Regel nicht, eine Kennzeichnung von einer anderen unterscheidbar erscheinen zu lassen, wenn letztere den identischen, normal kennzeichnungskräftigen Familiennamen ohne anderweitig kennzeichnungskräftige Bestandteile enthält (BGH GRUR 2016, 749 Rn. 21 – Landgut A. Borsig).

bb) Unter Zugrundelegung dieses rechtlichen Maßstabs sind die von der Verfügungsbeklagten gewählten Zusätze nicht ausreichend, damit sich die Verfügungsbeklagte auf die Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG unter dem Gesichtspunkt des Rechts der Gleichnamigen berufen kann.

Im Rahmen der erforderlichen Gesamtabwägung ist zu berücksichtigen, dass beide Parteien unter dem identischen Firmenschlagwort „Helmsauer“ identische Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers gegenüber identischen Zielgruppen anbieten, wobei die Verfügungsklägerin über das deutlich prioritätsältere Kennzeichen verfügt. Beide Parteien gehören zu einer Gruppe bzw. einem Verbund, in dem sich verschiedene Unternehmen unter Verwendung der Bezeichnung „Helmsauer“ auftreten. Vor diesem Hintergrund reichen die beschreibenden Zusätze „Verbund“ oder „Versicherungsmakler“ ebenso wenig wie Rechtsformzusätze aus, um eine Verwechslungsgefahr angemessen zu reduzieren. In diesem Zusammenhang kann nicht außer Acht gelassen werden, dass die Verfügungsbeklagte durch Werbeauftritte unzutreffenderweise den Eindruck zu erwecken versuchte, dass sie „seit Generationen“ bestünde und es sich bei ihr um das „original“ handeln würde. Die gegebene Verwechslungsgefahr überschreitet somit noch das „hinnehmbare Maß“; auch erscheinen dem Senat andere Gestaltungen des Unternehmensnamens möglich und zumutbar.

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BGH
Beschluss vom 03.09.2026
I ZB 104/25
Roter Kreis

Der BGH hat entschieden, dass eine eingetragene farbige Bildmarke nicht mangels grafischer Darstellbarkeit zu löschen ist, wenn ihr Farbton im Markenregister etwa in Form einer elektronischen Datei eindeutig und beständig wiedergegeben wird. Die zusätzliche Angabe eines spezifischen Farbklassifikationscodes (wie RAL oder Pantone) ist für die hinreichende grafische Bestimmtheit rechtlich nicht erforderlich. Zudem hat der BGH entschieden, dass sich die grafische Darstellbarkeit einer farbigen Marke im Löschungsverfahren allein nach dem im Register hinterlegten Farbton beurteilt und nicht nach dem Farbton in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen

Leitsätze des BGH:
a) Im Löschungsverfahren beurteilt sich die grafische Darstellbarkeit einer farbigen Marke anhand ihres im Register wiedergegebenen Farbtons und nicht anhand des in der angemeldeten Darstellung wiedergegebenen Farbtons (vgl. BGH, Urteil vom 22. September 2005 - I ZR 188/02, BGHZ 164, 139 [Leitsatz 1 und juris Rn. 24 bis 26] - Dentale Abformmasse).

b) Eine eingetragene farbige Bildmarke ist nicht mangels grafischer Darstellbarkeit zu löschen, wenn ihr Farbton im Register (hier: in Form einer elektronischen Datei) eindeutig und beständig wiedergegeben ist. Der zusätzlichen Angabe eines Farbklassifikationscodes bedarf es hierfür nicht.

BGH, Beschluss vom 3. September 2026 - I ZB 104/25 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

LG Köln
Urteil vom 19.03.2026
33 O 400/25

Das LG Köln hat den Vertrieb eines Modellnachbaus des "Elefantenexpress" untersagt, da die unlizenzierte Anbringung der bekannten WDR-Marken "Die Maus" (Wortmarke) und "Elefant" (Bildmarke) eine unlautere Rufausnutzung gemäß § 14 MarkenG darstellt. Eine Rechtfertigung durch den Grundsatz der Originaltreue ist - so das Gerciht - ausgeschlossen, da die Markenanbringung mangels technischer Erforderlichkeit keinen notwendigen Herstellerhinweis darstellt, sondern werblichen Charakter aufweist.

Die Pressemitteilung des Gerichts:
Markenrecht: Landgericht Köln untersagt Modellbauer Bewerbung und Angebot eines Modellnachbaus des sogenannten „ELEFANTENEXPRESS“

Das Markenrecht ist ein Teilgebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und per Gesetz (MarkenG) verankert. Es umfasst den rechtlichen Schutz von Marken sowie deren Nutzung. Marken sind grafische, textliche oder sonstige Darstellungen, die dazu dienen, Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Anbieter zu unterscheiden. Der Inhaber einer Marke kann dabei die geschützte Bezeichnung exklusiv nutzen und hat das Recht, anderen die Nutzung zu verbieten. Die 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln hatte sich aktuell in einer dieser sogenannten Kennzeichenstreitsachen mit den unter anderem aus der TV-Sendung „Die Sendung mit der Maus“ bekannten Figuren „Die Maus“ und „Elefant“ und deren geschützten Marken zu befassen. Mit Urteil vom 19.03.2026 (Az. 33 O 400/25) hat sie nun ihre bereits vorangegangene einstweilige Untersagung des Angebots bzw. der Bewerbung eines Modellnachbaus einer bestimmten Elektrolokomotive bestätigt, wenn sich darauf das Wortzeichen „Die Maus“ und/oder die auf der Originallokomotive angebrachte Darstellungen der Figur „Elefant“ befinden.

Der WDR strahlt seit den 70-ziger Jahren bundesweit „Die Sendung mit der Maus“ aus, deren Hauptfiguren „Die Maus“ und etwas später auch der blaue „Elefant“ sind. Die Antragstellerin, eine 100%ige Tochtergesellschaft des WDR, übernimmt sämtliche kommerziellen Verwertungen dieser Figuren und ist Inhaberin zahlreicher geschützter Marken, insbesondere der deutschen Bildmarke „Elefant“ und der deutschen Wortmarke „Die Maus“. Der Schutz erstreckt sich dabei u.a. auch auf Spiele einschließlich elektrische und elektronische, Spielwaren und Spielzeug. Die Antragstellerin ist ferner Inhaberin der ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte an zahlreichen Werken im Zusammenhang mit der „Sendung mit der Maus“ und der „Sendung mit dem Elefanten“. In diesem Zusammenhang ist sie auch Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte an einer bestimmten stilisierten Darstellung dieser Figuren für eine Elektrolokomotive der Baureihe 110 der Eisenbahngesellschaft Train Rental GmbH (TRI). Dieses Lok-Design war Vorlage für die Gestaltung einer einmaligen Sonderausführung einer dieser Elektrolokomotiven, genannt der „Elefantenexpress“, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des „Elefanten“ im Jahr 2025. TRI wurde dabei die Erlaubnis zur Anbringung des Lok-Designs für das Branding der Original-Lokomotive auf Grundlage entsprechender Lizenzvereinbarungen gestattet. Die Gestaltung der Lok enthält neben der (mehrfachen) Darstellung des „Elefanten“ auch den Schriftzug „Die Maus“.

Die Antragsgegnerin vertreibt verschiedene Modellbahnprodukte, insbesondere sehr detailgetreue Modellnachbauten von Lokomotiven. Sie unterhält einen geschäftlichen Internetauftritt, auf dem von ihr angebotene Produkte angefragt und bestellt werden können. Die Antragstellerin wurde im Oktober 2025 darauf aufmerksam, dass die Antragsgegnerin dort ein Modell der oben beschriebenen Sonderausführung der E-Lok bewarb und zum Verkauf anbot. Im Inhaltsverzeichnis des öffentlich zugänglichen Produktkatalogs wird das streitgegenständliche Lok-Modell als „Maus-Lok“ bezeichnet. Die Nutzung der genannten Marken hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin nicht gestattet.

Die Antragstellerin mahnte die Antragsgegnerin außergerichtlich zunächst fruchtlos ab. Der anschließend beim Landgericht Köln beantragten Eilentscheidung (einstweilige Verfügung) gab die 33. Zivilkammer mit Beschluss vom 24.11.2025 (Az. 33 O 400/25) statt und untersagte der Antragsgegnerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Antragstellerin einen Modellnachbau der Elektrolokomotive der Baureihe 110 der Train Rental GmbH (TRI), Betriebsnummer 110 469-4, der „ELEFANTENEXPRESS“, zu bewerben und anzubieten, wenn sich hierauf das Wortzeichen „Die Maus“ und/oder die auf der Lokomotive angebrachte Darstellungen der Figur „Elefant“ befinden.

Dagegen erhob die Antragsgegnerin Widerspruch mit dem sie insbesondere die Ansicht vertritt, dass keine unlautere Rufausnutzung vorliege, da die Markenverwendung lediglich der maßstabgetreuen Abbildung der Realität diene und die Markenbenutzung zwingend aus dem Gebot der Originaltreue folge.

Dieser Argumentation schloss sich das Landgericht Köln mit dem am 19.03.2026 verkündeten Urteil (Az. 33 O 400/25) nicht an und bestätigte den Erlass seiner einstweiligen Verfügung.

In der Begründung führt die 33. Zivilkammer insbesondere aus, dass ein Verstoß der Antragsgegnerin gegen das Markengsetz [MarkenG] (§ 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, Abs. 3, 4, 5) vorliege. Denn danach sei es einem Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige. Davon sei vorliegend auszugehen.

Die Antragsgegnerin nutzte die angegriffenen Zeichen im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Antragstellerin. Bei der Wortmarke „Die Maus“ und der Bildmarke „Elefant“ handele es sich zudem um bekannte Marken und gerade auch um Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Zwischen den durch die Antragsgegnerin in ihrem Prospekt benutzten Zeichen und den betreffenden Marken der Antragstellerin bestehe ferner jedenfalls eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. Der Grad der Ähnlichkeit bewirke auch, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden Kennzeichen sehen würden. Denn angesichts der von der Antragsgegnerin verwendeten Zeichen würden diese jedenfalls annehmen, dass lizenzvertragliche Beziehungen zwischen den Parteien bestehen würden oder die Modelllokomotive in Zusammenarbeit mit der Antragstellerin bzw. dem WDR auf den Markt gebracht worden sei. Dafür spreche auch, dass die Antragsgegnerin ihr entsprechendes Angebot selbst als „Maus-Lok“ bezeichne.

Durch die Verwendung der streitgegenständlichen Zeichen habe die Antragsgegnerin die den Marken der Antragstellerin durch den Verkehr entgegengebrachte Wertschätzung auch ausgenutzt. Auf der Grundlage einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände sei von einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versuche, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben. So liege der Fall hier, da das Versehen der angebotenen Lok mit den Zeichen „Die Maus“ und dem „Elefanten“ aufgrund deren Bekanntheit die Attraktivität der beworbenen Lok steigere und geeignet sei, für eine stärkere Nachfrage zu sorgen.

Die Ausnutzung erfolge auch ohne rechtfertigenden Grund und in unlauterer Weise. Zwar sei nach der Rechtsprechung, wenn zum Beispiel ein von einem Dritten detailgetreu nachgebildetes Kfz-Modell an der entsprechenden Stelle die Abbildung der Marke des Herstellers trage, eine Ausnutzung des Rufs der Herstellermarke „in unlauterer Weise“ nur dann gegeben, wenn über die bloße wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht werde, den Ruf dieser Marke werblich zu nutzen. Derartige Besonderheiten seien nach Auffassung des Landgerichts hier aber gegeben.

Es handele sich bei der Lok, der der Modellzug der Antragsgegnerin nachempfunden ist, gerade nicht um eine übliche Lokomotive, deren Gestaltung dem allgemeinen Publikum aus langjähriger Erfahrung (z.B. bei Zugfahrten) bekannt ist. Es handele sich vielmehr um ein besonderes Unikat, welches aus besonderem Anlass gefertigt worden ist. Dem allgemeinen Publikum, an das sich das Angebot der Antragsgegnerin richte, werde es nicht regelmäßig an einer Zugstrecke oder an einem Bahnhof begegnen. Vor diesem Hintergrund würden die beteiligten Verkehrskreise das Modell gerade nicht als bloße Abbildung der Wirklichkeit auffassen, wie dies vielleicht bei einer der sonstigen, in dem Prospekt der Antragsgegnerin abgebildeten, herkömmlichen LokGestaltung der Fall wäre. Vielmehr errege diese ungewöhnliche Gestaltung der Modellbahn eine besondere Aufmerksamkeit, so dass sich der Zusammenhang zu den Marken der Antragstellerin eben nicht bloß „beiläufig“ ergebe.

Weiterhin sei der Zusammenhang mit den Marken der Antragstellerin auch nicht „zwangsläufig“. Bei Modellautos treffe es zu, dass ein Modell - um originalgetreu zu sein - zwangsläufig die Fahrzeugmarke abbilden müsse, weil das Originalfahrzeug auch ausnahmslos mit der Marke (z.B. dem „Opel-Blitz“) gekennzeichnet sei. Dies sei im vorliegenden Fall jedoch anders, da die Elektrolokomotive der Baureihe 110 der TRI in diversen Außengestaltungen existiere. „Zwangsläufig“ mag insoweit allenfalls die Wiedergabe der Marke „TRI“ auf der Modelleisenbahn sein; die Benutzung der Marken der Antragstellerin indes nicht.

Zu Recht verweise die Antragstellerin in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die streitgegenständlichen Marken „Die Maus“ und „Elefant“ keine Hersteller- oder Unternehmenskennzeichen der Lokomotive der Baureihe 110 oder deren Eigentümerin TRI seien. Es seien vielmehr unabhängig vom Fahrzeug existierende Marken der Antragstellerin, die ausschließlich zu Werbezwecken anlässlich eines besonderen Jubiläums auf der Lokomotive angebracht wurden. Zudem seien die streitgegenständlichen Marken der Antragstellerin dem Verkehr gerade Familienunterhaltung im Zusammenhang sowie für mit (lizenzierte) Kinder- Produkte und im Spielwarenbereich geläufig. Die Verwendung der geschützten Marken im Zusammenhang mit Modelleisenbahnen, die auch zu den geschützten Spielzeugen zählen und damit gerade in einem Bereich, aus dem die Marken der Antragstellerin ihr hohes Ansehen schöpfen, führe im Ergebnis zu einer Rufausnutzung, die über die mit der wirklichkeitsgetreuen Nachbildung zwangsläufig Ausnutzung des Rufs bzw. der Wertschätzung hinausgehe.

OLG Zweibrücken
Hinweisbeschluss vom 02.03.2022 und Beschluss vom 25.03.2022
4 U 63/21

Das OLG Zweibrücken hat entschieden, dass die Wortmarke "Flip-Flop" zur gebräuchlichen Gattungsbezeichnung für Zehentretersandalen geworden ist und die Marke daher für Schuhwaren wegen Verfalls zu löschen ist. In weiteren Klassen ist die Marke wegen Nichtnutzung ebenfalls verfallen und zu löschen.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Beklagte ist Inhaberin der am 10.12.1997 in den Nizzaklassen 25, 17, 28 eingetragenen deutschen Wortmarke „Flip-Flop” (39745377). Das Zeichen ist für folgende Waren eingetragen:

„Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck.“

Die Klägerin zu 1. stellt Schuhwaren her. Sie vertreibt unter der 1962 in Brasilien entstanden Marke „Havaianas“ Fußbekleidung, u. a. nach Deutschland. Die Klägerin zu 2. ist ihre Lizenznehmerin und u. a. für den Vertrieb in Europa zuständig.

Die Klägerinnen verlangen mit ihrer im Februar 2017 erhobenen Klage die Einwilligung der Beklagten in die Löschung der Wortmarke „Flip-Flop“ wegen Verfalls, § 49 MarkenG. Dieser Anspruch wird zum einen darauf gestützt, dass die Marke sich zu einer warenbeschreibenden Bezeichnung entwickelt habe (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die streitgegenständliche Wortmarke sei wegen ihrer generischen Verwendung bei den beteiligten Verkehrskreisen zu einer üblichen Bezeichnung für Zehentrennersandalen geworden. Zudem wird das Klagebegehren auf die Nichtbenutzung des Zeichens innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren gestützt (§§ 49 Abs. 1, 25, 26 MarkenG).

Das sachverständig beratene Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil der Kammer für Handelssachen, auf dessen tatsächliche Feststellungen und Entscheidungsgründe Bezug genommen wird, die Beklagte verurteilt, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf die Eintragung der deutschen Marke Nr. 397 45 377 „Flip-Flop“ zu verzichten. Zur Begründung ist in dem Urteil ausgeführt, dass nach dem Ergebnis der von dem Sachverständigen durchgeführten Verkehrsbefragungen bei Händlern und Verbrauchern die klagegegenständliche Marke ihre Unterscheidungskraft verloren habe und zur gebräuchlichen Bezeichnung für „Schuhwerk der beschriebenen Art“ geworden sei. Dieser Umstand sei auf das Verhalten bzw. die Untätigkeit der Beklagten zurückzuführen. Dies wurde begründet mit den durch die Klägerinnen angeführten Beispielen der Fremdnutzung des Zeichens durch Dritte sowie mit vergleichsweise geringen Verteidigungshandlungen der Beklagten. Die Verfallsvoraussetzungen des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG seien danach erfüllt. Nur noch ein unbeachtlicher Teil des Verkehrs verbinde mit dem Zeichen „Flip-Flop“ Herkunftsvorstellungen bezüglich eines bestimmten Unternehmens. Zu dem Gesichtspunkt der von den Klägerinnen weiter ins Feld geführten Nichtbenutzung der Marke durch die Beklagte verhält sich das erstinstanzliche Urteil nicht.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte weiter das Ziel der Klageabweisung. Demgegenüber verteidigen die Klägerinnen das angefochtene Urteil.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien im einzelnen wird auf die in beiden Rechtszügen gewechselten Schriftsätze nebst den dazu eingereichten Anlagen verwiesen.

II. Das verfahrensrechtlich bedenkenfreie und somit zulässige Rechtsmittel der Beklagten hat nach einstimmiger Überzeugung des Senats in der Sache offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg (§ 522 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO). Da auch die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen nach § 522 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 ZPO erfüllt sind, kann die Berufung im Beschlussverfahren zurückgewiesen werden.

Zur Begründung der Entscheidung nimmt der Senat Bezug auf die tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen in seinem Hinweisbeschluss vom 02.03.2022. Die Beklagte hat dagegen in der Sache nichts mehr erinnert. Ihrem mit Schriftsatz vom 15.03.2022 gestellten Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde kann nicht entsprochen werden, weil gegen die Entscheidung des Senats dieses Rechtsmittel nach dem Gesetz nicht eröffnet ist.

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

Aus den Gründen des Hinweisbeschlusses vom 02.03.2022:
Während des Rechtsstreits ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. 2018 I 2357) mit Wirkung vom 14.01.2019 novelliert worden. Daraus folgt jedoch keine für die in Entscheidung in vorliegender Sache maßgebliche Änderung der Rechtslage: Der in § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG normierte Verfallsgrund hat sich nicht geändert; §§ 49 Abs. 1 und 26 MarkenG a.F. sind unverändert anzuwenden, weil die Klage am 22.02.2017 erhoben worden ist (§ 253 Abs. 1 ZPO) und damit vor dem nach der Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 6 MarkenG n.F. maßgeblichen 14.01.2019.

2. Die von der Beklagten innegehaltene deutsche Wortmarke Flip-Flop (39745377) ist hinsichtlich sämtlicher Waren, für welche sie eingetragen ist, wegen Verfalls löschungsreif, § 49 MarkenG.

Für die Warengruppe „Schuhwaren“ ergibt sich dies nach dem Ergebnis der im ersten Rechtszug mit sachverständiger Hilfe durchgeführten Verkehrsbefragung aus dem Absinken der Marke zur mittlerweile gebräuchlichen Gattungsbezeichnung für Zehentrennersandalen (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), für alle übrigen Waren wegen Nichtbenutzung der Marke gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG a.F.

a) Die Angriffe der Berufung, in den Verkehrsbefragungen hätte nicht danach gefragt werden dürfen, ob Flip Flops im Rahmen von „Schuhwaren” zur Gattungsbezeichnung geworden seien, sondern im Rahmen von „Zehentrennersandalen” bzw. von „Schuhmode“, greifen nicht durch. Es ist nicht ersichtlich, dass die von der Beklagten gewünschte andere Formulierung der Fragestellung zu einem höheren Zuordnungsgrad hätte führen können. Die von der Beklagten erwartete – letztendlich hypothetische – Kausalität erscheint somit bereits nicht schlüssig. Hinzu kommt, dass die streitgegenständliche Marke in das Markenregister gerade für „Schuhwaren“ eingetragen ist – es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen hiervon in den Verkehrsbefragungen hätte abgewichen werden müssen.

b) Die in Auswertung der demoskopischen Verkehrsbefragungen ermittelten Quoten rechtfertigen es zudem auch der Höhe nach, von einem Absinken der streitgegenständlichen Wortmarke zur gebräuchlichen Warenbezeichnung auszugehen, und zwar hinsichtlich beider befragter Verkehrskreise (Verbraucher und Händler). Dabei wäre es nach der Kornspitz-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union bereits ausreichend gewesen, wenn auch nur in einem der beteiligten Verkehrskreise eine entsprechende Quote vorzufinden gewesen wäre (Urteil v. 06.03.2014, C-409/12, Rn. 29).

Hilfsweise sei angemerkt, dass das Zeichen Flip-Flop ein deutliches lautmalerisches Element enthält. Dieses führt zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke, da es zum einen beschreibenden (lautmalerischen) Charakter hat (nämlich des beim Tragen von Zehentrennersandalen typischerweise zu hörenden Klanges) und zum anderen für die gesamte Gattung der Zehentrennersandalen im Sinne eines üblichen Klanges charakteristisch ist.

c) Die von der Beklagten im zweiten Rechtszug weiterhin ins Feld geführte angebliche Befangenheit des Sachverständigen … kann mit der Berufung nicht mehr gerügt werden, weil hierüber rechtskräftig in erster Instanz entschieden ist. Die Anfechtung eines Urteils mit der Begründung, ein - wie hier - dem Urteil vorangegangener und die Frage der Ablehnung des Sachverständigen rechtskräftig klärender Beschluss sei unrichtig, ist nach § 406 Abs. 5 ZPO ausgeschlossen. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Gesetzgeber die Frage, ob ein Ablehnungsgrund gegen einen Sachverständigen vorliegt, rasch und endgültig bereinigt sehen will und zu diesem Zweck ein besonderes Verfahren mit einer selbständigen Anfechtbarkeit der Entscheidung (§ 406 Abs. 2 und 5 ZPO) eröffnet hat. Der Gesetzeszweck würde vereitelt, wenn die Befangenheitsrüge nicht der aufgezeigten Beschränkung unterläge (OLG Hamm, r+s 2022, 120 m.w.N.; Kontusch, NJ 2022, 49, 52).

d) Für sämtliche weiteren Warengruppen resultiert der Verfall der Marke aus deren Nichtbenutzung, § 49 Abs. 1 MarkenG a.F.. Die für eine rechtserhaltende Benutzung i.S.v. § 26 MarkenG a.F. darlegungs- und beweisbelastete Beklagte (BGH, Urteil vom 14.01.2021, I ZR 40/20, GRUR 2021, 736) hat - auch nicht nach Veröffentlichung der vorbezeichneten höchstrichterlichen Entscheidung, mit welcher der Bundesgerichtshof unter Aufgabe früherer Rechtsprechung die primäre Darlegungs- und Beweislast dem beklagten Markeninhaber zugewiesen hat - keinen in Einzelheiten aufgegliederten Sachvortrag gehalten, welcher auf eine ernsthafte ununterbrochene Benutzung der streitgegenständlichen Marke für Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall);, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten oder Christbaumschmuck schließen ließe.

Die Meinung der Berufung, der bereits mit der Klage geltend gemachte Verfallsgrund der Nichtbenutzung der Marke könne von den Klägerinnen im Berufungsverfahren nicht weiter verfolgt werden, weil das Erstgericht sein Urteil darauf nicht gestützt und allein die Beklagte Rechtsmittel eingelegt habe, trifft nicht zu. Vielmehr wirkt der Prozessvortrag einer obsiegenden Klagepartei aus der ersten Instanz, so sie ihn nicht ausdrücklich fallen lässt, ohne weiteres für den zweiten Rechtszug fort und ist deshalb bei der Entscheidung des Berufungsgerichts zu berücksichtigen.


Den vollständigen Hinweisbeschluss finden Sie hier:

OLG Frankfurt
Urteil vom 23.07.2015
6 U 204/14

Das OLG Frankfurt hat sich in dieser Entscheidung mit der Frage befasst, wie der Schadensersatzes zu ermitteln ist, wenn ein Markeninhaber seine Marke über eine gewisse Zeit nicht nutzen kann. Neben entgangenen Lizenzgebühren und Umsatzeinbußen kann auch Ersatz für einen etwaigen Wertverlust verlangt werden. Zur Berechnung des Schadens ist vom Wert der Marke zu Beginn des streitgegenständlichen Zeitraums der Wert am Ende des Zeitraums abzuziehen.

Aus den Entscheidungsgründen:

"Der seinerzeit als Geschäftsführer der Klägerin tätige Beklagte zu 1) hat - gemeinschaftlich handelnd mit den Beklagten zu 2) und 3) (§ 840 I BGB) - die Klägerin dadurch unter Verletzung seiner Pflichten nach § 43 II GmbHG vorsätzlich sittenwidrig geschädigt (§ 826 BGB), dass er durch Vertrag vom 20.3./25.5.2006 (Anlage K 10) und dessen Vollziehung durch den Umschreibungsantrag vom 27.4.2006 (Anlage K 11) der Beklagten zu 2) ohne nennenswerte Gegenleistung die (formelle) Alleininhaberschaft an der Marke „Marke1“ verschafft und hierauf basierend sodann in den Kooperationsverträgen für die Messen des Jahres 2008 und 2009 weitere Vereinbarungen zum Nachteil der Klägerin getroffen hat. Zur Begründung wird zunächst auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil Bezug genommen. Auch das Vorbringen des Beklagten zu 1) in der Berufung rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.

[...]

Der Klägerin ist durch die Schädigungshandlungen ein Schaden von insgesamt 380.521,13 € entstanden, der sich zusammensetzt aus der Wertminderung der Marke „Marke1“ infolge der vorübergehenden Nichtbenutzung in Höhe von 261.970,40 € sowie die von der Klägerin auf der Grundlage der Kooperationsverträge für die Jahre 2008 und 2009 erbrachten Lizenz- bzw. Systemgebühren in Höhe von insgesamt 118.550,73 €.

Das unter a) dargestellte schädigende Verhalten des Beklagten zu 1) hat dazu geführt, dass die Klägerin die ihr zustehende Marke „Marke1“ nach der letzten unter der Marke durchgeführten Messe in Stadt1 im März 2009 zunächst nicht weiter benutzt konnte; die tatsächliche und rechtliche Möglichkeit zur erneuten Benutzung ergab sich für sie erst, als die Beklagte zu 2) am 23.8.2010 den Eilantrag vor dem Landgericht … zurückgenommen hat. Die Marke hat infolge dieser vorübergehenden Nichtbenutzung eine Wertminderung erfahren, die der Beklagte zu 1) der Klägerin als Schaden zu ersetzen haben. Die Höhe dieses Wertverlusts schätzt der Senat auf 261.970,40 € (§ 287 I ZPO). Dabei wird davon ausgegangen, dass der Wert im März 2009 dem vom Sachverständigen SV1 ermittelten Betrag von 327.463,- € entsprach; entgegen der Auffassung des Sachverständigen lag der Wert am 23.8.2010 jedoch nach Einschätzung des Senats nur noch bei 20 % dieses Ausgangswerts, mithin 65.492,60 €. Aus der Differenz hieraus errechnet sich der Schaden von 261.970,40 €."

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Beschluss vom 06.11.2013
Ii ZB 63/12
DESPERADOS/DESPERADO
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Leitsatz des BGH:
Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit darf der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren ver-leiten, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zukommt.

BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12 - Bundespatentgericht

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 25.04.2012
I ZR 156/10
Orion
MarkenG § 26

Leitsätze des BGH:
a) Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls kann auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen, wenn der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat.

b) Wird mit der Marke gekennzeichnete und für einen deutschen Empfänger bestimmte ausländische Ware auf dessen Weisung in einem deutschen Lager ausgeliefert, steht es einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke in Deutschland nicht entgegen, dass der Empfänger die Ware nicht in Deutschland in den Handel bringt, sondern entsprechend einer schon ursprünglichen Absicht in andere Staaten ausführt, damit sie ausschließlich dort an Endverbraucher verkauft werden.

BGH, Urteil vom 25. April 2012 - I ZR 156/10 - OLG München - LG München I

Den Volltext der Entscheidung finden Sie hier:

BGH
Urteil vom 15.03.2012 - I ZR 52/10
Urteil vom 15.03.2012 - I ZR 137/10
Converse-Schuhe
Parallelimporte

In der Pressemitteilung des BGH heißt es:
"Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in zwei Verfahren über Fragen der Beweislast entschieden, in denen zwischen den Parteien streitig ist, ob ein Händler Originalmarkenware oder Produktfälschungen vertrieben hat und ob die Waren - soweit es sich um Originalmarkenwaren handelt - vom Markeninhaber im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind."

Zum ersten Fall
"Vorliegend steht fest, dass die Beklagte im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG* im geschäftlichen Verkehr mit der Marke der Klägerin identische Zeichen für identische Waren verwendet hat, für die die Marke Schutz genießt. Dies stellt eine Markenverletzung dar, wenn es sich nicht um Originalmarkenware handelt, die von der Klägerin als Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist. Im Streitfall sind diese Umstände ungeklärt. Für die Frage, ob es sich um Originalmarkenware handelt, ist grundsätzlich die Beklagte beweispflichtig. Allerdings muss der Markeninhaber, der eine Produktfälschung behauptet, zunächst Anhaltspunkte oder Umstände vortragen, die für eine Fälschung sprechen. Dem ist die Klägerin im Streitfall nachgekommen."

Zum zweiten Fall heißt es in der Pressemitteilung:
"Im zweiten Verfahren ist die Klägerin die ausschließliche Vertriebsgesellschaft der Converse Inc. in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Beklagte gehört zu den weltweit größten Handelskonzernen. Im August 2006, Januar und August 2007 sowie im Januar 2008 verkaufte sie in ihren Einkaufsmärkten original "Converse-Schuhe". Nach Darstellung der Klägerin sind die Schuhe ursprünglich von der Converse in den USA in Verkehr gebracht worden; die Beklagte macht dagegen geltend, Converse habe die Schuhe im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht.
[...]
Auch im vorliegenden Verfahren steht fest, dass die Beklagte im geschäftlichen Verkehr mit der Marke identische Zeichen für identische Waren verwendet hat, für die die Marke Schutz genießt. Für das Inverkehrbringen der Originalmarkenware im Europäischen Wirtschaftsraum ist im Streitfall entsprechend der grundsätzlichen Beweislastverteilung die Beklagte beweispflichtig, weil eine tatsächliche Gefahr der Marktabschottung nicht besteht. Nach den Angaben der Beklagten stammt die Ware von einem slowenischen Vertriebspartner der Markeninhaberin, der schon vor dem in Rede stehenden Erwerb der "Converse-Schuhe" durch die Beklagte aus dem Vertriebssystem der Markeninhaberin ausgeschieden ist. Es besteht daher für die Markeninhaberin keine Möglichkeit, auf ein künftiges Lieferverhalten dieses ehemaligen Vertriebspartners einzuwirken und dadurch die Märkte der Mitgliedstaaten gegeneinander abzuschotten. Da die Beklagte keinen tauglichen Beweis dafür angeboten hat, dass der slowenische Vertriebspartner die in Rede stehende Ware tatsächlich von der Markeninhaberin erhalten hat, können die Voraussetzungen der Erschöpfung nicht angenommen werden."

Die vollständige Pressemitteilung des BGH finden Sie hier:

OLG Düsseldorf
Urteil vom 22.11.2011
I-20 U 68/11
alt-Attribut

Das OLG Düsseldorf hat im Ergebnis völlig richtig entschieden, dass die Verwendung fremder Marken im "alt-Atrribut" von Bilddateien auf Webseiten eine Markenrechtsverletzung darstellen kann. Für das OLG Düsseldorf ist dabei entscheidend, dass der Text - so das Gericht - anders als Metatags zur sinnlichen Wahrnehmung bestimmt ist, wenn der Nutzer die Einblendung von Bildern in seinem Browser deaktiviert hat.

Die Begründung überzeugt nicht, da es nach der Metatags-Rechtsprechung des BGH nicht darauf ankommt, ob das verwendete Zeichen sinnlich wahrgenommen wird.

BGH
Urteil vom 14.04.2011
I ZR 41/08 -
Peek & Cloppenburg II
MarkenG § 15 Abs. 2, § 23 Nr. 1, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, § 49 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1
(Siehe auch BGH, Urteil vom 31.03.2010 - I ZR 174/07- Peek & Cloppenburg)

Leitsätze des BGH:
a) Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus.

b) Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt. Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden Charakter der bereits vorhandenen Marken im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an.

c) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG genügen.

Den Volletxt der Entscheidung finden Sie hier: